Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 21.04.2016, Az. X ZR 128/13

[X.]:[X.]:[X.]:2016:210416UXZR128.13.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X ZR 128/13
Verkündet am:
21. April 2016
Anderer

Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 21.
April 2016 durch [X.] [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.]
Deichfuß
für
Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 5.
Senats ([X.]) des [X.] vom 31.
Juli 2013 aufgehoben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Berufung, an das [X.].
Von Rechts wegen
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Tatbestand:
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 20. Mai 1994 angemel-deten, auch mit Wirkung für die [X.] erteilten europäi-schen Patents 775
417 (Streitpatent). Das Streitpatent umfasst in der korrigier-ten Fassung (EP
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775
417
B9) sechs Patentansprüche, von denen [X.]
1 wie folgt lautet:
"An electronic television programming guide system for use in connection with a television receiver for displaying a plurality of television programs from a plurality of program sources on a plu-rality of user-selectable television channels comprising:
[X.], [X.];
data processing means for receiving said control commands and for generating video control commands;
a video display generator adapted to receive video control com-mands from said data
processing means; and selection means for allowing said user to select any one of said plurality of television channels, [X.], [X.] in that
said data processing means is adapted to allow said user to define a plurality of preferred tuning sequences of said television [X.];
[X.] further adapted to receive said commands defining each said sequence of tuning and to generate a channel-tuning sequence list for each said defined sequence of tuning;
memory means for storing each said channel-tuning sequence list;
[X.] further adapted to use one of said channel-tuning sequence lists to control the sequence of tun-ing of said plurality of television channels on said television re-ceiver such that said television channels are tuned in [X.] in response to channel-control commands from said user control means."
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Die Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent sei gegenüber den ursprünglich eingereichten Unterlagen unzulässig erweitert und enthalte zudem eine Schutzbereichserweiterung. Darüber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Hiergegen rich-tet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in der
Fassung von vier bereits in der ersten Instanz gestellten sowie drei neuen [X.] verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
I.
Das Streitpatent betrifft einen elektronischen Programmführer für
einen
[X.].
1.
Nach der Beschreibung des Streitpatents war
im Stand der [X.] unter anderem ein elektronischer Zeichengenerator zum Anzeigen von Text-informationen
zum Zeitplan eines Fernsehprogramms auf dem vollen Bildschirm eines [X.]
bekannt. Andere Systeme verwendeten einen [X.], um anhand von vom Anwender eingegebenen
Kriterien bestimm-te Programmzeitplaninformationen abzuspeichern,
anhand dieser Daten einen [X.] automatisch abzustimmen oder ein Aufzeichnungsgerät zum
Zeitpunkt der ausgewählten Fernsehübertragung zu aktivieren.
Das Streitpatent kritisiert, dass solche elektronischen Programmsysteme schwierig zu implementieren und umständlich zu benutzen seien. Insbesondere böten sie keinen Modus, der die Betrachtungsgewohnheiten des Anwenders berücksichtige.
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Dem Gegenstand des Streitpatents liegt die Aufgabe zugrunde, einen verbesserten
und nutzerfreundlicheren elektronischen Programmführer für [X.] zu schaffen.
2.
Zur Lösung schlägt das Streitpatent in Patentanspruch
1 ein Sys-tem mit folgenden Merkmalen vor
(die [X.] stammen aus dem patentgerichtlichen Urteil, wo die Merkmale in einer anderen Reihenfolge aufge-listet sind):
1.
Elektronisches Fernsehprogramm-Leitsystem
zur Verwen-dung in Verbindung mit einem [X.] für die [X.] mehrerer Fernsehprogramme aus mehreren Pro-grammquellen in mehreren vom Anwender wählbaren [X.], mit
2.
einer Anwendersteuereinrichtung
zum Ausgeben von Steuerbefehlen einschließlich Kanalsteuerbefehlen,
5.
[X.]n, die dem Anwender ermöglichen, irgendei-nen der mehreren Fernsehkanäle zu wählen,
3.
einer [X.]
zum Empfangen der Steuerbefehle und zum Erzeugen von [X.]n,
die
6.
auf die [X.] anspricht und den [X.] auf den vom Anwender gewählten Fernsehkanal abstimmt,
7.
dem Anwender die Definition mehrerer bevorzugter Ab-stimmsequenzen des [X.] ermöglicht,
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8.
jeden der Abstimmsequenzen definierenden Befehle empfängt sowie eine [X.]
für jede definierte Abstimmsequenz erzeugt
und
10.
eine der [X.] verwendet, um
daraus die Abstimmsequenzen
der mehreren [X.] im [X.] zu
entnehmen, so dass die Fernsehkanäle in Übereinstimmung mit einer dieser definierten Abstimmsequenz und als Antwort auf [X.] von der Anwendersteuereinrichtung abgestimmt werden,
9.
einer Speichereinrichtung
zum Speichern jeder Kanalab-stimmsequenz-Liste
und
4.
einem [X.], der [X.] von der [X.] empfängt.
Die nachfolgende Figur
1 des Streitpatents zeigt
in Form eines Block-schaltbildes die Komponenten für ein Ausführungsbeispiel.

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II.
Das Patentgericht
hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Patentanspruch
1 sei
dahin auszulegen, dass die
[X.] gemäß Merkmal
5 ein Subsystem der Anwendersteuereinrichtung gemäß Merkmal
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seien. Der
[X.] gemäß Merkmal
4 sei in den funktionellen Ablauf der Abstimmung des [X.] oder der Generierung einer [X.] erkennbar nicht einbezogen. Demnach ergebe sich als Gegenstand von Patentanspruch
1 ein elektronisches Fernsehpro-gramm-Leitsystem, das ausschließlich darauf beruhe, dass der Nutzer mit bei-spielsweise einer Fernbedienung als Anwendersteuereinrichtung
ausgewählte Kanäle mittels einer Datenverarbeitungsanlage eingeben könne, die wiederum den [X.] auf einen gewählten Kanal abstimme oder
mehrere eingegebene Kanäle zu
einer oder mehreren Kanalabstimmungssequenzlisten zusammenfasse. Hierbei seien die Subkomponenten [X.], An-wendersteuereinrichtung, [X.], [X.] und Speichereinrichtung zu einem kausalen Wirkungskreislauf zusammengeschal-tet. Der [X.] habe hingegen, bis auf sein bloßes Vorhanden-sein, für den mit dem Patentanspruch vorgegebenen, in sich geschlossenen Funktionsablauf keine Bedeutung.
Der so definierte Gegenstand von Patentanspruch
1 gehe über
den In-halt der ursprünglich
eingereichten Unterlagen
hinaus. Dort sei vorgesehen, dass der [X.] Steuerbefehle von der [X.] für die Erzeugung und Darstellung eines [X.]s
auf dem besagten [X.] empfange. Weiterhin ziehe sich eine Benutzerfüh-rung unter Einbeziehung eines am [X.] angezeigten grafischen Interfaces in Form eines [X.]s wie ein roter Faden durch den Beschreibungsteil. Dies schließe bei fachkundiger Lesart die Offenbarung eines
Systems
ohne Rückgriff auf ein solches Interface aus. Vielmehr mutiere der 10
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Fernsehbildschirm von seiner ureigensten Funktion, passiv Bildinhalte wieder-zugeben, zu einem funktional aktiven Bestandteil des Auswahlvorgangs. Diese ursprünglich definierten Eigenschaften der Subsysteme fänden sich in der [X.] Fassung so nicht wieder.
In der Fassung gemäß Hilfsantrag
I könne das Streitpatent ebenfalls kei-nen Bestand haben. Nach dieser Fassung solle der [X.] Generierungs-
und Anzeigefunktionen verifizieren. Dies führe zu einer vollkom-men neuen technischen Funktionsweise, wodurch sich ein [X.] ergebe.

III.
Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren nicht stand.

1.
Zum Gegenstand von Patentanspruch
1 gehört
auch in der [X.] Fassung eine visuelle Rückkopplung des Auswahlvorgangs auf dem Fernsehbildschirm. Im Wortlaut von Patentanspruch
1 ist eine solche Rück-kopplung zwar nicht ausdrücklich vorgesehen. Sie ergibt sich aber aus dem Zusammenhang zwischen den Merkmalen
4, 5, 7, 8 und
9 und den hierauf be-zogenen Ausführungen in der Beschreibung.

a)
Die in den Merkmalen
7 bis
9 vorgesehene Möglichkeit, dass der Benutzer mehrere Listen mit von ihm bevorzugten Abstimmsequenzen bestim-men kann, die von der [X.] empfangen, umgesetzt und abgespeichert werden, umfasst nach der Beschreibung des Streitpatents eine visuelle Rückkopplung auf dem Fernsehbildschirm. Ohne eine solche Rückkopplung müsste der Benutzer die Listen quasi blind erstellen. Selbst wenn dies möglich wäre, entspräche dies weder dem in der Beschreibung des Streitpatents aufgezeigten Weg noch dem darin hervorgehobenen Ziel einer möglichst großen Benutzerfreundlichkeit. Wie das Patentgericht zutreffend er-kannt hat, zieht sich eine visuelle Rückkopplung "wie ein roter Faden"
durch die gesamte Beschreibung. Dies gilt indessen nicht nur für die ursprünglich einge-13
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reichten Unterlagen, sondern auch für die Beschreibung des Streitpatents, die insofern keine relevanten Unterschiede aufweist.
b)
Von den in Patentanspruch
1 vorgesehenen Bestandteilen des Systems kommt als Mittel für eine visuelle Rückkopplung allein der in Merk-mal
4 definierte [X.] in Betracht. Dieser wird auch in dem in der Beschreibung detailliert geschilderten Ausführungsbeispiel genutzt, um eine Benutzerführung über den Fernsehbildschirm zu realisieren. Andere Möglichkei-ten einer visuellen Rückkopplung sind demgegenüber in der Beschreibung nicht erwähnt und im Patentanspruch nicht angelegt.
c)
Vor
diesem Hintergrund kann Patentanspruch
1 entgegen der Auf-fassung des Patentgerichts nicht dahin ausgelegt werden, dass der Videoan-zeigegenerator in den funktionalen Ablauf der Abstimmung des [X.]s auf einen Kanal oder der Generierung von Abstimmsequenzlisten nicht einbezogen ist. Zwar ist die Funktion des [X.]s im [X.] nur rudimentär beschrieben. Gerade daraus ist jedoch zu entnehmen, dass ihm diejenigen in der Beschreibung aufgezeigten Funktionen zukommen müssen, die
zur Verwirklichung der übrigen Merkmale des Patentanspruchs erforderlich sind. Eine hinreichende Grundlage im Patentanspruch bildet ange-sichts der aufgezeigten Ausgangslage schon der Umstand, dass der Videoan-zeigegenerator gemäß Merkmal
4 Steuerbefehle von der Datenverarbeitungs-einrichtung empfängt. Um die in den Merkmalen 5
bis 9 vorgesehenen Funktio-nen zu realisieren, dürfen sich diese Steuerbefehle nicht auf die bloße Ansteue-rung einzelner Kanäle beschränken. Vielmehr muss der [X.] auch
solche Steuersignale entgegennehmen und umsetzen, die eine visuelle Rückkopplung jedenfalls für die Erstellung von benutzerdefinierten Listen am Bildschirm ermöglichen.
2.
Dieser Gegenstand von Patentanspruch
1 geht nicht über den In-halt der ursprünglichen Anmeldung hinaus.
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a)
Für die Frage, ob der Gegenstand eines Patentanspruchs bereits zum Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen gehört, ist maßgeblich, ob der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ursprungs-unterlagen unmittelbar und eindeutig als mögliche Ausführungsform der Erfin-dung entnehmen kann. Hierfür sind der Text der Beschreibung einschließlich der Erläuterung einer erfindungsgemäßen Ausführungsform sowie die Zeich-nungen einer Anmeldung ebenso zu berücksichtigen
wie die in der Anmeldung formulierten Patentansprüche ([X.],
Urteil vom 18.
Februar 2010

Xa
ZR
52/08, [X.], 599 Rn. 22

Formteil; Urteil vom 24.
Januar 2012

X
ZR
88/09, [X.], 475 Rn.
32

[X.]). [X.] sind zur Vermeidung einer unbilligen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des [X.] auch Verallgemeinerungen ursprungs-offenbarter Ausführungsbeispiele zulässig. Ein "breit"
formulierter Anspruch ist unbedenklich, wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes [X.] der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch um-schriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung -
sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzu-sammenhang der Unterlagen
-
als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar ist. Dies gilt vornehmlich dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausführungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch für sich be-trachtet dem erfindungsgemäßen Erfolg förderlich sind, nur eines oder nur ein-zelne in den Anspruch aufgenommen worden sind ([X.],
Urteil vom 17.
Juli 2012

X
ZR
117/11, [X.]Z 194, 107 Rn.
52 -
Polymerschaum).
b)
Bei Anlegung dieser Maßstäbe geht der Gegenstand des [X.] nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus.
aa)
Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass ein Sys-tem, das ohne Rückgriff auf ein grafisches Interface arbeitet, in den ursprüng-20
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lich eingereichten Unterlagen nicht offenbart ist. Wie bereits dargelegt wurde, wird ein solches System indes auch vom Streitpatent nicht beansprucht.
bb)
Der Gegenstand des Streitpatents ist auch nicht deshalb unzuläs-sig erweitert, weil Patentanspruch
1 abweichend von dem in der Anmeldung formulierten Anspruch ein [X.] nicht zwingend vorsieht.
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das in den ursprünglichen Unterla-gen in Anspruch vorgesehene [X.] (location menu) mit dem in der Anmeldung beschriebenen Lokalisierungsbildschirm (locator screen, K7 S.
48) gleichzusetzen ist. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergäbe sich [X.] nicht, dass dieses Merkmal zwingend im Patentanspruch vorgesehen wer-den müsste. In der Beschreibung der Anmeldung wird der [X.]
(locator screen)
als optional dargestellt
(K7 S.
20 Z.
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bis
34). Damit sind auch solche Ausführungsformen als zur Erfindung gehörend offenbart, die dieses Merkmal nicht aufweisen. Dass der in der Anmeldung formulierte An-spruch
1 weitergehende Festlegungen enthält, führt nicht zu einer anderen Be-urteilung, weil als Vergleichsmaßstab der gesamte Inhalt der ursprünglich ein-gereichten Unterlagen heranzuziehen ist.
cc)
Entgegen der Auffassung der Klägerin geht der Gegenstand des Streitpatents nicht deshalb über den Inhalt der ursprünglich eingereichten [X.] hinaus, weil Patentanspruch
1
abweichend von dem in der Anmeldung formulierten Anspruch
3 keine
"tuning-selection messages"
vorsieht.
Dabei kann offen bleiben, welcher Bedeutungsgehalt diesem in der [X.] der Anmeldung nicht erläuterten Begriff beizumessen ist. In An-spruch
3 der Anmeldung sind "tuning-selection messages"
jedenfalls nur als optionales Merkmal des seinerseits optionalen [X.]s definiert. Damit sind auch solche Ausführungsformen als zur Erfindung gehörend offen-bart, die dieses Merkmal nicht aufweisen.
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3.
Die Erwägungen, mit denen das Patentgericht den selbständigen Klagegrund einer
Erweiterung des Schutzbereichs abgelehnt hat, sind seitens der Klägerin nicht angegriffen. Sie lassen
auch
keinen Rechtsfehler erkennen.
IV.

Die Sache ist nicht zur Entscheidung reif (§
119 Abs.
5 Satz
2 PatG).
Das Patentgericht hat sich mit der Frage der Patentfähigkeit nicht ab-schließend befasst. Eine erstmalige Prüfung dieser Frage im [X.] erscheint nicht sachdienlich (§
119 Abs.
5 Satz
1 PatG).

Ein Grundgedanke des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens ist es, dass die Patentfähigkeit zunächst
durch das mit technisch sachkundigen [X.] besetzte Patentgericht bewertet wird. Eine Endentscheidung durch den
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Bundesgerichtshof ist daher regelmäßig nicht sachgerecht, wenn die Erstbe-wertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unter dem
Gesichts-punkt der Patentfähigkeit unterblieben ist ([X.], Urteil vom 7.
Juli 2015

X
ZR
64/13, [X.], 1095 Rn.
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Bitratenreduktion).
[X.]
[X.]
[X.]

Schuster
Deichfuß
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 31.07.2013 -
5 Ni 49/12 (EP) -