Bundespatentgericht, Urteil vom 27.10.2010, Az. 3 Ni 43/08 (EU)

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 9. Mai 1990 als internationale Patentanmeldung [X.] angemeldeten, die Prioritäten der [X.] Patentanmeldungen [X.] 353 139 vom 16. Mai 1989 und [X.] 432 516 vom 7. [X.]vember 1989 in Anspruch nehmenden und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents EP 0 472 651 (Streitpatent), dessen Erteilung am 25. Juli 2001 veröffentlicht worden ist und das vom [X.] unter der Nummer 690 33 766 geführt wird und welches nach Klageerhebung durch Zeitablauf am 9. Mai 2010 erloschen ist.

Das Streitpatent betrifft „ENDO-F-FREIE-PNGASE“ und umfasst in der geltenden Fassung [X.] nach Beschränkung im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] 4 Patentansprüche, die in der [X.] Übersetzung folgendermaßen lauten:

„1. Gereinigte Nucleinsäure, welche eine Nucleotidsequenz umfasst, die für ein Enzym mit [X.] codiert, welches von dem Bakterium Flavobacterium meningosepticum produziert wird, wobei die Nucleotidsequenz eine mindestens 90 %-ige Homologie mit dem [X.] aufweist, welches in pGB29, [X.] 67987 vorliegt.

2. Nucleinsäure nach Anspruch 1, in welcher die Nucleotidsequenz unter stringenten Bedingungen mit einer 30 Basenpaare-Sequenz des [X.]s hybridisieren kann.

3. Plasmid, welches die in Anspruch 1 oder Anspruch 2 definierte Nucleotidsequenz trägt.

4. Plasmid pGB29, vorliegend in [X.] 67987.“

Die Klägerin, die zunächst mit der vorliegenden Klage die vollumfängliche Nichtigerklärung des Streitpatents verfolgt hat und von der [X.] in einem derzeit noch vor dem [X.] rechtshängigen Verletzungsverfahren wegen Verletzung der durch die Patentansprüche 1 bis 3 geschützten Lehre in Anspruch genommen wird, hat im Hinblick auf das nach Klageerhebung eingetretene Erlöschen des Patents den Rechtsstreit im Hinblick auf Patentanspruch 4 für in der Hauptsache erledigt erklärt und ihr Klageziel der Nichtigerklärung auf die Patentansprüche 1 bis 3 beschränkt. Sie begründet ihre Klage damit, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfähig sei, insbesondere nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da für den Fachmann in Kenntnis der [X.] F die Bereitstellung der für dieses Enzym codierenden Nukleinsäure naheliegend und ohne technische Schwierigkeiten möglich gewesen sei. Zudem habe für den Fachmann eine Veranlassung bestanden, [X.] F bereitzustellen, da die bekannten [X.] F-Präparate Spuren des Enzyms mit [X.] F-Aktivität enthielten, welche sich auf die Spezifität der [X.] F nachteilig auswirkten. Zur Begründung ihres Vorbringens stützt sich die Klägerin u. a. auf folgende Dokumente:

[X.] [X.] (geltende Fassung des Streitpatents nach Beschwerdeverfahren vor dem [X.])

WW2 DE 690 33 766 T3 ([X.] Übersetzung von [X.])

[X.] EP 0 472 651 [X.] (erteiltes Patent)

[X.] WO 90/014421 [X.] (ursprüngliche Anmeldung zu [X.])

[X.] Entscheidung der Beschwerdekammer des [X.] T 1333/04 vom 3. März 2008

WW7 [X.] et al., [X.], 1985, Vol. 24, [X.] bis 4671

WW8 [X.] et al. in „Methods in [X.]“ [X.] Kaplan, [X.], 1987, [X.], [X.] bis 262

[X.]0 [X.] und [X.], [X.]. in „Methods in [X.]” [X.] Kaplan, [X.], 1987, [X.], [X.] bis 778

[X.]1 [X.], Journal of Biological Chemistry, 1990, [X.], [X.]. 12, S. 6967 bis 6972

[X.]4 Auszug aus „Kurzes Lehrbuch der Biochemie für Mediziner und Naturwissenschaftler“ von [X.], [X.] Verlag Stuttgart, 12. Aufl., 1984, [X.]

Die Klägerin beantragt (sinngemäß):

1. Das [X.] Patent 0 472 651 im Umfang der Patentansprüche 1 bis 3 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären.

2. Festzustellen, dass der Rechtsstreit im Übrigen in der Hauptsache erledigt ist.

Die Beklagte, die der teilweisen Erledigung der Hauptsache widersprochen hat, beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie verteidigt ihr Patent im unveränderten Umfang und macht geltend, dass die Nukleinsäure des Patentanspruchs 1, sowie die Plasmide der Patentansprüche 3 und 4 neu seien und deren Bereitstellung auch auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, da der Fachmann für den Erhalt der patentgemäßen Nukleinsäure nicht gelöste technische Schwierigkeiten habe überwinden müssen. Darüber hinaus sei es nicht zutreffend, dass in der Fachwelt eine Motivation bestanden habe [X.] F bereitzustellen, da sie die ihr zur Verfügung stehende [X.] F als ausreichend rein erachtet und daher keinerlei Veranlassung gesehen habe, die bekannte [X.] F weiter aufzureinigen. Des Weiteren habe der Fachmann nicht davon ausgehen können, dass mit der rekombinanten Herstellung der [X.] F tatsächlich ein aktives und vollständig [X.] F-freies Enzym mit [X.] F-Aktivität erhältlich sei. Zur Stütze ihres Vorbringens verweist die Beklagte auf folgende Dokumente:

[X.] Stellungnahme von [X.] vom 20. Januar 2005

[X.]a [X.] Übersetzung von [X.]

B2 Produktinformation der Firma [X.]

 zum Produkt „[X.], recombinant“ vom Juni 2005

[X.] Stellungnahme von [X.] vom 20. Januar 2005

[X.] [X.] Übersetzung von [X.]

B4 Stellungnahme von [X.] [X.] vom 31. März 2006

B4a [X.] Übersetzung von B4

B5 Stellungnahme von [X.], [X.]., [X.] vom 20. Januar 2005

[X.] [X.] Übersetzung von B5

[X.] [X.], [X.], 1989, Vol. 6 (3), S. 374, Abstract 12

[X.]a Einreichungsformular für das in [X.] gezeigte Abstract

B7 [X.] et al., [X.], 1990, [X.], [X.] bis 286

B8 [X.], [X.] und [X.], [X.], 1991, Vol. 1 (3), [X.] bis 263

B9 R.B. Trimble et al., [X.], 1991, Vol. 266 (3), [X.]646 bis 1651

[X.]0 [X.] und [X.],  [X.] in „Methods in [X.]“, [X.], 1994, [X.], S. 44 bis 57

[X.]0a Figur 2 aus [X.]0 [X.] einer Vergrößerung des in der Figur 2 gezeigten Gebildes, welches als Figur 3 bezeichnet wird

[X.]1 Stellungnahme von [X.] vom 27. Juli 2010 mit [X.] und Exhibit A und B

[X.]2 [X.], [X.] et al., [X.],

 1984, [X.] (17), [X.]0700 bis 10704

[X.]3 „[X.]“ der Firma [X.]. 1998, [X.] und 429

[X.]4 S. Hirani et al., Analytical [X.], 1987, [X.], [X.] bis 492

[X.]5 Stellungnahme von [X.] vom 16. August 2010

[X.]6 A. Haselbeck und [X.], [X.] in [X.], 1988, [X.]. 8 herausgegeben von der Firma [X.], [X.] bis 4

[X.]7 „[X.]“ der Firma [X.]. 1998, [X.] und 427

[X.]8 Auszug aus dem Lehrbuch „Gene und Klone“ von

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien sowie des Wortlauts der eingereichten Dokumente wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die ursprünglich auf vollumfängliche Nichtigerklärung des Streitpatents gerichtete Klage, die nunmehr im Hinblick auf Patentanspruch 4 für teilerledigt erklärt wird, ist zulässig, auch wenn das Patent zwischenzeitlich nach Rechtshängigkeit erloschen ist. Aufgrund der Inanspruchnahme wegen Patentverletzung aus den Patentansprüchen 1 bis 3 besteht für die Klägerin jedoch ein eigenes rechtliches Interesse an der rückwirkenden Vernichtung des Streitpatents im angegriffenen Umfang und damit an der Fortführung der Klage (vgl [X.], 749 - Aufzeichnungsträger; [X.], 90 - Verpackungsmaschine; [X.], 231 – Zierfalten), welche im Hinblick auf die durch das Erlöschen des Patents nicht beseitigten Rechtswirkungen der Erteilung als Verwaltungsakt auf Nichtigerklärung und nicht auf Feststellung zu richten ist ([X.], 146 - Schraubennahtrohr; vgl auch [X.] GRUR 2007, 283, 286 [X.] - zur abweichenden Auffassung).

Die Klage ist auch begründet. Der von der Klägerin geltend gemachte [X.] der mangelnden Patentfähigkeit, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents in dem aus dem [X.] ersichtlichen Umfang (Art. 138 Abs. 1, lit a, Abs. 2 EPÜ), da sich der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 3 als nicht erfinderisch (Art. 56 EPÜ) erweist.

Die im Flavobacterium [X.] vorkommenden N-Glycosidasen [X.] und [X.]-b-N-acetylglucosaminidase F (kurz [X.]) sind Enzyme, die N-verknüpfte [X.]n von [X.]en abspalten. Obwohl beide Enzyme die N-glycosidischen Verbindungen nur dann spalten, wenn das [X.] mit der Aminosäure Asparagin verknüpft ist, liefern sie dennoch unterschiedliche [X.]altergebnisse. Der Grund dafür ist, dass die [X.] die Bindung zwischen dem Asparaginrest und dem endständigen Zuckerrest der [X.] spaltet, während das Enzym mit [X.] die Bindung zwischen den beiden endständigen Zuckerresten spaltet. Demzufolge werden bei einer [X.]altung mit [X.] die [X.]n in voller Länge vom [X.] abgespalten, während das Enzym mit [X.] um eine Zuckereinheit verkürzte [X.]n freisetzt. Um eine [X.]ion mit spezifischen [X.]alteigenschaften zu erhalten, müssen die aus dem Flavobacterium [X.] gewonnenen [X.] daher aufgetrennt werden, zumal insbesondere das Enzym mit [X.]-Aktivität Potential zur Verwendung bei der Strukturanalyse von [X.]en aufweist (vgl. [X.], Abs. [0002 bis 0007] sowie Abs. [0012 und 0013]).

(1) Gereinigte Nukleinsäure, welche eine Nukleotidsequenz umfasst,

(2) wobei die Nukleotidsequenz für ein Enzym mit [X.] codiert

(3) und das Enzym vom Bakterium Flavobacterium [X.] produziert wird und

(4) die Nukleotidsequenz eine mindestens 90 %ige Homologie mit dem [X.]-[X.] aufweist, welches in pGB29, [X.] 67987 vorliegt.

Die Aufgabe wird ferner durch die Bereitstellung des Plasmids nach Patentanspruch 3 gelöst, welches eine patentgemäße Nukleotidsequenz trägt, sowie durch das Plasmid pGB29 nach Patentanspruch 4, in welches das [X.]-[X.] kloniert wurde.

Die Bereitstellung der im Patentanspruch 1 beschriebenen - unbestritten neuen - Nukleinsäure beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit i. S. v. Art. 56 EPÜ.

Nach allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Literatur richtet sich die Formulierung der Aufgabe allein nach dem tatsächlich, d. h. objektiv, Erfundenen. Die Aufgabe muss daher auf das Ergebnis der Erfindung abgestellt sein, weshalb Ausgangspunkt das gegenüber dem Stand der Technik tatsächlich Geleistete ist. Ferner kann sie nur an solchen Problemen orientiert werden, die durch die Erfindung tatsächlich gelöst werden (vgl. [X.], 607, [X.]. 18 - Fettsäurezusammensetzung; [X.]. v. 27. April 2010, [X.]/09 - [X.]; [X.], 693 - Hochdruckreiniger). Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe ist demgegenüber als solche nicht maßgeblich, sondern lediglich ein Hilfsmittel für die Ermittlung des objektiven technischen Problems ([X.], 141 - Anbieten interaktiver Hilfe; [X.], 602, [X.]. 27 - Gelenkanordnung). Dies gilt auch für in der Patentschrift angegebene Vorteile der Erfindung und Nachteile vorbekannter Lösungen, da sie lediglich die Grundlage für die Formulierung der in der Patentschrift genannten Aufgabe bilden (vgl. [X.] § 1 [X.]. 63 und 65, Busse [X.]. § 1 [X.]. 88, 92 bis 94, [X.]. § 1 [X.]. 55a, 56; § 34 [X.]. 18 bis 20).

Vorliegend ist demzufolge zu berücksichtigen, dass die patentgemäß beanspruchte Problemlösung auf die Bereitstellung von Nukleinsäuren (siehe Patentanspruch 1) und [X.] (siehe Patentansprüche 3 und 4) gerichtet ist, nicht aber auf ein Enzym mit [X.]-Aktivität und auch nicht auf ein Verfahren zur rekombinanten Herstellung eines solchen Enzyms, wie in der ursprünglich eingereichten Anspruchsfassung vorgesehen (vgl. [X.], Ansprüche 1 und 17). Die Leistung des vorliegend Erfundenen besteht folglich darin, dass mit den patentgemäßen Nukleinsäuren und [X.] die Voraussetzung für die Herstellung eines [X.]-freien Enzyms mit [X.]-Aktivität unabhängig vom Flavobacterium [X.], dem nativen Produzenten der [X.], geschaffen und damit eine rekombinante Bereitstellung des Enzyms ermöglicht worden ist. Von einer Aufgabenstellung, die auf die alternative Reinigung von [X.] gerichtet ist, wie sie die Beschwerdekammer des [X.] ihrer Entscheidung [X.] vom 3. März 2008 bzgl. der beschränkten Aufrechterhaltung des vorliegenden Streitpatents zugrunde gelegt hat, kann demzufolge nicht ausgegangen werden, da eine solche Aufgabenstellung von den in den geltenden Patentansprüchen 1 bis 4 genannten Stoffen nicht getragen wird (vgl. [X.], S. 12, [X.]).

Im vorliegenden Fall war der Fachmann nach Ansicht des [X.]s sowohl aus wissenschaftlicher, als auch aus wirtschaftlicher Sicht veranlasst, ein [X.]-[X.] mit garantierter, vollständiger [X.]-Freiheit bereitzustellen.

In der Entgegenhaltung [X.] wird zwar von einer [X.]-Isolierung aus dem Flavobacterium [X.] berichtet, die ein [X.] mit einer Reinheit von mehr als 90 % liefert (vgl. [X.], [X.], li. [X.], zweiter Abs., erster Satz). Allerdings weist das [X.] nach wie vor einen etwa 0,1 %igen Anteil an zusätzlicher [X.]-Enzymaktivität auf (vgl. [X.], [X.], li. [X.], zweiter Abs., vorletzter Satz). Diese zusätzliche Enzymaktivität erachtet der Fachmann als nachteilig, da ihm bekannt ist, dass bei einer Deglycosylierung mit [X.]-[X.]en, die [X.]uren von [X.]en enthalten, nicht vorhersehbare [X.]altprodukte entstehen können, weil das Enzym mit [X.] in der Lage ist, die [X.]altprodukte der [X.] erneut zu spalten (vgl. [X.], [X.], li. [X.], erster Abs., letzter Satz). In wissenschaftlichen Versuchen oder biochemischen Untersuchungen führen derartige [X.]altprodukte folglich dazu, dass beispielsweise die Interpretation der Daten bzgl. der abgespaltenen [X.]n erschwert wird (vgl. [X.], [X.], erster Abs., letzter Satz). Da eine zusätzliche [X.] in [X.]-[X.]en auch dann unvorhersehbare [X.]altungen erzeugt, wenn für die [X.] ein pH-Wert gewählt wird, bei dem normalerweise nur die [X.] aktiv ist, ist der Fachmann bestrebt, mit einer vollständig [X.]-freien [X.] zu arbeiten (vgl. [X.], [X.], fünfter Abs.). Ein solches Bestreben war auch die Grundlage für die in der [X.] beschriebene Forschungsarbeit, in deren Rahmen das aus der [X.] bekannte [X.]-[X.] mit Hilfe eines chromatographischen Reinigungsverfahrens, bei dem zwei unterschiedliche Trennmaterialien verwendet werden, weiter aufgereinigt wurde. Den Angaben in der [X.] zufolge, ist mit dem darin beschriebenen Verfahren der Erhalt einer [X.] mit einer geschätzten Reinheit von mehr als 95 % möglich, die nun als [X.]-frei erachtet wird (vgl. [X.], [X.], letzter Abs.). Allerdings findet sich in der [X.] keine Bestätigung für die tatsächliche [X.]-Freiheit der beschriebenen [X.]-Präparation, weshalb der Fachmann auch diese [X.]ion nicht als optimal ansehen wird, denn aus wissenschaftlicher Sicht ist für ihn - wie bereits zuvor dargelegt - nur eine [X.] mit garantierter [X.]-Freiheit von Nutzen. Da jedoch weder das in [X.] noch in [X.] beschriebene [X.]-Isolierungsverfahren den Erhalt einer [X.]-freien [X.] verspricht und sich das Verfahren der [X.] aufgrund seiner zahlreichen [X.] zudem als zeit- und kostenintensiv erweist, wird sich der Fachmann veranlasst sehen, nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, um vollständig [X.] zu erhalten.

Die Beklagte ist der Ansicht, der Fachmann entnehme der [X.], dass mit dem darin beschriebenen Verfahren eine für die Deglycosylierung von [X.]en ausreichend reine und vollständig [X.] erhältlich sei, so dass für ihn keine Veranlassung bestanden habe das Enzym mit [X.]-Aktivität in noch reinerer Form bereitzustellen.

Dieser Auffassung kann sich der [X.] nicht anschließen. Denn einerseits wird die [X.]-Freiheit der [X.] in der [X.] nur angenommen, ohne diese jedoch experimentell zu bestätigen (vgl. [X.], [X.], letzter Abs.). Zahlenmäßig belegt wird in [X.] lediglich die spezifische Aktivität für die darin beschriebene [X.] (vgl. [X.], [X.], Tabelle I). Diese Angabe allein erlaubt jedoch keinerlei Rückschlüsse auf die tatsächliche Reinheit bzw. die [X.]-Freiheit der in [X.] beschriebenen [X.]-Präparation, auch wenn deren Aktivität gegenüber der in [X.] genannten [X.]-Präparation erhöht ist (vgl. [X.], [X.], Tabelle I). Andererseits findet sich in der [X.] - wie schon in [X.] - weiterhin der Hinweis, dass selbst bei einem für die [X.] optimalen pH-Wert von 9,3 das Enzym mit [X.] nach wie vor aktiv ist und daher zu unerwünschten [X.]altergebnissen führen kann (vgl. [X.], [X.], fünfter Abs.), was ebenfalls als Beleg dafür zu werten ist, dass sich die Autoren der [X.] nach wie vor nicht sicher waren, ein vollständig [X.]-freies [X.]-[X.] mit dem in [X.] beschriebenen Verfahren isoliert zu haben. Demzufolge wird der Fachmann die [X.]-Freiheit der in der [X.] beschriebenen [X.] keineswegs als bewiesen ansehen. Er wird die [X.]-[X.]ion der [X.] aber auch insofern als verbesserungsfähig erachten, als diese nach wie vor [X.]uren von Proteasen enthalten kann, für deren Inhibierung die Autoren der [X.] zwar den Einsatz von Proteaseinhibitoren vorschlagen oder eine weitere Reinigung des Enzyms durch Chromatographie über Hämoglobin-Sepharose empfehlen (vgl. [X.], [X.], zweiter Abs.), was der Fachmann jedoch mit einem erheblichen Zeit- und Kostenaufwand verbinden und daher als nachteilig ansehen wird.

Auch das Argument der [X.], die Strukturaufklärung von [X.]en sei zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents noch nicht etabliert und die Anforderung an die Reinheit der dabei verwendeten Enzyme folglich gering gewesen, so dass der Fachmann auch aus diesem Grund keine Veranlassung hatte eine noch reinere [X.] als in [X.] beschrieben bereitzustellen, kann den [X.] nicht überzeugen. Denn die Analyse nativer [X.]e war zu diesem Zeitpunkt so weit etabliert, dass die Forschungstätigkeiten auf diesem Gebiet bereits sehr spezielle Fragestellungen betrafen und damit an die Reinheit der dabei verwendeten Enzyme auch hohe Anforderungen gestellt wurden (vgl. [X.], [X.], re. [X.], vierter Abs.). Im Übrigen liegt es im Bestreben des biochemisch tätigen Fachmanns wissenschaftliche Untersuchungen - unabhängig davon, wieweit das jeweilige Forschungsgebiet bereits etabliert ist - stets mit reinen Substanzen durchzuführen, um aussagekräftige, reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, da nur auf solchen Ergebnissen weitere Forschungstätigkeiten aufgebaut werden können. Dass ein solches Bestreben, reine [X.] zu erhalten, in der Fachwelt tatsächlich existent war, geht aus der im April 1990 nachveröffentlichten und daher nur gutachtlich heranzuziehenden Druckschrift [X.] hervor, in der die Bereitstellung einer [X.] beschrieben wird, die nachweislich vollständig frei von Verunreinigungen wie [X.], Proteasen und [X.] ist und daher als sehr wertvolles Werkzeug in nahezu jedem Bereich der biologischen Forschung angesehen wird (vgl. [X.], S. 6967, Abstract, letzter Satz und re. [X.], zweiter Abs.).

Die Beklagte wendet ferner ein, dass das Enzym mit [X.]-Aktivität nur für eine begrenzte Anzahl von Wissenschaftlern von Interesse und für dieses Produkt daher auch kein erfolgversprechender Absatzmarkt zu erwarten gewesen sei, so dass die Fachwelt auch aus wirtschaftlicher Sicht keine Veranlassung gehabt habe, die aus [X.] bekannte [X.] - mit der bereits [X.] möglich gewesen seien - weiter aufzureinigen. Dieser Einwand kann jedoch zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage führen. Wie bereits im Zusammenhang mit den Artikeln [X.] und [X.] dargelegt, handelt es sich bei der [X.] um ein für die Analyse nativer [X.]e wesentliches Enzym, mit dem spezifische enzymatische [X.]altungen allerdings nur dann möglich sind, wenn das Enzym in Reinform vorliegt (vgl. [X.], [X.]. li: [X.], erster Abs., letzter Satz). Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass mit den in der [X.] und [X.] beschriebenen [X.]-[X.]en bereits [X.] nativer [X.]e möglich waren, denn die alleinige Möglichkeit einer Deglycosylierung sagt nichts über die [X.]ezifität der mit diesem Enzym durchgeführten [X.]altung und damit über die Qualität der erhaltenen [X.]altprodukte aus. [X.] spezifische [X.] von [X.]en sind - dem ist sich der Fachmann im Hinblick auf die Angaben in [X.] und [X.] bewusst - nur mit einer vollständig [X.]-freien [X.] möglich. Ob eine derartige [X.] mit den im Stand der Technik bekannten Verfahren tatsächlich erhältlich ist, erscheint im Hinblick auf die Angaben in [X.] und [X.] jedoch fraglich, so dass auch nach der Veröffentlichung der [X.] eine garantiert [X.] für eine Vielzahl von Forschergruppen nach wie vor Vorteile bietet, weshalb der [X.] davon ausgeht, dass dem Fachmann auch wirtschaftliche Anreize eine Veranlassung boten, die Bereitstellung einer vollständig [X.]-freien [X.] zu ermöglichen.

Die Beklagte weist im Rahmen ihres Vortrages zudem darauf hin, dass entsprechend dem Dokument [X.] lange nach dem [X.] des Streitpatents weiterhin Kombinationen aus [X.] und [X.] kommerziell angeboten worden seien, was aus ihrer Sicht ebenfalls gegen einen Bedarf an vollständig [X.]-freier [X.] spreche. Dieses Argument kann jedoch nicht greifen, da es sich bei diesem Produkt um eine kommerziell erhältliche Enzymmischung handelt, die zwar in bestimmten, bei weitem aber nicht in allen Fällen von Vorteil sein mag. Die Existenz eines solchen Kombinationsprodukts macht die isolierte Herstellung der darin enthaltenen Enzyme daher keinesfalls überflüssig.

Wie bereits zuvor dargelegt, war es aus den Druckschriften [X.] und [X.] bekannt, dass [X.] aus dem Flavobacterium [X.] unter Verwendung von für die Enzymtrennung geeigneten Gelfiltrationsmedien mit einer Reinheit von 90 % bzw. 95 % isoliert werden kann (vgl. [X.], [X.], li: [X.], zweiter Abs. i. V. m. [X.], Tabelle I und [X.], [X.], letzter Abs. i. V. m. [X.], Tabelle I). Da der Fachmann aber selbst bei Verwendung einer [X.]-Präparation, die entsprechend den Angaben in der [X.] hergestellt ist, nicht sicher sein kann, dass es sich dabei um eine vollständig [X.] handelt, muss er bei Verwendung dieses Enzyms weiterhin mit unerwünschten [X.]en rechnen, auf die in der [X.] auch explizit hingewiesen wird (vgl. [X.], [X.], erster Abs., letzter Satz). Daraus ergibt sich für den Fachmann das Erfordernis, die [X.]-Präparation der [X.] weiter aufzureinigen, um so deren vollständige [X.]-Freiheit zu erreichen. Eine weitere Optimierung des in [X.] beschriebenen Reinigungsverfahrens wird er hierfür allerdings nicht als sinnvoll erachten, da dieses Verfahren bereits fünf Verfahrensschritte umfasst, so dass die Einführung einer zusätzlichen Reinigungsstufe nicht nur den Zeit- und Kostenaufwand dieses Verfahrens weiter erhöhen, sondern - wie in [X.] gezeigt - auch die [X.] weiter verringern würde (vgl. [X.], [X.], Tabelle I, letzte [X.]alte). Demzufolge wird der Fachmann nach anderen Möglichkeiten zur Reindarstellung von [X.] suchen. Unter diesen Voraussetzungen bietet sich die rekombinante Herstellung der [X.] als Alternative zu der in [X.] bzw. [X.] beschriebenen Isolierung der [X.] aus dem Ursprungsorganismus Flavobacterium [X.] an, weshalb die patentgemäße Lösung dieser Aufgabe keine erfinderische Tätigkeit erkennen lässt.

Denn aus Standardwerken wie „Methods in [X.]“ (vgl. [X.]) oder biochemischen Lehrbüchern (vgl. [X.]) ist dem Fachmann zum maßgeblichen Zeitpunkt die sog. rekombinante Technik, sowie deren erfolgreiche Anwendung zur Herstellung von Enzymen bekannt. Darüber hinaus steht ihm mit dem in der [X.] genannten Bakterienstamm vom Typ Flavobacterium [X.] ([X.] 33958) nicht nur das Ausgangsmaterial für die Erzeugung einer für dieses Bakterium spezifischen [X.]bank zur Verfügung (vgl. [X.], [X.], li: [X.], dritter Abs., erster Satz), sondern mit der von diesem Stamm produzierten [X.] auch das für eine teilweise Aminosäuresequenzanalyse erforderliche Protein. Damit verfügt der Fachmann über diejenigen Edukte, die für die Durchführung einer Klonierungsstrategie wie in [X.] beschrieben erforderlich sind (vgl. [X.], S. 1, erster Abs.). Denn für die rekombinante Herstellung eines Proteins lehrt die [X.] die Durchführung einer partiellen Sequenzierung des Proteins, um so diejenige Aminosäuresequenzinformation zu erhalten, die für Design und Synthese darauf abgestimmter Oligonukleotidsonden erforderlich ist (vgl. [X.], [X.], dritter Abs.). In [X.] wird auch das anschließende Screening einer genomischen Datenbank mit den zuvor erzeugten Sonden beschrieben (vgl. [X.], S. 11/12, seitenübergreifender Abs.). Die Klonierung eines auf diese Weise identifizierten [X.]s, sowie dessen Expression in einem Wirtsorganismus wie [X.], zählen somit zu den üblichen verfahrenstechnischen Vorgehensweisen bei der Anwendung rekombinanter Techniken, weshalb diese Verfahrensschritte über allgemeines Lehrbuchwissen nicht hinausgehen (vgl. [X.] i. V. m. [X.]8).

Der Fachmann wird die rekombinante Technik auch deshalb als sinnvoll und erfolgversprechend ansehen, da sich in [X.] der Hinweis findet, dass die darin beschriebene Klonierungsstrategie nicht nur auf das in [X.] genannte [X.] der Hefe anwendbar ist, sondern mit geringfügigen Modifikationen auch auf die Isolierung von [X.]en aus anderen Organismen übertragbar ist (vgl. [X.], S. 14, letzter Abs.). Darüber hinaus erhält der Fachmann aus der [X.] die Information, dass auch andere bekannte Techniken, die zwar von der in der [X.] beschriebenen abweichen, aber wie diese auf dem Einsatz [X.] basieren, für eine Klonierung ebenfalls anwendbar sind (vgl. [X.], S. 1, erster Abs.). Der Einwand der [X.], der Fachmann habe bei der Bereitstellung vollständig [X.]-freier [X.] die Anwendung rekombinanter Techniken mit keinerlei Erfolgserwartung verbunden, vermag somit nicht zu greifen.

Da es sich bei der rekombinanten Herstellung von Proteinen zudem um einen vielfach begangenen Weg handelt, der u. a. die großtechnische Herstellung von Insulin möglich gemacht hat (vgl. [X.], [X.]), kann dem Einwand der [X.], dass die Anwendung dieser Technik eine Abkehr von der üblichen Vorgehensweise darstelle, ebenfalls nicht gefolgt werden.

Aus Sicht der [X.] hat der Fachmann eine Klonierungsstrategie wie in [X.] beschrieben zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents schon deshalb nicht erfolgreich durchführen können, da eine Nacharbeitung des in [X.] bzw. [X.] beschriebenen Reinigungsverfahrens nur [X.]-[X.]e mit einer Reinheit von 22 % liefere, die folglich weder für eine [X.], noch für die Sequenzanalyse tryptischer Fragmente ausreichend rein gewesen seien (vgl. [X.], [X.], [X.]). Somit habe die Beklagte für die Bereitstellung der im Patentanspruch 1 genannten Nukleinsäure erst ungelöste technische Schwierigkeiten überwinden müssen, was ihrer Ansicht nach per se für eine erfinderische Tätigkeit spreche.

Nach Ansicht des [X.]s mögen die von der [X.] beschriebenen technischen Schwierigkeiten durchaus existent gewesen sein. Die Beklagte konnte den [X.] allerdings nicht davon überzeugen, dass für die Lösung dieser Schwierigkeiten erfinderisches Zutun erforderlich war. Denn die nachveröffentlichte Druckschrift [X.] belegt gutachtlich, dass mit der in der [X.] beschriebenen [X.] auch vor dem Prioritätszeitpunkt des Streitpatents bereits eine [X.] erfolgreich durchgeführt werden konnte (vgl. [X.], [X.], re. [X.], letzter Abs.). Dabei ist unschädlich, dass in der [X.] vor der Sequenzanalyse zusätzliche Reinigungsschritte wie Gelelektrophorese und Elektroblotting durchgeführt werden mussten, da diese zu den Routinetätigkeiten des Fachmanns gehören. So wird eine Rechromatographie mit anschließender SDS-Gelelektrophorese bereits im Zusammenhang mit der in der [X.] beschriebenen [X.]-Reinigung genannt (vgl. [X.], [X.], li. [X.], zweiter Abs., zweiter und dritter Satz von unten [X.]. 4). Auch im Streitpatent findet sich kein Hinweis darauf, dass mangelnde Reinheit der [X.]-Probe, die entsprechend dem Verfahren der [X.] erhalten und für eine [X.] verwendet wurde, zu Problemen geführt hätte (vgl. [X.], Abs. [0030]). Die von der [X.] vorgelegten Gutachten [X.], [X.], [X.] und [X.] führen ebenfalls zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage. Denn beispielsweise wird in [X.] davon berichtet, dass eine für die N-terminale Sequenzierung geeignete [X.]-Probe letztendlich mit einem Reinigungsverfahren erhalten worden sei, das im Wesentlichen drei Chromatographieschritte umfasse, in denen zwei unterschiedliche Trennmaterialien verwendet worden seien (vgl. [X.], [X.]). Eine solche Vorgehensweise geht im Hinblick auf den zitierten Stand der Technik jedoch über das allgemeine Können und Wissen des Fachmanns nicht hinaus (vgl. [X.], [X.], Tabelle I).

Der [X.] kann sich auch dem Argument der [X.] nicht anschließen, der Fachmann sei nicht überzeugt gewesen, mit einer rekombinanten Herstellung tatsächlich [X.] erhalten zu können. Denn zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents konnte der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens eine [X.]-Kontamination der [X.] bei einer Expression des Enzyms in E. coli ausschließen, da das [X.]om des Bakteriums E. coli im Stand der Technik bekannt war und damit auch die Tatsache, dass das [X.]om dieses Bakteriums kein [X.] für ein Enzym mit [X.] enthält.

Die Beklagte hat ferner vorgetragen, der Fachmann sei auch deshalb von einer rekombinanten Herstellung der [X.] in E. coli abgehalten gewesen, da sich die Gewinnung des Enzyms aus dem Flavobacterium [X.] als technisch einfach erwiesen habe, während eine Gewinnung der [X.] aus E. coli erst die Etablierung einer aufwändigen Reinigung des Enzyms erforderlich mache. Zudem würde der Fachmann nicht ohne weiteres erwarten, dass mit einer rekombinanten Herstellung der [X.] in [X.] ein aktives Enzym erhältlich sei, da sich [X.] u. a. in ihren posttranslationalen Modifikationen vom Flavobacterium [X.] unterscheiden würden.

Auch dieser Argumentation der [X.] kann der [X.] nicht beitreten. Zum einen handelt es sich bei [X.] um ein im Stand der Technik etabliertes Expressionssystem, von dem bekannt ist, dass sekretierte Proteine darin meist nur in den periplasmatischen Raum gelangen, weshalb der Fachmann geeignete verfahrenstechnische Maßnahmen ergreifen wird, die für eine Isolierung der in diesen Zellen exprimierten Proteine erforderlich sind (vgl. [X.]8). Auch die in [X.] fehlenden post-translationalen Modifikationen werden den Fachmann weder überraschen noch davon abhalten, [X.] als geeignetes Wirtssystem zu testen. Denn an der generellen Eignung der rekombinanten Technik für die Herstellung [X.]-freier [X.] wird er auch dann nicht zweifeln, wenn sich [X.] in diesem Fall als ungeeignetes Wirtssystem erweisen sollte, da im Stand der Technik zahlreiche andere [X.] bekannt sind, die er im Rahmen routinemäßiger Versuche auf ihre Eignung für die von ihm geplante Expression untersuchen kann (vgl. [X.]8, [X.], re. [X.], letzter Abs. und [X.], Abs. [0021]). In Anbetracht dessen wird der Fachmann die rekombinante Herstellung [X.]-freier [X.] daher mit einer angemessenen Erfolgserwartung verbinden. Zumal die in [X.] bzw. [X.] beschriebene Isolierung der [X.] aus dem Flavobacterium [X.] keineswegs - wie von der [X.] vorgetragen - als technisch einfach und schnell anzusehen ist. So wird in der [X.] ein Zeitraum von ca. 8 Tagen für die Isolierung einer [X.]-Präparation angegeben, die allerdings noch 0,1 % [X.]-Kontamination enthält (vgl. [X.], [X.], li. [X.], dritter Abs.). Auch die in [X.] beschriebene [X.]-Isolierung erfordert ein mindestens 5-stufiges Verfahren mit drei Chromatographieschritten, weshalb sich dieses Verfahren ebenfalls als zeit- und kostenintensiv erweist (vgl. [X.], [X.], Tabelle I).

Nach alledem ist der [X.] daher zu der Überzeugung gelangt, dass der Fachmann am [X.] vollständig [X.] mittels rekombinanter Technik auf naheliegende Weise herstellen konnte.

Die nebengeordneten Patentansprüche 3 und 4 betreffen Plasmide, wobei das im Patentanspruch 4 genannte Plasmid das [X.]-[X.] enthält (vgl. [X.], Abs. [0021], erster Satz), während das im Patentanspruch 3 genannte Plasmid eine Nukleinsäuresequenz trägt, die eine mindestens 90 %ige Homologie mit dem [X.]-[X.] aufweist. Da der Einsatz von [X.] zum [X.] des Streitpatents jedoch eine übliche verfahrenstechnische Maßnahme bei der Klonierung von DNA darstellt (vgl. [X.], [X.], Abb. 7.15), geht die Bereitstellung der patentgemäßen Nukleinsäuren in klonierter Form nicht über das allgemeine Können und Wissen des Fachmanns hinaus.

Der [X.] hält allerdings die im Beschluss der [X.] enthaltene Begründung bereits deshalb für nicht hinreichend überzeugend, weil die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit auf eine Problemstellung abstellt, die sich nur im Hinblick auf die ursprünglich eingereichten, nicht aber die im Beschwerdeverfahren maßgeblichen, geänderten Patentansprüche ergab. Nach Ansicht des [X.]s ist - wie unter Punkt [X.] bereits zuvor ausgeführt - jedoch von einer Aufgabenstellung auszugehen, die sich an den Problemlösungen orientiert wie sie in den geltenden Patentansprüchen beansprucht werden, weshalb der [X.] anders als die [X.] (vgl. [X.]. [X.] und 13) zu dem Schluss kommt, dass die gelöste patentgemäße objektive Aufgabenstellung keine erfinderische Tätigkeit zu begründen vermag. Auch zur Feststellung, dass im vorliegenden Fall keine Motivation bestanden habe, die Problemlösung auf dem Gebiet der patentgemäßen Gegenstände zu suchen, gelangt die [X.] nur unter der Annahme der von ihr abweichend definierten Aufgabenstellung sowie aufgrund einer isolierten Betrachtung einzelner Passagen der entgegengehaltenen Dokumente, ohne jedoch den gesamten [X.] der Dokumente im Detail zu erörtern (vgl. [X.], Nr. 7 bis 10). Demzufolge kann sich der [X.] auch in diesem Punkt den Ausführungen der [X.] nicht anschließen.

Auch soweit die Klägerin hinsichtlich des Patentanspruchs 4 die Feststellung der Erledigung der Hauptsache beantragt hat, hat die Klage Erfolg, da sich diese bis zum Zeitpunkt der Erledigterklärung als zulässig und begründet erwiesen hat. Denn auch dem Gegenstand des Patentanspruchs 4 mangelt es an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit, da die Identifizierung des für die [X.] codierenden [X.]s, sowie dessen Klonierung in ein Plasmid aus den zuvor genannten Gründen naheliegend ist und daher nicht über das allgemeine Können und Wissen des Fachmanns hinausgeht.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 [X.] i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.