Bundespatentgericht, Beschluss vom 16.10.2012, Az. 33 W (pat) 21/11

Die Anmelderin hat am 28. September 2009 die Wortmarke

[X.] BAY

für die nachfolgenden Dienstleistungen angemeldet:

Klasse 37: Bau und Reparatur von Booten

[X.]: Betrieb eines Yachthafens

[X.]: Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Die Markenstelle für Klasse 37 hat den Begriff „Betrieb eines Yachthafens“ als zu unbestimmt beanstandet.

Die Anmelderin hat das Dienstleistungsverzeichnis daraufhin wie folgt abgeändert:

Klasse 37: Bau und Reparatur von Booten

[X.]: Betrieb eines Yachthafens (soweit in [X.] enthalten)

[X.]: Verpflegung und Beherbergung von Gästen, Betrieb eines Yachthafens (soweit in [X.] enthalten).

Die Markenstelle hat, soweit es um die [X.] geht, auch dieses Verzeichnis beanstandet. Die Anmelderin ist zu weiteren Änderungen nicht bereit gewesen.

Mit Beschluss vom 24. Juni 2010 hat die Markenstelle für Klasse 37 die Anmeldung teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Dienstleistung

Betrieb eines Yachthafens (soweit in [X.] enthalten).

Die Dienstleistungen der [X.] (insbesondere Unterhaltung und sportliche Aktivitäten) seien nicht im Hauptzweck eines Yachthafens enthalten. Die Dienstleistung „Betrieb eines Yachthafens“ werde deshalb hier - anders als bei [X.] - nicht hinreichend durch die Bezugnahme auf eine Klasse erläutert.

Die Erinnerung der Anmelderin hat die Markenstelle mit Beschluss vom 3. März 2011 zurückgewiesen. Die Markenstelle hat im Wesentlichen die Begründung der angefochtenen Entscheidung wiederholt und näher erläutert.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hält die Entscheidungen der Markenstelle für unverständlich; die Angabe „Betrieb eines Yachthafens“ sei eindeutig.

Auf Vorschlag des [X.]s hat die Anmelderin im Beschwerdeverfahren die zu [X.] beanspruchten Dienstleistungen wie folgt formuliert:

[X.]: Ausbildung, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten in einem Yachthafen.

Die Anmelderin beantragt die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet.

Die mit einer Markenanmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen (§ 32 Abs. 2 Nr. 3 [X.]) müssen so klar und eindeutig bezeichnet werden, dass die für die Prüfung zuständige Behörde und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Schutzumfang der Marke erkennen können ([X.] GRUR 2012, 822 Nr. 49 - IP TRANSLATOR; Kirschneck in [X.]/[X.], [X.], 10. Auflage § 32 Rn. 94). Dabei sollen die Bezeichnungen der Klassifikation von [X.] verwendet werden (§ 20 Abs. 2 S. 1 [X.]), soweit sie hinreichend bestimmt sind.

Das neue Dienstleistungsverzeichnis, dem die Anmelderin auf Vorschlag des [X.]s zugestimmt hat, genügt diesen Anforderungen.

Eine unzulässige Erweiterung enthält das neue Verzeichnis nicht. Eine Einschränkung oder Präzisierung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist auch noch im Beschwerdeverfahren möglich (Kirschneck in [X.]/[X.] a. a. O. § 32 Rn. 97).

Die Dienstleistungen „[X.]: Ausbildung, Unterhaltung sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten in einem Yachthafen“ sind hinreichend bestimmt. Die von der Klassifikation verwendeten Bezeichnungen „Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“ sind für sich genommen zwar weit, aber hinreichend bestimmt; denn es besteht kein vernünftiger Zweifel daran, welche Dienstleistungen unter diese Bezeichnungen fallen. Das gilt erst recht, wenn diese durch den Zusatz konkretisiert werden, dass sie in einem Yachthafen stattfinden.

Die in den Klassen 37 und 43 beanspruchten Dienstleistungen sind nicht Gegenstand des Beschwerdeverfahrens; denn die Markenstelle hat die Anmeldung insofern nicht zurückgewiesen.

Die Eintragung der Marke hat der [X.] nicht anzuordnen; vielmehr ist die Sache zur weiteren Prüfung an die Markenstelle zurückzugeben (vgl. [X.] in [X.]/[X.] a. a. O. § 70 Rn. 16).

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr (§ 71 Abs. 3 [X.]) ordnet der [X.] nicht an.

Eine solche Rückzahlung kann insbesondere dann angeordnet werden, wenn der Markenstelle erhebliche Verfahrensfehler unterlaufen sind ([X.]/[X.], [X.], 3. Auflage § 71 Rn. 41; [X.] in [X.]/[X.] a. a. O. § 71 Rn. 44). Das ist hier nicht ersichtlich. Fehler bei der Anwendung des materiellen Rechts durch die Markenstelle geben erst dann Anlass, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, wenn sie als völlig unvertretbar erscheinen ([X.]/[X.] a. a. O. § 71 Rn. 38; [X.] in [X.]/[X.] a. a. O. § 71 Rn. 46). Auch das ist vorliegend nicht der Fall. Der Markenstelle ist kein Rechtsfehler unterlaufen.

Der Schwerpunkt der zum Betrieb eines Yachthafens gehörenden Dienstleistungen gehört nicht in die [X.]. Das hat die Markenstelle zutreffend erkannt; auch die Anmelderin hat dies - von der ursprünglichen Anmeldung abweichend - im weiteren Verfahren vor der Markenstelle nicht mehr bezweifelt.

Gegenstand des Verfahrens vor der Markenstelle war zuletzt eine Anmeldung, die unter anderen die Dienstleistung „Betrieb eines Yachthafens (soweit in [X.] enthalten)“ umfasste. Diese Dienstleistung war - worauf die Markenstelle mehrfach zutreffend hingewiesen hat - nicht hinreichend bestimmt bezeichnet. Nachdem der Schwerpunkt des „Betriebs eines Yachthafens“ nicht in [X.] fällt, hätten die Dienstleistungen benannt werden müssen, die zum Betrieb eines Yachthafens gehören und der [X.] unterfallen sollen (vgl. [X.] vom 15.6.2011, 26 W (pat) 96/10 - [X.] zum „Betrieb eines Flughafens“). Die Markenstelle hat mit Schreiben vom 11. März 2010 vorgeschlagen, die [X.] mit „Betrieb eines Yachthafens (sportliche Aktivitäten)“ zu fassen. Mit Schreiben vom 7. Juni 2010 hat sie die Formulierung „sportliche Aktivitäten (oder Unterhaltung) in Yachthäfen“ vorgeschlagen. Beiden Vorschlägen ist die Anmelderin nicht gefolgt. Die Beschwerde hat deshalb Erfolg, weil sich die Anmelderin erst im Beschwerdeverfahren einem ähnlichen Vorschlag des [X.]s angeschlossen hat.

Wenn die Anmelderin vorbringt, der Prüfer habe eine Einordnung in die [X.] „erzwingen“ wollen, so trifft das nach Aktenlage ersichtlich nicht zu. Die Markenstelle hat die Dienstleistung „Betrieb eines Yachthafens (soweit in [X.] enthalten)“ mit Schreiben vom 7. Juni 2010 akzeptiert. Der [X.] hat die Anmeldung hinsichtlich der [X.] nicht zurückgewiesen. Gegenstand des [X.] war nur noch die begehrte Eintragung in [X.], da der [X.] die Anmeldung nur insofern zurückgewiesen hat. Wenn die Anmelderin die zusätzliche Eintragung in [X.] - neben der bereits durch den [X.] in Aussicht gestellten Eintragung in [X.] - nicht mehr anstrebte, dann hätte sie keine Erinnerung und keine Beschwerde einlegen müssen.

Der [X.] musste die Erklärung im Schriftsatz der Anmelderin vom 1. Juli 2010, dass die Dienstleistung „Betrieb eines Yachthafens“ in [X.] eingeordnet werden möge, auch nicht als Zurücknahme der Erinnerung auslegen. Es oblag der anwaltlich vertretenen Anmelderin, eindeutige Verfahrenserklärungen abzugeben.