Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.06.2017, Az. I ZR 9/16

[X.]:[X.]:[X.]:2017:290617UIZR9.16.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
I
ZR
9/16
Verkündet am:

29. Juni 2017

Führinger

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Bettgestell
[X.] § 2 Abs. 1, § 13 Abs. 2, §§ 15, 41 Abs. 1, § 42 Abs. 2 Satz 1, § 46 Abs. 1 und 3, § 72 Abs. 2
a)
Als wirkliche und ernsthafte Anstalten, die ebenso wie die Benutzung eines Designs ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von §
41 Abs.
1 [X.] können, sind Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Designs gerichtet sind und den ernstlichen Willen sicher er-kennen lassen, die Benutzung alsbald aufzunehmen.
b)
Nur im Inland getroffene wirkliche und ernsthafte Anstalten zur Benutzung eines Designs können ein Vorbenutzungsrecht im Sinne von §
41 Abs.
1 [X.] begründen.
[X.], Urteil vom 29. Juni 2017 -
I [X.] -
[X.]

[X.]

-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhand-lung vom 29.
Juni
2017
durch
den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Büscher,
die Richter Prof.
Dr.
Schaffert,
Dr.
Kirchhoff,
Dr.
Löffler
und
die Richterin Dr.
Schwonke

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20.
Zivilsenats des [X.] vom 15.
Dezember 2015 im Kos-tenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht hin-sichtlich der Klageanträge zu Ziffer 1
a (Auskunft und Rechnungs-legung) seit dem 1.
Juni 2004, zu Ziffer 1
b (Abmahnkosten nebst Zinsen), zu Ziffer
2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht) seit dem 1.
Juni 2004 und des [X.] zum Nachteil der Klägerin erkannt hat.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision und die au-ßergerichtlichen Kosten des Nichtzulassungsbeschwerdeverfah-rens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen
-
3
-
Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin des nachfolgend abgebildeten eingetragenen Designs
40205830-0007 (im Folgenden [X.]), das ein Bettgestell
zeigt:

Das [X.]
ist am 15.
Juli 2002 angemeldet und am 25.
November 2002 in das Register
beim Deutschen Patent-
und Markenamt
eingetragen [X.]. Während des Berufungsverfahrens ist für das [X.] auf Antrag der Klägerin vom 29.
Oktober 2013 die Priorität der Ausstellung auf der Inter[X.]n Möbelmesse in [X.] am 14.
Januar 2002 nachveröffentlicht worden.
Die Klä-gerin vertreibt jedenfalls seit etwa dem [X.] unter der Bezeichnung "[X.]"
ein nach dem [X.]
gestaltetes Bettgestell.
Die [X.] gehört dem
weltweit tätigen
IKEA-Konzern
an. Sie ist für die Organisation und Belieferung der [X.] in [X.] zuständig. Seit dem [X.] vertreibt sie unter der Bezeichnung "[X.]"
das nachstehend wiedergegebene
Bettgestell:
1
2
3
-
4
-

Bereits im August 2002 hatte die [X.] in einem bundesweit verteilten
Katalog unter der Bezeichnung "[X.]"
ein Bettgestell beworben, das sich vom Bettgestell "[X.]"
dadurch unterschied, dass sein Kopfteil nicht wie bei diesem 77
cm, sondern 80
cm hoch war.
Die Klägerin sieht in dem Bettgestell "[X.]"
eine Verletzung ihres Klage-designs.
Sie hat die [X.] mit anwaltlichem Schreiben vom 25.
April 2012 er-folglos abgemahnt.
Mit der vorliegenden Klage hat sie die [X.] auf [X.] und Rechnungslegung (Klageantrag zu Ziffer
1
a) in Bezug auf Benutzungen seit dem 25.
Dezember 2002 und auf Erstattung
von vorgerichtli-chen Rechts-
und Patentanwaltskosten
in Höhe von 13.528

nebst Zinsen ([X.] zu Ziffer
1
b) in Anspruch genommen sowie die Feststellung ihrer Schadensersatzpflicht begehrt (Klageantrag zu Ziffer
2).
Die [X.] ist der Abmahnung und der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, das ebenfalls zum [X.]

-Konzern gehörende Unternehmen

[X.]

of S.

AB habe das Bettgestell "[X.]"
bereits von September
2001 bis Dezember 2001 in Zusammenarbeit mit einem [X.] Unternehmen
für den weltweiten Vertrieb entwickelt und konstruiert. Es sei ab
Ende März 2002 4
5
6
-
5
-
an die [X.]

-Filialen in [X.] ausgeliefert,
dort angeboten und
ab April
2002 an Endkunden verkauft worden.
Die [X.] hat von der Klägerin widerklagend den Ersatz von vorgericht-lichen
Rechtsanwaltskosten in Höhe von 6.764

nebst Zinsen wegen unberech-tigter Schutzrechtsverwarnung verlangt.
Das [X.] hat die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgege-ben. Die Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben
([X.], Urteil vom 15. Dezember 2015 -
20 [X.], juris).

Der [X.] hat die Revision
im Hinblick auf den Klageantrag zu
Ziffer 1 b (Abmahnkosten nebst Zinsen) und den Antrag auf Abweisung der Widerklage
jeweils
in vollem Umfang und hinsichtlich der Klageanträge zu Ziffer 1
a ([X.] und Rechnungslegung)
und 2 (Feststellung der Schadensersatzpflicht)
für die [X.] seit dem 1.
Juni 2004 (dem
[X.]punkt des
Inkrafttretens
des Ge-schmacksmustergesetzes
in der Fassung des [X.], [X.] 2004)
zugelassen. Im Umfang der Zulassung verfolgt die Kläge-rin ihre Klageanträge
und den Antrag auf Abweisung der Widerklage
weiter.
Die [X.] beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

A. Das Berufungsgericht hat die mit der Klage geltend gemachten [X.] wegen Verletzung des [X.]
durch den Vertrieb des [X.] "[X.]"
als unbegründet und den mit der Widerklage erhobenen [X.] wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung als begründet an-gesehen. Dazu hat es ausgeführt:
7
8
9
10
-
6
-
Der Klägerin
stünden die geltend gemachten Ansprüche auch dann nicht zu, wenn man davon ausgehe, dass sie für das [X.]
eine Priorität vom 14.
Januar 2002 in Anspruch nehmen könne. Die Klägerin
sei nicht berechtigt, der gewerblichen Verwertung des [X.] "[X.]"
entgegenzutreten, weil
sich die [X.]
auf einen schützenswerten Besitzstand der [X.]

of S.

AB berufen könne. Die Voraussetzungen des insoweit maßgeblichen
[X.] nach §
41 [X.] in der Fassung vom 1.
Juni 2004 seien
er-füllt. Die [X.] habe nachgewiesen, dass die [X.]

of S.

AB vor dem
14.
Januar 2002 ernsthafte
Vorbereitungen für den alsbaldigen globalen Vertrieb des [X.] "[X.]"
auch
in [X.] getroffen habe, ohne Kenntnis vom Inhalt des [X.]
gehabt zu haben. Der am Bettgestell "[X.]"
begründete Besitzstand der [X.]

of S.

AB erstrecke sich wegen der nur
geringfügigen Unterschiede auf das Bettgestell "[X.]"
und führe dazu, dass die Klägerin der [X.]n als Abnehmerin den Vertrieb dieses
[X.] nicht untersagen könne.
B.
Die gegen diese Beurteilung gerichtete
Revision der Klägerin hat Erfolg.
Sie führt im Umfang der Anfechtung zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Auf
der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen können die mit der Klage gel-tend gemachten Ansprüche wegen Verletzung des [X.] durch den Ver-trieb des [X.] "[X.]"
nicht verneint und der mit der Widerklage geltend gemachte Schadensersatzanspruch wegen unberechtigter [X.] nicht bejaht
werden.
[X.] Die Klägerin begehrt im Revisionsverfahren Auskunftserteilung, [X.] und Schadensersatz wegen Verletzungshandlungen, die die [X.] seit dem 1.
Juni 2004 begangen hat. Für solche
Folgeansprüche kommt es grundsätzlich auf das zur [X.] der beanstandeten Handlungen geltende Recht an (vgl. [X.], Urteil vom 28.
Januar 2016 -
I
ZR
40/14, [X.], 803 Rn.
14 11
12
13
-
7
-
= [X.], 1135 -
Armbanduhr; zum Wettbewerbsrecht
vgl. [X.], Urteil vom 2.
Dezember 2015 -
I
ZR
176/14, [X.], 730 Rn.
19 = [X.], 966
-
Herrnhuter Stern, jeweils mwN). Das am 1.
Juni 2004 in [X.] getretene [X.] ist während des Berufungsverfahrens mit Wirkung zum 1.
Januar
2014 durch das Geschmacksmustermodernisierungsgesetz geän-dert und in "Designgesetz"
umbenannt
worden. Eine für die Beurteilung von Handlungen seit dem [X.] maßgebliche Änderung der Rechtslage ist dadurch nicht eingetreten. Die Anspruchsgrundlagen sind -
abgesehen davon, dass das Wort "Geschmacksmuster"
durch die Wörter "eingetragenes Design"
und das Wort "Muster"
durch das Wort "Design"
ersetzt worden sind
-
gleich ge-blieben.
Für den
mit der Klage außerdem
geltend gemachten
Anspruch auf Ersatz
von Abmahnkosten und den
mit der Widerklage erhobenen
Anspruch auf Ersatz von Abwehrkosten ist grundsätzlich das zur [X.] der Abmahnung der Klägerin und des Antwortschreibens
der [X.]n
geltende Geschmacksmustergesetz 2004 maßgeblich (vgl. [X.], [X.], 803 Rn.
14
-
Armbanduhr; zum [X.] vgl. [X.], [X.], 730 Rn.
18
-
Herrnhuter Stern, jeweils mwN).
I[X.] Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann nicht ange-nommen werden, die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf [X.] (§
46 Abs.
1 und 3 [X.] 2004, §
46 Abs.
1 und 3 [X.]),
Rechnungslegung (§
242 BGB), Schadensersatz (§
42 Abs.
2 Satz
1
[X.] 2004, §
42 Abs.
2 Satz
1 [X.]) und Erstattung von Abmahnkos-ten (§§
677, 683, 677 BGB) seien unbegründet, weil die [X.] durch den
Ver-trieb des [X.] "[X.]"
das [X.]
nicht verletzt habe.
1.
Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ist zugunsten der Klägerin davon auszugehen, dass das [X.]
schutzfähig
ist.
14
15
16
-
8
-
a) Die Schutzfähigkeit
des
[X.]
beurteilt
sich nach dem [X.] und
dem
Designgesetz. Nach §
72 Abs.
2 Satz
1 [X.] 2004 finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 28.
Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind,
weiterhin die für sie zu diesem [X.]-punkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit Anwendung. Daraus folgt, dass sich die Schutzfähigkeit von [X.], die -
wie das [X.]
-
ab dem 28.
Oktober 2001 angemeldet oder
ein-getragen worden sind, nach den Bestimmungen des Geschmacksmustergeset-zes 2004 richtet
(vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des [X.], BT-Drucks.
15/1075, S.
63
f.;
[X.],
Urteil vom 10.
Januar 2008, [X.], 790 Rn.
32 = [X.], 1234 -
Baugruppe; Urteil vom 24.
März 2011 -
I
ZR
211/08, [X.], 1112 Rn.
26 = [X.] 2011, 1621
-
Schreibgeräte).
Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in §
72 Abs.
2 Satz
1 [X.] für das eingetragene Design.
b) Gemäß §
2 Abs.
1 [X.] 2004
und
§
2 Abs.
1 [X.] wird als Geschmacksmuster bzw. als eingetragenes Design ein Muster bzw. ein Design geschützt, das neu ist und Eigenart hat. Ein Muster bzw. ein Design gilt als neu, wenn vor dem Anmeldetag kein identisches Muster bzw. kein identisches Design offenbart worden ist (§
2 Abs.
2 Satz
1 [X.] 2004,
§
2 Abs.
2 Satz
1
[X.]). Muster bzw. Designs gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden (§
2 Abs.
2 Satz
2 [X.] 2004, §
2 Abs.
2
Satz
2 [X.]). Wird wirksam die Priorität der Ausstellung
ei-nes Musters bzw. eines Designs in Anspruch genommen, tritt bei der Anwendung des
§
2 [X.] 2004
und
des
§
2 [X.] der [X.] an die Stelle des [X.]
(vgl. §
13 Abs.
2, § 15
[X.]
2004;
§
13 Abs.
2, § 15
[X.]).
c) Das Berufungsgericht hat unterstellt, dass die Klägerin ein nach dem [X.]
gestaltetes Bettgestell auf der [X.] in [X.] 17
18
19
-
9
-
am 14.
Januar 2002 zur Schau gestellt hat und für das [X.]
deshalb eine Ausstellungspriorität von diesem Tag
in Anspruch nehmen kann. Es hat daher
offengelassen, ob -
wie das [X.] angenommen hat
-
die [X.] anhand der von ihr behaupteten Vermarktungsanstrengungen im Frühjahr 2002 hinrei-chend dargelegt und bewiesen hat, dass das Bettgestell "[X.]"
vor der
[X.] des [X.]
offenbart worden ist. Mangels abweichender [X.] ist daher
für die weitere Nachprüfung im Revisi-onsverfahren zu unterstellen, dass das [X.]
neu und schutzfähig ist.
2.
Das Berufungsgericht ist zutreffend
davon ausgegangen, dass das
[X.] "[X.]"
in den Schutzbereich des [X.]
eingreift.
a) Die Schutzwirkungen des [X.]
beurteilen
sich für Verletzungs-handlungen
vom 1.
Juni 2004 bis zum 31.
Dezember 2013 nach den Bestim-mungen des Geschmacksmustergesetzes 2004
und für Verletzungshandlungen seit dem 1.
Januar 2014 nach den
Bestimmungen des Designgesetzes.
aa) Die Bestimmungen des Geschmacksmustergesetzes 2004 und
des Designgesetzes sind auch auf Geschmacksmuster bzw. Designs
anwendbar, die -
wie das [X.]
-
vor ihrem Inkrafttreten angemeldet oder eingetragen [X.] sind, soweit sich aus diesen Bestimmungen nichts anderes ergibt (vgl. [X.], Urteil vom 23.
Juni 2005 -
I
ZR
263/02, [X.], 143, 144 = [X.], 117 -
Catwalk; [X.], [X.], 790 Rn.
32 -
Baugruppe; [X.], Urteil vom 28.
Mai 2009 -
I
ZR
124/06, [X.], 80 Rn.
47
= WRP 2010, 94
-
LIKEaBIKE; Urteil vom 7.
April 2011 -
I
ZR
56/09, [X.], 1117 Rn.
27
= [X.], 1463

-
ICE; [X.], [X.], 803 Rn.
28
-
Armbanduhr).
[X.]) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ergibt sich aus §
72 Abs.
2 Satz
2 [X.] 2004
und
§
72 Abs.
2 Satz
2 [X.]
nicht, dass die in Rede stehenden Verletzungshandlungen nach dem Geschmacksmustergesetz in seiner bis zum 31.
Mai 2004 geltenden Fassung ([X.] aF) zu beurtei-20
21
22
23
-
10
-
len sind.
Nach
§
72 Abs.
2 [X.] 2004
finden auf Geschmacksmuster, die vor dem 28.
Oktober 2001 angemeldet oder eingetragen worden sind, weiterhin die für sie zu diesem [X.]punkt geltenden Bestimmungen über die Voraussetzun-gen der Schutzfähigkeit Anwendung (Satz
1). Rechte aus diesen [X.] können nicht geltend gemacht werden, soweit sie Handlungen im Sinne von §
38 Abs.
1 [X.] 2004 betreffen, die vor dem 28.
Oktober 2001 be-gonnen wurden und die der Verletzte vor diesem Tag nach den Vorschriften des Geschmacksmustergesetzes in der im [X.] Teil
III, Gliederungs-nummer
442-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der zu diesem [X.]punkt geltenden Fassung nicht hätte verbieten können (Satz
2).
Aus der Bezugnahme auf die in §
72 Abs.
2 Satz
1 [X.] 2004 angeführten
Geschmacksmuster ergibt sich, dass die in §
72 Abs.
2 Satz
2 [X.] 2004 vorgesehene [X.] des Geschmacksmustergesetzes aF Geschmacksmuster betrifft, die vor dem 28.
Oktober 2001 angemeldet
oder eingetragen worden sind.
Demzufolge richten sich die Schutzwirkungen eines Geschmacksmusters, das -
wie das Kla-gedesign
-
ab dem 28.
Oktober 2001 angemeldet
und eingetragen worden ist, nach dem Geschmacksmustergesetz 2004. Eine inhaltsgleiche
Regelung findet sich in §
72 Abs.
2 [X.] für das eingetragene Design.
b) Gemäß
§
38 Abs.
1 Satz
1 [X.] 2004 und §
38 Abs.
1 Satz
1 [X.] gewährt das Geschmacksmuster bzw. das eingetragene Design seinem Rechtsinhaber das ausschließliche Recht, es zu benutzen und [X.] zu verbie-ten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Nach
§
38 Abs.
2 Satz
1
[X.] 2004
und
§
38 Abs.
2 Satz
1 [X.]
erstreckt sich der Schutz aus einem Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design auf jedes Muster
bzw. jedes Design, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamtein-druck erweckt.
c) Das Berufungsgericht hat
angenommen, alle wesentlichen Gestal-tungsmerkmale des [X.] "[X.]"
stimmten nahezu identisch mit dem 24
25
-
11
-
[X.]
überein. Auf der Grundlage dieser tatrichterlichen Beurteilung ist davon auszugehen, dass das angegriffene Bettgestell den gleichen Gesamtein-druck wie das [X.]
hervorruft.
Das zieht auch die Revisionserwiderung nicht in Zweifel.
3.
Das Berufungsgericht hat die Klägerin dennoch nicht für berechtigt ge-halten, der [X.]n den Vertrieb des [X.] "[X.]"
zu verbieten, weil die
[X.]

of S.

AB vor der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstel-
lungspriorität vom 14.
Januar 2002 Vorbereitungen für den Vertrieb des Vorgän-germodells "[X.]"
in [X.] getroffen habe, die nach §
41 [X.] 2004 ein
Vorbenutzungsrecht auch zugunsten der das angegriffene Bettgestell vertreibenden [X.]n begründet hätten. Diese Beurteilung hält der revisions-rechtlichen Nachprüfung
nicht stand.
a) Nach
§
41 Abs.
1 [X.] 2004
und
§
41 Abs.
1 [X.]
können Rechte nach §
38
dieser Gesetze
gegenüber einem [X.], der vor dem [X.] im Inland ein identisches Muster
bzw. ein identisches Design, das unab-hängig von einem eingetragenen Geschmacksmuster bzw. einem eingetragenen Design entwickelt wurde, gutgläubig in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Anstalten dazu getroffen hat, nicht geltend gemacht werden
(Satz
1).
Der Dritte ist berechtigt, das Muster bzw. das Design zu verwerten (Satz
2).
Als identisch sind alle Muster
bzw. alle Designs anzusehen, die vom Schutzumfang eines Geschmacksmusters bzw. eines eingetragenen Designs erfasst werden (vgl. [X.] in [X.]/v.
[X.]/[X.], [X.], 5.
Aufl., §
41 Rn.
5; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
41 Rn.
3). Wird wirk-sam eine Ausstellungspriorität
gemäß § 15
[X.] 2004 oder § 15 [X.]
in Anspruch genommen, tritt nach §
13 Abs.
2 [X.] 2004
oder
§
13 Abs.
2 [X.]
bei der Anwendung des §
41 der [X.] an die Stelle des [X.]s.
26
27
-
12
-
b) Das in §
41 Abs.
1 [X.] 2004
und
§
41 Abs.
1 [X.] normier-te Vorbenutzungsrecht sieht
eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen
Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters bzw. seines eingetragenen Designs vor (zum patentrechtlichen Vorbenutzungs-recht gemäß
§
7 [X.] aF vgl. [X.], Urteil vom 7.
Januar 1965
Ia
ZR
151/63, [X.], 411, 413 -
Lacktränkeinrichtung; zu §
12 [X.] vgl. [X.], Urteil vom 13.
November 2001 -
X
ZR
32/99, [X.], 231, 234

Biegevorrichtung). Auf der Grundlage seines erst zu einem späteren [X.]punkt in rechtlich relevanter Weise geschaffenen bzw. angelegten Ausschließlichkeitsrechts soll der Rechts-inhaber nicht auch Dritte von der Benutzung des unter Schutz gestellten Musters bzw. Designs ausschließen können, die es bereits vorher benutzt oder konkrete Anstalten für eine solche Benutzung getroffen haben (zu §
12 [X.] vgl. [X.], [X.], 231, 233
f. -
Biegevorrichtung).
Ein Vorbenutzungsrecht schließt
die Widerrechtlichkeit von bereits begonnenen oder beabsichtigten Benutzungshand-lungen aus, die in den Schutzbereich des
später eingetragenen
Geschmacks-musters bzw. Designs eingreifen (zu §
7 [X.] aF vgl. [X.], [X.], 411, 415 -
Lacktränkeinrichtung).
Auf diese Weise soll zur Vermeidung unbilliger Här-ten der durch [X.]-, [X.]-
und Kapitaleinsatz begründete oder angelegte gewerb-liche Besitzstand eines [X.] geschützt werden, der im Vertrauen auf seine Be-rechtigung Aufwendungen für die Benutzung eines Musters bzw.
eines Designs getroffen
hat, und verhindert werden, dass schutzwürdige Investitionen umsonst aufgewandt sind und dadurch geschaffene Werte unbillig zerstört werden (zu §
7 [X.] aF vgl. [X.], Urteil vom 21.
Mai 1963 -
Ia
ZR
84/63, [X.]Z 39, 389, 397

[X.]; zu §
12 [X.] vgl. [X.], [X.], 231, 233
f.
-
Biegevorrichtung; zu §
28 [X.] vgl. [X.], Urteil vom 13.
März 2003 -
X
ZR
100/00, [X.], 507, 509 -
Enalapril; Auler in Büscher/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechts-schutz Urheberrecht Medienrecht, 3.
Aufl., §
41 [X.] Rn.
1 und Art.
22 [X.] Rn.
1; [X.], GRUR 1993, 73, 74 und 78; [X.]/[X.], [X.]. 2005, 91, 99).
28
-
13
-
c) Das in §
41 Abs.
1 [X.] 2004
und
§
41 Abs.
1 [X.] vorge-sehene Vorbenutzungsrecht ist mit der Richtlinie 98/71/[X.] über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen vereinbar, deren Umsetzung das [X.] und das Designgesetz dienen. Die Richtlinie 98/71/[X.] enthält
keine Regelung
zum Vorbenutzungsrecht.
Nach ihrem Erwä-gungsgrund
5 Satz
1 und 2 ist es nicht notwendig, die Gesetze der Mitgliedstaa-ten zum Schutz von Mustern vollständig anzugleichen, sondern ausreichend, wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften be-schränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. Nach Erwägungsgrund
10 der Richtlinie
ist es für die Erleichterung des freien Warenverkehrs
wesentlich, dass
eingetragene Rechte an Mustern dem Rechtsinhaber in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich einen gleichwertigen Schutz gewähren. Das in §
41 [X.] 2004
und
§
41 [X.]
normierte Vorbenutzungsrecht lässt die generellen Schutzwirkungen des Geschmacksmus-ters und
des eingetragenen Designs unberührt und schränkt den Schutz des Rechtsinhabers
lediglich
in Einzelfällen aus Billigkeitsgründen ein. Diese [X.] Einschränkung findet ihre Rechtfertigung darin,
dass eine einheitliche Rechts-lage
für
das nationale
Geschmacksmuster bzw. eingetragene Design
und das Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschaffen
wird, für das Art.
22 der Verord-nung ([X.]) Nr.
6/2002 ([X.]) ebenfalls ein Vorbenutzungsrecht vorsieht
(vgl. [X.] zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes aaO S.
27 und 54; [X.] in [X.]/v.
[X.]/[X.] aaO §
41 Rn.
1; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
41 Rn.
1; [X.], [X.], 2.
Aufl., Art.
22 Rn.
1; Kur, [X.], 661, 667).
d) Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die [X.]

of S.

AB vor dem
14.
Januar 2002 wirkliche und ernsthafte Anstalten im
Sinne von §
41 Abs.
1 Satz
1 Fall
2 [X.] 2004 und §
41 Abs.
1 Satz
1 Fall
2 [X.] getroffen
hat, das Bettgestell
"[X.]"
in Benutzung zu neh-men.
29
30
-
14
-
aa) Als
wirkliche und ernsthafte Anstalten sind
Vorbereitungshandlungen aller Art anzusehen, die auf die Benutzung des Musters oder
des Designs gerich-tet
sind und den ernstlichen Willen
sicher
erkennen lassen, die Benutzung [X.] aufzunehmen (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO §
41 Rn.
5; [X.] in [X.]/v.
[X.]/[X.] aaO §
41 Rn.
6; zu §
7 [X.] aF vgl. [X.]Z 39, 389, 398 -
[X.]; [X.], Urteil vom 28.
Mai 1968 -
X
ZR
42/66, GRUR 1969, 35, 36 -
Europareise; zu §
12 [X.] vgl. [X.], Urteil vom 29.
April 1986
-
X
ZR
28/85, [X.]Z 98, 12, 23 -
Formstein). Anzeichen dafür können die Fertig-stellung eines Entwurfs und die Anfertigung von Konstruktionszeichnungen, die Erstellung von Prototypen
sowie
Verhandlungen oder ernsthafte Vorgespräche mit potentiellen Abnehmern sein.
Erforderlich ist eine Gesamtschau der betriebli-chen Umstände im Einzelfall (vgl. Auler in Büscher/[X.]/[X.] aaO
§
41 [X.] und Art.
22 [X.] Rn.
8; [X.] in [X.]/v.
[X.]/[X.] aaO §
41 Rn.
6).
Handlungen, die eine noch ungewisse zukünftige Benutzung vorbe-reiten und die erst Klarheit darüber schaffen sollen, ob das Design im Inland ge-werblich benutzt werden soll, die also dazu dienen, den auf die gewerbliche Nut-zung des Designs im Inland gerichteten Willen erst zu bilden
(z.B. durch Ermitt-lung der inländischen Marktverhältnisse, des dortigen [X.] und des Bedarfs), reichen nicht aus (zu § 7 [X.]
aF
vgl. [X.], GRUR 1969, 35, 36 f.

Europareise, mwN; Keukenschrijver
in Busse/Keukenschrijver, [X.], 8. Aufl., §
12 Rn. 28).
[X.]) Von diesen Kriterien
ist das Berufungsgericht zutreffend ausgegangen. Es hat angenommen, nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme seien die [X.] bei der [X.]

of S.

AB im Dezember 2001 so weit gediehen gewesen,
dass dem Produzenten in [X.] die Pläne des [X.] "[X.]"
mit dem Auftrag zur Fertigung einer Nullserie übersandt und die Aufbauanleitung freige-geben worden seien. Dabei sei geplant gewesen, das Bettgestell "[X.]"
global
und
auch in [X.] zu vermarkten und in den im August 2002 zu verteilenden Katalog 2003 aufzunehmen. Durch diese Maßnahmen sei der ernst-31
32
-
15
-
hafte Wille der [X.]

of S.

AB zum Ausdruck gekommen, alsbald den Ver-
trieb des [X.] "[X.]"
in
[X.]
aufzunehmen, der sodann in der 13.
Kalenderwoche 2002 begonnen habe.
Gegen diese tatrichterliche Würdi-gung erhebt die Revision keine [X.].
Rechtsfehler sind insoweit auch nicht er-sichtlich.
e)
Die Revision wendet sich allerdings mit Erfolg gegen die [X.]ahme des Berufungsgerichts, die in [X.] getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen
für die
Benutzung des [X.] "[X.]"
in [X.] wiesen den nach §
41 Abs.
1 Satz
1 [X.] 2004 erforderlichen Inlandsbezug auf.
aa) Nach Ansicht des Berufungsgerichts
ist das in §
41 Abs.
1 Satz
1
[X.] 2004 und §
41 Abs.
1 Satz
1 [X.] vorgesehene Tatbestands-merkmal "im Inland"
erfüllt, wenn im Ausland getroffene Anstalten auf eine Be-nutzung des Musters bzw. des
Designs im Inland abzielen.
Im design-
und geschmacksmusterrechtlichen Schrifttum
wird dagegen
an-genommen, auch die Anstalten
zur Benutzung
müssten im Inland getroffen [X.] sein
(vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO §
41 Rn.
5; Auler in Büscher/
[X.]/[X.] aaO §
41 [X.] Rn.
1 und Art.
22 [X.] Rn.
9; zu Art.
22 [X.] vgl. [X.] aaO Art.
22 Rn.
14; [X.]/[X.], [X.] (EC) No
6/2002, 2015, Art.
22 CDR Rn.
16). Diese Auffassung entspricht der in
Rechtsprechung und Literatur vertretenen Ansicht zum Vorbenutzungsrecht nach den
-
mit §
41 Abs.
1 Satz
1 [X.] 2004 und §
41 Abs.
1 Satz
1 [X.]
nahezu wortgleichen
-
Bestimmungen der §
7 Abs.
1 Satz
1 [X.] aF,
§
12 Abs.
1 Satz
1 [X.]
(vgl. [X.], GRUR 1969, 35, 37 -
Europareise; [X.], Urteil vom 25.
März 2004 -
I-2
U
139/02, juris Rn.
81; [X.], [X.]. 1988, 594, 595
f.;
[X.], [X.]. 2001, 561, 565 f.;
Kraßer/[X.], Patentrecht, 7.
Aufl., §
34 Rn.
26 Fn.
18; [X.]/Rinken/[X.]n, [X.], 9.
Aufl., §
12 Rn.
10; [X.], [X.]
GebrauchsMG, 4.
Aufl., §
12 [X.] Rn.
9; Keuken-schrijver in Busse/Keukenschrijver
aaO §
12 Rn.
8; BeckOK [X.]/Ensthaler, 33
34
35
-
16
-
4.
Edition, §
12 [X.] Rn.
2
[Stand: 24.
Februar 2017];
[X.], GRUR 2001, 984, 986;
aA Blumenröder/Bertram, [X.]. 2014, 119, 120 f.).

[X.]) Dieser Ansicht ist der Vorzug zu geben.
(1) Bereits der
Wortlaut von §
41 Abs.
1 Satz
1 [X.] 2004
und
§
41 Abs.
1 Satz
1 [X.]
deutet darauf hin, dass die Anstalten zur Benutzung des Musters bzw. des Designs im Inland getroffen werden müssen. Die Wendung "im Inland"
kann sich zwar grammatikalisch sowohl auf die Benutzung und
die dazu getroffenen Anstalten beziehen als auch
allein
die zuerst genannte
Benutzung
betreffen.
Die Stellung des Tatbestandsmerkmals am Satzanfang legt jedoch
nahe, dass es
sich
-
ebenso wie das
vorangestellte
Merkmal der Gutgläubigkeit
-
auf beide nachfolgend angeführten
Vorbenutzungshandlungen bezieht.
(2) Für die Auslegung, dass die Anstalten zur
Benutzung im Inland getrof-fen werden müssen, sprechen darüber hinaus
gesetzes-
und normsystematische Gründe.
Nach dem im Immaterialgüterrecht geltenden Territorialitätsprinzip
(vgl. [X.] in [X.]/v.
[X.]/[X.] aaO Allgemeines zum Designrecht Rn.
15)
genießen
ein inländisches Geschmacksmuster und
ein inländisches ein-getragenes Design Schutz nur gegen im Inland begangene Verletzungshandlun-gen (vgl. [X.], [X.], 1112 Rn.
22 -
Schreibgeräte). Da das in §
41 Abs.
1 [X.]
2004 und §
41 Abs.
1 [X.] normierte Vorbenutzungsrecht eine Ausnahme von der allein das Inland betreffenden alleinigen Berechtigung des Rechtsinhabers zur Benutzung seines Geschmacksmusters und
seines eingetra-genen Designs
darstellt, erscheint es gerechtfertigt, den
Umfang dieser [X.]n Schutzrechte
nur durch im Inland begangene Vorbenutzungshandlungen zu beschneiden (vgl. [X.], [X.]. 1988, 594, 595
f.).
Auch die Normsystematik der Bestimmung des Vorbenutzungsrechts ge-mäß § 41 [X.] 2004 und § 41 [X.] spricht dafür, nicht allein
für die 36
37
38
39
40
-
17
-
Benutzung als solche
nach §
41 Abs.
1 Satz
1
Fall
1 [X.] 2004
und
§
41 Abs.
1 Satz
1 Fall
1 [X.]
anzunehmen, dass diese
ein Vorbenutzungsrecht nur begründen kann, wenn sie im Inland erfolgt. Es besteht kein sachlicher Grund, an ein Vorbenutzungsrecht aufgrund von Anstalten zur Benutzung nach §
41 Abs.
1 Satz
1 Fall
2
[X.] 2004 und
§
41
Abs.
1 Satz
1 Fall
2
[X.] geringere Anforderungen zu stellen als an ein Vorbenutzungsrecht auf-grund der
Benutzung selbst. Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung sind die Benutzung und deren Vorbereitung auch nicht deshalb unterschiedlich zu behandeln, weil eine im
Ausland vorgenommene Vorbereitung einen Inlandsbe-zug haben könne, während einer reinen Benutzung im Ausland jeglicher Inlands-bezug fehle. Auch die Benutzung im Ausland kann einen Inlandsbezug insoweit aufweisen, als in den Schutzbereich eines Geschmacksmusters oder
eines ein-getragenen Designs fallende
Erzeugnisse im Ausland hergestellt oder in den Verkehr gebracht werden, um sie ins Inland einzuführen,
dort anzubieten und zu vertreiben.
(3) Auch der
Sinn und Zweck des Vorbenutzungsrechts, aus Billigkeits-gründen einen gutgläubig geschaffenen Besitzstand nicht zu zerstören, spricht für das Erfordernis einer
inländischen Vorbereitungshandlung.
Im Inland getätigte
Aufwendungen in die Benutzung
eines Musters oder
eines Designs, das in den
Schutzbereich eines Geschmacksmusters oder
eines eingetragenen Designs eingreift, sind ohne die [X.]ahme eines Vorbenutzungs-rechts umsonst aufgewandt. Ein solches im Inland entwickeltes Muster oder
De-sign ist unverwertbar, weil entsprechend gestaltete Erzeugnisse weder für den Vertrieb im Inland noch für die Ausfuhr in
einen anderen schutzrechtsfreien Staat zum dortigen Vertrieb hergestellt werden dürfen (vgl. [X.] in [X.]/
v.
[X.]/[X.] aaO Allgemeines zum Designrecht Rn.
15; zu
Art.
22 [X.]
vgl. [X.] aaO Art.
22 Rn.
14).
Im
Ausland getätigte Investitionen in die Ent-wicklung eines
Musters
oder
eines Designs
sind dagegen nicht in gleichem Maße 41
42
-
18
-
wertlos, wenn dieses im Inland nicht benutzt werden kann.
Die Aufwendungen
können vielmehr regelmäßig in der Weise wirtschaftlich genutzt werden, dass entsprechend gestaltete Erzeugnisse in einem anderen Staat
als in [X.] vermarktet werden
(zu
Art.
22 [X.] vgl. [X.] aaO Art.
22 Rn.
14; [X.]/
[X.] aaO Art.
22 CDR Rn.
16).
Im zuletzt genannten
Fall liegen keine Grün-de vor, die es geboten erscheinen lassen könnten, aus Billigkeitsgründen eine Ausnahme von der
alleinigen Befugnis des Rechtsinhabers zur Benutzung sei-nes Geschmacksmusters oder
seines eingetragenen Designs zu machen.

Auch im
Streitfall ist das Interesse der [X.]

of S.

AB, ihre Kosten in
die Entwicklung des [X.] "[X.]"
nicht umsonst aufgewandt zu ha-ben, dadurch gewahrt worden, dass nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen das Bettgestell weltweit
vermarktet worden ist. Soweit der
Vorbe-reitungsaufwand
für die weltweite Vermarktung
nicht
anteilig auch
durch einen
Vertrieb in [X.] kompensiert werden kann, ist dies dem
von der [X.] zu beachtenden,
territorial allein auf [X.] begrenzten Schutzrecht der Klägerin geschuldet.
(4) Es
ist
auch aus unionsrechtlichen Gründen nicht geboten, den Anstal-ten, die
-
wie im Streitfall
-
in einem anderen Mitgliedstaat der [X.] zur Benutzung eines Musters bzw. eines Designs (auch) im
Inland getroffen worden sind, die gleichen Wirkungen wie einer entsprechenden Vorbenutzungs-handlung im Inland zuzuerkennen. Der Grundsatz des freien Warenverkehrs
nach Art. 34, 36 AEUV
macht es nicht erforderlich, Vorbereitungshandlungen, die in einem anderen Mitgliedstaat der [X.] vorgenommen worden sind, die gleichen Wirkungen zuzuerkennen, wie sie einer inländischen Vorbe-nutzungshandlung zukommen
(zu §
12 [X.] vgl. [X.], EPÜ, 2.
Aufl., Art.
64 Rn.
14; [X.] aaO §
12 [X.] Rn.
9; [X.]/Scharen
aaO §
12 Rn.
11a; [X.]/Rinken/[X.]n aaO §
12 Rn.
10).
43
44
-
19
-
f) Danach ist der [X.]

of S.

AB
aufgrund der in [X.] getroffe-
nen Anstalten zum Vertrieb
des
[X.]
"[X.]"
in [X.] kein [X.] nach §
41 Abs.
1 Satz
1 Fall
2 [X.] 2004
oder §
41 Abs.
1 Satz
1 Fall
2 [X.]
erwachsen. Unter diesen Umständen steht
ihr
auch hinsichtlich des [X.] "[X.]"
kein Vorbenutzungsrecht zu, das die [X.] dem Ausschließlichkeitsrecht
der Klägerin aus §
38 Abs.
1 Satz
1
Ge-schmMG 2004 und §
38 Abs.
1 Satz
1 [X.] und damit den mit der Klage gel-tend gemachten Ansprüchen wegen Verletzung des [X.]
entgegenhal-ten könnte.
II[X.] Die Zuerkennung des von der [X.]n mit der Widerklage geltend gemachten Anspruchs auf Ersatz
von
außergerichtlichen
Rechtsanwaltskosten kann danach ebenfalls keinen Bestand haben. Auf der Grundlage der vom [X.] getroffenen Feststellungen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der [X.]n ein Schadensersatzanspruch aus §
823 Abs.
1 BGB wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung (vgl. [X.], Beschluss vom 5.
Juli 2005
-
GSZ
1/04, [X.]Z 164, 1, 6
f.; Urteil vom 19.
Januar 2006 -
I
ZR
98/02, [X.], 432 Rn.
20 = [X.], 468 -
Verwarnung aus Kennzeichenrecht
II) zu-steht. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen
Begründung, die [X.] könne sich wegen der in [X.] vorgenommenen
Vorbereitungsmaßnahmen zur Vermarktung des [X.] "[X.]"
in [X.] auf ein Vorbenutzungs-recht der [X.]

of S.

AB berufen, kann der in der Abmahnung erhobene
Vorwurf der Klägerin, das Bettgestell "[X.]"
verletze das [X.], nicht als unberechtigt angesehen werden.
[X.] Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der [X.] nach Art.
267 Abs.
3 AEUV ist nicht veranlasst. Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des [X.]srechts,
die nicht zweifelsfrei zu beantworten ist (vgl. [X.], Urteil vom 6.
Oktober 1982
-
283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258
-
C.[X.]L.F.[X.]T.; Urteil vom 45
46
47
-
20
-
1.
Oktober 2015 -
C-452/14, [X.]. 2015, 1152 Rn.
43 -
AIFA/Doc Generici).
Es besteht kein vernünftiger Zweifel, dass die Beschränkung eines [X.] nach §
41 Abs.
1 [X.] 2004, §
41 Abs.
1 [X.]
auf im Inland getroffene Anstalten zur Benutzung eines Musters bzw. eines Designs unionsrechtskonform ist.
V. Das angegriffene Urteil kann danach
keinen Bestand haben, soweit das Berufungsgericht hinsichtlich der [X.] auf Auskunftserteilung, [X.] und Feststellung der Schadensersatzpflicht der [X.]n jeweils seit dem 1.
Juni 2004, des Klageantrags auf Erstattung von Abmahnkosten und
des [X.]
auf Ersatz von Abwehrkosten zum Nachteil der Klägerin erkannt hat; es ist insoweit und im Kostenpunkt aufzuheben. Im Umfang der [X.] ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§
563 Abs.
1 ZPO). Der [X.] kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§
563 Abs.
3 ZPO).

V[X.] Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren weist der [X.] auf Fol-gendes hin:
1. Das Berufungsgericht wird zu beurteilen
haben, ob das [X.]
schutzfähig ist. Die von der [X.]n in Abrede gestellte Neuheit des Klagede-signs
ist auf ihren Einwand
hin
im vorliegenden Rechtsstreit inzident zu prüfen, weil die Klage vor dem 1.
Januar 2014 anhängig gemacht worden ist und §
52a [X.] deshalb nicht anwendbar ist (vgl. §
74 Abs.
3 [X.]; [X.], [X.], 803 Rn.
18 -
Armbanduhr).
a)
Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob für die Neuheit des Kla-gedesigns
auf den 14.
Januar 2002 abzustellen ist, weil sich die Klägerin auf die Ausstellung eines
nach dem [X.]
gestalteten [X.] auf der [X.] in [X.] an diesem Tag berufen kann.
48
49
50
51
-
21
-
aa) Die Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität beur-teilt sich nach dem bis zum 31.
Mai 2004 gültigen Gesetz betreffend den Schutz von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellungen vom 18.
März 1904 ([X.] -
[X.]).
(1) Nach dem [X.] wird Gebrauchsmustern, Mustern und Modellen, die auf einer inländischen oder ausländischen Ausstellung zur Schau gestellt werden, ein
zeitweiliger Schutz gewährt, wenn die Ausstellung durch eine Bekanntmachung des [X.] im [X.] als [X.] bestimmt worden ist, auf die der zeitweilige Schutz Anwendung findet (Nr.
1 [X.]). Der zeitweilige Schutz hat
die Wirkung, dass die Schaustellung oder eine anderweitige spätere Benutzung oder eine spätere Veröffentlichung des Musters der Erlangung des gesetzlichen Musterschutzes nicht entgegenste-hen, sofern die Anmeldung zur Erlangung dieses Schutzes von dem Aussteller oder dessen Rechtsnachfolger binnen einer Frist von sechs Monaten nach der Eröffnung der Ausstellung bewirkt wird (Nr.
2 Satz
1 [X.]). In diesem Fall geht die Anmeldung anderen Anmeldungen vor, die nach dem Tage des Beginns der Ausstellung eingereicht werden (Nr.
2 Satz
2 [X.]). Der zeitweilige Ausstel-lungsschutz wirkt in der Weise prioritätsbegründend, dass in einem Verletzungs-prozess ein identisches Muster, das ein Dritter zwischen der Zurschaustellung und der Anmeldung des [X.] offenbart hat, nicht als neuheitsschädlich anzusehen ist (vgl. v.
[X.] in [X.]/v.
[X.], [X.], 2.
Aufl., §
7b Rn.
15; [X.]/[X.], [X.], 2.
Aufl., §
7 aF Rn.
54).
(2) Die [X.] vom 14. bis 20.
Januar 2002 in [X.] ist durch Bekanntmachung des [X.] über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen vom 12.
Dezember 2001 ([X.]
I Nr.
70, S.
3756) in den Schutzbereich des [X.]es einbezogen worden. Die Klägerin hat das [X.] innerhalb von sechs Monaten nach Eröffnung der [X.]se angemeldet (§
188 Abs.
2, §
193 BGB). Das Berufungsgericht wird zu 52
53
54
-
22
-
beurteilen haben, ob nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme feststeht, dass die Klägerin das nach dem [X.] gestaltete Bettgestell "[X.]" am 14.
Ja-nuar 2002 auf der [X.] in [X.] ausgestellt hat.
[X.]) Entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung ist die
Inanspruch-nahme der Ausstellungspriorität nicht verfristet.
(1) Die Geltendmachung einer Ausstellungspriorität nach dem Ausstel-lungsgesetz ist weder an eine besondere Form noch an die Einhaltung einer be-stimmten Frist gebunden und kann jederzeit erfolgen (vgl. [X.], Beschluss vom 27.
September 1984 -
X
ZB
6/84, [X.]Z 92, 188, 189 -
Ausstellungspriorität; [X.] in [X.]/v.
[X.]/[X.] aaO §
15 Rn.
7). Im Prozess kann sich der [X.] jederzeit ohne weitere Formalitäten auf diese Begünsti-gung berufen, muss allerdings die gesetzlichen Voraussetzungen dafür darlegen und ggf. beweisen (vgl. [X.], Urteil vom 9.
Juni 1982 -
I
ZR
85/80, GRUR 1983, 31, 32 -
Klarsichtbecher; v.
Gamm, [X.], 2.
Aufl., §
7a Rn.
3).
(2) Der Geltendmachung der Ausstellungspriorität steht im Streitfall nicht die Fristenregelung nach §
15 Abs.
3 [X.], §
15 Abs.
4
[X.]
entge-gen. Danach
muss
eine Ausstellungspriorität vor Ablauf des 16.
Monats nach dem Tag der erstmaligen Zurschaustellung des Musters in Anspruch genommen werden. Bei einer Zurschaustellung des [X.] am 14.
Januar 2002 wäre bei Inkrafttreten
des Geschmacksmustergesetzes 2004 die sechzehnmonatige Frist bereits abgelaufen gewesen.
Diese Vorschriften
sind jedoch auf das
Klage-design nicht rückwirkend anwendbar (vgl. [X.] in [X.]/v.
[X.]/
[X.] aaO §
15 Rn.
7).
b)
Sollte die Klägerin eine
Ausstellungspriorität vom 14.
Januar 2002 be-anspruchen können, wird das Berufungsgericht weiter zu prüfen
haben, ob der Neuheit des [X.]
entgegensteht, dass -
wie die [X.] behauptet
-
die Klägerin bereits im [X.] oder davor ein nach dem [X.]
gestaltetes 55
56
57
58
-
23
-
Bettgestell beworben
hat.
Nach §
6 Satz
1 [X.] 2004
und
§
6 Satz
1 [X.]
bleibt eine Offenbarung bei der Anwendung des §
2 Abs.
2 unberück-sichtigt, wenn ein Muster bzw. ein Design während der zwölf Monate vor dem Anmeldetag (unter anderem) durch den Entwerfer der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Bei einer wirksam in Anspruch genommenen Ausstellungspriori-tät tritt der Tag der Zurschaustellung an die Stelle des [X.] (vgl. [X.] in [X.]/v.
[X.]/[X.] aaO §
6 Rn.
8; [X.] in [X.]/Beyer-lein aaO §
6 Rn.
14). Daraus folgt, dass ein Muster bzw. ein Design nicht als neu einzustufen ist, wenn es mehr als zwölf Monate vor dem [X.] offenbart
worden ist (vgl. Begründung zum Regierungsentwurf des [X.] aaO S.
36; [X.] in [X.]/v.
[X.]/[X.] aaO §
2 Rn.
8).
c)
Sollte
das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangen, dass für die Neuheit des [X.]
nicht auf den 14.
Januar 2002, sondern auf seine [X.] am 15.
Juli 2002 abzustellen ist, wird es zu prüfen haben, ob die An-nahme des [X.]s zutrifft, die [X.] habe hinreichend dargelegt und
bewiesen, dass sie vor dem 15.
Juli 2002 Maßnahmen zur Vermarktung des [X.] "[X.]"
in [X.] ergriffen hat, die nach §
2 Abs.
1 und 2, §
5 Satz
1 [X.] 2004 und
§
2
Abs.
1 und 2, §
5 Satz
1 [X.] als neu-heitsschädliche Offenbarung anzusehen sind.
Nach §
5 Satz
1 [X.] 2004 ist ein Muster offenbart, wenn es bekannt gemacht, ausgestellt,
im Verkehr ver-wendet oder auf sonstige Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, es sei denn, dass dies den in der [X.] tätigen Fachkreisen des betreffenden [X.] im normalen Geschäftsverlauf vor dem Anmeldetag des Musters nicht [X.] sein konnte. Eine inhaltsgleiche Regelung findet sich in §
5 Satz
1
[X.] für das Design. Das [X.] hat sich aufgrund
der von der [X.] vorgelegten Fracht-
und Verkaufstabellen davon überzeugt gezeigt, dass die [X.] das Bettgestell "[X.]"
ab Ende März 2002 an die [X.]

-Filialen in
[X.] ausgeliefert
und dort ab Anfang April 2002 an Endverbraucher ver-59
-
24
-
kauft hat. Das Berufungsgericht hat es aufgrund der Aussage des Zeugen L.

-
insoweit von der Revision unbeanstandet
-
als erwiesen erachtet, dass der
erste Verkauf des [X.] in der 13.
Kalenderwoche 2002 stattfand.
2. Sollte das Berufungsgericht das [X.] als schutzfähig ansehen,
wird es zu prüfen haben, ob die Vertriebsbemühungen ein Vorbenutzungsrecht der [X.]n aufgrund gutgläubiger
Benutzung des [X.] "[X.]"
im Inland (§
41 Abs.
1 Satz
1 Fall
1 [X.] 2004, §
41 Abs.
1 Satz
1 Fall
1
[X.]) begründen. Ein am
Bettgestell "[X.]"
bestehendes
Vorbenut-zungsrecht würde sich entgegen der Ansicht der Revision
auch auf das angegrif-fene Bettgestell "[X.]"
erstrecken.
a)
Eine Ausnahme von der umfassenden alleinigen Berechtigung des Mu-ster-
bzw. des [X.] ist insoweit gerechtfertigt, als ein schützenswerter Besitzstand des Vorbenutzers vorhanden oder bereits angelegt ist. Eine spätere Weiterentwicklung des durch das Vorbenutzungsrecht geschützten Musters bzw. Designs ist dem Vorbenutzer verwehrt, wenn die Abwandlung
sich
in größerem Umfang als das vorbenutzte Muster bzw. das vorbenutzte Design der geschütz-ten Gestaltungsmerkmale des Geschmacksmusters bzw. des eingetragenen De-signs bedient und dadurch zu einem weitergehenden Eingriff in seinen Schutzbe-reich führt (vgl. [X.] in [X.]/v.
[X.]/[X.] aaO §
41 Rn.
9; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
41 Rn.
10; zu
Art. 22 [X.]
vgl. [X.] aaO Art.
22 Rn.
17; zu §
12 [X.] vgl. [X.], [X.], 231, 234 -
Biegevorrichtung; [X.], Urteil vom 20.
August 2009 -
I-2
U
6/04, juris Rn.
87 [insoweit nicht in [X.] 2009, Nr.
198 abgedruckt]).
b)
Von diesen Maßstäben ist zutreffend auch das Berufungsgericht aus-gegangen. Es hat angenommen, zwischen dem im Jahr 2001 entwickelten [X.] "[X.]"
und dem seit dem [X.] vertriebenen Bettgestell "[X.]"
bestehe kein solcher Unterschied, dass der am Bettgestell "[X.]"
[X.] Besitzstand sich nicht auf das
Bettgestell "[X.]"
erstrecke. Die Bettgestelle 60
61
62
-
25
-
unterschieden sich lediglich geringfügig in der Höhe des Kopfteils. Demnach stimmten alle wesentlichen Gestaltungsmerkmale der Bettgestelle "[X.]"
und "[X.]"
in nahezu identischer Weise mit dem [X.]
überein.
c)
Die Revision macht vergeblich geltend, durch die Verringerung der Kopfteilhöhe nähere sich das Bettgestell "[X.]"
dem [X.]
stärker als das Vorgängermodell an. Aus den
nach §
37 Abs.
1 [X.] 2004 und §
37 Abs.
1 [X.] maßgeblichen hinterlegten Darstellungen lässt sich nicht erse-hen, dass das Kopfteil des [X.]
eher 77
cm (wie das Bettgestell "[X.]") als 80
cm (wie das Bettgestell "[X.]") hoch ist. Im Übrigen ist das Berufungsgericht erkennbar davon ausgegangen, dass die Verkürzung des Kopf-teils den Gesamteindruck nicht verändert und das Bettgestell "[X.]"
daher nicht weitergehend als das Vorgängermodell in den Schutzbereich des Klagede-signs
eingreift. Diese
Beurteilung ist mit
Blick auf die Geringfügigkeit der Höhen-differenz und die nach den Feststellungen des Berufungsgerichts ansonsten glei-chen Proportionen der Bettgestelle aus Rechtsgründen
nicht zu beanstanden. Soweit die Revision anführt, die Abwandlung
des Kopfteils führe aufgrund des schlichten Grunddesigns des [X.] zu einem anderen Gesamteindruck und zu einer weiteren [X.]äherung an das [X.], ersetzt sie die tatrichter-liche Bewertung lediglich durch ihre eigene Sichtweise.
3. Sofern das Berufungsgericht das [X.]
als verletzt ansieht, wird es für den [X.] auf Schadensersatz und den seiner Vorbereitung die-nenden [X.] auf Rechnungslegung (vgl. [X.], Urteil vom 7.
Dezember 1979 -
I
ZR
157/77, [X.], 227, 232 -
Monumenta Germaniae Historica) festzustellen haben, ob die [X.] schuldhaft gehandelt hat. Dabei wird es zu prüfen haben, ob im Fall der Wirksamkeit der
von der Klägerin
in Anspruch ge-nommenen Ausstellungspriorität der [X.]n die Zurschaustellung eines nach dem [X.]
gestalteten [X.] auf der [X.] in [X.] 2002 bekannt sein und sie mit der im Oktober 2013
erfolgten
Inanspruch-63
64
-
26
-
nahme einer Ausstellungspriorität des [X.]
rechnen musste,
oder ob sie
jedenfalls
nicht
davon ausgehen durfte, die
im Frühjahr 2002 begonnene
Ver-marktung des [X.] "[X.]"
stehe der Rechtsgültigkeit des später [X.] [X.] entgegen.
4. Hinsichtlich des von der Klägerin begehrten Ersatzes
von vorgerichtli-chen
Rechts-
und Patentanwaltskosten wird das Berufungsgericht zu beachten haben, dass die Aufwendungen nicht erstattungsfähig sind, wenn sich der mit der Abmahnung geltend gemachte Unterlassungsanspruch nur aufgrund der von der Klägerin in Anspruch genommenen Ausstellungspriorität vom 14.
Januar 2002 als begründet
erweist. Eine Abmahnung ist berechtigt, wenn sie den [X.] in die Lage versetzt, den Vorwurf tatsächlich und rechtlich zu überprüfen und die Verletzungshandlung unter den in Betracht
kommenden rechtlichen [X.] zu würdigen (vgl. [X.], Urteil vom 22.
Januar 2009
I
ZR
139/07, [X.], 502 Rn.
13 = [X.], 441 -
pcb; Urteil vom 12.
Februar 2015

I
ZR
36/11, [X.], 403 Rn.
44 = [X.], 444
Monsterbacke
II). Die Klägerin hat mit der Abmahnung geltend gemacht, dem [X.] komme die Priorität seiner Anmeldung zu; eine Ausstellungspriorität hat sie damals nicht in Anspruch genommen. Die [X.] war deshalb
nicht in der Lage, die Berechti-gung des Unterlassungsbegehrens der Klägerin insoweit zu prüfen. Sofern die Abmahnung der Klägerin als berechtigt anzusehen ist, wird das Berufungsgericht

65
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27
-

Feststellungen dazu zu treffen haben, ob die durch die Einschaltung des Patent-anwalts entstandenen Kosten erstattungsfähig
sind, weil seine Mitwirkung an der Abmahnung erforderlich war (vgl. [X.], Urteil vom 10.
Mai 2012 -
I
ZR
70/11, [X.], 759 Rn.
14
ff. -
Kosten des Patentanwalts
IV).
Büscher
Schaffert
Kirchhoff

Löffler
Schwonke
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom [X.] -
34 O 121/12 -

[X.], Entscheidung vom 15.12.2015 -
I-20 [X.] -