Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 19.02.2008, Az. X ZR 186/03

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 19. Februar 2008 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.]- 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Februar 2008 durch [X.] Melullis, [X.], die Richterin Mühlens und [X.] und [X.] für Recht erkannt:
Auf die Berufung der [X.]n wird das am 19. August 2003 verkünde-te Urteil des 1. Senats ([X.]) des [X.] abgeändert. Die Klage wird abgewiesen. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen. Von Rechts wegen

Tatbestand: Die [X.] ist eingetragene Inhaberin des am 1. Oktober 1991 unter Inan-spruchnahme der Priorität der [X.] 592 572 und 712 203 vom 5. Oktober 1990 und 7. Juni 1991 angemeldeten [X.] Patents 0 677 379 1 - 3 - ([X.]), das unter anderem mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilt worden ist. Das in [X.] veröffentlichte [X.] betrifft eine Maschine zum Herstellen von Polsterabschnitten aus bahn-förmigem Material und umfasst 19 Patentansprüche. Patentanspruch 1 lautet: "1. An apparatus for converting sheet-like stock material into cut sections of dunnage, [X.]: a) A frame (36) including an end plate (46) having an [X.] (48); b) a forming assembly (52), [X.] (36), for forming a continuous strip of dunnage (30) which travels through the outlet opening (48) in the end plate (46); c) a stock supply assembly (50), [X.] (52) which supplies the sheet-like stock material to the forming assembly (52); d) a pulling/connecting assembly (54), [X.] (36), [X.] sheet-like stock material (22) from the stock supply assembly (50); e) a motor (55), [X.] (54); and f) a cutting assembly (56; 56'), [X.] (36), which cuts the continuous strip of dunnage into cut sections of a de-sired length, wherein said cutting assembly (56; 56') includes: [X.]) cutting means (162, 289) movably mounted to a downstream side of the end plate (46) adjacent to the outlet opening (48) to cut the continuous strip of dunnage as it travels therethrough, - 4 - [X.]) [X.] (57, 196) including a motor (57) [X.] (36) [X.] (46), said [X.] (57, 196) being, through an [X.] (46) [X.] connected with said cutting means to transfer rotational motion from the motor (57) to the cutting means (162, 289); wherein g) the pulling/connecting assembly motor (55) and the cutting as-sembly motor (57) are positioned at substantially the same level as the forming assembly (52) and on respective sides thereof." 2 Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht ursprünglich offenbart, darüber hinaus sei er im Hinblick auf die [X.] 4 699 609, 3 465 632 und 2 786 399 nicht patentfähig. Die Klägerin hat beantragt, 3 das [X.] Patent 0 677 379 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig zu erklären. Die [X.] hat beantragt, 4 die Klage abzuweisen. Hilfsweise hat sie das [X.] nach Maßgabe der in der mündlichen Ver-handlung vor dem [X.] überreichten Fassung der Patentansprüche verteidigt, weiter hilfsweise im Umfang der ursprünglichen [X.]. 5 - 5 - Das [X.] hat das [X.] mit Wirkung für das Hoheitsge-biet der [X.] für nichtig erklärt. 6 Hiergegen richtet sich die Berufung der [X.]n, mit der sie beantragt, 7 das Urteil des [X.] vom 19. August 2003 abzuändern und die Nichtigkeitsklage abzuweisen. 8 Sie verteidigt das [X.] hilfsweise in der in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat zu Protokoll gegebenen Fassung. 9 Die Klägerin beantragt, die Berufung zurückzuweisen. Sie verteidigt das angefochtene Urteil und bezieht sich ergänzend zu ihrem bisherigen Vorbringen auf die [X.] 2 882 802, 3 603 216, 3 509 797, 3 613 522, 3 799 039, 4 026 198, 4 181 070, die [X.] [X.] 29 16 518 und [X.] Taschenbuch für den Maschinenbau, 2. Band, 1953, Sei-te 666. 10 Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr.-Ing. [X.],

, vom 19. September 2006 eingeholt, das der Sachverständige in der mündlichen Verhandlung erläutert und er-gänzt hat. 11 - 6 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung hat Erfolg. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des [X.]s ist patentfähig. 12 13 I. 1. Das [X.] betrifft eine Maschine, die dazu dient, bahnförmiges Aus-gangsmaterial, beispielsweise mehrlagiges Papier, in Abschnitte eines Polsterpro-dukts mit relativ geringer Dichte umzuwandeln, die als Schutzverpackungsmaterial verwendet werden können und Kunststoffteilchen aus Gründen des Umweltschutzes ersetzen sollen. Maschinen, mit denen solche Polsterkörper hergestellt werden, [X.] nach der Beschreibung am [X.] des [X.]s in zahlreichen Ausfüh-rungsformen bekannt (Beschreibung Spalte 2, Zeilen 7 - 17) und wiesen eine Höhe von ca. 42 Zoll (ca. 107 cm), eine Breite von 36 Zoll (ca. 91 cm) und eine Länge von 67 Zoll (ca. 170 cm; Beschreibung Spalte 2, Zeilen 18 - 26) sowie verschiedene Ar-ten von [X.] auf. Das [X.] nennt Maschinen mit manuellen [X.], mit hydraulisch mittels Kolbenmotoreinheiten angetriebenen [X.], bei denen die Motoreinheit auf einer stromabwärts der durch die Maschine laufenden Papierbahn gelegenen Seite der [X.] angebracht ist, sowie mit Elektromagneten betätigte [X.], bei denen der [X.] auf der stromaufwärts der durch die Maschine laufenden Papierbahn gele-genen Seite der Rückwand der Maschine angebracht ist und ein [X.] betä-tigt, das mit der stromabwärts gelegenen Seite der Rückwand schwenkbar verbun-den ist (Beschreibung Spalte 2, Zeilen 27 - 54). An allen diesen Maschinen kritisiert das [X.], es fehle in der Ver-packungsindustrie eine Maschine, die zwar das gleiche Ausgangsmaterial wie die bekannten Maschinen verwende, jedoch die notwendige Flexibilität aufweise, ver-14 - 7 - schiedenen Verpackungsformen Rechnung zu tragen (Spalte 2, Zeile 55 - Spalte 3, Zeile 13). 2. Zur Lösung dieses Problems ist nach Patentanspruch 1 eine Vorrichtung zur Umarbeitung von bahnförmigem Ausgangsmaterial zu geschnittenen Polsterab-schnitten mit folgenden Vorrichtungsteilen auszubilden: 15 a) mit einem Rahmen, der eine Endplatte mit einer [X.] enthält; b) mit einer an dem Rahmen angebrachten Formvorrichtung zum For-men eines [X.]s, der durch die [X.] in der Endplatte läuft; c) mit einer sich stromaufwärts der Formvorrichtung befindenden Ver-sorgungseinrichtung, die der Formvorrichtung das bahnförmige Ausgangsmaterial zuführt; d) mit einer an dem Rahmen angebrachten Zieh-/Verbindungs-vorrichtung, die das bahnförmige Ausgangsmaterial von der [X.] zieht; e) mit einem Motor, der die [X.] antreibt, und f) einer an dem Rahmen angebrachten Schneidvorrichtung, die den [X.] in Abschnitte mit einer gewünschten Länge schneidet, wobei die Schneidvorrichtung folgendes enthält: [X.]) ein [X.], das an einer stromabwärts gelegenen Seite der Endplatte neben der [X.] beweglich angebracht ist, um den [X.] bei seinem Durchlauf zu schneiden, [X.]) ein einen Motor enthaltendes Motormittel, das stromaufwärts der [X.] an dem Rahmen angebracht ist, wobei das Motormit-- 8 - tel durch eine Öffnung der [X.] mit dem [X.] wirkverbunden ist, so dass eine Drehbewegung von dem Motor auf das [X.] übertragen wird, wobei g) der [X.]smotor und der Schneidvorrich-tungsmotor auf im wesentlichen der gleichen Höhe wie die Form-vorrichtung und auf ihren jeweiligen Seiten positioniert sind. 16 Mit einer solchen Ausgestaltung wird der Beschreibung zufolge eine kompakte Bauform der Maschine erreicht, die ausrichtungsmäßig flexibel ist ("[X.]" aufweist). Als von besonderer Bedeutung hierfür nennt das [X.] die Komponenten der Scheidvorrichtung und ihre Anordnung (Spalte 3, Zeilen 14 - 28). Als erreichbare Abmessungen der Maschine nennt die Beschreibung beispielhaft ei-ne Länge von ca. 1,41 m, eine Breite von ca. 0,6 m und eine Höhe von ca. 0,30 m (Spalte 4 - 7). Ab Spalte 16, Zeile 27 ([X.] Übersetzung ab Seite 28, Zeile 22), wird beschrieben, wie die Umformvorrichtung als modulartiges Bauteil an Gestängen oder dergleichen so positioniert werden kann, dass das Verpackungssystem ver-schiedenen Einbausituationen angepasst und die Umformvorrichtung insbesondere vertikal ausgerichtet werden kann. Daraus ist zu ersehen, dass das [X.] unter "ausrichtungsmäßiger Flexibilität" ("orientational flexibility") versteht, dass die [X.] ohne weitere Eingriffe in ihre Bauform tauglich ist, die von ihr verarbeiteten Papierbahnen sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Laufrichtung des Papiers oder in einem Winkel dazwischen durch die Maschine hindurchzubefördern, dabei umzuformen und die erzeugten Polsterabschnitte direkt an der Stelle zur Verfügung zu stellen, an der diese zur Polsterung eines Gegenstandes in seiner Verpackung benötigt werden, indem die Vorrichtung an der gewünschten Stelle und in der [X.] Ausrichtung in Verpackungssysteme in der Art eines modulförmigen Bau-teils integriert werden kann. - 9 - Dies wird nach Patentanspruch 1 erreicht, indem nicht nur der Motor für die [X.], sondern auch der Motor für die Schneidvorrichtung in-nerhalb des Rahmens der Umformvorrichtung angeordnet wird, nämlich im [X.] auf der gleichen Höhe wie die Formvorrichtung und auf ihren jeweiligen Seiten (Merkmal g), wobei die Schneidvorrichtung durch einen Motor angetrieben wird, der eine Drehbewegung von dem Motor auf das [X.] überträgt (Merkmal [X.]). Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass sich alle Teile der Umformvorrichtung bis auf die Papierrollen und deren Halterungen sowie die Schneidvorrichtung innerhalb des Rahmens der Umformvorrichtung befinden, die Motoren an der Stelle positioniert sind, an der durch die [X.], die durch das notwendige Einrollen der Papierbahnen bedingt ist, Raum für die Montage von [X.] zur Verfügung steht, wodurch Raum gespart wird, so dass die Umformvorrichtung für ihren Zweck, ausrichtungsmäßig flexibel eingesetzt zu werden, eine kompakte Bau-form erhält. Gleichzeitig wird durch die Wirkverbindung des Motormittels mit der Schneidvorrichtung durch eine Öffnung der Endplatte und die dadurch bedingte [X.] des [X.], wie dies aus [X.]ur 3 des [X.]s ersichtlich ist, die nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverständigen die für das fachmännische Verständnis naheliegende Ausführungsform der Erfindung zeigt, sichergestellt, dass die Wirkverbindung zwischen Motor und Schneidvorrichtung in jeder Ausrichtung, in der die Maschine in einem Verpackungssystem positioniert wird, einwandfrei arbeitet. 17 II. Der Nichtigkeitsgrund des Art. 138 Abs. 1 Buchstabe c EPÜ liegt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht vor. Soweit diese meint, das Merkmal der Übertra-gung einer Drehbewegung von dem Motor auf das Schneidemittel sei in den ur-sprünglichen Unterlagen nicht offenbart, verkennt sie, dass in den ursprünglichen Un-terlagen ([X.]) Seite 13, Zeilen 22 - 38, im Einzelnen beschrieben wird, wie die Drehbewegung des [X.] ([X.]. 3, Bezugszeichen 57) über die Welle ([X.]. 3, Bezugszeichen 196) auf die Scheibe ([X.]. 4, Bezugszeichen 194) übertragen wird, 18 - 10 - so dass die Schneidvorrichtung über den an einem tangentialen Teil der Scheibe an-geordneten Arm ([X.]. 4, Bezugszeichen 192) angetrieben wird. III. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist neu (Art. 54 EPÜ), da er von keiner der Entgegenhaltungen aus dem Stand der Technik in der Gesamtheit seiner Merkmale vorweggenommen ist. Gegenteiliges macht auch die Klägerin nicht gel-tend. Der Senat kann nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung auch nicht feststellen, dass dieser Gegenstand dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPÜ). 19 20 1. Wie der gerichtliche Sachverständige dargelegt hat, sind auf dem Gebiet des [X.]s in Großunternehmen Fachleute mit der Entwicklung von Maschinen der hier fraglichen Art befasst, die eine Ausbildung zum Ingenieur auf dem Gebiet des Maschinenbaus oder der Verfahrenstechnik absolviert haben und über hinrei-chende Berufserfahrung auf dem Gebiet der Herstellung von Verpackungsmaterial und der zu seiner Herstellung erforderlichen Maschinen verfügen. Typischerweise sind auf diesem Gebiet jedoch mittelständische Unternehmen tätig, in denen Mitar-beiter mit der Herstellung und Entwicklung derartiger Maschinen befasst werden, die eine Lehre absolviert und danach aufgrund langjähriger Berufserfahrung in einer me-chanischen Werkstatt oder einem Betrieb entsprechende Kenntnisse erworben ha-ben, die durch eine auch theoretisch ausgerichtete Ausbildung auf einer Berufsaka-demie ergänzt werden. Hiervon sind auch die Parteien in der mündlichen Verhand-lung vor dem Senat ausgegangen. 2. Technikern dieser Qualifikation war der grundsätzliche Aufbau einer [X.] zur Umwandlung von bahnförmigen Lagen aus Papier in [X.] und deren Teilung in einzelne Abschnitte, die für [X.] verwendet werden können, aus dem Stand der Technik bekannt. 21 - 11 - a) Schon in der US-Patentschrift 2 786 399, die eine Maschine zum Umformen von bahnförmigem Papier in [X.] für [X.] betrifft, wird der grundsätzliche Aufbau einer Papierumformmaschine nach Art des [X.]s be-schrieben. Bei der genannten Maschine wird das bahnförmige Material von einer Pa-pierrolle ([X.]. 1, Bezugszeichen 11) abgezogen (Merkmal a) und zunächst einer kon-vergierenden, in etwa trichterförmigen Formvorrichtung ([X.]. 1, Bezugszeichen 14; Merkmal b) und sodann einer Rollenanordnung ([X.]. 1, Bezugszeichen 15; Merkmal d) zugeführt. Dabei wird die Papierbahn zunächst zu einem Strang geformt und so-dann mittels der Rollenanordnung gefaltet und verbunden (Spalte 1, Zeilen 41 - 60 = Beschreibung [X.] Übersetzung Seite 2, Abs. 2 und 3). [X.] befindet sich am Ende der Maschine eine [X.] (Merkmal a) in Form eines Rohres, durch das der gefaltete Papierstang einer Schneidvorrichtung (Merkmal f, [X.]) [X.] wird, die den gefalteten Papierstang in Pellets der gewünschten Größe schnei-det. Die Maschine verfügt über zwei Motoren, von denen einer ([X.]. 1, [X.]) etwa mittig der Rollenanordnung angeordnet ist und diese antreibt, wodurch die Papierbahn von der [X.] abgezogen und durch die Maschine transportiert wird (Merkmale d, g teilweise). Der zweite Motor ([X.]. 1, Bezugszeichen 40) ist stromaufwärts des [X.] angeordnet und treibt das Schneidwerkzeug an, durch welches der gefaltete Papierstang nach Austritt aus der [X.] ge-schnitten wird (Merkmal g teilweise). Alle Teile der Vorrichtung werden auf einen Rahmen montiert, der fragmentarisch in [X.]ur 1 bei Bezugszeichen 17 angedeutet ist. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des [X.]s unterscheidet sich [X.] dadurch von der aus [X.]. 1 der US-Patentschrift 2 786 399 bekannten [X.], dass dort nicht wie nach der Lehre des [X.]s sowohl der Motor für den Transport der Papierbahn und als auch der Motor zum Antrieb der Schneidvor-richtung auf im wesentlichen der gleichen Höhe wie die Formvorrichtung und auf [X.] Seiten davon positioniert sind (Merkmal g). 22 - 12 - Die US-Patentschrift 3 509 797 zeigt eine weitere derartige Maschine, bei der die Papierbahnen sowohl horizontal ([X.]. 17) als auch vertikal durch die Umformma-schine geführt werden können ([X.]. 1, 2, 5), bei der Maschine nach der US-Patentschrift 3 613 522 wird die Schneidvorrichtung manuell bedient und bei der [X.] nach der US-Patentschrift 3 603 216 über einen Fußschalter. Die [X.] nach den genannten [X.] liegen daher vom Gegenstand des [X.]s weiter entfernt als die Umformvorrichtung nach der US-Patentschrift 2 786 399 und geben demzufolge keine Anregung zur Anordnung der Motoren zum Antrieb der [X.] und der Schneidvorrichtung nach der [X.] des [X.]s. Alle diese Umformvorrichtungen sind, einmal montiert, in ihrer Arbeitsrichtung festgelegt und daher nicht geeignet, in der Art eines Moduls und in ih-rer Arbeitsrichtung variabel in ein Verpackungssystem integriert zu werden. 23 Auch die eine Papierknüllvorrichtung betreffende US-Patentschrift 2 882 802 beschreibt eine Vorrichtung der beschriebenen Art. Bei ihr ist der Motor für die [X.] zwar unter der konvergierenden trichterförmigen Formvorrichtung angeordnet. Diese Vorrichtung unterscheidet sich aber dadurch vom Gegenstand nach Patentanspruch 1 des [X.]s, dass nach dessen Lehre auch der Motor für die Schneidvorrichtung auf im wesentlichen der gleichen Höhe wie die Formvorrichtung und der Motor für die Schneidvorrichtung und die Zieh-/Ver-bindungsvorrichtung auf jeweiligen Seiten der Formvorrichtung positioniert sind (Merkmal g), während die Schneidvorrichtung nach der US-Patentschrift 2 882 802 von Elektromagneten betätigt wird, die unterhalb der Schneidvorrichtung und damit stromabwärts der Endplatte des Maschinenrahmens angeordnet sind ([X.]. 2, [X.]). 24 - 13 - Aus den genannten Schriften und ihrer Zusammenschau ist weiter ersichtlich, dass mit der Anordnung des Antriebsmotors zum Transport des Papiers unter der Formvorrichtung Raum gespart und eine kompakte Bauweise der Maschine erreicht werden kann. 25 b) Allen diesen aus dem Stand der Technik bekannten Papierumformungsma-schinen ist jedoch gemeinsam, dass sie konstruktiv auf den Einsatzort, an dem sie aufgestellt werden, ausgelegt sind, also ausrichtungsmäßig im Sinne des Streitpa-tents unflexibel sind. Zwar wird bereits in der US-Patentschrift 4 026 198 das Prob-lem eines zu großen [X.] angesprochen und ein in gewisser Weise "flexib-ler" Einsatz einer Umformmaschine erwogen, indem diese - wie in den [X.]. 16 - 18 dargestellt - zum Zwecke der Raumersparnis um 90 Grad verschwenkt aufgestellt wird. Diese Maschine ist in der Ausführungsform, bei der die Papierbahn nicht hori-zontal, sondern vertikal durch die Maschine geführt wird (Ausführungsbeispiel [X.]. 17, 18), ebenso wie im Falle der die Papierbahnen vertikal verarbeitenden [X.]n nach der US-Patentschrift 3 509 797 (Ausführungsform nach [X.]. 1, 2, 5) [X.] konstruktiv auf die jeweilige Verarbeitungsrichtung festgelegt. Weder aus den [X.]uren noch aus den Beschreibungen ist zu entnehmen, wie die für die Papierum-formung und die Herstellung der Posterabschnitte erforderlichen Antriebsmittel [X.] und positioniert sein müssen, damit die Maschine an beliebigen Stellen eines Verpackungssystems in der an dieser Stelle erforderlichen Ausrichtung zum Einsatz gebracht werden können. 26 Die übrigen in das Verfahren eingeführten Druckschriften liegen vom Gegen-stand der Erfindung weiter ab als der bereits erörterte Stand der Technik und geben keine Anregungen, wie eine Umformmaschine der hier fraglichen Art für einen flexib-len Einsatz in Verpackungssystemen konstruktiv auszulegen ist. 27 - 14 - Demzufolge ist aus dem Stand der Technik zwar zu ersehen, dass durch un-terschiedliche Anordnung der Antriebsmittel einer Papierumformmaschine eine mehr oder weniger kompakte Bauweise erreicht werden kann, die auch zu einer Raumer-sparnis führen kann, wenn eine Maschine nachgefragt wird, die in beengter Umge-bung aufgestellt werden muss. Alle im Stand der Technik am [X.] bekannten Maschinen waren jedoch auf die Arbeitsweise in einer durch ihre Konstruktion vorge-gebenen Ausrichtung an einem bestimmten Aufstellungsort festgelegt. Eine Bauwei-se, deren konstruktive Mittel in den Merkmalen [X.] und g des [X.]s niederge-legt sind und die dafür sorgt, dass die Papierumformeinrichtung ohne Eingriffe in die Anordnung ihrer Komponenten in jeder gewünschten Ausrichtung in einem Ver-packungssystem zum Einsatz kommen kann, war dem Stand der Technik unbekannt. Aus ihm sind Anregungen zu einer Gesamtkombination, wie sie mit Patentanspruch 1 unter Schutz gestellt ist, nicht zu entnehmen. Die patentgemäße Bauform, bei der al-le Antriebsaggregate, insbesondere auch das Antriebsaggregat für die Schneidein-richtung, in den Raum innerhalb des Rahmens verlegt und so positioniert sind, dass die montierte Umformmaschine ohne Rücksicht auf die Laufrichtung der Papierbahn nicht auf eine bestimmte Arbeitsrichtung festgelegt ist, sondern je nach den [X.], in dem die Umformeinrichtung eingesetzt werden soll, nach der konkreten Einsatzart vertikal, horizontal oder einer sonst gewünschten Arbeitsrichtung ausgerichtet werden kann, ist im Stand der Technik ohne Vorbild. [X.], in dieser Richtung zu arbeiten, sind nicht ersichtlich. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 ist daher als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend zu werten (Art. 56 EPÜ). 28 Mit Patentanspruch 1 haben auch die übrigen [X.]. 29 - 15 - IV. Auf die Berufung ist das angefochtene Urteil daher abzuändern und die Klage mit der Kostenfolge aus § 121 Abs. 2 [X.], § 91 ZPO abzuweisen. 30 Melullis [X.] Mühlens

Meier-Beck [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 19.08.2003 - 1 Ni 7/02 ([X.]) -