Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.01.2015, Az. X ZR 81/13

BUNDESGERICHTSHO[X.]
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:
13. Januar 2015

Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Kochgefäß
EPÜ Art. 69; [X.] § 14; [X.]. II § 3 i.d.[X.] vom 20. Dezember 1991
a)
Zur Prüfung der Gleichwirkung ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf zu untersuchen, welche der Wirkungen, die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der zugrundeliegenden Aufgabe [X.] zusammenkommen müssen. Die Gesamtheit dieser Wirkungen reprä-sentiert die patentgemäße Lösung; ihre weitere Unterteilung in "erfindungs-wesentliche" und "zusätzliche" Wirkungen ist verfehlt.

b)
Auf den Gutglaubensschutz nach Art. II § 3 Abs. 5 [X.] a[X.] kann sich auch derjenige berufen, dem die fehlerhafte Übersetzung der Patentschrift nicht bekannt war, der jedoch in Kenntnis derselben zu dem Schluss hätte kommen dürfen, dass durch das Patent ein von dem tatsächlich unter Schutz gestellten abweichender Gegenstand geschützt ist.
[X.], Urteil vom 13. Januar 2015 -
X [X.] -
OLG [X.]

LG [X.] I

-
2
-

Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 13.
Januar 2015 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck, die [X.], [X.] und Dr.
Deichfuß und die Richterin Dr.
Kober-Dehm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der [X.] wird das am 23.
Mai 2013 verkündete Urteil des 6.
Zivilsenats des Oberlandesgerichts [X.] aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückver-wiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin war Inhaberin des am 4.
Oktober 1991 angemeldeten, mit [X.] für [X.] erteilten und inzwischen wegen Ablaufs der Schutzdauer erlo-schenen [X.] Patents 481
303, das [X.] mit einem kapselförmigen Boden mit einem seitlich profilierten Band betrifft ([X.]). Der einzige An-spruch des [X.]s
lautet
in der [X.]:

"A cooking pan (10) with a capsular base (18), characterised in [X.] (26) of the protection covering (22) of said capsular base (18) is shaped with raised portions (28, 30) and/or depressions (32, 34) obtained by providing corresponding recesses and/or projections in the relative region of the die of the mould used to produce said capsular base (18)."

1
-
3
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Die Klägerin hat die [X.]
wegen des Vertriebs bestimmter Topfmodelle
in [X.] mit der Behauptung,
die angegriffenen Ausführungsformen verletzten das [X.], auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch ge-nommen.
Das [X.] hat der Klage stattgegeben. Im [X.] ha-ben die Parteien nach dem Ablauf der Schutzfrist den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsbegehrens übereinstimmend für erledigt erklärt. Das Berufungsgericht hat ein Gutachten eingeholt und sodann die Berufung der [X.]
zurückgewie-sen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision verfolgen die [X.], soweit der Rechtsstreit nicht übereinstimmend für erledigt erklärt wurde, den Klageabweisungs-antrag weiter. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die Revision führt zur Aufhebung und Zurückverweisung.
I.
Das [X.] betrifft [X.], die aus Metall mit niedrigem Wärme-leitvermögen, beispielsweise aus rostfreiem Stahl (Edelstahl), hergestellt werden. Eine bessere Verteilung der Wärme auf den Inhalt des Topfes wird bei solchen [X.]n dadurch erreicht, dass auf der Unterseite
des Topfes eine gut wärme-leitende Schicht, etwa aus Aluminium, aufgebracht wird.
Um diese gut wärmeleitende Schicht zu schützen, wird sie mit einer weiteren Metallschicht umhüllt, die eine grö-ßere Beständigkeit gegen Oxidation, Korrosion und Zerkratzen
aufweist und
typi-scherweise aus Edelstahl besteht. Im Stand der Technik war es nach der Beschrei-bung des [X.]s bekannt, die gut wärmeleitende Schicht nicht nur an der Un-terseite zu schützen, sondern die Schutzschicht auch seitlich hochzuziehen, so dass sie den seitlichen Rand der gut wärmeleitenden Schicht schützt. Das Ergebnis ist ein Kochgefäß, bei dem die Schicht aus Metall mit gutem Wärmeleitvermögen vollkom-men eingeschlossen ist von Metall mit niedrigerem Wärmeleitvermögen und größerer 2
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4
-

Beständigkeit gegen Oxidation, Korrosion und Zerkratzen. Ein solches Kochgefäß ist
im [X.] als "capsular base pan"
bezeichnet (Sp.
1, [X.]
23
ff.).
Ein Kochgefäß dieser Art, bei dem eine gute Verbindung der einzelnen Schichten des Bodens erzielt wird, kann nach der Beschreibung durch das im euro-päischen Patent 209
745 und im [X.] Patent 1
209
648 geschilderte Verfah-ren hergestellt werden. Dabei wird an der Unterseite des [X.] in der Mitte eine konkave Verformung gebildet. Wird ein solchermaßen hergestellter Topf er-wärmt, dehnen sich die Schichten des [X.] und insbesondere die gut wärme-leitende Schicht aus. Das führt nach der Darstellung in der Beschreibung des Klage-patents tendenziell zu einer konvexen Verformung des [X.], die unter idealen Bedingungen, nämlich bei gleichmäßiger Erwärmung des [X.], durch die [X.] konkave Verformung kompensiert wird. Diese
idealen Bedingungen liegen jedoch nicht immer vor, insbesondere dann nicht, wenn das Kochgefäß nicht mittig auf der Wärmequelle steht. In einer solchen Situation kann es bei Erhitzen des [X.]s zu peripheren Deformationen kommen, die durch die konkave Wölbung im Boden nicht kompensiert werden. Ist der Boden nicht völlig eben, bringt dies den Nachteil mit sich, dass er nicht vollständig auf der Wärmequelle aufliegt und die Wei-terleitung der Wärme an
das Kochgefäß und seinen Inhalt beeinträchtigt wird.
Das technische Problem besteht mithin darin, ein Kochgefäß mit einem kap-selförmigen Boden dahin weiter zu entwickeln, dass periphere Deformationen ver-hindert werden.

Erfindungsgemäß soll das durch ein Kochgefäß mit den Merkmalen des [X.] erreicht werden, die sich wie folgt gliedern lassen:
1.
Kochgefäß mit kapselförmigem
Boden;

2.
die Seitenwand der Schutzabdeckung des kapselförmigen Bodens ist mit erhöhten Bereichen und/oder Vertiefungen geformt;

3.
die erhöhten Bereiche und/oder
Vertiefungen werden dadurch erhal-ten, dass im zugehörigen Bereich der Matrize des zur Herstellung 5
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-
5
-

des kapselförmigen
Bodens verwendeten [X.] entspre-chende Ausnehmungen und/oder Vorsprünge vorgesehen sind.

In der zunächst eingereichten [X.] Übersetzung der Patentschrift war der Begriff "mould"
in Anspruch und Beschreibung als "Gusswerkzeug"
übersetzt worden. Eine berichtigte
Übersetzung der Patentschrift ist von der Klägerin erst im Verlauf des Verfahrens vor dem [X.] beim Patentamt eingereicht worden.

Mit dem [X.] ist der Klägerin Schutz für ein Erzeugnis gewährt [X.], das auch durch das Verfahren zu seiner Herstellung beschrieben wird. Nach Merkmal 3 werden die erhöhten Bereiche oder Vertiefungen der Seitenwand dadurch erhalten, dass das zur Herstellung des kapselförmigen Bodens verwendete Press-werkzeug entsprechende Ausnehmungen oder Vertiefungen im zugehörigen Bereich der Matrize aufweist. Diese [X.]ormulierung des Anspruchs als product-by-process-Anspruch dient allein der Kennzeichnung des patentgemäßen Erzeugnisses und bringt keine Beschränkung auf Erzeugnisse zum Ausdruck, die tatsächlich mittels der in Merkmal 3 geschilderten Vorgehensweise hergestellt worden sind (vgl. [X.], [X.] vom 30. März 1993 -
X [X.], [X.]Z 122, 144, 155 -
Tetraploide Kamille; [X.], Urteil vom 8. Juni 2010 -
X [X.], Juris
Rn. 23). Auch aus der gebotenen Auslegung des Patentanspruchs unter Berücksichtigung der Beschreibung des [X.] ([X.], Urteil vom 19. Juni 2001 -
X [X.], [X.], 1129, 1133

[X.]) ergeben sich keine Hinweise auf
eine Beschränkung des geschützten Gegenstands durch
den zu seiner Kennzeichnung herangezogenen [X.]. Soweit in der Beschreibung unter Verweis auf die [X.] [X.] 745 und das [X.] Patent 1 209 648 geschildert
wird, dass die dort beschriebene Vorgehensweise, bei der die verschiedenen Bestandteile der Bodenkonstruktion in bestimmter Weise erhitzt und durch stoßartigen, zunächst zent-ral aufgebrachten Druck verbunden werden, zu einer besonders guten Verbindung der verschiedenen Schichten untereinander führe (Sp.
1, [X.] 40 ff.), hat dies
keinen Eingang in den Patentanspruch gefunden, der lediglich verlangt, dass die erhöhten 8
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6
-

Bereiche oder Vertiefungen mittels korrespondierender Ausnehmungen oder [X.] der Matrize eines [X.] hergestellt werden können.
II.
Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:

Die [X.]
könnten
sich nicht mit Erfolg darauf
berufen, das [X.] habe nach Art.
II §
3 Abs.
2 [X.] in der bis zum 1.
Mai 2008 geltenden [X.]as-sung
für das Gebiet der Bundesrepublik [X.] wegen der fehlerhaften Über-setzung von vornherein keine Wirkung entfaltet. Eine inhaltlich unrichtige oder un-vollständige Übersetzung stehe einer fehlenden Übersetzung nicht gleich.

Zutreffend habe das [X.] eine wortsinngemäße Verletzung verneint. Bei den angegriffenen Ausführungsformen fehle es an einem kapselförmigen
Boden. Darunter sei nach dem [X.] ein Boden zu verstehen, bei dem die Schicht mit hoher Wärmeleitfähigkeit vollständig eingekapselt sei. Dies erfordere, dass die [X.] die Schicht mit hoher Wärmeleitfähigkeit nicht nur an der [X.] vollständig abdecke, sondern auch seitlich bis zum Topfboden hochgezogen sei. Bei den von der [X.] vertriebenen Töpfen sei die gut wärmeleitende Schicht
nicht vollständig eingekapselt. Daher sei das gut wärmeleitende Material nicht gegen [X.], Oxidation oder mechanische Beschädigung geschützt.
Die angegriffenen Ausführungsformen machten vom [X.] aber äquiva-lent Gebrauch. Die erforderliche Gleichwirkung liege vor. Die Behauptung der [X.], das Problem, mit dem sich das [X.] befasse

die Verhinderung pe-ripherer Deformationen, die zu Unebenheiten des [X.] führten

könne bei den angegriffenen Töpfen nicht auftreten, weil dort die Schicht hoher [X.] nicht vollständig eingekapselt sei, treffe nach den Ausführungen des Sach-verständigen nicht zu.
An der Gleichwirkung fehle es auch nicht deshalb, weil die angegriffenen Töpfe keinen kapselförmigen Boden aufwiesen. Die
vollständige Ein-kapselung der gut wärmeleitenden Schicht diene dazu, eine Oxidation, Korrosion oder mechanische Beschädigung dieser Schicht vollständig zu verhindern. Auf die-10
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sen Vorteil des kapselförmigen
Bodens komme es aber hier nicht an. Nachdem das Problem, dem sich das Streitpatent widme

die Verhinderung einer Deformation des [X.] beim Erwärmen

auch bei Töpfen mit unvollständiger Verkapselung auf-treten könne, seien aus dem Erfordernis eines kapselförmigen
Bodens keine Min-destanforderungen an den Schutz der gut wärmeleitenden Schicht abzuleiten, denn insoweit handele es sich um eine zusätzliche Wirkung neben der mit dem Merkmal beabsichtigten erfindungswesentlichen Wirkung der Erhöhung der Steifigkeit von De-formationen im peripheren Bereich. Eine andere Beurteilung sei auch in Bezug auf den Einsatz einer Kupferschicht in der Mitte des [X.] bei den angegriffenen Ausführungsformen nicht veranlasst. Der [X.]achmann habe
die abgewandelte Ausfüh-rungsform ohne erfinderisches Bemühen auffinden können. [X.]ür ihn sei erkennbar gewesen, dass ein Boden, bei dem auf eine vollständige Kapselung verzichtet [X.], nicht nur einfacher herzustellen sei, sondern auch dieselben Vorteile in Bezug auf die Versteifung und die dadurch bedingten Auswirkungen auf das Verformungs-verhalten biete. Die abgewandelte Ausführungsform sei auch gleichwertig. Sie [X.] an den Sinngehalt der Lehre des [X.]s an, weil sie sich ebenso wie diese die Auswirkungen der randseitigen Versteifung auf das Verformungsverhalten
bei Erwärmung des [X.]s zunutze mache.

Auch mit dem Verweis auf den Gutglaubensschutz nach Art.
II §
3 Abs.
5 Int-PatÜbkG müssten die [X.] erfolglos bleiben. Auf diese Norm könne sich nur berufen, wer die Erfindung im Vertrauen auf die Richtigkeit der fehlerhaften Überset-zung in Benutzung genommen habe. Voraussetzung hierfür sei, dass der Betreffen-de die fehlerhafte Übersetzung gekannt habe. Entgegen der Auffassung der Beklag-ten könne sich derjenige, der, wie die [X.] von sich behaupteten,
das Klagepa-tent nicht gekannt habe, nicht auf guten Glauben berufen.
III.
Diese Beurteilung
hält der rechtlichen Überprüfung in einem entscheiden-den
Punkt nicht stand.

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8
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1. Das Berufungsgericht hat eine wortsinngemäße Verletzung des Klagepa-tents zu Recht
verneint. Ein Kochgefäß mit kapselförmigem Boden im Sinne des Merkmals
1 liegt nach dem zutreffenden Verständnis des [X.]s durch das Berufungsgericht nur vor, wenn die im Bereich des Bodens des [X.]s ange-brachte Schicht aus Metall mit gutem Wärmeleitvermögen
vollständig von einer Schicht aus Metall mit niedrigerem Wärmeleitvermögen, aber größerer Beständigkeit gegen Oxidation, Korrosion und Zerkratzen, etwa Edelstahl, eingeschlossen ist. Dies ergibt sich aus der ausdrücklichen Definition eines [X.]s mit kapselförmigem Boden, die die Beschreibung als "patenteigenes Lexikon" mit der Darstellung der insoweit vorbekannten und durch Merkmal 2 weiterentwickelten Ausgestaltung ent-hält. Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass bei den angegriffenen [X.] die Edelstahlschicht an
den Seitenflächen nicht bis zur Oberkante des
Topf-bodens
hochgezogen und daher die Schicht aus gut wärmeleitendem Aluminium an ihrem seitlichen Rand nur teilweise von einer Edelstahlschicht geschützt ist. [X.] ist im Zentrum des Bodens eine Kupferronde eingesetzt.

2. Die Begründung, mit der das Berufungsgericht eine äquivalente Verletzung des [X.]s bejaht hat, ist, wie die Revision zu Recht geltend macht, nicht trag-fähig.

a) Damit eine vom Wortsinn des Patentanspruchs abweichende
Ausführung in dessen
Schutzbereich fällt, muss regelmäßig dreierlei erfüllt sein. Die Ausführung muss erstens das
der Erfindung
zugrunde liegende Problem mit zwar abgewandel-ten, aber
objektiv gleichwirkenden Mitteln lösen. Zweitens müssen seine [X.]achkennt-nisse den [X.]achmann befähigen, die abgewandelte Ausführung mit ihren abweichen-den Mitteln als gleichwirkend aufzufinden. Die Überlegungen, die der [X.]achmann hierzu anstellen muss, müssen schließlich drittens am Sinngehalt der im [X.] orientiert sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln aus fach-männischer Sicht als der wortsinngemäßen Lösung gleichwertige (äquivalente) Lö-sung in Betracht zu ziehen und damit nach dem Gebot des Artikels 2 des Protokolls 16
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-
9
-

über die Auslegung des Art.
69 EPÜ bei der Bestimmung des Schutzbereichs des Patents zu berücksichtigen (vgl. u.a. Senat, Urteil
vom 12.
März 2002 -
X
ZR
168/00, [X.]Z 150, 149, 154 -
Schneidmesser
I; Urteil
vom 17.
April 2007 -
X
ZR
1/05, [X.], 959, 961
-
Pumpeinrichtung). Der Schutzbereich des Patents wird auf diese Weise nach Maßgabe dessen bestimmt, was der [X.]achmann auf der Grundlage der erfindungsgemäßen Lehre als äquivalent zu erkennen vermag, und damit an dem Gebot des Art. 1 des [X.] ausgerichtet, bei der Bestimmung des Schutzbereichs einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit [X.] Rechtssicherheit für Dritte zu verbinden
([X.], Urteil vom 14.
Dezember 2010, [X.], 313 Rn. 35 -
Crimpwerkzeug
IV).
b) [X.]ür die [X.]rage der Gleichwirkung ist entscheidend, welche einzelnen [X.]en die patentgemäßen Merkmale -
für sich und insgesamt -
zur Lösung der dem Patentanspruch zugrundeliegenden Aufgabe bereitstellen und ob diese Wirkungen bei der angegriffenen Ausführungsform durch andere Mittel erzielt werden. Danach ist es erforderlich, den Patentanspruch darauf zu untersuchen, welche der [X.], die mit seinen Merkmalen erzielt werden können, zur Lösung der [X.] Aufgabe patentgemäß zusammenkommen müssen. Diese Gesamtheit [X.] die patentierte Lösung und stellt deshalb die für den anzustellenden [X.] maßgebliche Wirkung dar ([X.], Urteil vom
28.
Juni 2000
-
X
ZR
128/98, [X.], 1005, 1006
-
Bratgeschirr;
Urteil vom 17.
Juli 2012 -
X
ZR
113/11, [X.], 1122 Rn.
19 -
Palettenbehälter
III). Nur so ist gewährleistet, dass trotz Abwandlung bei einem oder mehreren Merkmalen lediglich solche Ausgestaltungen vom Schutzbereich des Patentanspruchs umfasst werden, bei denen der mit der ge-schützten Erfindung verfolgte Sinn beibehalten ist. Als gleichwirkend kann eine Aus-führungsform nur dann angesehen werden, wenn sie nicht nur im Wesentlichen die Gesamtwirkung der Erfindung erreicht, sondern gerade auch diejenige Wirkung er-zielt, die das nicht wortsinngemäß verwirklichte Merkmal erzielen soll ([X.],
[X.], 1122 Rn.
26 -
Palettenbehälter
III).
19
-
10
-

c) Die Ausführungen des Berufungsgerichts hierzu stehen mit dieser Recht-sprechung nicht in Einklang.

aa) Die in Merkmal
2 beschriebene Ausgestaltung der Seitenwand der Schutzabdeckung mit erhöhten Bereichen und/oder Vertiefungen bewirkt die Ausbil-dung von Rippen, die den Umfangstreifen der Schutzschicht versteifen, auf diese Weise peripheren Verformungen des Bodens des [X.]s, wie sie etwa durch ungleiche Erwärmung entstehen können, entgegenwirken und damit einen guten Kontakt zwischen Gefäßboden und Wärmequelle sicherstellen. Wird das Kochgefäß gemäß Merkmal 1 mit einem kapselförmigen Boden versehen, zielt dies darauf, die gut wärmeleitenden Bestandteile der Bodenkonstruktion gegen Oxidation, Korrosion oder mechanische Beschädigung, etwa ein Zerkratzen, dadurch zu schützen, dass sie vollständig von einer Schicht aus Metall

etwa Edelstahl
-
umgeben werden, die
eine größere Beständigkeit gegen solche Einwirkungen aufweist. Gleichwirkung kommt mithin nur in Betracht, wenn beide Wirkungen bei den angegriffenen Ausfüh-rungsformen erzielt werden.
[X.]) Das Berufungsgericht hat zwar festgestellt, dass die Wirkungen, die mit den Versteifungen in der Seitenwand der Schutzabdeckung gemäß Merkmal
2 erzielt werden sollen, nach dem Ergebnis des hierzu eingeholten [X.] bei den angegriffenen [X.]n
gleichfalls erreicht
werden. In Bezug auf die Wirkungen, die
mit
dem kapselförmigen Boden erzielt werden sollen, hat es [X.] ausgeführt, dem Merkmal
1 könnten keine Mindestanforderungen an die Schutzwirkung vor Oxidation, Korrosion und mechanische Beschädigung entnom-men werden. Insoweit handele es sich um eine zusätzliche Wirkung neben der mit den Merkmalen
2 und 3 verfolgten, erfindungswesentlichen Wirkung der Erhöhung der Steifigkeit des [X.].
Diese Ausführungen stimmen
mit der dargestellten Rechtsprechung des Se-nats nicht überein. Sie berücksichtigen nicht, dass eine Gleichwirkung nur ange-nommen werden kann, wenn sämtliche erfindungsgemäßen
Wirkungen erzielt wer-20
21
22
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11
-

den. Das Berufungsgericht hat vielmehr rechtsfehlerhaft zwischen erfindungswesent-lichen und zusätzlichen Wirkungen unterschieden und angenommen, es komme nicht darauf an, ob die angegriffene Ausführungsform auch letztere erziele. Dies wird auch dadurch belegt, dass das Berufungsgericht sich zustimmend auf die Ausfüh-rungen des [X.]s bezogen hat, das die Kapselung der gut wärmeleitenden Schicht als für die Lehre des Patents bedeutungslosen Zweck bezeichnet hat. Mit der gegebenen Begründung kann das Berufungsurteil daher keinen
Bestand haben.

d) Eine abschließende Entscheidung
des Senats in der Sache
scheidet aus, weil [X.]eststellungen dazu fehlen, ob die erfindungsgemäßen Wirkungen durch die angegriffenen Ausführungsformen in einem praktisch noch erheblichen Maße er-reicht werden.

Eine Ausführungsform, die anstelle eines im Patentanspruch genannten Merkmals eine abweichende Gestaltung aufweist, fällt nicht nur dann in den [X.] eines Patents, wenn sie die erfindungsgemäßen Wirkungen ohne jede Ein-schränkung erreicht. [X.]ür eine Gleichwirkung kann es genügen, dass eine nach dem Patentanspruch erforderliche Wirkung durch abgewandelte Mittel nur in einge-schränktem Umfang erzielt wird. Unter dem Gesichtspunkt angemessener Beloh-nung des Erfinders kann die Einbeziehung in den Schutzbereich eines Patents be-reits dann sachgerecht sein, wenn die erfindungsgemäßen Wirkungen im [X.], also in einem praktisch noch erheblichen Maße,
erzielt werden. Hierfür kommt es auf die patentgemäße Wirkung und eine sich hieran orientierende Gewichtung der bei den angegriffenen Ausführungsformen festgestellten Defizite an ([X.], Urteil vom
2.
März 1999 -
X
ZR
85/96, [X.], 909, 914 -
Spannschraube; [X.],
[X.], 1005, 1006
-
Bratgeschirr; [X.],
[X.], 1122 Rn.
27
Palettenbehäl-ter
III).
Bei den angegriffenen Ausführungsformen wird
die mit Merkmal
1 verfolgte Wirkung jedenfalls nur in eingeschränktem Umfang erreicht. Die gut wärmeleitende Aluminiumschicht wird an ihrem seitlichen Rand nur teilweise von einer Schutz-24
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12
-

schicht aus Edelstahl abgedeckt. Zudem weist die Schutzschicht
im Zentrum der Topfbodenunterseite eine runde Einlage aus Kupfer auf und damit aus einem Materi-al, das im Verhältnis zu Edelstahl weich und gut wärmeleitend ist. [X.]ür die [X.]rage, ob die durch die nicht vollständige Verkapselung der gut wärmeleitenden Bestandteile der Bodenkonstruktion erzielte Wirkung noch als patentgemäß angesehen werden kann, wird es insbesondere darauf ankommen, welche praktische Bedeutung dem Schutz der einzelnen Bereiche des [X.]
vor Korrosion, Oxidation und me-chanischer Beschädigung zukommt
und
welche Beeinträchtigungen aus Sicht des [X.]achmanns hinsichtlich der [X.]unktion und des
Erscheinungsbilds
bei bestimmungs-gemäßer Nutzung der [X.] zu erwarten sind, wenn in eine
aus Edelstahl be-stehende Schutzschicht im Zentrum der Topfbodenunterseite eine Kupferronde
ein-gesetzt ist und der obere Teil des Seitenrandes der Aluminiumschicht freiliegt und insoweit
kein vollständiger Schutz gegen die genannten Einwirkungen gewährleistet ist. [X.]eststellungen hierzu hat das Berufungsgericht -
von seinem Standpunkt aus fol-gerichtig

bislang nicht getroffen.
IV.
Das Urteil des Berufungsgerichts kann danach keinen Bestand haben; es ist aufzuheben. Da die Sache nicht zur Endentscheidung reif ist, ist sie an das [X.] zurückzuverweisen (§
563 Abs.
1 Satz
1 ZPO).

1.
Sollte sich im wiedereröffneten Berufungsverfahren ergeben, dass eine Gleichwirkung im oben erläuterten Sinne vorliegt, wird das Berufungsgericht auf die-ser Grundlage zu prüfen haben, ob die weiteren Voraussetzungen für eine äquivalen-te Verletzung vorliegen.

2.
[X.]ür den [X.]all, dass das Berufungsgericht wiederum zu dem Ergebnis kommen sollte, dass die angegriffenen Ausführungsformen das [X.] mit gleichwertigen Mitteln verletzen, wird das Berufungsgericht erneut der [X.]rage
nach-zugehen haben, ob sich die [X.] auf den Gutglaubensschutz nach Art.
II §
3 Abs.
5 [X.] in der bis zum 31.
Dezember 2001 geltenden [X.]assung berufen können.
27
28
29
-
13
-

a)
Zutreffend hat das Berufungsgericht zugrunde gelegt, dass das Überset-zungserfordernis nach Art.
II §
3 Abs.
1 [X.] a[X.] für das [X.] maßgeb-lich ist. Zwar ist der bisherige Art.
II §
3
[X.] aufgehoben worden. Die Norm findet aber auf [X.] Patente, die vor dem 1.
Mai 2008 veröffentlicht worden sind, weiterhin in der
[X.]assung Anwendung, die im Zeitpunkt der [X.] des Hinweises auf die Erteilung des Patents gegolten hat
(Art.
XI §
4 [X.]). Nach-dem der Hinweis auf die Erteilung des Streitpatents
am 3.
Mai 1995 veröffentlicht worden ist,
ist hier die bis zum 31.
Dezember 2001 geltende [X.]assung von Art.
II §
3 [X.] maßgeblich.
Danach hatte der Anmelder oder Inhaber eines in fremder [X.] erteilten [X.] Patents, das mit Wirkung für die Bundesrepublik [X.] erteilt werden sollte, binnen drei Monaten ab [X.] des Hinweises auf die Erteilung des [X.] Patents eine [X.] Übersetzung der Patentschrift einzureichen;
anderenfalls galten die Wirkungen des [X.] Patents für das Inland als von Anfang an nicht eingetreten (Art.
II §
3 Abs.
1 und 2 [X.] a[X.]). Nach Art.
II §
3 Abs.
5 [X.] a[X.] darf im [X.]alle einer fehlerhaften Übersetzung einer [X.] Patentschrift derjenige, der im Inland in gutem Glauben die Erfin-dung in Benutzung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung getroffen hat, nach [X.] der berichtigten Über-setzung die Benutzung für die Bedürfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen oder fremden Werkstätten unentgeltlich fortsetzen, wenn die Benutzung keine Verletzung des Patents in der fehlerhaften Übersetzung der Patentschrift darstellen würde.
b)
Die
unter dem Aktenzeichen 691
09
436
T2
ursprünglich
eingereichte Übersetzung des [X.]s war fehlerhaft, insbesondere war angegeben, dass die erhöhten Bereiche und Vertiefungen "durch Vorsehen entsprechender Vertiefun-k-zeugs" erhalten werden.
Erst in einer berichtigten Übersetzung, die die Klägerin auf einen Hinweis des [X.]s beim Patentamt eingereicht hat
(691
09
436
T4),
wurde die entsprechende Wendung in der [X.] ("obtained by providing 30
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-
14
-

corresponding recesses and/or projections in the relative region of the die of the mould used to produce said capsular base") zutreffend ins [X.] übersetzt. Zwar ist dort davon die Rede, dass die erhöhten Bereiche und/oder Vertiefungen in der Seitenwand der Schutzabdeckung "durch Vorsehen entsprechender Ausnehmungen und/oder Vorsprünge im zugehörigen Beerhalten wurde", doch ist, wovon beide Parteien stillschweigend ausgehen, aus fach-licher Sicht ohne weiteres erkennbar, dass es sich insoweit um ein Schreibversehen handelt und tatsächlich ein Presswerkzeug gemeint ist.
Bei den angegriffenen Ausführungsformen werden die Rippen an der seitli-chen Wandung der Edelstahlschicht nicht durch Einsatz eines [X.], son-dern durch Verwendung eines [X.] hergestellt.

c)
Zutreffend hat das Berufungsgericht
ferner ausgeführt, dass die [X.]ehler in der zunächst eingereichten
Übersetzung nicht dazu führten, dass die Wirkungen des [X.]s für die Bundesrepublik [X.] als von Anfang an nicht eingetre-ten gelten. Inhaltliche Abweichungen zwischen Patentschrift und Übersetzung haben auf Bestand und Schutzbereich des [X.] Patents im Inland keinen Einfluss ([X.], Urteil vom 18.
März 2010 -
Xa
ZR 74/09, [X.], 708 Rn.
12, 16

Na-benschaltung
II).

d)
Das Berufungsgericht hat den Standpunkt eingenommen, die Berufung der [X.] auf Art.
II §
3 Abs.
5 [X.] müsse schon deshalb erfolglos blei-ben, weil die [X.] nach ihrem eigenen Vorbringen die fehlerhafte Übersetzung der [X.]schrift nicht gekannt haben. Dies trifft nicht zu.

aa)
Zu der rechtsähnlichen
Regelung in §
43 Abs.
4 [X.] a[X.], der Vorgänger-vorschrift zu §
123 Abs.
5 [X.], hat der [X.] entschieden, dass der dort normierte Schutz des guten Glaubens nicht auf denjenigen beschränkt ist, der bewusst die Nutzung eines beispielsweise wegen unterbliebener Zahlung der gesetz-lichen Gebühren erloschenen Patents aufgenommen hat, sondern auch dem unbe-wussten Benutzer zugutekommt ([X.], Urteil vom 27.
Mai 1952 -
I
ZR
138/51, [X.]Z 33
34
35
36
-
15
-

6, 172, 176 -
Wäschepresse; ebenso schon [X.],
GRUR 1926, 475, 477 zum Weiter-benutzungsrecht nach §
6 der Bekanntmachung betreffend die Begründung, Erhal-tung oder Wiederherstellung von gewerblichen Schutzrechten der Angehörigen der [X.] vom 6.
Juli 1921 [[X.]Bl. 1921, S.
844]).
Der Bun-desgerichtshof hat in dieser Entscheidung ausgeführt, §
43 Abs.
4 [X.] a[X.] enthalte einen allgemeinen Rechtsgedanken, der auch außerhalb seines unmittelbaren [X.] finde. Daraus ist zutreffend der Schluss gezogen worden, dass grundsätzlich auch derjenige den Gutglaubensschutz nach Art.
II §
3 Abs.
5 [X.] a[X.] genießt, der die ihm günstige, unrichtige [X.]assung der Über-setzung nicht gekannt hat ([X.], GRUR 1993, 283, 284
f.; [X.], Handbuch der Patentverletzung, 7.
Aufl.
2014 Rn.
1774;
OLG [X.], Urteil vom 24.
Juni 2011

2
U
62/04, Juris Rn.
185; [X.], GRUR Int.
2011, 667, 671).
[X.])
Auf den Gutglaubensschutz nach Art.
II §
3 Abs.
5 [X.] a[X.] kann sich mithin auch derjenige berufen, der, wäre ihm die fehlerhafte Übersetzung [X.] gewesen, zu dem Schluss hätte kommen dürfen, dass der Anspruch des be-treffenden Patents auf einen vom dem tatsächlich geschützten abweichenden
Ge-genstand gerichtet ist. Ob dies der [X.]all ist, richtet sich nach den konkreten Umstän-den
des Einzelfalls. Ein guter Glaube wird etwa dann zu verneinen sein, wenn der angesprochene [X.]achmann, sofern er die Übersetzung läse, deren [X.]ehlerhaftigkeit ohne weiteres erkennen würde und -
gegebenenfalls unter Heranziehung der Über-setzung der Beschreibung
-
in der Lage wäre, den Inhalt des Patents zutreffend zu bestimmen (vgl. OLG [X.], aaO,
Juris Rn.
181
ff.; OLG [X.], Urteil vom 10. April 2003 -
2 U 6/02 Rn. 77 f., in Juris; [X.], GRUR Int.
2011, 667, 672). Die Darlegungs-
und Beweislast hierfür liegt
bei der Klägerin (vgl. [X.]Z 6, 172, 177

Wäschepresse). Eine Berufung auf guten Glauben wäre den [X.] danach verwehrt, wenn ihnen aufgrund ihrer [X.]achkenntnis bei Lektüre der zunächst einge-reichten Übersetzung ohne weiteres hätte klar sein
müssen, dass die [X.]e Ausbildung der Seitenwand des Bodens nicht durch ein Gusswerkzeug [X.]
-
16
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werkstelligt werden könnte, so dass sie zu dem Schluss hätten kommen müssen, dass die Übersetzung fehlerhaft war.
e)
Sollte danach ein Gutglaubensschutz in Betracht kommen, wird das [X.] auch zu prüfen haben, ob eine Berufung der [X.] auf ein Weiter-benutzungsrecht
daran scheitert, dass die angegriffenen Ausführungsformen auch in der fehlerhaften Übersetzung eine Verletzung des [X.]s darstellen würden. Da sich, wie ausgeführt, aus Merkmal 3 keine weiteren Anforderungen an die Ausge-staltung der erhöhten Bereiche oder Vertiefungen der Seitenwand der Schutzabde-ckung des kapselförmigen Bodens ergeben, wird die Verletzung eines gedachten, der fehlerhaften Übersetzung entsprechenden Patentanspruchs nur dann verneint werden können, wenn sich derartige, von den angegriffenen Ausführungsformen nicht erfüllte Anforderungen aus Sicht des [X.]achmanns ergäben, sollten
die erhöhten Bereiche oder Vertiefungen der Seitenwand der Schutzabdeckung erfindungsgemäß mittels eines [X.] erhältlich sein.
38
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17
-

[X.]eststellungen hierzu hat das Berufungsgericht -
von seinem Standpunkt aus folgerichtig
-
nicht getroffen. Dies wird gegebenenfalls nachzuholen sein.
Meier-Beck
Gröning
Bacher

Deichfuß
Kober-Dehm
Vorinstanzen:
LG [X.] I, Entscheidung vom 04.02.2010 -
7 O 7110/08 -

OLG [X.], Entscheidung vom 23.05.2013 -
6 U 2752/10 (2) -

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