Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 03.03.2009, Az. X ZR 53/07

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 3. März 2009 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] - 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 3. März 2009 durch [X.] [X.], [X.], die Richterin [X.] und [X.] Lemke und [X.] für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 23. November 2006 verkündete Urteil des 2. Senats ([X.]) des [X.] wird auf Kosten der [X.]n zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die [X.] ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.] Patents 895 954 (Streitpatents), das auf einer Anmeldung vom 3. August 1998 beruht, mit der die Priorität [X.] Voranmeldungen vom 4. August 1997 und vom 5. Januar 1998 in Anspruch genommen worden ist. 1 - 3 - Patentanspruch 1 des drei weitere unmittelbar oder mittelbar hierauf be-zogene Patentansprüche umfassenden Streitpatents lautet in der [X.]: 2 "Kreuzleger für Papierprodukte, mit einem ersten [X.] (16, 16'), auf dem die zu stapelnden Papierprodukte gesammelt werden, mindestens einem weiteren [X.] (18, 18'), und einer unter-halb der [X.] (16, 18; 16', 18') angeordneten Dreheinrich-tung (12, 14), wobei jedes [X.] aus zwei Hälften besteht, die horizontal auseinanderbewegbar sind, dadurch [X.], dass jedes [X.] (18, 18') vertikal ver-schiebbar ausgebildet ist, und dass jedes [X.] (16', 18') ei-ne solche Öffnungsweite besitzt, dass das jeweils andere [X.] (18', 16') in geschlossenem Zustand durch die geöffneten Hälf-ten des einen [X.] (16', 18') [X.] ist." Die Klägerin bekämpft das Streitpatent mit der Nichtigkeitsklage. Die [X.] der [X.] Voranmeldung vom 4. August 1997 könne nicht in [X.] genommen werden. Die patentierte Lehre sei nicht neu. Jedenfalls aber sei sie durch den Stand der Technik nahegelegt. 3 Das [X.] hat das Streitpatent mit Wirkung für das Ho-heitsgebiet der [X.] für nichtig erklärt. 4 Hiergegen wendet sich die [X.] mit der Berufung und dem Antrag, 5 das Urteil des [X.] abzuändern und die Nichtig-keitsklage abzuweisen. - 4 - Hilfsweise verteidigt die [X.] das Streitpatent mit folgender Fassung des Patentanspruchs 1 (Änderungen kursiv): "Kreuzleger für Druckprodukte, mit einem ersten [X.] (16, 16'), auf dem die zu stapelnden Papierprodukte gesammelt werden, einem zweiten [X.] (18, 18'), und einer unterhalb der [X.] (16, 18; 16', 18') angeordneten [X.] (12, 14), wobei jedes [X.] aus zwei Hälften mit Zinken (21') besteht, die in horizontaler Richtung mittels einer Linearbewegung vonein-ander weg und so aufeinander zu bewegbar sind, dass eine im Wesentlichen geschlossene Aufnahmefläche gebildet ist, da-durch [X.] (18, 18') vertikal verschiebbar ausgebildet ist, und dass jedes [X.] (16', 18') eine solche Öffnungsweite besitzt und derart ausge-bildet ist, dass wechselweise und zyklisch jedes [X.] (18', 16') in geschlossenem Zustand durch die geöffneten Hälften des anderen [X.] (16', 18') [X.] und das andere [X.] (16', 18') außen an dem einen [X.] vorbeiführ-bar ist, dass der untere Totpunkt beider [X.] (16, 18; 16', 18') unmittelbar oberhalb der [X.] (12, 14) liegt, und dass genau ein erstes (16, 16') und ein zweites [X.] (18, 18') vorgesehen ist, wobei jeder Rechen einen Rechenträger auf-weist, der zusammen mit dem zugehörigen Rechen durch die ge-öffneten Hälften des anderen [X.]s [X.] ist, und der aus dem Bereich zwischen den geöffneten Rechenhälften quer zu den Zinken (21') herausgeführt ist." Die Klägerin tritt diesem Begehren entgegen. 6 - 5 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung der [X.]n bleibt in der Sache ohne Erfolg. Hierfür kann die Priorität der Voranmeldung vom 4. August 1997 ebenso dahin-stehen wie die Behauptung der Klägerin, die Lehre des Streitpatents sei im Stand der Technik bereits neuheitsschädlich getroffen. Denn diese Lehre war sowohl in der hauptsächlich als auch in der hilfsweise verteidigten Fassung der Patentansprüche jedenfalls nahegelegt, so dass sie nicht als auf einer erfinderi-schen Tätigkeit beruhend gelten kann. 7 1. Wenn Druckereiprodukte, die einen Falz aufweisen, gleichgerichtet aufeinander gestapelt werden, begrenzt das Vorhandensein der Falze die Höhe eines Stapels, der eine geordnete Ausrichtung hat. Sollen höhere Gesamtstapel einer Ausrichtung erreicht werden, macht dies die um 180° versetzte Anord-nung von [X.] aufeinander erforderlich. Das Streitpatent lehrt eine [X.], mit deren Hilfe solche Produkte zu [X.] gesammelt und zu ei-nem Gesamtstapel einheitlicher Ausrichtung gefügt werden können. 8 Die Streitpatentschrift schildert, dass es bekannt war, hierzu Maschinen zu verwenden, die mit vorgegebenem Abstand übereinander angeordnete und jeweils gegeneinandergerichtete rechenartige Vorrichtungsteile und darunter eine [X.] aufweisen. Auf dem oberen [X.] werden die [X.] Stück für Stück aufeinander abgelegt und so zu einem [X.] gesam-melt. Die Rechenhälften werden dann bis über die Umfangskontur des gebilde-ten Stapels auseinander bewegt, was zur Folge hat, dass der Stapel auf das darunter liegende [X.] fällt. Dieser Vorgang des Fallens wiederholt sich 9 - 6 - je nach Anzahl der [X.]. Schließlich fällt der Stapel in einen Korb, der ihn um 180° dreht, wonach weitere [X.] fallend zugeführt werden. An dieser Vorrichtung/Vorgehensweise ist das mehrmalige Fallen des [X.]s nachteilig. Es birgt die Gefahr, dass der Stapel die einheitliche Umfangskontur einbüßt. Außerdem kann die Notwendigkeit wiederholten [X.] Stufe um Stufe das Arbeitstempo beschränken. Hieraus erklärt sich, dass es die Streitpatentschrift unter 0006 als das der Erfindung zugrunde [X.] Problem bezeichnet, einen Kreuzleger der geschilderten Art so zu [X.], dass bei erhöhter Taktgeschwindigkeit eine schonende Stapelbildung erfolgt, bei welcher die gestapelten Produkte ihre Umfangskontur beibehalten. 10 2. Die Lösung nach Patentanspruch 1 besteht in einem 11 Kreuzleger für zu stapelnde Papierprodukte, die auf einem [X.] gesammelt werden, der folgende Merkmale aufweist: 1. Mindestens zwei [X.], 1.1 die jeweils vertikal verschiebbar und 1.2 deren jeweilige (beiden) Hälften horizontal auseinander [X.] sind, 1.2.1 und zwar so weit, dass das jeweils andere [X.] in geschlossenem Zustand durch die geöffneten (auseinander bewegten) Hälften hindurch bewegbar ist, und - 7 - 2. eine [X.] 2.1 unterhalb der [X.]. Auch bei dieser Lösung können die Produkte aus Papier auf einem obe-ren [X.] zu einem [X.] aufeinander gelegt werden. Sie [X.] dann aber auf diesem [X.] verbleiben und als Stapel - ohne dass es zu einem Fallvorgang kommt - bis unmittelbar über die [X.] [X.], weil die [X.] auch in vertikaler Richtung verschiebbar sind und die horizontale Verschiebbarkeit ihrer Hälften so ausgelegt ist, dass sich eine hinreichende Öffnung für das sich vertikal bewegende, mit einem Stapel belegte [X.] ergibt. Dadurch kann bewirkt werden, dass sich auch in der letzten Phase kein Fallen ergibt. Der Stapel kann vielmehr auf der [X.] [X.] werden. Zudem kann der Arbeitstakt gefördert werden, weil während der Abwärtsbewegung des mit einem Stapel belegten [X.] das geöffnete [X.] nach oben zur Aufnahme der nächsten Produkte und des nächsten [X.]s bewegt werden kann. 12 3. Zu Recht hat das [X.] erkannt, dass sich die Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 für den Fachmann aus dem Stand der Technik ergab. 13 a) Als Fachmann ist in Übereinstimmung mit dem [X.] und den Parteien ein Diplomingenieur anzusehen, der mindestens auf einer Fachhochschule Maschinenbau studiert und aufgrund entsprechender Berufstä-tigkeit besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Druckerei-maschinen zur Weiterverarbeitung und Handhabe von Druckprodukten erwor-ben hat. Von einem derart qualifizierten Fachmann ist auszugehen, weil eine vergleichsweise komplizierte Mechanik betroffen ist, deren Entwicklung bzw. 14 - 8 - Weiterentwicklung in den einschlägigen Unternehmen eher akademisch vorge-bildeten Personen mit vertieften praktischen Kenntnissen und Erfahrungen als weniger kompetenten Mitarbeitern übertragen wird. b) Die eingangs der Streitpatentschrift und dieser Entscheidung als den Stand der Technik kennzeichnend abgehandelte Vorrichtung war diesem [X.] durch das Gebrauchsmuster 93 17 919 offenbart. Die dort der Fachwelt vorgestellte Vorrichtung verwirklicht jedenfalls die Merkmale 1, 1.2 und 2. Ob-wohl der [X.] ihrer [X.] untereinander einstellbar sein kann, ist eine vertikale Verschiebbarkeit (Merkmal 1.1) jedoch nicht gegeben, weil nach dem Gesamtzusammenhang der durch das Streitpatent geschützten [X.] hierunter zu verstehen ist, dass die Hälften der [X.] nicht in einer voreingestellten Höhenlage verbleiben, sondern sich aneinander vorbei (ge-schlossenes Paar innerhalb geöffnetem Paar) ab und auf bewegen können müssen. Was das Merkmal 1.2.1 anbelangt, ist deshalb durch die Unterlagen des Gebrauchsmusters 93 17 919 auch nicht eine Gestaltung offenbart, wonach ein geschlossenes [X.] durch die geöffneten Hälften des anderen Re-chenpaars bewegt werden kann. 15 c) Die dem Fachmann durch dieses Gebrauchsmuster vorgestellte [X.] ist aus fachlicher Sicht weniger im Hinblick auf erwünschte Taktzeiten nachteilig, weil das geleerte obere [X.] alsbald wieder geschlossen und auf ihm noch während des Fallens des gesammelten Stapels im Bereich unte-rer [X.] bereits wieder Papierprodukte zu einem Stapel gesammelt werden können. Auf den ersten Blick nachteilig an dem Lösungsvorschlag des Gebrauchsmusters ist es vielmehr, dass die Arbeitsweise darauf ausgerichtet ist, dass der jeweils fertige [X.] stufenweise nach unten fällt, was den Erhalt dessen Umfangskontur gefährdet. Dies liegt derart auf der Hand, dass für 16 - 9 - den Fachmann aller Anlass zur Suche bestand, wie ein Stapel aus einzelnen Papierprodukten auf andere schonendere Weise auf eine [X.] [X.] könne. Da der Grund für diese Suche den bei Papierprodukten mit Falz erforderlichen Vorgang des Drehens um 180° selbst nicht betrifft, ist ferner da-von auszugehen, dass der Fachmann hierbei nicht nur zum Stand der Technik gehörende Vorrichtungen in den Blick nahm, die auch diese Drehung bewerk-stelligen, sondern sich allgemein dafür interessierte, wie ansonsten einzelne zu Stapeln gesammelte Produkte aus Papier, die in dieser Form von einer höheren Position auf eine darunter befindliche Weiterverarbeitungsstation gelangen müssen, ohne Fallen in diese tiefere Position überführt werden. Deshalb gehört auch das, was die aus dem Jahre 1994 stammende [X.] 5 328 323 offenbart, zu dem Stand der Technik, der von Interesse für eine Weiterentwick-lung des auf Grund des Gebrauchsmusters 93 17 919 bekannten [X.] war. Denn die [X.] 5 328 323 betrifft eine Maschine, die in erhöhter Position Stapel bildet und diese auf einen darunter wirkenden Abführförderer ablegt. Diese Maschine wird in der [X.] 5 328 323 zwar als beson-ders geeignet für die Sammlung und den Abtransport von zunächst vereinzelten und Z-förmig gelegten, mit Flüssigkeit getränkten Stoffstücken bezeichnet ([X.]. 1 Z. 26 ff.). Das beschränkt ihren Offenbarungsgehalt jedoch nicht auf [X.] aus solchen Stücken, sondern beschreibt lediglich einen bevorzugten An-wendungsbereich. Aus fachlicher Sicht erfasst die [X.] 5 328 323 auch die Stapelung anderer flächiger dünner Materialstücke und ist deshalb auch für den in der Papierverarbeitung bzw. der Verarbeitung von Druckproduk-ten tätigen Fachmann von Interesse. Bestätigt wird dieser Offenbarungsgehalt durch die Formulierung des Patentanspruchs 1 des [X.] 5 328 323, weil hiernach eine Lehre für eine Vorrichtung zur Aufnahme, Stapelung und Ablage von Einzelteilen gegeben werden soll, die ganz allgemein als Abschnitte einer Materialbahn ("individual web segments") bezeichnet sind. - 10 - d) Diese Vorrichtung arbeitet mit zwei jeweils paarweise angeordneten Auflageelementen, die jeweils um eine untere Achse schwenkbar sind und im eingeschwenkten Zustand einen senkrechten und einen waagerechten Schen-kel haben. Auf den waagerechten Schenkeln des jeweils oberen Paars werden die angeförderten [X.] nacheinander zu einem Stapel gesammelt, während ein auf den waagerechten Schenkeln des zweiten Paars bereits ge-sammelter Stapel weiter unten durch Schwenken der Schenkel dieses Paars nach außen jeweils freigegeben und als Stapel auf ein Förderband abgelegt wird. Hiernach wird das obere eingeschwenkte Paar mit dem mittlerweile voll-ständig gebildeten [X.] maschinenseits senkrecht nach unten in die [X.] verfahren, während das andere Paar in verschwenktem Zustand um die sich nach unten bewegende Einheit herum nach oben verfahren wird, um dort eingeschwenkt zu werden und einen neuen Stapel aufzunehmen. 17 e) Die aus der [X.] 5 328 323 vorbekannte Vorrichtung weist also zwei [X.] auf, die in der Ausdrucksweise des Streitpatents jeweils vertikal verschiebbar sind und deren jeweilige Hälften so weit auseinander [X.] sind, dass das jeweils andere Paar in geschlossenem Zustand durch die geöffneten Hälften hindurch bewegbar ist (vgl. Merkmale 1.1, 1.2, 1.2.1). Jedenfalls das Prinzip, das auch die Lehre nach Patentanspruch 1 des [X.] nutzen will, war damit bei der Vorrichtung nach der [X.] 5 328 323 bereits verwirklicht. Dem steht nicht entgegen, dass es nach dem Ausführungsbeispiel der [X.] 5 328 323 beim Verschwenken der [X.] bereichsweise zu einer nach oben gerichteten Bewegung kommt, woraus die [X.] ableitet, dass dies zu einem Anheben des Stapels führt. Denn bei unbefangener Betrachtung der Lösung nach der [X.] 5 328 323 erlaubt diese gleichwohl ein Ablegen des Stapels und kann nicht [X.] - 11 - hin umschrieben werden, dass es bei ihr zu einem Herabfallen des Stapels komme. f) Der Senat hat keine durchgreifenden Zweifel, dass der Fachmann der [X.] 5 328 323 sowohl das bei der dort beschriebenen Vorrichtung verwirklichte Prinzip entnahm als auch dessen Eignung erkannte, neben der Möglichkeit, mit dem Sammeln neuer Stücke sogleich wieder zu beginnen, das stufenweise Fallen von aus einzelnen Stücken bestehenden Stapeln zu vermei-den. Der Hinweis der [X.]n in der mündlichen Verhandlung, eine solche Erkenntnis sei nicht ohne Abstraktionsvermögen möglich, steht dem angesichts der Qualität des hier maßgeblichen Fachmanns nicht entgegen. Auch bei der akademischen Ausbildung auf einer Fachhochschule wird Wert auf technische Prinzipien und darauf gelegt, dass die Absolventen lernen, sich auch das [X.] konkreter Konstruktionen zu erschließen. Damit war vom [X.] nur noch gefordert, die prinzipielle Idee, die bei der Vorrichtung der [X.] 5 328 323 verwirklicht ist, bei einer Vorrichtung konstruktiv umzusetzen, die - wie die Maschine nach dem Gebrauchsmuster 93 17 919 - oberhalb einer [X.] zwei horizontal auseinander bewegbare [X.] aufweist. 19 Derartiges forderte jedoch nur die handwerklichen Fähigkeiten des [X.]s. Hinsichtlich des kontinuierlichen Hinabbewegens eines auf [X.] gesammelten Stapels ist das auch von der [X.]n letztlich nicht [X.] in Zweifel gezogen worden. Was die ferner notwendige Umgestaltung an-belangt, die auch die gegenläufige und im [X.] wechselweise Bewe-gung des jeweils anderen [X.]s möglich macht, bestehen ebenfalls keine durchgreifenden Zweifel. Denn die konstruktive Herrichtung von [X.] nach einer als geeignet und vorteilhaft erkannten Idee gehört zu 20 - 12 - dem, was Fachleute der hier maßgeblichen Art üblicherweise zu leisten haben. Jedenfalls ist im Streitfall ohne weiteres anzunehmen, dass insoweit nichts [X.] war, was die handwerklichen Fähigkeiten des Fachmanns überstieg. Denn auch nach dem erteilten Patentanspruch 1 des Streitpatents bleibt es dem Fachmann überlassen, wie er konstruktiv bei einem Kreuzleger mit ([X.]) zwei [X.]n, deren Hälften horizontal verschiebbar sind, für die Beweglichkeit und Bewegung sorgt, welche die Merkmale 1.1 und 1.2.1 for-dern und die für die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents [X.] sind. g) Die danach gebotene Wertung, dass Patentanspruch 1 des [X.] durch den Stand der Technik nahegelegt war, kann der Senat unabhängig davon treffen, ob die Vorbilder im Stand der Technik schon eine ähnliche [X.] wie die Lehre nach dem Streitpatent erlaubten und ob der in der [X.] 5 328 323 beschriebene und gezeigte [X.] bei dieser Vorrichtung, wenn sie eine [X.] umfasst, (einfach oder nicht) zu verwirklichen war. Denn der Patentanspruch 1 des Streitpatents beschränkt die gegebene Lehre zum technischen Handeln nicht auf Vorrichtungen mit hoher oder gar ein bestimmtes Tempo übersteigen-den Geschwindigkeit, und auf den aus der [X.] 5 328 323 bekann-ten Verschwenkmechanismus kommt es nicht an, wenn - wie hier - der [X.] von seinem Können und sonstigen Wissen her als befähigt angesehen werden muss, das hinter dieser konkreten Lösung stehende gedankliche Sys-tem zu erkennen und zu nutzen. 21 4. Wie Patentanspruch 1 haben auch die erteilten [X.] kei-nen Bestand. Sie beinhalten nur handwerkliche Ausführungen der durch den 22 - 13 - Stand der Technik nahegelegten Lehre nach Patentanspruch 1. Gegenteiliges hat auch die [X.] nicht geltend gemacht. 5. Die vorstehende Beurteilung verbietet auch, dass die hilfsweise [X.] des Streitpatents Erfolg hat, so dass dahinstehen kann, ob - wie in-soweit von der Klägerin geltend gemacht - nicht schon der Gesichtspunkt nach-träglicher Erweiterung entgegensteht. 23 Die in den Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 eingefügten Anga-ben betreffen nur konstruktive Details, die entweder aus dem Gebrauchsmuster 93 17 919 ohnehin bekannt waren (Druckprodukte, gegeneinander gerichtete Rechen als im wesentlichen geschlossene Aufnahmefläche, Linearbewegung) oder als sinnvolle oder von dem durch die [X.] 5 328 323 offenbar-ten [X.] her fast selbstverständliche Gestaltungen im Rahmen der als naheliegend erkannten handwerklichen Umgestaltung der in dem [X.] 17 919 beschriebenen Vorrichtung lagen. 24 Die sich mit dem Wort "wobei" an den erteilten Patentanspruch anschlie-ßenden Angaben beinhalten insoweit eine sachliche Ergänzung, als sie die [X.] der beiden notwendigen Rechen betreffen. Eine Halterung, über die den Rechen alle Bewegungsabläufe vermittelt werden können, war aus fachlicher Sicht aber ebenfalls eine sinnvolle und im Fachkönnen liegende Maßnahme. Bei Verwirklichung des aus der [X.] 5 328 323 entnommenen [X.]s muss die Halterung notwendigerweise zusammen mit den ge-schlossenen [X.]n durch die Öffnung [X.] sein, die von den geöffneten [X.]n gebildet wird. Angesichts der aus dem Gebrauchsmuster 93 17 919 bekannten linearen Hin- und Herbewegung von Rechen, die üblicherweise aus Zinken gebildet werden, bot es sich schließlich 25 - 14 - aus Platzgründen, also aus einem Gesichtspunkt, der von Fachleuten regelmä-ßig in Erwägung gezogen wird, auch an, für eine Befestigung am Maschinen-rahmen durch eine Halterung zu sorgen, die quer hierzu aus dem Bewegungs-raum herausreicht. Auch die zusätzlichen Merkmale des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1 vermögen deshalb nichts an der Feststellung zu ändern, dass die Erfindung nur eine auf rein handwerklichem Gebiet liegende Weiter-entwicklung des Standes der Technik nach Maßgabe des aus dem US-Patent 5 328 323 bekannten als Lösung naheliegenden Prinzips darstellt. - 15 - 6. [X.] folgt aus §§ 97 Abs. 1 ZPO, 121 Abs. 2 [X.] 26 [X.] Scharen [X.]
Lemke [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 23.11.2006 - 2 Ni 34/04 ([X.]) -