Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 26.08.2014, Az. X ZR 18/11

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL
X ZR 18/11
Verkündet am:

26. August 2014

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

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2
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche
Verhand-lung vom 26.
August 2014
durch [X.] Dr.
Meier-Beck, den
Richter Gröning, die Richterin
Schuster, [X.] Deichfuß und die Richterin Dr.
Kober-Dehm
für Recht erkannt:
Auf die Anschlussberufung wird das am 4.
November 2010 [X.] Urteil des 2.
Senats ([X.]) des Bundespa-tentgerichts dahin abgeändert, dass das [X.] Patent 727
281 unter Abweisung der Klage im Übrigen mit Wirkung für die [X.] im Umfang der Patentansprü-che
1 und 2 sowie 4, soweit unmittelbar auf 1 und 2 rückbezogen, und 7, soweit unmittelbar auf 1, 2 und 4 rückbezogen, dadurch teilweise für nichtig erklärt wird, dass an die Stelle der genannten Patentansprüche die Patentansprüche 1 und 2 in der Fassung des patentgerichtlichen Urteils mit der Maßgabe treten, dass in Pa-tentanspruch 1 die Wörter "Motorbetriebenes Schleifgerät"
ersetzt werden durch "[X.]"
und zwischen den Wörtern "wirkgekoppelten"
und "[X.]"
das Wort "rotierenden"
eingefügt wird.
Die weitergehende Anschlussberufung und die Berufung werden zurückgewiesen.
Die Kosten der ersten Instanz trägt die Beklagte. Von den Kosten des Berufungsverfahrens haben die Klägerin ein Viertel und die Beklagte drei Viertel zu
tragen.
Von Rechts wegen
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3
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Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 9. Februar 1996 angemeldeten und mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] erteilten [X.]n Patents 727
281 (Streitpatents), das ein motorgetriebenes Schleifgerät betrifft und 10 Patentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der [X.]:
"A motorized sander (100) of the type having a drive motor (112) mounted on a distal end (106) of a tubular wand (108), a flexible drive shaft (124) [X.] (112) and extending along the length of the tubular wand (108) and a sand-ing head (118) mounted by a pivotal joint to a proximal end (110) of the tubular wand (108), [X.] (118) including a sanding pad (184) [X.] (124), which shaft (124) ensures the operative coupling at different positions of the head (118) relatively to the tubular wand (108) whereby: [X.] (132) and a second (134) flexible joint, [X.] (132) [X.] (136) which is different from a second axis (138) about which the second joint (134) pivots, such that [X.] can pivot through several axes of rotation so that the user does not need to change positions as frequently as when using a motorized sander with a head that pivots about a single axis."
Wegen des Wortlauts der jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Pa-tentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10 wird auf
die [X.]chrift verwiesen.
Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klägerin hat dieses mit der Nichtigkeitsklage im Umfang der Ansprüche 1, 2 und 4, soweit mittelbar oder unmittelbar auf Ansprüche 1 oder 2 rückbezogen, angegriffen und geltend gemacht, sein Gegenstand
sei in diesem Umfang nicht patentfähig. Außerdem sei Anspruch 1 unzulässig erweitert und nicht so deutlich und vollständig offen-bart, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen könne.
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2
3
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4
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Die Klägerin hat beantragt, das Streitpatent
im angegriffenen Umfang für nichtig zu erklären.
Die Beklagte hat die Abweisung der Klage begehrt und das Streitpatent hilfsweise in der nachstehend wiedergegebenen Fassung vertei-digt, die es durch das angefochtene Urteil erhalten hat
und in der Patentan-spruch
1 um die Merkmale der [X.] 4 und 7 ergänzt ist:
"1.
Motorbetriebenes Schleifgerät (100) der Art, die einen an ei-nem distalen Ende (106) eines rohrförmigen [X.]es (108) an-gebrachten Antriebsmotor (112), eine flexible, an den [X.] (112) wirkgekoppelte und sich entlang der Länge des rohrförmigen [X.]es (108) erstreckende Antriebswelle (124) und einen über ein Schwenkverbindungsgelenk an ei-nem proximalen Ende (110) des rohrförmigen [X.]es (108) montierten [X.] (118) aufweist, der einen an die flexible Antriebswelle (124) wirkgekoppelten [X.] (184) um-fasst, wobei die Welle (124) die Wirkkopplung bei unterschied-lichen Positionen des Kopfes (118) in Bezug auf den rohrför-migen [X.] (108) gewährleistet, bei dem das [X.] ein erstes (132) und ein zweites (134) flexibles Gelenk umfasst, wobei das erste Gelenk (132) so ausgelegt ist, dass es um eine erste Achse (136) schwenkt, die sich von einer zweiten Achse (138), um die das zweite Gelenk (134) schwenkt, unterscheidet, sodass der [X.] um mehrere Drehachsen schwenken kann, sodass der Benutzer weniger häufig seine Position ändern muss als bei der Verwendung ei-nes motorbetriebenen Schleifgeräts mit einem um eine einzige Achse schwenkenden Kopf und bei dem der [X.] (118) weiterhin eine einen Umfangsrand des [X.]s (184) umgebende Haube (158) umfasst und die Haube (158) im [X.] (118) mit Federn (180) montiert ist, die eine [X.] (182) der Haube (158) in [X.] halten, die sich über ei-ne durch den [X.] (184) gebildete Ebene hinaus-
und vom Schwenkverbindungsgelenk wegerstreckt, bis die [X.] (182) zum Schwenkverbindungsgelenk hin so mit [X.] beaufschlagt wird, dass der [X.] (184) bei Beaufschlagung mit
[X.] freigelegt wird.
4
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5
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2.
Motorbetriebenes Schleifgerät (100) nach Anspruch
1, bei dem
a)
das erste Gelenk (132) ein [X.] umfasst, bei dem ein starres Rohr (140) in eine drehbare Spannzange (142) an einem U-förmigen [X.] (144, 146) eingepasst ist, wobei die drehbare Spannzange (142) und das U-förmige [X.] (144, 146) so ausgelegt sind, dass sie frei um die erste Achse (136) schwenken, und
b)
das zweite Gelenk (134) einen zwischen offenen Armen des U-förmigen [X.]s (144, 146) montierten ersten Stift (148) umfasst, wobei der [X.] (118) so an den ersten Stift (148) gekoppelt ist, dass der [X.] (118) um die zweite Achse (138) schwenkt, die sich entlang der Länge des ersten Stifts (148) erstreckt."
Mit ihrer Berufung,
deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, vertei-digt die Beklagte das Streitpatent nur noch beschränkt dahin, dass in [X.] die Wörter "Motorbetriebenes Schleifgerät"
durch "[X.]"
ersetzt werden und zwischen den Wörtern "[X.]"
und "[X.]"
das Wort "rotierenden"
eingefügt wird,
und ver-folgt ihren Klageabweisungsantrag sowie den erstinstanzlichen Hilfsantrag in diesem Umfang weiter. Die Klägerin hat Anschlussberufung eingelegt, mit der sie die Nichtigerklärung des Streitpatents auch im Umfang des erteilten Pa-tentanspruchs
7 in Rückbezug auf Patentanspruch 4 und 1 begehrt.
Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.

S.

ein schriftliches Gutachten erstattet, das er
in der mündlichen Verhand-
lung erläutert und ergänzt hat.
5
6
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6
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Entscheidungsgründe:
I.
1.
Das Streitpatent betrifft ein motorgetriebenes Schleifgerät mit einem [X.]-Schwenkverbindungsgelenk
zum Planschleifen von [X.] im [X.]. Solche Geräte haben der Beschreibung des Streitpatents zufolge die dafür ursprünglich eingesetzten [X.] ersetzt. In den [X.] 4
782
632 ([X.]) und 5
239
783 ([X.]) werde, so heißt es in der Beschreibung des Weiteren,
ein Schwenkmechanismus für
den [X.] solcher
Geräte
beschrieben, bei dem
dieser Kopf um eine Achse schwenkbar sei. Seien Wände
und Decken zu bearbeiten, müsse sich der Benutzer eines nur um eine einzige Achse schwenkbaren Geräts im Bereich der zu [X.] Flächen hin-
und her bewegen und oft die Körperhaltung ändern. Zur Lö-sung des Problems, wie der Aktionsradius des Bearbeiters aus dem Stand ver-größert werden kann, schlägt Patentanspruch
1 in der in zuletzt in erster Linie (Merkmale 1 bis 4) und hilfsweise (zusätzlich Merkmale 5 und 6) verteidigten Fassung vor:
1.
ein motorgetriebenes Trockenwand-Schleifgerät mit
a)
einem Antriebsmotor
112 am distalen Ende
106 eines rohr-förmigen [X.]s
108,
b)
einer flexiblen, an den Antriebsmotor
112 wirkgekoppelten und sich entlang des [X.]s
108
erstreckenden Antriebs-welle
124 und
c)
einem über ein Schwenkverbindungsgelenk an einem pro-ximalen Ende
110 des rohrförmigen [X.]s
montierten [X.]
118,
7
-
7
-
d)
der einen an die flexible Antriebswelle wirkgekoppelten [X.]
184 umfasst.
2.
Die Welle
124 gewährleistet die Wirkkopplung bei unterschied-lichen Positionen des Kopfes
118 in Bezug auf den
rohrförmi-gen [X.]
108.
3.
Das Schwenkverbindungsgelenk umfasst ein erstes
und zwei-tes flexibles Gelenk
132 und 134,
wobei das erste Gelenk
132 so ausgelegt ist, dass es um eine erste Achse
136 schwenkt, die sich von einer zweiten Ach-se
138 unterscheidet, um die das zweite Gelenk
134 schwenkt,
4.
so dass der [X.] um mehrere Achsen schwenken kann
und der Benutzer weniger häufig seine Position ändern muss als bei der Verwendung eines motorgetriebenen Schleifgeräts mit einem um eine einzige Achse schwenkenden Kopf.
5.
Der [X.]
118
des [X.]s 184
umfasst eine einen Umfangsrand des [X.]s umgebende Haube
158.
6.
Die Haube
158
ist im [X.] mit Federn
180
montiert, die eine [X.]
182 der Haube
158
in [X.] halten, die sich jenseits
einer
durch den [X.] gebildeten
Ebene und vom Schwenkverbindungsgelenk entfernt
erstreckt, bis die [X.] zum Schwenkverbindungsgelenk hin so mit [X.] beaufschlagt wird, dass der [X.] bei [X.] mit [X.] freigelegt wird.
-
8
-
2.
Der technische Sinngehalt des in der [X.] Übersetzung der Streitpatentschrift missverständlich übertragenen Merkmals
6 erschließt
sich dem jederzeit
um ein sinngebendes Verständnis von Patentansprüchen bemüh-ten Fachmann (vgl. [X.], Urteil vom 23. Oktober 2007

[X.] Rn. 19)
jedenfalls bei
Lektüre der maßgeblichen Fassung in der [X.]. Wenn es dort heißt, "

the shroud (158) is mounted within [X.] (118) by springs (180) which hold a lip (182) of the shroud (158) in a plane which extends beyond a plane formed by the sanding pad (184) and away from the pivotal joint", dann verdeutlicht die Präposition "beyond"
("jenseits"
[von]), dass die Dichtlippe in ihrer Ausgangsposition auf [X.] jenseits

axial verschoben in Richtung weg vom Schwenkverbindungsgelenk -
der Ebene des [X.]s
184
angeordnet sein soll. Was damit bezweckt wird, erschließt sich aus den Erläuterungen in Absatz 51
in Verbindung mit Absatz 36 der Be-schreibung
und Figur
2, die sich auf die in Unteranspruch
8 unter Schutz ge-stellte besondere Ausführungsform beziehen, in der die [X.] eine Schürze aus Borsten
186 umfasst (vgl. Beschreibung Abs. 36 aE).
Die
[X.] ragt (axial) über [X.] des [X.]s hinaus, so dass
die zu bearbeitende Fläche
beim Aufsetzen der Maschine zuerst mit ihrer Stirnseite in Berührung kommt.
Damit soll unter anderem erreicht werden, dass der [X.] ohne zu verkanten parallel zu dieser Fläche aufgesetzt wird, so dass keine mondsichelförmigen Vertiefungen eingeschliffen und Verkratzungen der Oberfläche vermieden wer-den. Presst der Benutzer das Gerät
nach dem Ansetzen der Borsten gegen die zu bearbeitende Oberfläche, weicht die Haube axial gegen den Druck der Fe-dern
180 zurück. Soweit es in Merkmal
6 dazu heißt, dass "der [X.] bei Beaufschlagung mit [X.] freigelegt wird", ist
dies aus fachlicher Sicht, wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, so zu verstehen, dass die Dichtlippe so lange zurückweicht, bis schließlich der [X.] mit dem an seiner Unterseite angebrachten Abrasivmaterial (Körnung) an der zu [X.] anliegt. In einer Ausführungsform ohne solche Borsten würde
8
-
9
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bei dem entsprechenden Bearbeitungsvorgang zunächst die Dichtlippe selbst an der zu bearbeitenden Fläche des Werkstücks anliegen.
II.
Das Patentgericht hat, soweit für das Berufungsverfahren noch von Bedeutung,
angenommen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung zwar neu
sei, weil motorgetriebenen [X.] nach [X.]
und [X.]
jeweils die Anordnung eines zweiten Gelenks im Sinne von Merkmal
3 fehle und in den übrigen Entgegenhaltungen D3
bis [X.]
jeweils schon keine fle-xiblen
Antriebswellen
(Teil von Merkmal
1) gezeigt würden. Der Gegenstand von Patentanspruch
1 sei dem Fachmann -
einem Techniker oder Diplom-Ingenieur mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjähriger Erfahrung im Bereich der Entwicklung von
motorisch betriebenen Handwerkzeugen

aber durch den Stand der Technik nahegelegt
gewesen.
Soweit es das in [X.]
und [X.] fehlende, zwei flexible Gelenke umfassende Schwenkverbindungsgelenk (Element von Merkmal
3)
betreffe, erkenne der Fachmann, dass die Bedienung eines motorgetriebenen Schleifgeräts erleich-tert werde, wenn die Position des [X.]s ohne Veränderung der Position des Bedieners in einem weiteren Bereich verändert werden könne, als es bei [X.]
möglich sei. Das hierfür entscheidende Bauteil sei, für den Fachmann sofort erkennbar,
das Gelenk zwischen [X.] und [X.]. Der Fachmann werde also über eine entsprechende Verbesserung des vorbekannten, einen Frei-heitsgrad aufweisenden Gelenkes nachdenken. Wenn ihn
nicht allein schon sein Fachwissen dahin führe, dem vorbekannten Gelenk einen weiteren Frei-heitsgrad hinzuzufügen, werde er hierzu in jedem Fall durch den Gegenstand
der US-Patentschrift 5
144
774 ([X.])
angeregt. Wende der Fachmann die Lehre von [X.]
auf den Gegenstand von [X.]
an, gelange er in
naheliegender Weise zu einem motorgetriebenen Schleifgerät
mit allen
Merkmalen
des erteilten An-spruchs
1.
9
-
10
-
Im Übrigen zeigten auch die [X.] 5
205
079 (D3)
und 4
685
252 (D4)
prinzipiell die Verwendung von Gelenken
mit zwei Freiheitsgra-den bei motorgetriebenen [X.]. Es komme
dabei nicht darauf an, dass das Gelenk bei den Lehren dieser Schriften im Unterschied zum Streitpa-tent und dem Gegenstand von [X.]
jeweils im [X.] des Antriebs angeordnet sei. Im Übrigen offenbarten auch die [X.] 4
697
389 ([X.])
und 4
964
243 ([X.])
die Verwendung derartiger Gelenke, wenn auch bei handbetriebenen [X.].
III.
Die gegen diese
Beurteilung gerichteten Angriffe der Berufung
ha-ben keinen Erfolg.
1.
Die am [X.] um einen im Bewegungsablauf erleichterten und arbeitsökonomischen Einsatz bedachte Weiterentwicklung [X.] nahm,
wovon ersichtlich auch das Patentgericht ausgegangen ist, ihren Ausgangspunkt bei mit den Merkmalen von [X.] und [X.] ausgestatteten [X.].
[X.] kam demgegenüber als Ausgangspunkt weniger in Betracht, weil der Antrieb dort am [X.] angebracht ist und die damit einhergehen-de Gewichtsverlagerung aus fachlicher Sicht einem
bedienerfreundlichen Ein-satz abträglich erscheint.
2.
Wie das Patentgericht rechtsfehlerfrei angenommen hat,
lag es am [X.] im durchschnittlichen fachmännischen Vermögen zu erkennen, dass der Aktionsradius des Benutzers eines Schleifgeräts durch Ausstattung dieses Werkzeugs mit einem
über einen weiteren Freiheitsgrad verfügenden Gelenk
vergrößert werden konnte, ohne dass der Benutzer sich von der Stelle bewegen musste. Das korrespondiert mit der Einschätzung des gerichtlichen Sachverständigen, dass der Fachmann vor dem Hintergrund der
im Stand der Technik bekannten Lösungen erkennen konnte, dass die Beschränkung der Beweglichkeit bei der Arbeit mit Geräten mit einachsigen Gelenken wie in [X.] 10
11
12
13
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11
-
und [X.] hinderlich war und
dass dafür das (zweite) fehlende Gelenk ursächlich war. Zutreffend hat
das Patentgericht es danach als dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt bewertet, ein Gelenk nach Maßgabe von Merk-mal
3 vorzusehen.
Wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend und von der [X.] unangegriffen ausgeführt hat, handelt
es sich bei dem gemäß Merkmal
3 gestalteten
Gelenk um ein Kreuzgelenk
("universal joint"), bei dem zwei Wellen U-förmige Anschlussstücke
aufweisen, die mittels zweier Achsen und eines diese
Achsen tragenden Mittelteils miteinander verbunden sind (Gutachten S.
18 oben). Ein solches Kreuzgelenk zeigt D4
für ein [X.]. Dort versetzt ein am bedienerseitigen Ende einer Antriebsachse angebrachter Motor eine Welle in Drehbewegung, die über das Kreuzgelenk in den [X.] übertragen wird. Das Kreuzgelenk ermöglicht es dem Benutzer, den [X.]

über eine Verlängerungsstange -
in allen Positionen parallel zu der zu bearbeitenden Fläche auszurichten, ohne sich von der Stelle [X.] zu müssen.
Das Patentgericht hat des Weiteren zu Recht angenommen, dass für das Anliegen, die Reichweite des Benutzers eines motorgetriebenen [X.] zu vergrößern, auch [X.] eine hinreichend konkrete Anregung
gab. Dort ist am Ende des dem rohrförmigen [X.]
108 des Streitpatents entspre-chenden Griffteils
12 ein Fassungselement
(26) in Form eines Kugelsegments vorgesehen, das gelenkkapselartig mit einer an der Basis des [X.]s an-gebrachten Kugel
(40) zusammenwirkt, die von einem Element
26 teilweise übergriffen wird. Dabei ist im Interesse einer besseren Positionierung des [X.]es insbesondere in [X.] und im Übergang von Wänden und Deckenflächen auf eine stufenlose Beweglichkeit des Kugelgelenks in alle Rich-tungen bewusst zugunsten einer Beweglichkeit mit
lediglich zwei Freiheitsgra-14
15
-
12
-
den verzichtet worden (vgl. [X.] Sp. 3 Z.
27
ff.), indem das Element
(26) mit vier halbkugelförmigen Anschlägen versehen wird, die in damit korrespondierenden Hohlkehlen der äußeren Oberfläche der Kugel
(40) laufen und dadurch eine universelle Verschwenkbarkeit verhindern. Auch wenn bei [X.] ein Kugelgelenk anstelle eines Kreuzgelenks vorgesehen ist, ist aus fachlicher Sicht darin das

übertragbare -
Prinzip
zu erkennen, dass ein Gelenk mit einem zweiten Frei-heitsgrad eine komfortablere Handhabung des Schleifgeräts ermöglicht.
Zu Recht hat das Patentgericht ferner in den in [X.] und [X.] vorgeschla-genen Geräten hinreichend konkrete Anregungen für eine Ausgestaltung des Gelenks nach Merkmal
3 gesehen, auch wenn beide Entgegenhaltungen Hand-schleifgeräte
zeigen, die mit unterschiedlichen Vorrichtungen zum Absaugen des [X.] ausgestattet sind. In beiden Schriften sind die dafür vorgese-hene Haube und der darin fixierte und von Hand geführte
Schleifblock
relativ zu den jeweils vorgesehenen, zu einer Absaugeinheit hinführenden Absaug-Anschlussstücken
verschwenkbar. Bei [X.] ist die Haube mithilfe einer Y-förmi-gen Halteklammer, die mit einer kreuzförmigen Halteklammer zusammenwirkt, so gelagert, dass die Arbeitsfläche des [X.] zum einen abgewinkelt und zum anderen in axialer Richtung gegenüber dem [X.] gedreht wer-den kann (vgl. [X.] Figuren
9, 10 und 13 sowie Beschreibung Sp.
7 Z.
31
ff.). Bei [X.] sind entsprechende Bewegungsmöglichkeiten durch ein Kreuzgelenk mit um 90
Grad zueinander versetzt
liegenden Achsen vorgesehen. Dass der [X.] in beiden Fällen selbst nicht motorgetrieben ist, ändert nichts daran, dass [X.] und [X.] Gelenke mit zwei Freiheitsgraden vorsehen und aus fachmänni-scher Sicht erkennbar ist, dass dies eine im Sinne des Streitpatents bequemere und flexiblere Handhabung der Geräte erlaubt.
Soweit mit der Hinzufügung eines zweiten Gelenks grundsätzlich ein
ge-wisser
[X.]ilitätsverlust insbesondere in der beim Einsatz im [X.] 16
17
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13
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besonders heiklen Phase des Ansetzens des
Geräts einhergeht, könnte die Patentfähigkeit nicht daraus hergeleitet werden, dass die Lehre des [X.] in der zuletzt mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung sich über diesen Nachteil hinwegsetzt. Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] reicht es zur Bejahung der Patentfähigkeit nicht aus, wenn gegenüber der vorgeschlagenen Lösung zu Recht bestehende Bedenken lediglich ignoriert und mit ihr tatsächlich und vorhersehbar verbundene Nachteile einfach in Kauf genommen werden ([X.], Urteil vom 4. Juni 1996 -
X [X.], [X.]Z 133, 57

Rauchgasklappe; Urteil vom 8. Januar 2008

[X.] Rn. 19).
IV. Die Anschlussberufung
bleibt in der Sache, abgesehen von der weite-ren Beschränkung des Streitpatents, im Ergebnis ohne Erfolg.
1.
Das Patentgericht hat Patentanspruch
1 in der Fassung des [X.] im Wesentlichen mit folgender
Begründung für patentfähig erachtet.
Die federnd gelagerte Ausbildung der Haube gemäß Merkmal 6 sei aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik
weder bekannt noch ange-regt. [X.] führe den Fachmann nicht zu einer federnd gelagerten Ausbildung der Haube. Soweit die Klägerin für das Freilegen
des [X.]s eine funktiona-le Äquivalenz zwischen der Elastizität des elastischen Elements 19 und der fe-dernd gelagerten Haube des Streitpatents sehe, erfüllten beide Maßnahmen zwar den gleichen Zweck, jedoch sei hierdurch keine Äquivalenz gegeben. Da in [X.]
die notwendige Beweglichkeit zum Freilegen des [X.]s bereits mittels der Elastizität des elastischen Elements 19 erreicht werde, habe der Fachmann keinen Anlass, zusätzlich auch noch die Haube federnd zu lagern, wenn das Freilegen des [X.]s bereits ohne diese Maßnahme erreicht werde.
18
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14
-
2.
Das greift die Anschlussberufung im Ergebnis ohne Erfolg an. [X.] die vom Patentgericht gewürdigte [X.],
noch die in das Berufungsverfahren eingeführte britische
Patentanmeldung 2
260
721 ([X.]) gaben aus fachmänni-scher Sicht eine
hinreichend konkrete
Anregung dafür, eine federnde Haube zur Lösung des technischen Problems vorzusehen, dem der Einsatz nach der [X.] von Patentanspruch
1 in der zuletzt hilfsweise verteidigten, um die Merkmale der [X.]
4 und 7
ergänzten Fassung dient. Wie bereits ausgeführt (oben I
2) soll die Ausgestaltung nach dem erteilten Anspruch 7 (Merkmal
6 der obigen Merkmalsgliederung) ein verkantungsfreies
Ansetzen des
[X.]s ermöglichen. Dieser
soll nicht unmittelbar mit der zu bearbeitenden Fläche in Berührung kommen, sondern es soll zunächst nur die [X.] der Haube ange-setzt und das Schleifgerät dadurch möglichst parallel zur zu bearbeitenden [X.] justiert werden, so dass der [X.],
auf diese Weise ausgerichtet,
möglichst eben auf die Wandfläche aufsetzt, wenn der Bearbeiter den Anpress-ruck entsprechend erhöht,
und auf diese Weise das Einfräsen von unerwünsch-ten Vertiefungen oder die Verkratzung der Wandoberfläche vermieden werden. Dafür gab [X.] keine
Anregung. Als besonderer Vorteil der dort gezeigten [X.] Lagerung
der Abdichtung wird vielmehr herausgestellt, dass die Kupp-lungsanordnung die Dichtung in Kontakt mit der Oberfläche des zu [X.] Werkstücks hält, wenn das Werkzeug entlang dessen
Form gekippt wird.
V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] in [X.] mit
§ 92 Abs.
1, Abs. 2 Nr. 1, §
97 Abs. 1 ZPO.
Die Kosten der ersten Instanz fallen der Beklagten in vollem Umfang zur Last. Die Beklagte hat das Streitpatent im Wesentlichen durch Aufnahme der Merkmale von Patentanspruch
7 in Patentanspruch 1 beschränkt verteidigt. Pa-tentanspruch
7 war erstinstanzlich aber nicht Gegenstand der Nichtigkeitsklage. Es kann dahinstehen, ob an der Rechtsprechung des [X.] fest-21
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15
-
zuhalten ist, dass Änderungen nicht im Streit stehender Patentansprüche im [X.] im
Weg der Selbstbeschränkung nicht in Betracht kom-men (vgl. [X.], Urteil vom 11. November 2003

[X.]/99

Mikroschaber; [X.], Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl.
Rn. 174 mwN in [X.]. 11). Jedenfalls entspricht es dem Rechtsgedanken aus §
92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, die Klägerin vor diesem Hintergrund nicht mit Kosten zu belasten, auch wenn der mit der Anschlussberufung geführte Angriff Patentanspruch
7 nunmehr [X.].
Meier-Beck
Gröning
Schuster

Deichfuß
Kober-Dehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 04.11.2010 -
2 Ni 35/08 ([X.]) -