Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 06.05.2004, Az. I ZR 223/01

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 223/01 Verkündet am: 6. Mai 2004 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja

[X.]/[X.]

[X.] § 14 Abs. 2 Nr. 2

Ein übereinstimmender beschreibender Bestandteil, der trotz seines beschrei-benden Charakters zum Gesamteindruck sich gegenüberstehender Wortzei-chen beiträgt, ist bei der Bestimmung der Ähnlichkeit der Zeichen zu berück-sichtigen.

[X.], Urt. v. 6. Mai 2004 - I ZR 223/01 - OLG München

LG München I

- 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 6. Mai 2004 durch [X.] Dr. Ullmann und [X.], [X.], Dr. Schaffert und Dr. Bergmann für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 21. Juni 2001 aufgehoben.

Die Berufung der [X.]n gegen das Urteil des [X.], [X.] für Handelssachen, vom 19. Oktober 2000 wird zurückgewiesen.

Die [X.] trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand:

Die Klägerin ist Inhaberin der am 11. Februar 1982 angemeldeten und am 27. August 1982 u.a. für "Pharmazeutische Erzeugnisse" eingetragenen Wortmarke Nr. 1 037 415 "[X.]". Die [X.] ist im Wege der Rechtsnachfolge Inhaberin der am 13. Januar 1962 angemeldeten und am 12. November 1962 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 767 289 "[X.]" sowie der am 18. Januar 1994 angemeldeten und am 16. März 1994 für Arzneimittel eingetragenen Wortmarke Nr. 2 059 953 "[X.]" geworden. Sie vertreibt unter der Bezeichnung "[X.]" ein [X.], das der Behandlung neurologischer Sy-stemerkrankungen durch nachgewiesenen [X.] dient.
Auf den Widerspruch der Klägerin vom 21. Juni 1994 aus der [X.] "[X.]" hat das [X.] die Marke "[X.]" gelöscht. Auf die Beschwerde der Markeninhaberin ist der [X.] vom [X.] mit [X.]uß vom 13. Januar 2000 zurückge-wiesen worden, weil die Klägerin auf die erhobene Einrede der Nichtbenutzung eine rechtserhaltende Benutzung ihrer Marke nicht glaubhaft gemacht habe.
Daraufhin hat die Klägerin die [X.] mit Schreiben vom 12. April 2000 wegen Verletzung ihrer eingetragenen Marke abgemahnt und mit Schriftsatz vom 18. Juli 2000 Klage erhoben. - 4 - Sie hat beantragt,

der [X.]n zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr die [X.] "[X.]" für Mittel gegen neurologische Systemer-krankungen durch Vitaminmangel zu benutzen, insbesondere das Zeichen auf den genannten Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dem Zeichen die genannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen und/oder unter dem Zeichen die genannten Waren einzuführen oder auszuführen und/oder das Zeichen in Ge-schäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen.

Ferner hat die Klägerin die Verurteilung der [X.]n zur Rechnungsle-gung und Einwilligung in die Löschung der Marke "[X.]" be-gehrt sowie die Feststellung der [X.] beantragt.
Die [X.] ist der Klage entgegengetreten. Sie hat die Auffassung ver-treten, eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen bestehe nicht. [X.] seien die Ansprüche der Klägerin verwirkt, weil ein Vitaminpräparat mit der Bezeichnung "[X.]" bereits seit 1986 im Handel sei.
Das [X.] hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat sie auf die Berufung der [X.]n abgewiesen ([X.] 2002, 257).
Hiergegen richtet sich die Revision der Klägerin, deren Zurückweisung die [X.] beantragt. - 5 - Entscheidungsgründe:

[X.] Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung mit der Begründung verneint, zwischen der prioritätsälteren Marke "[X.]" der Klägerin und der jüngeren Marke der [X.]n "[X.]" bestehe keine Verwechslungsgefahr.
Es sei von einer normalen Kennzeichnungskraft der [X.] auszu-gehen. Dies gelte auch dann, wenn der Bestandteil "[X.]" rein beschrei-bend sei, weil für die Feststellung der Kennzeichnungskraft, wie auch sonst bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr, auf den Gesamteindruck des in Rede stehenden Zeichens abzustellen und nicht nach dem selbständigen Schutz ei-nes Bestandteils zu fragen sei. Hieraus folge zugleich, daß ein tatsächlich [X.] Bestandteil im Gesamteindruck auch dann mitzuberücksichtigen sei, wenn dieser im wesentlichen durch einen anderen Bestandteil - hier "[X.]" - geprägt werde.
Ausgehend von der normalen Kennzeichnungskraft der Marke der Kläge-rin, dem Vergleich der sich gegenüberstehenden Zeichen nach deren Gesamt-eindruck und der gegebenen [X.] sei eine Verwechslungsgefahr auch unter Berücksichtigung der zwischen den genannten Faktoren [X.] Wechselwirkung nicht gegeben. Die sich gegenüberstehenden [X.]en wiesen trotz des jeweils den Anfang bildenden gemeinsamen Bestand-teils "[X.]" nach ihrem jeweiligen Gesamteindruck keine solche Ähnlichkeit auf, daß selbst bei - im Hinblick auf die identischen Indikationen gesteigerter - [X.] und Berücksichtigung der Wechselwirkung ernsthaft vom Vorlie-gen einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden könne. - 6 -
Zunächst sei festzustellen, daß den sich gegenüberstehenden Zeichen der jeweils den Anfang der [X.] bildende Bestandteil "[X.]" gemeinsam sei, welcher allerdings rein beschreibenden Charakter habe und daher nicht geeignet sei, den Gesamteindruck wesentlich zu prägen. Hieraus folge allerdings nicht, daß der Bestandteil "[X.]" bei der Feststel-lung des Gesamteindrucks und der Beurteilung der Verwechslungsgefahr [X.] außer Betracht bleiben könne. Vielmehr seien auch beschreibende Be-standteile bei der Prüfung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden [X.] nach deren Gesamteindruck mitzuberücksichtigen. Andererseits sei [X.] davon auszugehen, daß die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen wesentlich durch ihre jeweiligen weiteren Bestandteile "[X.]" und "[X.]" mitgeprägt würden.
Die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen allerdings in ihren den Gesamteindruck im wesentlichen prägenden jeweiligen weiteren Bestandteilen "[X.]" und "[X.]" optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß sie den erforderlichen Abstand voneinander einhielten. Die in dem [X.] vom 8. Juli 1998 - dem das [X.] ge-folgt sei - vorgenommene zergliedernde Betrachtung übereinstimmender Voka-le und Konsonanten könne bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegen-überstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht maßgeblich [X.] gelegt werden, weil sie sich weit vom geschriebenen und/oder gesproche-nen Wort entferne. Vielmehr wiesen die sich gegenüberstehenden Zeichen bei ungekünstelter Betrachtungsweise in optischer und akustischer Hinsicht so we-nig Übereinstimmungen auf, daß sie einen ausreichend großen Abstand [X.] wahrten. Dies gelte auch unter Berücksichtigung des jeweils den An-fang der Zeichen bildenden gemeinsamen Bestandteils "[X.]". Denn der - 7 - Grundsatz, daß der Verkehr regelmäßig die [X.] stärker beachte, finde dort seine Grenze, wo der den Anfang bildende Bestandteil keine eigenständige Unterscheidungskraft entfalte.
Auf den von der [X.]n erhobenen Verwirkungseinwand komme es danach nicht mehr an. Es sei gleichwohl darauf hinzuweisen, daß auf der Grundlage des bisherigen Sachvortrags der Parteien keine Anhaltspunkte für ein rechtsmißbräuchliches Vorgehen der Klägerin ersichtlich seien.
I[X.] 1. Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des [X.] und zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Klägerin stünden Ansprüche aus § 14 Abs. 5 und 6 i.V. mit Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht zu, weil zwischen der [X.] "[X.]" und dem angegriffenen Zeichen "[X.]" keine Ver-wechslungsgefahr bestehe, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
a) Die Frage der Verwechslungsgefahr i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.] ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurtei-len. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommen-den Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der mit ihnen ge-kennzeichneten Waren sowie der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. So kann insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder eine erhöhte Kennzeich-nungskraft des älteren Zeichens ausgeglichen werden (vgl. [X.], Urt. v. 30.10.2003 - [X.], [X.], 235, 237 = [X.], 360, 362 - [X.]; Urt. v. 27.11.2003 - [X.], [X.], 239 = [X.], 353 - [X.], jeweils m.w.[X.]). - 8 -
b) Das Berufungsgericht ist von einer normalen Kennzeichnungskraft der [X.] ausgegangen. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.
c) Das Berufungsgericht hat weiter unangegriffen festgestellt, daß hin-sichtlich der von den sich gegenüberstehenden Zeichen erfaßten Waren Identi-tät besteht. Demzufolge ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr ein stren-ger Maßstab anzulegen (vgl. [X.], [X.]. v. 18.3.1999 - [X.], [X.], 990, 991 = [X.], 1041 - Schlüssel).
d) Den Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen hat das Berufungsgericht dagegen nicht rechtsfehlerfrei bestimmt.
aa) Die Ähnlichkeit von Wortzeichen ist anhand ihres klanglichen und schriftbildlichen Eindrucks sowie ihres Sinngehalts zu ermitteln. Für die Annah-me einer Verwechslungsgefahr reicht in aller Regel bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus ([X.] 139, 340, 347 - Lions; [X.], Urt. v. 28.8.2003 - I ZR 9/01, [X.], 1044, 1046 = [X.], 1436 - [X.]).
Dabei kommt es, wovon auch das Berufungsgericht ausgegangen ist, auf den jeweiligen Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen an ([X.] [X.], 1044, 1046 - [X.]). Dies entspricht dem Erfahrungssatz, daß der Verkehr Marken regelmäßig in der Form aufnimmt, in der sie ihm [X.], und sie nicht einer analysierenden, zergliedernden, möglichen Bestandtei-len und deren Bedeutung nachgehenden Betrachtung unterzieht (vgl. [X.], [X.]. v. 25.3.1999 - [X.], [X.], 735, 736 = [X.], 855 - [X.]/[X.]; Urt. v. 13.11.2003 - [X.], [X.], 240, - 9 - 241 = [X.], 355 - [X.]/[X.], m.w.[X.]). Demzufolge kann auch ein Bestandteil, der einer beschreibenden Angabe entnommen ist, zum Gesamt-eindruck beitragen ([X.] 131, 122, 125 f. - Innovadiclophlont; [X.] [X.], 735, 736 - [X.]/[X.]).
Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht daher angenommen, daß der Bestandteil "[X.]", der dem Verkehr wegen des ohne weiteren erkennbaren Bezugs zum Nervensystem einen Hinweis auf die mutmaßliche Indikation des Präparats gebe, wegen seines beschreibenden Charakters nicht bei der Fest-stellung des Gesamteindrucks einfach außer Betracht bleiben kann, sondern mitzuberücksichtigen ist. Bereits aus diesem Grunde ist es, wie das Berufungs-gericht zu Recht ausgeführt hat, für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen "[X.]" und "[X.]" unerheblich, daß die [X.] Inhaberin einer älteren Marke "[X.]" ist.
Rechtlich zutreffend ist das Berufungsgericht ferner davon ausgegangen, daß bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die ge-gebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Zeichen als auf die [X.] abzustellen ist (vgl. [X.], [X.]. v. 12.2.1998 - I ZB 32/95, [X.], 924, 925 = [X.], 875 - salvent/Salventerol, m.w.[X.]).
[X.]) Bei Anwendung dieser Grundsätze kann der Auffassung des [X.], die sich gegenüberstehenden Zeichen wiesen in ihrem Gesamt-eindruck optisch und akustisch so wenig Ähnlichkeiten auf, daß eine Verwechs-lungsgefahr nicht gegeben sei, aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. - 10 - Den Ausführungen des Berufungsgerichts läßt sich nicht hinreichend entnehmen, wie sich nach seiner Auffassung der Gesamteindruck der sich ge-genüberstehenden Zeichen in klanglicher und in schriftbildlicher Hinsicht be-stimmt, wenn der Bestandteil "[X.]", wovon das Berufungsgericht rechtsfeh-lerfrei ausgegangen ist, bei der Feststellung des Gesamteindrucks [X.] ist. Aus der Annahme des Berufungsgerichts, der Bestandteil "[X.]" sei wegen seines beschreibenden Charakters nicht geeignet, den Gesamteindruck der Zeichen wesentlich zu prägen, die sich gegenüberstehen-den Bezeichnungen würden vielmehr durch ihre jeweiligen weiteren Bestandtei-le "[X.]" und "[X.]" mitgeprägt, ergibt sich nicht, daß die sich ge-genüberstehenden Zeichen nach ihrem schriftbildlichen und klanglichen Ge-samteindruck von so geringer Ähnlichkeit sind, um bei der gegebenen Waren-identität und normaler Kennzeichnungskraft der [X.] eine Verwechs-lungsgefahr verneinen zu können.
Soweit das Berufungsgericht die in den Erwägungen des [X.]usses des [X.] vom 8. Juli 1998 vorgenommene Bestimmung des Gesamteindrucks der Zeichen in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht, der das [X.] gefolgt ist, wegen der dort seiner Ansicht nach vorgenomme-nen zergliedernden Betrachtung übereinstimmender Vokale und Konsonanten als nicht maßgeblich verworfen hat, läßt dies gleichfalls nicht erkennen, worin demgegenüber das Berufungsgericht den klanglichen und schriftbildlichen Ge-samteindruck der Zeichen sieht.
[X.]) In dem [X.]uß des [X.] vom 8. Juli 1998 ist ausgeführt, angesichts der weitgehenden Übereinstimmung in der Buchstaben-folge "Neurofib ... leks" reichten die klanglichen Unterschiede nicht aus, die [X.] in ihrem akustischen Gesamteindruck hinreichend anders zu prägen. Sie - 11 - stimmten in den den Klang bestimmenden Merkmalen der Silbengliederung und der Betonung überein und besäßen ähnliche Vokalfolgen "[X.]([X.]". In klanglicher Hinsicht dominierten die übereinstimmenden Wortteile ohnehin durch ihre bestimmte Stellung am [X.] und -ende. Die unterschiedli-chen [X.] in der unbetonten [X.] träten nicht hinreichend her-vor, um dem Gesamtklang eine andere Prägung zu geben; in ihrer Klangwir-kung würden sie vielmehr wegen ihrer [X.] bzw. [X.] ("[X.]") von den Gemeinsamkeiten überlagert.
[X.]) Diese Bestimmung des klanglichen Eindrucks der sich gegenüber-stehenden Zeichen stellt entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts keine unzulässige zergliedernde Betrachtung dar. Sie beruht vielmehr auf der [X.] Berücksichtigung der bei der Feststellung des klanglichen Gesamtein-drucks zu beachtenden Erfahrungssätze (zur Bedeutung der Vokalfolge bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks vgl. [X.], Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, [X.], 1161, 1163 = [X.], 1207 - [X.]/ [X.]). Zwar führt der Erfahrungssatz, daß der Verkehr den Wortanfang re-gelmäßig stärker beachtet, hier wegen des beschreibenden Inhalts nicht zu [X.] besonderen Gewichtung des Bestandteils "[X.]". Welchen Einfluß [X.] in der Wortmitte auf den klanglichen Gesamteindruck haben, ist eine Frage des Einzelfalls ([X.] [X.], 1161, 1163 - [X.]/[X.]). Im [X.] Fall kommt angesichts der gleichen [X.], der Silbengliederung und -länge sowie der Betonung der beiden Zeichen den Abweichungen in der [X.] keine für die Bestimmung des Gesamteindrucks maßgebliche Be-deutung zu. Wegen des hohen Maßes an Übereinstimmungen besteht somit eine erhebliche klangliche Zeichenähnlichkeit. Unter Berücksichtigung der nor-malen Kennzeichnungskraft und der [X.] kann danach eine Ver-wechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht nicht verneint werden. - 12 -
2. Der von der [X.]n erhobene Verwirkungseinwand gemäß § 21 Abs. 4 [X.], § 242 BGB greift nicht durch.
Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs setzt die Verwirkung voraus, daß bei der [X.]n infolge eines längerdauernden ungestörten Gebrauchs der angegriffenen Bezeichnung ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden ist, der ihr nach [X.] und Glauben erhalten bleiben soll, weil sie aufgrund des Ver-haltens der Klägerin darauf vertrauen konnte, diese dulde die Verwendung des Zeichens (vgl. [X.], Urt. v. 19.2.1998 - [X.], [X.], 1034, 1037 = [X.], 978 - [X.], m.w.[X.]). Einen schutzwürdigen Besitzstand hat die [X.] jedoch nicht dargetan. Sie hat, wie schon das [X.] ausgeführt hat, in der ersten Instanz weder zum Grad der Bekanntheit noch zu dem Um-satz, der unter Verwendung der Kennzeichnung erzielt worden ist, noch zum Werbeaufwand vorgetragen. Ihr zweitinstanzlicher Vortrag zu dem auf das [X.] "[X.]" entfallenden Umsatzanteil in den Jahren 2000 und 2001 reichte zur Darlegung eines schutzwürdigen [X.] schon deshalb nicht aus, weil ein Besitzstand, der erst nach dem Einschreiten des [X.] gegen die angegriffene Kennzeichnung entstanden ist, grundsätzlich außer Betracht zu bleiben hat (vgl. [X.], Urt. v. 28.1.1966 - [X.], [X.], 427, 430 - [X.], m.w.[X.]; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 7. Aufl., § 21 Rdn. 52; [X.]/[X.], [X.], 2. Aufl., § 21 Rdn. 51).
Hinsichtlich des Löschungs- sowie des Schadensersatzanspruchs hängt der Eintritt der Verwirkung zwar nicht von dem Bestehen eines wertvollen Be-sitzstands ab (vgl. [X.] 146, 217, 222 f. - Temperaturwächter; [X.], Urt. v. 21.11.1969 - [X.], [X.] 1970, 315, 319 - [X.], m.w.[X.]). Inso-weit fehlt es aber an der Darlegung eines schutzwürdigen Vertrauens der Be-- 13 - klagten darauf, die Klägerin werde nicht mehr mit solchen Ansprüchen an sie herantreten. Schadensersatz begehrt die Klägerin nur insoweit, als Verlet-zungshandlungen der [X.]n nach dem 1. Januar 2000 vorgenommen [X.] sind. Zu Recht hat das [X.] ausgeführt, daß die [X.] wegen des Widerspruchs der Klägerin gegen die Eintragung auf den Bestand der [X.] "[X.]" nicht vertrauen konnte.
II[X.] Danach ist auf die Revision das angefochtene Urteil aufzuheben und die Berufung der [X.]n gegen das landgerichtliche Urteil zurückzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

[X.] Büscher

Schaffert Bergmann