Bundespatentgericht, Beschluss vom 30.09.2013, Az. 28 W (pat) 30/12

Die farbige (gelb, rot) Wort-/Bildmarke

ist am 30. April 2010 angemeldet und am 23. Juli 2010 unter der Nummer 30 2010 025 681 als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register eingetragen worden für die Waren der

Klasse 07: [X.].

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 27. August 2010 veröffentlicht wurde, hat die Widersprechende aus ihrer am 21. April 2009 angemeldeten und seit 14. Juli 2009 u. a. für die Waren der

Klasse 07: Maschinen für die chemische Industrie, Maschinen für die Automobilindustrie; Maschinen für die Automobilzulieferindustrie, Maschinen für die Kunststoffverarbeitung, Maschinen für die Gummiverarbeitung, Maschinen für die Metallbearbeitung, Abfüllmaschinen, Druckmaschinen, Fördermaschinen, Formmaschinen, Kalandar, Kompressoren (Maschinen), Verpackungsmaschinen, [X.]; Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Brutapparate für Eier; Motorenteile von Motoren aller Art; pneumatische Antriebe für Maschinen und Motoren; Antriebsriemen, Treibriemen; Transportbänder, Förderbänder und [X.]; Teile und Zubehör für Antriebsriemen, Treibriemen, Transportbänder, Förderbänder, [X.] soweit in Klasse 07 enthalten; Laufbänder zur Personenbeförderung soweit in Klasse 07 enthalten; Riemenscheiben [Maschinenteile]; Maschinenteile, nämlich Federn, Luftfedern, Stoßdämpferkolben, Schwingungsdämpfer, Druckzylinder, Federbalgzylinder; Formteile aus Gummi und Gummi-Metallverbindungen zur Schwingungsdämpfung und Kraftübertragung soweit in Klasse 07 enthalten; Motorlager, [X.], [X.]; Ventile [Maschinenteile]; Kupplungen [Verbindungen], ausgenommen für Landfahrzeuge; Schaltkupplungen, ausgenommen für Landfahrzeuge; Wellenkupplungen [Maschinen] alle vorgenannten Waren ausgenommen Schweißmaschinen, Teile für Schweißmaschinen, Drahtzuführgeräte für Schweißmaschinen, soweit sie in Klasse 07 enthalten sind; alle vorgenannten Maschinen ausgenommen Werkzeugmaschinen; ausgenommen hiervon wiederum Teile von Maschinen

eingetragenen Wortmarke 30 2009 023 444

[X.]

Widerspruch erhoben.

Mit Beschluss vom 20. Januar 2012 hat die Markenstelle für Klasse 07 des [X.] eine Verwechslungsgefahr zwischen den [X.] bejaht und die angegriffene Marke gelöscht. Zur Begründung ist ausgeführt, dass ausgehend von der [X.] die von der angegriffenen Marke beanspruchten „[X.]“ und die Widerspruchswaren „Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); Motorenteile von Motoren aller Art“ im engeren Ähnlichkeitsbereich lägen, da letztere jeweils Teil eines [X.]s sein könnten. Ferner handle es sich bei „Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge)“ um Oberbegriffe, die letztlich eine Vielzahl von Einzelprodukten umfassten, die zur Kraftübertragung bestimmt seien. Mit derartigen Vorrichtungen könne ein Generator, der mechanische [X.] in elektrische Energie [X.], in einem engen Zusammenhang stehen. Vor diesem Hintergrund und ausgehend von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für die hier in Rede stehenden Waren halte die angegriffene Marke den erforderlichen Abstand nicht ein. Denn sie werde in klanglicher Hinsicht durch ihren mit der Widerspruchsmarke identischen Wortbestandteil „phoenix“ geprägt, da das weitere Wortelement „generators“ aufgrund seiner beschreibenden Bedeutung („Generatoren“) bei der Benennung des Zeichens in den Hintergrund trete.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke, mit der sie vorträgt, dass zwischen der für die jüngere Marke geschützten Ware und den von der Markenstelle genannten Widerspruchswaren keine Ähnlichkeit bestehe. [X.] wiesen eine Kombination aus einer Energiequelle und einem Generator und/oder eine Batterie mit Wechselrichter auf. Bei der Energiequelle handle es sich typischerweise um einen Verbrennungsmotor (Otto- oder Dieselmotor), durch den die bei der Verbrennung eines Kraftstoffs frei werdende Energie in Bewegungsenergie umgewandelt werde. Dieser bilde mit dem Generator, welcher die Bewegungsenergie wiederum in elektrische Energie [X.], eine Einheit. Ein Verbrennungsmotor alleine könne das gewünschte Ergebnis nicht liefern, es komme auf die Wechselwirkung der Komponenten an. Demgegenüber seien die für die Widerspruchsmarke eingetragenen „Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge)“ Vorrichtungen, die in Abhängigkeit von der Art des [X.] thermische, chemische oder elektrische Energie in Bewegungsenergie umwandelten. Demzufolge unterschieden sich Generatoren von Elektromotoren deutlich hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften. Motoren, Motorenteile, Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung könnten zwar Zubehör für einen [X.] darstellen, die Zubehöreigenschaft alleine könne jedoch eine [X.] nicht begründen. [X.] und die hier in Rede stehenden Widerspruchswaren unterschieden sich zudem erheblich hinsichtlich der Nutzung, des Verwendungszwecks, der [X.] und ihrer betrieblichen Herkunft, so dass wegen Warenunähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr von vorne herein ausgeschlossen werden könne. Dies gelte selbst bei Annahme einer Warenferne. Im Übrigen sei die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geschwächt, da zahlreiche [X.] mit der Bezeichnung „[X.]“ bzw. diesem Bestandteil im engsten Ähnlichkeitsbereich zur Widerspruchsmarke eingetragen seien und auch benutzt würden.

Die Beschwerdeführerin und Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

den Beschluss des [X.]s, Markenstelle für Klasse 07, vom 20. Januar 2012 aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin und Widersprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, die Widerspruchsmarke verfüge jedenfalls über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Zwischen den sich gegenüberstehenden Waren bestehe eine hochgradige Ähnlichkeit. Die von der Widerspruchsmarke erfassten „Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Motorenteile von Motoren aller Art“ umfassten sämtliche Arten von Motoren und deren Teile (ausgenommen für Landfahrzeuge), und zwar unabhängig von ihrer Funktionsweise und Betriebsart (z. B. Verbrennungsmotor, elektrischer Motor). Ebenso unterliege die Widerspruchsware „Vorrichtungen zur Kraftübertragung“ keiner Beschränkung hinsichtlich der Funktionsweise (mechanisch, hydraulisch elektrisch). Ein Generator sei Teil einer Vorrichtung zur (elektrischen) Kraftübertragung. Bei den von der angegriffenen Marke beanspruchten „[X.]n“, handelsüblich auch Notstromgeneratoren, Notstromaggregate oder Stromerzeuger genannt, handle es sich um Geräte bzw. Maschinen, welche mittels einer Antriebs-/Energiequelle, regelmäßig einem Verbrennungsmotor und einem Generator, unabhängig von festen Stromnetzen, elektrische Energie zur Verfügung stellten. Das [X.] enthalte damit die beiden maßgeblichen Komponenten eines jeden (Not-)Stromerzeugers, nämlich sowohl den funktions- und wertbestimmenden Motor als auch den Generator, so dass von einem engen Zusammenhang der sich gegenüberstehenden Waren auszugehen sei. Die angegriffene Marke werde wegen der beschreibenden Bedeutung von „generators“ von dem weiteren Wortelement „phoenix“ geprägt, so dass eine Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet, weil zwischen den jeweiligen Vergleichsmarken die Gefahr von Verwechslungen im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] besteht.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.] GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/[X.]; [X.], 824 [X.]. 19 – [X.]; [X.], 833 [X.]. 12 – [X.]; [X.], 235 [X.]. 15 - [X.]/[X.]; [X.], 484, 486 [X.]. 23 – Metrobus; [X.], 906 - [X.]; [X.], 258, 260 [X.]. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 903 [X.]. 10 –[X.]).

1. Ausgehend von der [X.] werden die Vergleichsmarken zur Kennzeichnung engst ähnlicher Waren verwendet.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder [X.], ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlichen Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen ([X.] [X.] 2009, 47, 53 [X.]. 65 – Edition [X.]; [X.], 601 - d-c-fix/CD-FIX; [X.], 507, 508 – [X.]/R[X.]).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin liegen die für die jüngere Marke eingetragenen „[X.]“ im engsten Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren „Motoren (ausgenommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Landfahrzeuge); Motorenteile von Motoren aller Art.“

Ein [X.] bzw. Notstromaggregat ist eine Einrichtung, die aus vorhandenen Ressourcen elektrischen Strom erzeugt, um insbesondere von Stromnetzen unabhängig zu sein. Ein Antriebsaggregat, meistens eine Verbrennungskraftmaschine (z. B. Diesel- oder Benzinmotor) und ein Generator zur Stromerzeugung bilden hierbei eine Einheit. Kleinere Geräte werden meist mit einem Ottomotor angetrieben, größere dagegen mit Dieselmotoren (http://de.wikipedia.org/wiki/Stromerzeugungsaggregat). Motoren, Motorenteile und Vorrichtungen zur Kraftübertragung sind daher notwendige Teile eines [X.]s. Die Hersteller von [X.]n bzw. -aggregaten verwenden zwar regelmäßig Motoren und weitere Bauteile von anderen Herstellern, worauf bereits die Widersprechende unter Bezugnahme auf einen Katalogauszug über „phoenix Generatoren“ hingewiesen hat (vgl. Anlage 7 zum Schriftsatz vom 22. Juli 2013). Eine getrennte [X.] steht jedoch der Annahme einer [X.] hier nicht entgegen. Denn letztlich handelt es sich um eine Sachgesamtheit in dem Sinne, dass die einen Waren (Motoren, Motorenteile, Vorrichtungen zur Kraftübertragung) als Bestandteile für die Verwendung der anderen Waren ([X.]) unentbehrlich oder wichtig sind, wodurch der Gedanke an einen gemeinsamen betrieblichen Verantwortungsbereich oder miteinander verbundene [X.] zumindest nahegelegt wird, auch wenn dies tatsächlich nicht zutreffen mag (vgl. [X.], 428, 432 – [X.]; [X.], 507, 508 – [X.]/R[X.]; [X.], 733 – [X.]; [X.], 995, 997 – [X.]; [X.] 41, 29, 32 – [X.]; 28 W (pat) 88/11 – [X.]/[X.]; [X.]/[X.], a. a. [X.], § 9 [X.]. 89 ff. m. w. N.).

2. Der Widerspruchsmarke kommt von Haus aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.

Der aus der [X.] stammende Begriff „phoenix“ bzw. „Phönix“ hat die Bedeutung eines „(zum Sinnbild der Unsterblichkeit gewordenen) Vogels, der sich selbst verbrennt und aus der Asche verjüngt aufsteigt“ (http://www.duden.de/rechtschreibung/[X.]). In der Wappenkunde ist der Phönix ein aus der Asche, Glut oder Feuer [X.], meist dem Adler oder einem pfauenartigen Wesen angelehnt ([X.])). Dieser Ausdruck, der im [X.] Sprachgebrauch aufgrund der Redewendung „wie ein Phönix aus der Asche aufsteigen“ eine gewisse Bekanntheit hat, beschreibt keine Merkmale der hier in Rede stehenden Widerspruchswaren, was auch die Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt hat.

Entgegen ihrer Ansicht ist aber auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft durch ähnliche [X.] nicht anzunehmen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft durch [X.] einen Ausnahmetatbestand darstellt ([X.], 898, 899 – defacto; 2001, 1161, 1162 – [X.]/[X.]). Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft einer Marke kann grundsätzlich nur durch benutzte [X.] herbeigeführt werden, wobei die Benutzung „liquide“ bzw. glaubhaft gemacht sein muss. [X.] kann auch nur eine beträchtliche Anzahl entsprechender [X.] sein (vgl. [X.], 246, 248 – [X.]; [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl., § 9 [X.]. 154). Die Marken müssen auf gleichen, allenfalls eng benachbarten (nicht nur ähnlichen) Waren- bzw. Dienstleistungsgebieten verwendet werden ([X.] [X.], 1104, 1106 – [X.]; [X.], 626, 628 – [X.]; a.a.[X.] – [X.]/[X.]; [X.]/[X.], a. a. [X.], m. w. N.).

Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Ausweislich der von der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgelegten Trefferübersichten einer Markendatenbankabfrage sind zwar in der Klasse 07 insgesamt 59 [X.] eingetragen, die aus der Bezeichnung „[X.]“ bzw. „Phönix“ bestehen oder diesen Wortbestandteil enthalten (vgl. Anlage 2 zum Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 23. Juli 2013). Davon sind jedoch allein 15 Marken für die Widersprechende eingetragen, eine weitere Eintragung bezieht sich auf die angegriffene Marke. Ein Großteil dieser Treffer betrifft im Übrigen Marken, die – anders als die Widerspruchsmarke - aus mehreren Wort- bzw. Wort- und Bildbestandteilen bestehen. Die nach den Angaben der Inhaberin der angegriffenen Marke im engsten Ähnlichkeitsbereich zur Widerspruchsmarke eingetragenen [X.], die neben „[X.]“ bzw. „Phönix“ jedenfalls keine weiteren Wortbestandteile enthalten, umfassen nur noch 15 Treffer (vgl. Anlage 3 zum o. g. Schriftsatz der Beschwerdeführerin). Von diesen sind lediglich neun in [X.] eingetragen, während sich zwei Eintragungen auf Gemeinschaftsmarken und vier Eintragungen auf international registrierte Marken beziehen, durch die – selbst bei unterstellter Benutzung – noch nicht auf einen Gewöhnungseffekt beim inländischen Publikum geschlossen werden kann. Abgesehen davon handelt es sich bei diesen [X.] größtenteils wiederum um Wort-/Bildmarken, bei denen die Bildbestandteile teilweise eine gewisse Prägnanz und Originalität aufweisen. Diese [X.] liegen damit schon nicht im (engen) [X.] der Widerspruchsmarke und können daher nicht zu einer Schwächung ihrer Kennzeichnungskraft führen (vgl. [X.] 1971, 577, 578 – [X.]). Darüber hinaus wurde die Benutzung der angeführten [X.] nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Die hierzu vorgelegte Anlage 4 zum o. g. Schriftsatz der Beschwerdeführerin umfasst lediglich sechs verschiedene Internetauszüge, die sich offenbar auf sechs der in der Trefferliste (Anlage 3) aufgeführten [X.] beziehen. Abgesehen davon, dass diese Unterlagen noch nicht auf eine markenmäßige Benutzung dieser [X.] für – zu den hier relevanten Widerspruchswaren – identische oder eng benachbarte Waren schließen lassen, liegt hier jedenfalls keine beträchtliche Anzahl entsprechender [X.] vor. Eingetragene [X.], deren Benutzung nicht „liquide“ bzw. glaubhaft gemacht ist, vermögen die Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke aber nicht unmittelbar zu schwächen. Sie können allenfalls als Indiz für einen von Haus aus bestehenden Originalitätsmangel und damit geringeren Schutzumfang der älteren Marke gewertet werden. Allerdings erfordert eine solche Annahme über die für benutzte [X.] notwendigen Voraussetzungen hinaus zusätzlich eine wesentlich größere Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender [X.] ([X.] [X.], 241, 243 – [X.]; a. a. [X.] – [X.]; a. a. [X.] – [X.]; [X.]/[X.], a. a. [X.], [X.]. 157 m. w. N.), die hier unzweifelhaft nicht gegeben ist.

Andererseits sind auch keine Anhaltspunkte für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft infolge intensiver Benutzung vorgetragen oder ersichtlich.

Nach alledem muss es bei einem durchschnittlichen Schutzumfang der Widerspruchsmarke verbleiben.

3. Ausgehend hiervon hält die angegriffene Marke den zur Verneinung der Verwechslungsgefahr erforderlichen deutlichen Abstand zur Widerspruchsmarke nicht ein. Denn die [X.] sind markenrechtlich zumindest klanglich verwechselbar.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. [X.] GRUR 2004, 428, 431 [X.]. 53 - [X.]; [X.] [X.], 1151, 1152 – marktfrisch; [X.] 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im ([X.] und im Bedeutungsgehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus ([X.] a. a. [X.] [X.]. 26 – [X.]; [X.], 1055 [X.]. 26 – airdsl; [X.] 2008, 393, 395 [X.]. 21 – [X.]). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen.

Bei der Beurteilung der klanglichen Verwechslungsgefahr ist zunächst davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die jüngere Marke nach ihren Wortbestandteilen als einfachster Bezeichnungsform, also mit „phoenix generators“ benennen werden (vgl. u. a. [X.] a. a. [X.], 905 [X.]. 25 – [X.]; GRUR 2006, 859, 862 [X.]. 29 – [X.]), so dass vorliegend grafische Unterschiede der Marken unberücksichtigt bleiben können.

Bei Mehrwortzeichen können nur solche Wortelemente kollisionsbegründend sein, welche den Gesamteindruck prägen. Hierzu gehören grundsätzlich nicht solche Worte, die für die beanspruchten Waren beschreibend sind. Diese treten für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurück, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können ([X.] GRUR 2007, 700 [X.]. 41 – [X.]Shaker [Limoncello]; [X.] GRUR 2005, 1042 [X.]. 28 f. – [X.] LIFE; [X.] [X.], 772, 776 [X.]. 57 – [X.]; a. a. [X.] [X.]. 18 – [X.]; GRUR 2007, 888 [X.]. 22 u. 31 – [X.]; a. a. [X.] [X.]. 18 – [X.]). Um ein solches Wort handelt es sich aber bei „generators“, da dieses die beanspruchten „[X.]“ unmittelbar beschreibt (s. o.) Die beiden Wortelemente verbinden sich auch nicht zu einer gesamtbegrifflichen Einheit, da sie nicht aufeinander bezogen sind und keine eigenständige Sinneinheit bilden. Die Prägung der jüngeren Marke durch den Wortbestandteil „phoenix“ wird durch den Bildbestandteil mit der Abbildung einer aus dem Feuer aufsteigenden Vogelfigur, der den gleichen Aussagegehalt wie der Begriff „phoenix“ hat, sogar noch verstärkt.

Damit stehen sich mit „phoenix“ und „[X.]“ markenrechtlich klanglich identische Bezeichnungen gegenüber, so dass vor dem Hintergrund engst ähnlicher Waren und einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine unmittelbare Verwechslungsgefahr unvermeidlich ist.