Bundespatentgericht, Beschluss vom 14.09.2023, Az. 30 W (pat) 15/22

Das Wortzeichen

[X.][X.]

ist am 23. September 2021 für die Waren der

„Klasse 09: Herunterladbare Computersoftware in Form von Mobiltelefon- und Fernsehanwendungen zum Betrachten, Suchen und/oder Abspielen von Audiodateien, Videodateien, Fernseh- und Spielfilmen, Fotos und anderen digitalen Bildern sowie anderen Multimedia-Inhalten; Software; [X.]; Anwendungssoftware für Mobiltelefone“

zur Eintragung in das beim [X.] geführte Register angemeldet worden.

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 09 des [X.]s hat die Anmeldung mit Beschluss vom 18. Februar 2022 wegen eines bestehenden Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] und wegen fehlender Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, das Zeichen setze sich aus den Abkürzungen „[X.]“ und „[X.]“ zusammen. „[X.]“ stehe für „non-fungible Token“ und bezeichne ein nicht [X.], digital geschütztes Objekt, welches auf Informationsblöcken beruhe, die wie Glieder einer Kette aneinandergereiht seien. „[X.]“, ursprünglich ein [X.] Wort, sei mittlerweile im Inland eine gängige Abkürzung für [X.] oder für das Netz (=[X.]). In der Gesamtheit bedeute [X.][X.] daher „non-fungible Token im/fürs [X.]“.

Bei Eingabe der Buchstabenkombination „[X.]“ in die [X.] würden auf den ersten Seiten fast ausschließlich Ergebnisse im Sinne von „non-fungibleToken“ angezeigt, weshalb es auf der Hand liege, die Abkürzung in diesem Sinne zu übersetzen. Die zahlreichen Fundstellen im [X.] zeigten, dass die Abkürzung „[X.]“ durchaus bekannt sei, das gelte insbesondere im Hinblick auf den [X.].

Die ersten drei Konsonanten „[X.]“ würden zwangläufig als separate Buchstaben ausgesprochen, während in „[X.]“ das Wort „Net“ erkannt werde, so dass die Aussprache des angemeldeten Zeichens „N-F-T-[X.]“ laute. Der Verkehr, insbesondere der [X.] werde im [X.] [X.][X.] deshalb ohne weiteres die Begriffe „[X.]“ und „[X.]“ erkennen und deren beschreibenden Bedeutungsgehalt erfassen. Zwar werde „[X.]“ auch als Abkürzung für andere Begriffe wie „netto“ oder „[X.]“ verwendet. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren aus dem Bereich der Informationstechnologie liege die Bedeutung „Netz/Netzwerk/[X.]“ jedoch auf der Hand.

Der Gesamteindruck von [X.][X.] sei beschreibend und erschöpfe sich in der bloßen Aneinanderreihung der beschreibenden Elemente „[X.]“ und „[X.]“. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren „Software; [X.]; Anwendungssoftware für Mobiltelefone“ werde der angesprochene Verkehr in [X.][X.] daher nur den Hinweis darauf erkennen, dass es sich dabei um Anwendungen handele, mittels derer ein [X.] im [X.] erstellt, gehandelt und gesammelt werden könne und die daher im Zusammenhang mit [X.]s verwendet würden. So sei für die Erstellung eines [X.] im [X.] zunächst eine digitale Brieftasche erforderlich, die mittels Software oder einer App, was nichts anderes als eine Anwendungssoftware sei und damit unter den Begriff „Software“ falle, angelegt werde.

In Zusammenhang mit der unter den Oberbegriff „Software“ fallenden Ware „Herunterladbare Computersoftware in Form von Mobiltelefon- und Fernsehanwendungen zum Betrachten, Suchen und/oder Abspielen von Audiodateien, Videodateien, Fernseh- und Spielfilmen, Fotos und anderen digitalen Bildern sowie anderen Multimediainhalten“ werde der Verkehr eine Kennzeichnung mit [X.][X.] ohne weiteres als Sachangabe dahingehend auffassen, dass die Software zur Verwendung im Zusammenhang mit [X.]s, also mit digitalen Produkten wie Dateien, Bildern, [X.], Filmen und anderen Multimediainhalten, geeignet und bestimmt sei, z.B. zur Erstellung, zum Kauf/Verkauf oder zum Speichern. Zur Erstellung eines [X.] müsse zunächst ein digitales Medium (Bild, Video, Ton o.ä.) ausgewählt werden, das erst durch entsprechende Software betrachtet, gesucht und abgespielt werden könne.

Daher werde der Verkehr, wenn die beanspruchten Waren unter der Bezeichnung [X.][X.] angeboten würden, dies ohne Weiteres als Hinweis auf die Bestimmung und Verwendung von Software zur Erstellung, Handel und Sammlung von [X.]s im [X.] erkennen. Der Eintragung des angemeldeten Zeichens stehe deshalb das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen.

Darüber hinaus fehle auch die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]. Wegen der beschreibenden Bedeutung von [X.][X.] werde der Verkehr das angemeldete Zeichen nicht als Hinweis darauf auffassen, dass die beanspruchten Waren aus dem Unternehmen der Anmelderin stammten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie geltend macht, das angemeldete Zeichen sei weder freihaltebedürftig noch entbehre es der notwendigen Unterscheidungskraft.

[X.][X.] weise in Bezug auf die beanspruchten Waren keine feststehende oder allgemein verständliche Bedeutung auf. Auch eine beschreibende Verwendung des Zeichens in der Zukunft sei nicht absehbar. Ebenso liege kein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt vor. Es handele es sich bei dem Anmeldezeichen [X.][X.] um eine Wortneubildung, die den relevanten Verkehrskreisen nicht bekannt sei.

Es gebe keinen Nachweis dafür, dass das Zeichen [X.][X.] aus den Elementen „[X.]“ und „[X.]“ zusammengesetzt sei und „[X.]“ dabei als „non fungible Token“ – gewissermaßen als digitales Objekt - zu übersetzen sei. Die Buchstabenfolge „[X.]“ sei den relevanten inländischen Verkehrskreisen gerade hinsichtlich der beanspruchten Waren nicht bekannt. Selbst wenn eine Suche nach „[X.]“ zu gewissen Treffern bei [X.]veröffentlichungen führe, so sei darin noch keinerlei Bezug auf die beanspruchten Waren zu sehen. Ein Aussagegehalt von „[X.]“ sei nicht so deutlich und unmissverständlich, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne Weiteres Nachdenken erkennbar sei. Außerdem werde die Buchstabenfolge „[X.]“ auch für andere Begriffe als Abkürzung/Kennzeichnung verwendet.

Das [X.] [X.][X.] sei schutzfähig. Es liege bereits keine Aneinanderreihung sachbezogener Bestandteile vor, so dass deren Kombination ebenfalls schutzfähig sei. Das [X.] weise zudem einen über die einzelnen Bestandteile hinausgehenden Sinngehalt auf.

Anders als die Markenstelle meine, sehe der angesprochene Verkehr das Zeichen nicht als Hinweis darauf, dass es sich bei den beanspruchten Waren um Anwendungen handele, mittels derer ein sogenanntes „[X.]“ im [X.] erstellt, gehandelt und gesammelt werden könne. Die technischen Abläufe im Zusammenhang mit [X.]s seien ein hoch komplexer Vorgang, der verschiedenste Softwarelösungen sowie eine digitale Geldbörse erfordere. Insofern sei es abwegig, vorliegend eine einfache Softwarelösung anzunehmen und sämtliche beanspruchten Waren in Bezug auf das Verständnis von [X.]s im Sinne von „non fungible Tokens“ zu lesen. Schon deshalb weise das angemeldete Zeichen [X.][X.] im Hinblick auf die beanspruchten Waren keinen beschreibenden Aussagegehalt auf.

Außerdem sei das Zeichen [X.][X.] eine kreative und individuelle Buchstabenkombination und damit ein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der Waren aus dem Unternehmen der Anmelderin. Dies gelte vor allem dann, wenn man den großzügigen Maßstab des [X.] anlege, wonach eine geringe Unterscheidungskraft für eine Eintragung ausreiche. Bei dem Zeichen handele es sich um eine kreative Wortkombination, die als „sprechende“ Marke, trotz gewisser beschreibender Anklänge, keinen feststehenden Sinngehalt habe. Das Zeichen [X.][X.] sei den inländischen Verkehrskreisen nicht ohne weiteres geläufig und verständlich. Jedenfalls sei eine pauschale Zurückweisung der Anmeldung im Hinblick auf sämtliche Waren zu weitgehend.

Darüber hinaus seien einige der von der Markenstelle vorgelegten Fundstellen nach dem Anmeldetag datiert. Andere, z.B. „[X.]-Boom geht weiter“, „Wie kann man seine [X.]s schützen?“ sowie „Wo kann man [X.]s speichern?“ seien undatiert. Diese Fundstellen müssten deshalb unberücksichtigt bleiben. Im Übrigen legten die von der Markenstelle übermittelten Rechercheergebnisse keine echte Verbindung von [X.][X.] zu den beanspruchten Waren nahe.

Außerdem seien beim [X.] und dem [X.] verschiedenste Marken mit dem Element „[X.]“ bzw. „[X.]“ in Klasse 09 registriert, was für die Eintragungsfähigkeit des [X.] [X.][X.] spreche.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 09 des [X.]s vom 18. Februar 2022 aufzuheben.

Der Senat hat der Anmelderin im Parallelverfahren 30 W (pat) 17/22 – [X.] unter Mitteilung eines Termins zur Beratung und Entscheidung datierte Rechercheergebnisse betreffend die einschlägigen, aber undatierten Belege der Markenstelle zur Verwendung der Bezeichnung „[X.]“ übersandt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach § 66 Abs. 1 [X.] statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache Erfolg. Der angegriffene Beschluss war aufzuheben, da der Eintragung des [X.] in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen kein Schutzhindernis gemäß § 37 Abs. 1, § 8 Abs. 2 [X.] entgegensteht. Insbesondere handelt es sich bei der angemeldeten Bezeichnung nicht um eine beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.].

1. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr u. a. zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge und der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Der Zweck dieser Vorschrift besteht vor allem darin, beschreibende Angaben oder Zeichen vom markenrechtlichen Schutz auszuschließen, weil ihre Monopolisierung einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit an ihrer ungehinderten Verwendbarkeit widerspricht, wobei bereits die potentielle Beeinträchtigung der wettbewerbsrechtlichen Grundfreiheiten ausreichen kann (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, [X.], 13. Aufl., § 8 Rn. 408). Es genügt also, wenn das angemeldete Zeichen in Bezug auf die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibende Angabe geeignet ist (vgl. [X.] GRUR 1999, 723 Rn. 30, 31 – [X.]; [X.] Rn. 56 – Postkantoor). Für die Eignung als beschreibende Angabe ist auf das Verständnis des Handels und/oder des normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der Waren als maßgebliche Verkehrskreise abzustellen (vgl. [X.] GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen [X.]/[X.]). Hierbei muss der Formulierung „und/oder“ entnommen werden, dass auch das Verständnis der (am Handel) beteiligten Fachkreise allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann ([X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a.a.[X.], § 8 Rn. 443).

2. Nach diesen Maßstäben handelt es sich bei dem beanspruchten Zeichen hinsichtlich der beanspruchten Waren um keine Merkmalsbezeichnung i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.].

a. Die beanspruchten Waren der Klasse 09 richten sich neben dem [X.] auch an Fachleute im Bereich der Informationstechnologie, die im Bereich der Softwareentwicklung bzw. -anwendung erfahren sind. Gerade vom [X.], dessen Kenntnisse allein von ausschlaggebender Bedeutung sein können (vgl. [X.] GRUR 2006 411 Rn. 24 – Matratzen [X.]/Hulka; [X.] Rn. 9 – [X.]; [X.] 2007 527, 529 f. – [X.], [X.], 79, 84 – [X.]), kann erwartet werden, dass er Fachbegriffe und Abkürzungen betreffend Trends und Marktentwicklungen kennt (vgl. [X.] 30 W (pat) 549/18 Rn. 30 – Smart-Factory-Panel).

b. Das Anmeldezeichen setzt sich aus der Buchstabenfolge „[X.]“ und dem [X.] Wort „[X.]“ zusammen. Anders als die Anmelderin meint, erkennt dies jedenfalls der angesprochene [X.], weil ihm die Abkürzung „[X.]“ für „[X.]“ geläufig ist. Das gilt insbesondere, weil [X.]s seit Beginn des Jahres 2021 eine besondere Aufmerksamkeit erhalten haben, die medial auch als „Boom“ bezeichnet wurde (vgl. den von der Markenstelle übersandten Auszug aus dem Handelsblatt „[X.]-Boom geht weiter.“). Das [X.] Wort „[X.]“ wird – gerade in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren der Klasse 09 - in der [X.] im Sinne von „Netz, Netzwerk, [X.]“ benutzt und ohne weiteres verstanden (vgl. [X.] (pat) 204/95 – [X.]FAX, 29 W (pat) 068/98 – NetResearch).

aa. Wie die von der Markenstelle angeführte [X.]recherche zeigt, ist der Bestandteil „[X.]“ im Hinblick auf die beanspruchten Waren rund um „Software“ und „[X.]“ die gängige Abkürzung für „[X.]“. Dabei handelt es sich um nicht ersetzbare/austauschbare digital geschützte Objekte (vgl. den von der Markenstelle übersandten [X.]). „Non-fungible Token“ repräsentieren einen konkreten Wertgegenstand und sind einzigartig. Über eine sog. Blockchain lässt sich das Eigentum an dem „nicht austauschbare Token“ digital nachvollziehen. Dies macht den Token zu einem digitalen Unikat. Ein „Non-fungible Token“ ([X.]) kann ein digitales Sammlerobjekt sein, das über Online-Marktplätze mittels Krypto-Währung gehandelt wird (vgl. den von der Markenstelle übermittelten Artikel aus den [X.] „[X.] erstellen und verkaufen“).

bb. Der zweite Wortbestandteil „[X.]“ ist mit der Bedeutung „Netz, Netzwerk, [X.]“ Teil der [X.] Gegenwartssprache (vgl. [X.] online – „[X.]“). Der Begriff „[X.]“ ist aus Wortkombinationen wie „[X.]“ oder „Netbook“ geläufig, bei denen der Wortbestandteil "Net" die Wortkombination dahingehend näher bestimmt, dass sie für eine An- und/oder Verwendung im [X.] oder innerhalb eines Netzwerks bestimmt ist.

cc. Ausgehend hiervon wird insbesondere der [X.] den Wortbestandteil „[X.]“ dahingehend verstehen, dass die beanspruchten Waren rund um „Software“ und „Softwareanwendungen“ bestimmt und geeignet sind, „[X.]“ zu erstellen, zu verwalten oder zu handeln. Der zweite Bestandteil „[X.]“ weist im Hinblick auf die vorgenannten Waren ohne weiteres auf die Anwendung der beanspruchten Waren z.B. im [X.] oder einem Netzwerk hin.

c. Dies reicht allerdings nicht aus, um der angemeldeten Bezeichnung [X.][X.] die Schutzfähigkeit abzusprechen, weil es lediglich darauf ankommt, ob das angemeldete Zeichen in seiner Gesamtheit zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren dienen kann (Ströbele in Ströbele/[X.]/Thiering, [X.], 13. Aufl., § 8 Rn. 616). Vorliegend erschöpft sich der durch die Verbindung von „[X.]“ und „[X.]“ bewirkte Gesamteindruck nicht in der bloßen Summenwirkung der beschreibenden Einzelteile, sondern geht über deren Zusammenfügung hinaus und führt als ungewöhnliche Änderung von der Sachangabe weg (vgl. [X.] [X.], 674 (Nr. 99) – Postkantoor; [X.], 680 (Nr. 40) – [X.]; [X.], 534 (Nr. 42) – [X.]; [X.] 2012, 270 (Nr. 16) – Link economy; [X.], 1204 (Nr. 16) – Düsseldorf Congress). In der Gesamtheit bleibt die Bedeutung von [X.][X.] für die beanspruchten Waren nämlich vage und interpretationsbedürftig.

d. Zwar finden – wie die Markenstelle zu Recht ausgeführt hat - die Erstellung von [X.]s bzw. der Kauf und Verkauf über das [X.] statt. Die Lesart von [X.][X.] im Sinne von „[X.] im/fürs [X.]“ liegt nach Auffassung des Senats jedoch fern. Da dies in der Natur der virtuellen Güter liegt, erscheint es nämlich ungewöhnlich, auf diesen Umstand durch den Zusatz „[X.]“ hinzuweisen. So heißt es beispielsweise auch nicht „E-Commerce[X.]“, um den auf der Hand liegen den Umstand zu verdeutlichen, dass E-Commerce über das [X.] abgewickelt wird. Anders war dies in der von der Markenstelle zitierten Entscheidung des [X.], worin die Eintragbarkeit des [X.] „[X.]BANKING“ verneint wurde ([X.] 33 W (pat) 186/98). Hier ging es (Ende der [X.]) gerade darum, dass Bankgeschäfte über das [X.], also ohne (die übliche) persönliche Kontaktaufnahme abgewickelt werden konnten.

e. Aber auch wenn der Verkehr [X.][X.] im Sinne von „[X.]-Netz/Netzwerk“ versteht, bleibt die Bedeutung vage und interpretationsbedürftig. Es ist deshalb nicht erkennbar, dass [X.][X.] der unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Waren dient oder dienen kann.

aa. Als „Netzwerk“ bezeichnet man die Vernetzung mehrerer voneinander unabhängiger Rechner, die den Datenaustausch zwischen diesen ermöglicht ([X.]-online – Netzwerk). Auch die Plattformen, über die [X.]s gehandelt werden, z.B. [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.], [X.] oder [X.], werden als Netzwerke, nämlich als „Blockchain-Netzwerke“ bezeichnet (https://www.btc-echo.de/news/top-10-das-sind-die-beliebtesten-blockchain-netzwerke-161104/, Die beliebtesten Blockchain-Netzwerke). Zwar nutzen diese Netzwerke Software im Zusammenhang mit der Erstellung und dem Handel von [X.]s. Allerdings stehen die Netzwerke nur mit den Blockchains in unmittelbarem Zusammenhang, nicht aber mit den darüber gehandelten [X.]s. Deshalb erschließt sich im Hinblick auf die beanspruchten Waren auch keine unmittelbare Bedeutung von [X.][X.]. Das gilt umso mehr, als die Vielzahl unterschiedlicher Blockchain-Netzwerke zeigt, dass eine Bezeichnung mit „[X.]“ im Sinne von (irgendeinem) „Netzwerk“ ungewöhnlich wäre.

bb. Auch eine Bedeutung von [X.][X.] bzw. „[X.]-Netzwerk“ als Hinweis auf [X.]angebote von [X.]s oder Online-Handel mit [X.]s (vgl. [X.] 26 W (pat) 67/13, wonach das Anmeldezeichen „[X.]“ auf ein [X.]angebot, einen Online-Handel oder eine [X.]plattform sowie ein Kommunikationsnetzwerk aus oder für Baden-Württemberg hinweist) liegt nicht auf der Hand, da „Non fungible Token“ als nicht ersetzbare digital auf einer Blockchain geschützte Objekte nicht wie beliebige Waren gehandelt werden. Eine Bedeutung im Sinne von „[X.]-Kommunikationsnetzwerk“ würde sich dem Verkehr ggfs. im Hinblick auf vorliegend nicht beanspruchte Dienstleistungen der [X.] (z.B. „Bereitstellen eines Zugriffs auf elektronische Kommunikationsnetzwerke“) erschließen, nicht jedoch in Bezug auf „Software“.

cc. Ebenso ist eine beschreibende Verwendung des angemeldeten Zeichens [X.][X.] für die beanspruchten Waren in Zukunft nach derzeitiger Einschätzung vernünftigerweise nicht zu erwarten. Da [X.]s über Plattformen wie „[X.]“ gehandelt werden (vgl. Anlage zum Beanstandungsbescheid: “[X.] erstellen und verkaufen“) und diese Plattformen auf [X.] basieren, besteht zwar durchaus ein Zusammenhang zwischen [X.]s und [X.]. Berücksichtigt man jedoch, dass es eine Vielzahl von Handelsplattformen mit unterschiedlichen [X.] gibt, auf denen [X.]s gehandelt werden, ist nicht zu erwarten, dass [X.][X.] künftig zur Beschreibung der beanspruchten Waren dienen kann. Der [X.], der „[X.]“ i.S.v. „[X.]“ versteht und der sich mit den zum Handel erforderlichen technischen Erfordernissen auskennt, weiß, dass es verschiedene Blockchain-Netzwerke gibt, [X.]s selbst aber über kein Netzwerk verfügen. Ein irgendwie gearteter Zusammenhang zwischen „[X.]“ und „Netz/Netzwerk“ wäre deshalb allenfalls aufgrund gedanklicher Schlussfolgerungen erkennbar.

Im Ergebnis unterliegt die angemeldete Marke keinem Freihaltebedürfnis.

3. Im Hinblick darauf, dass ein sachbezogener Aussagegehalt der Wortbildung [X.][X.] nicht so deutlich und unmissverständlich hervortritt, dass er für die beteiligten Verkehrskreise unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken erkennbar ist (vgl. [X.]. 2001, 756 Rn. 31 – [X.]), kann der angemeldeten Marke auch nicht die notwendige Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] abgesprochen werden.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.