Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 28.03.2000, Az. X ZB 36/98

BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSS[X.]vom28. März 2000in dem [X.] das Patent 44 36 678Nachschlagewerk:ja[X.]Z: nein[X.] 1981 § 39- [X.] -Dem Patentanmelder bleibt im Erteilungsverfahren die Möglichkeit einer [X.] der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist unabhängig davonerhalten, ob Beschwerde eingelegt wird.[X.], [X.]uß vom 28. März 2000 - [X.] - [X.] -Der X. Zivilsenat des [X.] hat am 28. März 2000 durchden Vorsitzenden Richter [X.], [X.] Melullis, Scharen,[X.] und die Richterin [X.]:Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin werden der [X.] (Juristischen Beschwerdesenats) des Bundespatent-gerichts vom 16. November 1998 aufgehoben und die Sache zuranderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die [X.] Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das [X.] zu-rückverwiesen.Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird [X.] [X.] 3 -Gründe:[X.] Auf die Anmeldung vom 13. Oktober 1994 ist der Rechtsbeschwerde-führerin mit [X.]uß des [X.] vom 5. November 1997 an-tragsgemäß ein Patent für ein "Multi-Tonabstufungs-Bildbearbeitungssystem"erteilt worden. Nach Zustellung des [X.] am 12. [X.] hat sie am 12. Dezember 1997 die Teilung der Anmeldung erklärt und fürden abgetrennten Teil ein Patent für ein "System und Verfahren zur Umwand-lung eines [X.]es, Druckersystem, [X.] und in com-puterlesbarem Medium ausgestaltetes Programm" beantragt. Mit [X.]uß vom20. Januar 1998 hat die Prüfungsstelle des [X.] den "[X.] Teilung der Anmeldung" zurückgewiesen. Die dagegen gerichtete Be-schwerde der Anmelderin blieb ohne Erfolg ([X.], 488). [X.] Entscheidung richtet sich die vom Beschwerdegericht zugelasseneRechtsbeschwerde, mit der die Anmelderin beantragt, den angefochtenen Be-schluß aufzuheben.I[X.] Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft und auch im übri-gen zulässig; sie hat auch in der Sache Erfolg.1. Bei seiner die Beschwerde zurückweisenden Entscheidung ist das[X.] davon ausgegangen, daß der Anmelder nach § 39 Abs. 1[X.] 1981 die Anmeldung jederzeit teilen kann. Es hat weiter angenommen,daß dieses Recht auf den [X.]raum beschränkt sei, in dem das Verfahren nochanhängig sei. Daran fehle es, wenn auf die Anmeldung ein Patent erteilt [X.] sei. Mit dieser Erteilung werde das Verfahren beendet, sobald der Ertei-lungsbeschluß von der Geschäftsstelle des [X.] an die [X.] -gungsstelle herausgegeben werde. Zugleich werde dem Patentamt damit eineEinwirkungsmöglichkeit auf seine Entscheidung endgültig entzogen. Von [X.] [X.]punkt sei es an seinen [X.]uß selbst dann gebunden, wenn nach-träglich Patenthindernisse bekannt würden oder der Patentinhaber mit der sei-nem ursprünglichen Antrag entsprechenden Fassung des Patentes nicht mehreinverstanden sei. Demgemäß könnten diesem [X.]punkt nachfolgende Anträ-ge und Erklärungen des Anmelders, die auf eine Änderung des [X.] abzielten, nicht mehr berücksichtigt werden, weil sie an der Ent-scheidung nichts mehr ändern könnten. Das gelte auch für eine nach diesem[X.]punkt eingehende Erklärung des nunmehrigen Patentinhabers, die Anmel-dung zu teilen.Eine in sein Belieben gestellte Wiederaufnahme des Verfahrens nachder Abgabe des [X.] an die [X.] sehe [X.] nicht vor. Der Wiedereintritt in das Erteilungsverfahren sei dem Fallvorbehalten, daß der [X.] aufgrund einer zulässigen Beschwer-de aufgehoben werde. Daß der Patentanmelder diesen mit der [X.] könne, genüge in diesem Zusammenhang nicht, wie sich auch [X.] ergebe, daß bei einer seinem Antrag entsprechenden Erteilung des [X.] ein solches Rechtsmittel des Antragstellers von vornherein mangelsRechtsschutzbedürfnisses unzulässig sei.Auch daß die Anmeldung wie eine Klage bis zum Eintritt der Unanfecht-barkeit der bisher getroffenen Entscheidung zurückgenommen werden könne,bedeute nicht, daß das Verfahren bis zu diesem [X.]punkt als noch anhängiganzusehen sei. Aus dieser Wirkung lasse sich ein Recht des Anmelders nicht- 5 -herleiten, nach antragsgemäß erlassenem [X.] wieder in dasErteilungsverfahren einzutreten.2. Diese Würdigung hält den Angriffen der Rechtsbeschwerde nicht invollem Umfang [X.]) Wie das [X.] in seinem rechtlichen Ansatz zutreffendausgeführt hat, setzt die Teilung der Anmeldung nach § 39 Abs. 1 [X.] dierechtliche Existenz der zu teilenden Anmeldung voraus. Auf diese Vorschriftkann eine Teilung daher nicht mehr gestützt werden, wenn über die [X.] abschließend entschieden ist ([X.], [X.]/[X.], 9. Aufl.,§ 39 [X.] Rdn. 3; Busse, [X.], 5. Aufl., § 39 [X.] Rdn. 6; [X.]/Kraßer,Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., [X.]; s. auch [X.].[X.]. v. 27.3.1980- X ZB 5/79, [X.], 716, 718 - [X.]). Eine weitergehende Dis-positionsbefugnis des Anmelders läßt sich insoweit auch nicht aus § 57 Abs. 2[X.] herleiten. Zwar kann danach der Anmelder unter Umständen noch nachdem Eintritt der Unanfechtbarkeit des [X.] durch Nichtzah-lung der [X.] erreichen, daß die Anmeldung als zurückgenommengilt. Nach dieser Vorschrift gilt für den Fall der Nichtzahlung das Patent alsnicht erteilt und die Anmeldung als zurückgenommen. Die Nichtzahlung besei-tigt daher nicht lediglich die Unanfechtbarkeit des [X.], [X.] zugleich auch die zugrundeliegende Anmeldung, so daß ein der Disposi-tion des Anmelders unterliegender Gegenstand nicht mehr vorhanden ist, so-weit die Rücknahmefiktion reicht.b) Dem [X.] ist auch bei seiner weiteren Überlegungbeizutreten, die dem [X.] zugrundeliegende [X.] 6 -könne wie die Entscheidung des [X.] grundsätzlich nicht mehr verän-dert werden, wenn der [X.] die Prüfungsstelle verlassen hat(vgl. [X.].[X.]. v. 2.2.1982 - [X.], [X.], 406 - Treibladung; s.auch [X.]uß v. 9.3.1967 - [X.], [X.] 1967, 435, 436- Isoharnstoffäther; [X.]. [X.], [X.]. v. 12.12.1996 - I ZB 8/96, [X.] 1997,223 - [X.]). Hiermit hat sich zugleich das bisher im Rahmen der ursprüngli-chen Offenbarung der Gestaltungsfreiheit des Anmelders unterliegende und indiesem Umfang noch formbare Patentgesuch auf die erteilte Fassung konkreti-siert und verfestigt mit der Folge, daß die bisherige Formbarkeit entfallen ist.Daß der Anmelder den [X.]punkt, zu dem seine Gestaltungsfreiheit endet, nichtexakt kennt, ist notwendige Folge des Umstandes, daß das Verfahren vor demPatentamt schriftlich abgewickelt wird, wobei an die Stelle eines Schlusses dermündlichen Verhandlung der [X.]punkt der Übergabe des [X.] an die [X.] tritt (vgl. [X.].[X.]., [X.]; s. auch [X.].[X.]. v. 16.10.1973 - [X.], [X.]1974, 294 - Richterwechsel II). Eine Veränderung der dem [X.]zugrundeliegenden Tatsachenlage kann daher nach diesem [X.]punkt nur [X.] bewirkt werden, daß gegen den [X.] Beschwerde einge-legt wird, die nach § 75 Abs. 1 [X.] 1981 aufschiebende Wirkung hat, also diedas Patentgesuch konkretisierende Wirkung des [X.] [X.] und vorläufig hinausschiebt. Eine solche Beschwerde ist hier von derAnmelderin indessen nicht eingelegt worden, so daß es vorliegend auch nichtdarauf ankommt, welche Handlungsmöglichkeiten ihr durch eine solche Be-schwerde hätten eröffnet werden können.c) Aus dem Verlust der Gestaltungsmöglichkeiten des Anmelders undder Verfestigung seines Gesuchs auf den im [X.] be-- 7 -zeichneten Gegenstand kann indessen nicht - wie das [X.] [X.] an [X.] ([X.], 5. Aufl., § 39 Rdn. 3) meint - gefolgert werden, [X.] im [X.]punkt zwischen der Übergabe des [X.]an die [X.] und dem Ablauf der Beschwerdefrist generellausgeschlossen sei. Auch wenn die Wirkung des Ablaufs der Beschwerdefristnicht durch ein zulässiges Rechtsmittel des Anmelders hinausgeschoben wird,bleibt diesem vielmehr bis zum Ablauf der Frist die Möglichkeit einer Teilungder Anmeldung erhalten (so auch im [X.]ebnis Busse, aaO, § 39 [X.] Rdn. 6).Nach § 39 Abs. 1 Satz 1 [X.] kann der Anmelder die Anmeldung jeder-zeit teilen. Eine zeitliche Begrenzung enthält diese Regelung nicht. Nach [X.] Zweck und der systematischen Einordnung der Vorschrift soll dem Anmel-der mit ihr vielmehr für den gesamten [X.]punkt bis zur Erstarkung der Anmel-dung zum Vollrecht die Möglichkeit der Teilung eröffnet und erhalten werden.Insoweit korrespondiert sie mit § 60 [X.]. Nach der gesetzlichen Systematiksollen beide Vorschriften jedenfalls den gesamten [X.]raum abdecken, in demdie Entscheidung des [X.] auch unter Veränderung der tatsächlichenGrundlagen der Entscheidung noch angefochten werden kann. (Zur Teilungder Anmeldung in der [X.] vgl. demgegenüber[X.].[X.]. [X.] - [X.], [X.], 104 - Kupplungsgewinde;s.a. [X.], aaO, § 39 [X.] Rdn. 3). In diesem System betrifft die [X.] § 60 [X.] allein das zum Vollrecht erstarkte, wenn auch noch im [X.] oder Beschwerdeverfahren angreifbare Patent, während § 39 [X.]die Anmeldung bis zu diesem Erstarken zum Gegenstand hat. Dabei schließtdie Regelung jeweils die anschließenden Rechtsmittelverfahren ein. Die Vor-schrift des § 39 [X.] bildet die Grundlage auch für eine Teilung der Anmel-dung in der Beschwerdeinstanz nach vollständiger oder teilweiser [X.] 8 -sung der Anmeldung durch das Patentamt (B[X.] [X.] 1984, 196 ff.; [X.], aaO, § 39 [X.] Rdn. 3; Busse, aaO, § 39 [X.] Rdn. 6). Darauf, ob [X.] zulässig oder begründet ist, kommt es in diesem [X.] die Frage der Zulässigkeit der Teilung grundsätzlich nicht an. Auf sie stelltdas Gesetz insoweit nicht ab. Eine Teilung ist danach grundsätzlich auch dannwirksam, wenn das gegen die Entscheidung des [X.] gerichteteRechtsmittel unzulässig oder unbegründet ist.Vor diesem Hintergrund hätte die Verneinung einer Teilungsmöglichkeitnach der Herausgabe des [X.] zur Folge, daß das dem [X.] vom Gesetz eingeräumte umfassende Teilungsrecht zunächst [X.] und erst mit der Einleitung eines Beschwerdeverfahrens wieder entstehenwürde. Zugleich würde der Anmelder gezwungen, ein unnötiges Rechtsmitteleinzulegen, um sich - bis zum Ablauf der Frist - die Teilungsmöglichkeit zu [X.]. Beides ist mit der umfassenden Zuweisung des [X.] und sei-ner Ausgestaltung in § 39 [X.] nicht in Einklang zu bringen. Eine solche Be-schränkung des [X.] stünde zudem im Widerspruch dazu, daß [X.] im übrigen auch nach der Entscheidung des [X.] über seinenAntrag die Herrschaft über dessen Schicksal erhalten bleibt. Zutreffend hat be-reits das [X.] insoweit darauf hingewiesen, daß er auch nachder Übergabe des [X.] an die [X.] seinenAntrag zurücknehmen und auf diese Weise das Verfahren zurück in die Händedes [X.] legen kann, dessen [X.] infolge dieser Erklä-rung des Anmelders hinfällig geworden ist (vgl. [X.], aaO, § 35 [X.]Rdn. 221; Busse, aaO, § 34 [X.] Rdn. 138).- 9 -Der Wirksamkeit einer nach der Herausgabe des [X.]an die [X.] erklärten Teilung kann auch nicht [X.] werden, daß sie bei einer - von dem Inhaber nicht angegriffenen - an-tragsgemäßen Erteilung des Patents zu einer Teilanmeldung mit einem im [X.] zu diesem identischen oder über ihn hinausgehenden Gegenstand füh-ren kann. Wie der [X.]at bereits entschieden hat, ist auch der Inhaber eineserteilten Patents nicht gehindert, nach dessen Teilung auf den gesamten Of-fenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung zurückzugreifen und dabeiein Schutzrecht mit einem über das erteilte Patent hinausgehenden Gegen-stand zu beanspruchen. Eine Präklusion durch das erteilte Patent findet inso-weit nicht statt ([X.]Z 115, 234, 238 - [X.]). Für die [X.], die dem Anmelder nach ihrer gesetzlichen Ausgestaltung einegrößere Gestaltungsfreiheit gewährt, kann insoweit nichts anderes gelten. [X.] kann lediglich kein Gegenstand beanspruchtwerden, über den in der [X.] bereits abschließend sachlich ent-schieden ist. Darüber hinaus ist nach Sinn und Zweck der Regelung die [X.] identischer Schutzrechte ausgeschlossen, für die ein schutzwürdigesInteresse nicht zu erkennen ist. Ob das der Fall ist, kann jedoch erst am Endedes Prüfungsverfahrens der Teilanmeldung beurteilt werden; ihr Vorliegen oderFehlen kann schon von daher keine Voraussetzung für die Wirksamkeit [X.] sein. Insoweit handelt es sich um eine erst im Prüfungsver-fahren der Teilanmeldung zu klärende Frage, die weder das Vorliegen einerTeilung noch deren Wirksamkeit betrifft (vgl. dazu auch [X.], [X.]. v.23.9.1997 - [X.], [X.] 1998, 458, 459 - Textdatenwiedergabe).Für die Zulassung der Teilung auch nach der Herausgabe des Ertei-lungsbeschlusses an die [X.] bis zum Ablauf der gegen [X.] 10 -se Entscheidung gerichteten [X.] spricht schließlich auch [X.]. Da die Wirksamkeit der Teilung schon aus praktischen Grün-den nicht von der Zulässigkeit oder Begründetheit eines gegen den [X.] gerichteten Rechtsmittels abhängig gemacht werden kann, über des-sen Erfolg vielfach erst nach längerer [X.] Klarheit zu gewinnen ist, kann derenFehlen auch bei einem durch den Anmelder eingelegten Rechtsmittel ihreWirksamkeit nicht hindern. Er wäre daher gezwungen, allein zum Zwecke [X.] der Teilungsmöglichkeit gegen den [X.] mit einem inder Sache überflüssigen Rechtsbehelf vorzugehen mit der Folge, entwederdessen Zurückweisung in Kauf zu nehmen oder ihn nach vollzogener Teilungzurückzunehmen. Das Erfordernis ein solches Rechtsmittel einzulegen, [X.] sich damit letztlich als unnötige [X.].II[X.] Der angefochtene [X.]uß war danach aufzuheben. Eine mündlicheVerhandlung hat der [X.]at nicht für erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 [X.]).[X.]MelullisScharen[X.]Mühlens