Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.07.2000, Az. X ZB 1/00

BUNDESGE[X.]ICHTSHOFBESCHLUSS[X.]/00vom18. Juli 2000in der [X.] das Patent 31 53 768Nachschlagewerk:ja[X.]Z: nein[X.] 1981 § 86 Abs. 2 Nr. 1AusweiskarteIm Beschwerdeverfahren vor dem [X.] ist ein [X.] nicht vonder Ausübung des [X.]amts ausgeschlossen, der an einem Verfahren vordem Patentamt mitgewirkt hat, wenn seine Mitwirkung nicht das Verfahren be-traf, in dem die Entscheidung ergangen ist, gegen die sich die [X.]. In diesem Sinn geht dem Einspruchsbeschwerdeverfahren vor dem[X.] nur das Einspruchsverfahren vor dem Patentamt voraus,in dem die mit der Beschwerde angegriffene Entscheidung ergangen ist.[X.], [X.]. v. 18. Juli 2000 - [X.]/00 - [X.]- 2 -Der X. Zivilsenat des [X.] hat am 18. Juli 2000 durchden Vorsitzenden [X.] [X.] und die [X.] [X.], [X.],Scharen und Keukenschrijverbeschlossen:Die [X.]echtsbeschwerde gegen den [X.]uß des 17. [X.]ats([X.]) des [X.]s vom23. September 1999 wird auf Kosten der [X.]echtsbeschwerdeführe-rin zurückgewiesen.Der Wert des Gegenstandes der [X.]echtsbeschwerde wird auf 100.000,-- [X.].Gründe:[X.] Die [X.]echtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des aus einer am31. März 1993 erklärten Teilung des [X.] Patents 31 31 216 im [X.] (pat) 11/91 vor dem [X.]hervorgegangenen [X.] Patents 31 53 768 (Streitpatents), das eine- 3 -"Ausweiskarte" betrifft. Das [X.] Patent 31 31 216 war zuvor durch Be-schluß der [X.] des [X.] vom 29. [X.] widerrufen worden; an dieser Entscheidung hatte als Vorsitzender [X.] der Diplomphysiker [X.] mitgewirkt.Das nach der Teilung entstandene Streitpatent wurde ebenfalls mit ei-nem Einspruch angegriffen, jedoch von der [X.] des [X.] in vollem Umfang aufrechterhalten. Das [X.] hatauf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Einsprechenden das [X.]; an seiner Entscheidung hat Diplomphysiker [X.] als Vorsitzenderdes 17. [X.]ats des [X.]s mitgewirkt. Mit ihrer nicht zugelasse-nen [X.]echtsbeschwerde begehrt die Patentinhaberin die Aufhebung der Ent-scheidung des [X.]s und die Zurückverweisung der Sache andieses Gericht.I[X.] 1. Die [X.]echtsbeschwerde, mit der geltend gemacht wird, an der [X.] Entscheidung habe ein [X.] mitgewirkt, der kraft Gesetzes vonder Ausübung des [X.]amts ausgeschlossen gewesen sei, ist statthaft(§ 100 Abs. 3 Nr. 2 [X.]) und auch im übrigen zulässig.2. Die [X.]echtsbeschwerde bleibt jedoch in der Sache ohne Erfolg, weilder geltend gemachte [X.] nicht vorliegt.a) Gesetzliche [X.], die einer Mitwirkung des Vorsit-zenden [X.]s Diplomphysiker [X.] an der angefochtenen [X.] hätten, greifen bei sachgerechter Auslegung der maßgeb-lichen Ausschließungsregelung in § 86 Abs. 2 Nr. 1 [X.] nicht ein. Diese Aus-- 4 -schließungsgründe beruhen wie die Möglichkeit, einen [X.] wegen [X.] der Befangenheit abzulehnen, auf dem allgemeinen Gedanken, daß ein[X.] dann nicht am Verfahren teilnehmen soll, wenn aus der Sicht einesvernünftigen Beteiligten Anlaß besteht, an der Unbefangenheit des [X.]s zuzweifeln. Bei den in der Zivilprozeßordnung geregelten [X.], auf die § 81 Abs. 1 [X.] verweist, wie bei den weiteren besonderen Aus-schließungsgründen für das patentgerichtliche Verfahren handelt es sich [X.], bei denen typischerweise Anlaß bestehen kann, an der Unbefangenheitdes [X.]s zu zweifeln und bei denen der Gesetzgeber deshalb von [X.] und ausnahmslos die Ausschließung des [X.]s angeordnet hat. [X.] greifen dabei nur bestimmte typische Sachverhalteauf und schränken das in jedem Fall der Besorgnis der Befangenheit beste-hende [X.]echt der Beteiligten, einen [X.] abzulehnen, nicht ein. Schon vondaher sind die [X.] grundsätzlich eng auszulegen; dies ent-spricht auch gefestigter [X.]echtsprechung ([X.].[X.]. v. 9.2.1993 - [X.]/92,G[X.]U[X.] 1993, 466 f. - fotovoltaisches Halbleiterbauelement; [X.], Urt. v.4.12.1989 - [X.] ([X.]) 5/89, NJW 1991, 425; vgl. [X.], [X.]., § 41 [X.]dn. 6 m.w.[X.]. 9; Musielak/[X.], ZPO, § 41 [X.]dn. 4).a) Der Vorsitzende [X.] war nicht kraft Gesetzes von der Mit-wirkung im Beschwerdeverfahren vor dem [X.] ausgeschlos-sen. Er hat nicht bei dem vorausgegangenen Verfahren vor dem Patentamtmitgewirkt (§ 86 Abs. 2 Nr. 1 [X.]). Zunächst handelte es sich bei der Ent-scheidung über den Einspruch gegen das Patent 31 31 216 ([X.]) umeine Mitwirkung an dem dieses Patent betreffenden Verfahren vor dem Patent-amt und nicht an einem das Streitpatent betreffendes Verfahren. Dies steht al-lerdings der Anwendung der genannten Bestimmung für sich noch nicht ohne- 5 -weiteres entgegen; denn erst nach dieser Mitwirkung hat die [X.] dieses Patents (des [X.]s) erklärt. Wie der [X.]at bereitsentschieden hat, liegt eine Mitwirkung an dem vorausgegangenen Verfahren imSinn der genannten Bestimmung auch dann vor, wenn sich die spätere Ent-scheidung, an der der [X.] mitgewirkt hat, auf eine Patentanmeldung [X.], die als Teilungsanmeldung aus einer Stammanmeldung hervorgegangenist, bei der hinsichtlich dieses [X.]s die Voraussetzungen des § 81 Abs. 2Nr. 1 [X.] bereits vor der Erklärung der Teilung erfüllt waren ([X.].[X.]. v.30.6.1998 - [X.], G[X.]U[X.] 1999, 43 f. - ausgeschlossener [X.]). [X.] die Überlegung zugrunde, daß bei einer Teilung der Anmeldung (§ 39[X.]) bis zum Zeitpunkt der Teilungserklärung das Prüfungsverfahren zugleichauch das vorausgegangene Prüfungsverfahren für die auf Grund der [X.] entstandene Anmeldung darstellt ([X.]at, [X.] vorliegenden Fall liegt die Sache indessen anders. Hier ist nicht [X.] der Anmeldung, sondern erst die Teilung des Patents im [X.](beschwerde)verfahren erklärt worden. Dies hatte zur Folge, daß derabgetrennte Teil als Anmeldung galt, für die ein [X.] gestellt wordenwar (§ 60 Abs. 1 Satz 1 [X.]), mithin das Verfahren über die [X.] weiteres in das Stadium des Erteilungsverfahrens vor dem [X.] ([X.].[X.]. v. 22.4.1998 - [X.]9/97, G[X.]U[X.] 1999, 148, 149- Informationsträger), das mit der im Sinn des § 58 Abs. 1 Satz 2 [X.] Wirkun-gen entfaltenden Patenterteilung zum Abschluß kam. Der Einspruch gegen [X.] leitete dann ein - jedenfalls im Sinn der [X.]egelung des § 86 Abs. 1Nr. 1 [X.] - weiteres Verfahren ein, dem gegenüber sich das Erteilungsverfah-ren nicht mehr als das vorausgegangene darstellt. Unter dem vorausgegange-nen Verfahren ist nur das die nämliche Sache betreffende [X.] 6 -Verfahren vor dem Patentamt in einem förmlich-prozessualen Sinn zu verste-hen, in dem die den Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bildende Ent-scheidung ergangen ist (Benkard, [X.] [X.], 9. Aufl., § 86 [X.] [X.]dn. [X.] Hinweis auf B[X.]E 20, 116). In diesem Sinn geht jedenfalls seit [X.] des [X.] durch das Gemeinschaftspatent-gesetz mit Wirkung vom 1. Januar 1981 dem [X.] dem [X.] nur das Einspruchsverfahren vor dem [X.], in dem die Entscheidung ergangen ist, gegen die sich die [X.], nicht aber auch das Erteilungsverfahren, das zur Erteilung des [X.] hat, gegen das sich der Einspruch richtete (Busse, [X.], 5. Aufl., § 86[X.] [X.]dn. 13; [X.], [X.], 5. Aufl., § 86 [X.]dn. 8; [X.], [X.] [X.], § 86[X.]dn. 6). Dies entspricht auch der bisherigen Praxis des beschließenden Se-nats, der in bezug auf die Bestimmung des § 86 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ausdrücklichdarauf verwiesen hat, daß es beim Einspruchsverfahren nicht mehr um diePatenterteilung, sondern nach der Patenterteilung nur um den Widerruf oderdie Aufrechterhaltung des Patents geht ([X.]., aaO - fotovoltaisches Halbleiter-bauelement). Die im vorliegenden Fall erfolgte Mitwirkung liegt zudem von demvorausgegangenen Verfahren noch weiter ab; denn sie ist nicht in dem der Er-teilung des Streitpatents zugrundeliegenden Verfahren erfolgt, sondern in [X.] über das Patent 31 31 216, in dem die Teilung erklärtwurde, aus der die zum Streitpatent führende Anmeldung hervorgegangen ist.Die [X.]echtsbeschwerdeführerin leitet zu Unrecht aus dem Umstand, daßin der letztgenannten [X.]atsentscheidung die mitwirkenden [X.] im [X.] erst in der Beschwerdeinstanz mitgewirkt hatten, eine abwei-chende Beurteilung ab. Es besteht schon deshalb kein sachlicher Anlaß, dieFrage, ob die Mitwirkung in einem vorausgegangenen Verfahren (gleich [X.] 7 -cher Instanz) erfolgt ist, danach zu beurteilen, ob die Mitwirkung in erster oderzweiter Instanz stattgefunden hat, weil die hier einschlägige [X.]egelung andersals die in § 41 Nr. 6 ZPO nicht darauf abstellt, ob der [X.] an der angefoch-tenen Entscheidung mitgewirkt hat. In welcher Instanz der [X.] mitgewirkthat, kann allein für die Frage von Bedeutung sein, ob der [X.] "vor demPatentamt" mitgewirkt hat, wie es die Bestimmung weiter verlangt. Zudem [X.] außer Betracht bleiben, daß die gesetzliche [X.]egelung nicht von "einem",sondern von "dem" vorausgegangenen Verfahren spricht. Dies schließt es ent-gegen der Auffassung der [X.]echtsbeschwerde aus, die Bestimmung dahin aus-zulegen, daß sie sich auf jegliches zeitlich und im Verfahrensablauf vorange-gangene Verfahren beziehe. Mit der vorliegend zugrunde gelegten Auslegungwird auch der (von der für das [X.] geltenden weitergehendenBestimmung in § 86 Abs. 2 Nr. 2 [X.] in der Fassung des [X.] deutlich abweichende) Wortlaut der [X.]egelung ausgeschöpft.Jedenfalls unter der seit 1981 geltenden [X.]echtslage ist auch der Hin-weis der [X.]echtsbeschwerde auf die Entstehungsgeschichte der [X.]egelung in§ 86 Abs. 2 [X.] nicht geeignet, deren Auffassung zu stützen. Auch wenn der[X.]echtsbeschwerde darin beizutreten sein wird, daß es Sinn der [X.]egelung ist,wie im [X.] zu verhindern, daß ein und dieselbe Person [X.] und als [X.] in einer Sache tätig wird, kann darausnicht abgeleitet werden, daß das Patenterteilungsverfahren und das [X.]verfahren im Sinn der Bestimmung als Einheit zu betrachten wären.Das Verhältnis dieser Verfahren ist dem von Verwaltungsverfahren und Wider-spruchsverfahren jedenfalls insoweit nicht vergleichbar. Daß unter der bis Ende1980 geltenden [X.]echtslage das Erteilungsverfahren und das Einspruchsver-fahren als Einheit angesehen wurden, spricht für die geltende [X.]egelung nicht- 8 -für die Auffassung der [X.]echtsbeschwerde, weil diese verfahrensrechtliche [X.] durch die Neuregelung aufgebrochen wurde. Daß das Patentertei-lungsverfahren und das Einspruchsverfahren unter anderen rechtlichen [X.], etwa in Abgrenzung zum patentgerichtlichen Verfahren, gleich-wohl als Einheit angesehen werden können, wird damit nicht in Frage gestellt(vgl. zu Art. II, § 8, [X.], [X.].[X.]. v. 22.2.1994 - [X.]5/92, G[X.]U[X.]1994, 439 - [X.] ist auch der von der [X.]echtsbeschwerde angeführte Ge-sichtspunkt, es erscheine widersinnig, daß der Gesetzgeber anläßlich der Än-derung der [X.]egelung in § 86 Abs. 2 Nr. 2 [X.] durch das [X.] zugleich den Ausschließungsgrund in Nr. 2 habe erweitern, den inNr. 1 aber habe einschränken wollen, schon deshalb nicht stichhaltig, weil [X.] mögliche Einengung der [X.]egelung in Nr. 1 als [X.]eflex aus der [X.] und des [X.] undnicht aus einem insoweit zielgerichteten Vorgehen des Gesetzgebers ergab,auf dessen subjektive Absichten es für die Auslegung der Bestimmung zudemallenfalls nachrangig ankommen kann.- 9 -II[X.] Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2Pat[X.] Eine mündliche Verhandlung hat der [X.]at nicht als erforderlich erach-tet.[X.]JestaedtMelullisScharenKeukenschrijver