Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 22.07.2008, Az. X ZR 8/04

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 22. Juli 2008 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] - 2 - [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 27. Mai 2008 durch die [X.] Scharen, [X.], Mühlens, Prof. Dr. Meier-Beck und [X.] für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten, die im Übrigen zurückgewiesen wird, wird das am 14. Oktober 2003 verkündete Urteil des [X.] ([X.]) des [X.] abgeändert und wie folgt neu gefasst: Das [X.] Patent 621 777 wird mit Wirkung für das [X.] unter Klageabweisung im Übrigen im Umfang seiner Patentansprüche 5 und 9 sowie 11 bis 36 und weiter dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass sein Pa-tentanspruch 1 folgende Fassung erhält und die unveränderten [X.] 2 bis 4 und 6 bis 8 auf den neu gefassten [X.] werden: "1. Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirk-stoff mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit enthalten-den Pellets, dadurch gekennzeichnet, dass man a) einen Gerüstbildner aus [X.] [X.] hydrophilen Makromolekülen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: Gelatine, fraktio-nierte Gelatine, in einem wässrigen oder wässrig-organischen Lösungsmittel löst, b) den Wirkstoff in [X.], nanoverkapselter oder kolloiddisperser Form homogen dispergiert und c) die erhaltene Mischung aus gelöstem Gerüstbildner und dispergiertem Wirkstoff in ein tiefkaltes inertes verflüssigtes Gas [X.] und so im Wege der - 3 - Schockfrostung Pellets formt, in denen der Wirkstoff nicht mehr auskristallisieren kann, und d) die so geformten Pellets durch Verdampfen oder Sublimieren des Lösungsmittels auf übliche Weise trocknet." Die Klägerin zu 1 trägt ein Achtel der Gerichtskosten erster Instanz und drei Sechzehntel der Gerichtskosten zweiter Instanz. Die Klä-gerin zu 2 trägt die Hälfte der Gerichtskosten erster Instanz und ein Viertel der Gerichtskosten zweiter Instanz. Die Beklagte trägt drei Achtel der Gerichtskosten erster Instanz und neun Sechzehntel der Gerichtskosten zweiter Instanz. Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1 trägt die Beklagte drei Viertel. Von den außerge-richtlichen Kosten der Beklagten tragen die Klägerin zu 1 ein Achtel und die Klägerin zu 2 die Hälfte. Im Übrigen trägt jede Partei ihre außergerichtlichen Kosten selbst.
Von Rechts wegen
und beschlossen: Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 1.500.000,- [X.] festgesetzt. - 4 - Tatbestand: 1 Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität u.a. zweier Voranmeldungen in [X.] vom 17. Januar 1992 am 18. Januar 1993 angemeldeten, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik [X.] er-teilten [X.]n Patents 621 777 ([X.]), das "wirkstoffenthaltende Festkörper mit einem Gerüst aus hydrophilen Makromolekülen und Verfahren zu ihrer Herstellung" betrifft und 36 Patentansprüche umfasst. Die [X.] und 11 lauten in der Fassung des erteilten Patents in der [X.]: "1. Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirkstoff mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit enthaltenen Pellets, da-durch gekennzeichnet, dass man a) einen Gerüstbildner aus hydrophilen Makromolekülen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: Kollagen, Gelatine, fraktionierte Gelatine, Kollagenhydrolysate, Ge-latinederivate, Pflanzenproteine, Pflanzenproteinhydroly-sate, Elastinhydrolysate, in einem wässrigen oder wäss-rig-organischen Lösungsmittel löst, b) den Wirkstoff dispergiert und c) die erhaltene Mischung aus gelöstem Gerüstbildner und dispergiertem Wirkstoff in ein tiefkaltes inertes verflüssig-tes Gas [X.] und so Pellets formt, und d) die so geformten Pellets durch Verdampfen oder Subli-mieren des Lösungsmittels auf übliche Weise trocknet. - 5 - 11. Wirkstoff enthaltendes Pellet, gekennzeichnet durch eine [X.] wenigstens eines Wirkstoffs oder Wirkstoffgemisches mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit in einer Matrix, die im wesentlichen einen Gerüstbildner aus hydrophilen [X.] umfasst, welche ausgewählt wurden aus der Gruppe, bestehend aus: Kollagen, Gelatine, fraktionierte Gelatine, Kol-lagenhydrolysate, Gelatinederivate, Pflanzenproteine, Pflan-zenproteinhydrolysate, Elastinhydrolysate, sowie deren Mi-schungen, herstellbar durch ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 10." Wegen der auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 10, der auf Patentanspruch 11 rückbezogenen Patentansprüche 12 bis 30 und der weiteren Patentansprüche 31 bis 36 wird auf die Patentschrift des [X.] verwiesen, wegen der Patentansprüche 31 bis 36 auch auf das angefoch-tene Urteil. 2 Die Klägerinnen haben geltend gemacht, dass das Streitpatent gegen-über dem von ihnen eingeführten umfangreichen Stand der Technik, insbeson-dere den [X.] 1 bis 48, nicht patentfähig sei. Weiter gingen die Patentansprüche 17 und 21 über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Die Klägerinnen haben beantragt, das Streitpa-tent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik [X.] in vol-lem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte ist der Klage entgegengetre-ten und hat das Streitpatent im Verfahren vor dem [X.] in [X.] erteilten Fassung verteidigt. Das [X.] hat entsprechend dem Klageantrag erkannt und das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsge-biet der Bundesrepublik [X.] in vollem Umfang für nichtig erklärt. Hier-gegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent im Beru-3 - 6 - fungsverfahren mit folgendem Patentanspruch 1 mit vier hilfsweise verteidigten Fassungen (kursiv eingefügt) und 11 (Einfügungen gegenüber den [X.] und 11 des erteilten Patents unterstrichen; Auslassungen doppelt durchgestrichen) verteidigt, wobei die Patentansprüche 5, 9, 12, 18 und 19 ganz entfallen, die Patentansprüche 2 bis 4, 6 bis 8 und 10 auf den beschränkt verteidigten Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sein, die Patentansprüche 13 bis 17 und 20 bis 30 auf den verteidigten Patentanspruch 11 rückbezogen sein und die [X.]en auf die nicht mehr verteidigten Patentansprüche in ihnen entfallen sollen, wobei sie in Patentanspruch 25 das Wort "feindispers" durch "kolloiddispers" ersetzt, sowie mit den [X.] bis 36 des erteilten Patents in unveränderter Form: "1. Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirkstoff mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit enthaltenen Pellets, da-durch gekennzeichnet, dass man a) einen Gerüstbildner aus [X.] [X.] hydrophilen Makromolekülen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus: Gelatine, fraktionierte Gelati-ne, Kollagenhydrolysate, Gelatinederivate, Pflanzenpro-teine, Pflanzenproteinhydrolysate, Elastinhydrolysate, in einem wässrigen oder wässrig-organischen Lösungsmit-tel löst, b) den Wirkstoff ohne Auskristallisation [entfällt in den [X.] verteidigten Fassungen 3 und 4] in [X.], nanoverkapselter oder kolloiddisperser Form homo-gen dispergiert und c) die erhaltene Mischung aus gelöstem Gerüstbildner und dispergiertem Wirkstoff in ein tiefkaltes inertes verflüssig-tes Gas mit einer Temperatur von ca. -70°C bis -270°C - 7 - [hilfsweise verteidigte Fassungen 2 und 4] [X.] und so im Wege der Schockfrostung [alle hilfsweise verteidig-ten Fassungen] Pellets formt, und d) die so geformten Pellets durch Verdampfen oder Subli-mieren des Lösungsmittels auf übliche Weise trocknet. 11. Wirkstoff enthaltendes Pellet, gekennzeichnet durch eine ho-mogene Dispersion in [X.], nanoverkapselter oder feindisperser Form wenigstens eines nicht auskristalli-sierten Wirkstoffs oder Wirkstoffgemisches mit in vivo schlech-ter Resorbierbarkeit in einer Matrix, die im wesentlichen einen Gerüstbildner aus [X.], [X.] hydrophilen Makromolekülen umfasst, welche ausgewählt wurden aus der Gruppe, bestehend aus: Kollagen, Gelatine, fraktionierte Gelatine, Kollagenhydrolysate, Gelatinederivate, Pflanzenproteine, Pflanzenproteinhydrolysate, Elastinhydroly-sate, sowie deren Mischungen, herstellbar durch ein [X.] nach einem der Ansprüche 1 - 4, 6 - 8, 10." Die Klägerin zu 2 hat ihre Klage nach Eingang der Berufungsbegrün-dungsschrift zurückgenommen. Die Klägerin zu 1 tritt dem Rechtsmittel, und zwar auch mit den hilfsweise verteidigten [X.], entgegen. 4 Im Auftrag des [X.]s hat Professor Dr. R. S.

ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhand- lung erläutert und ergänzt hat. Die Beklagte hat ein schriftliches Gutachten von Dr. F. S. vorgelegt. 5 - 8 - Entscheidungsgründe: 6 Das zulässige Rechtsmittel der Beklagten hat nur insoweit Erfolg, als es unter Abänderung des angefochtenen Urteils zur Abweisung der Klage führt, soweit sich diese gegen Patentanspruch 1 in seiner von der Beklagten in der in dritter Linie hilfsweise verteidigten Fassung und die auf diesen Patentanspruch in der genannten Fassung rückbezogenen Patentansprüche 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 10 richtet; im Übrigen bleibt es bei der vom Patentgericht ausgesprochenen Nichtigerklärung. [X.] 1. Das Streitpatent betrifft Pellets, d.h. abgerundete Granulatteilchen, aus hydrophilen Makromolekülen mit Wirkstoffen und gegebenenfalls weiteren pharmazeutisch akzeptablen Gerüst- und Hilfsstoffen, und ein Verfahren zu ihrer Herstellung. Dabei wird der Wirkstoff in einer Matrix gelöst, suspendiert oder emulgiert (dispergiert), wobei nach der im Berufungsverfahren nur noch verteidigten Fassung des [X.] die Dispersion eine homogene ist und in kolloiddisperser Form vorliegt, was zur Überzeugung des [X.]s auch die [X.] und nanoverkapselt umfasst (vgl. für Nano-sole die [X.]. S. 8 Z. 42). Die Herstellung solcher Pellets ist für die perorale Verabreichung von Arzneiformen von Bedeutung. Pellets verteilen sich dabei gleichmäßig im Gastrointestinaltrakt, weisen auf Grund ihrer geringen Größe eine kurze Verweildauer im Magen auf, lösen sich im Gastrointestinaltrakt schnell auf und ermöglichen eine gezielte Dosierung (vgl. Streitpatent, [X.]. [X.] 10 - 19). 7 2. Durch das Streitpatent sollen derartige Pellets (Patentansprüche 11 bis 30; in der [X.]eibung noch als "Festkörper" bezeichnet) sowie [X.] günstige Verfahren zu ihrer Herstellung (Patentansprüche 1 bis 8 - 9 - 10) sowie Mischungen zur Verfügung gestellt werden, wobei die [X.] (wie die mündliche Verhandlung ergeben hat, im Sinn einer schnellen Re-sorption), Dosierung und Verträglichkeit der mit ihnen zur Verfügung gestellten Arzneimittel verbessert und deren Lagerfähigkeit erhöht werden. Dies soll ins-besondere bei Arzneimitteln für die orale bzw. perorale Applikation von Di-hydropyridinderivaten wie [X.] der Fall sein, wobei eine schnelle Arznei-stofffreisetzung erfolgen soll (vgl. [X.]. [X.] 3 - 10). 3. a) Hierzu beansprucht Patentanspruch 1 des [X.] in seinen im Berufungsverfahren verteidigten Fassungen Schutz für ein Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirkstoff enthaltenden Pellets, bei dem 9 (1) ein Gerüstbildner aus [X.] [X.] hydrophilen Makromolekülen in einem wässrigen oder wäss-rig-organischen Lösungsmittel gelöst wird, (1.1) wobei der [X.] oder fraktionierte Gelatine ist, (2) der in vivo schlecht resorbierbare Wirkstoff dispergiert wird (2.1) homogen nur nach der Fassung nach Hauptantrag und nach den hilfsweise in erster und zweiter Linie verteidigten Fassungen: (2.2) ohne Auskristallisation (2.3) in [X.], nanoverkapselter oder kolloiddisperser Form, (3) eine Mischung aus dem gelösten Gerüstbildner und dem dispergierten Wirkstoff erhalten wird, (4) die Mischung in ein tiefkaltes, inertes verflüssigtes Gas ein-getropft wird, (5) wodurch sich Pellets formen - 10 - [(5.1) nach den hilfsweise verteidigten Fassungen 1 bis 4: im We-ge des [X.] - weiter nach den hilfsweise vertei-digten Fassungen 2 und 4: bei einer Temperatur von ca. -70°C bis -270°C] und (6) die Pellets durch Verdampfen des Lösungsmittels auf übli-che Weise getrocknet werden. b) Entsprechend beansprucht Patentanspruch 11 des [X.] in seiner verteidigten Fassung ein Pellet, das 10 (1™) enthält (1.1™) eine homogene Dispersion (1.1.1™) in [X.], nanoverkapselter oder [X.] wenigstens eines nicht auskristallisierenden Wirkstoffs oder Wirkstoffgemisches (1.1.1.1™) mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit (1.2™) in einer Matrix, (1.2.1™) die im Wesentlichen einen Gerüstbildner aus [X.], [X.] hydrophilen Makromolekülen umfasst (1.2.1.1™) wie Gelatine, fraktionierte Gelatine, sowie deren Mi-schungen (2™) und herstellbar ist durch ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 4, 6 - 8, 10 (siehe die Verfahrensmerkmale nach Patentanspruch 1 unter a). 4. a) Dass im Berufungsverfahren nur noch Schutz für Gerüstbildner aus [X.] [X.] hydrophilen Makromolekülen begehrt wird, soll Einfluss auf das Trocknungsverfahren (Merkmal 6) haben, da dadurch eine 11 - 11 - konventionelle Trocknung erfolgen könne (Berufungsbegründung S. 5/6). [X.] wird das [X.] in Patentanspruch 1 in allen seinen verteidig-ten Fassungen auch nicht mehr auf Lyophilisations- (Gefriertrock-nungs-)verfahren gerichtet; dies kommt im Wegfall der Worte "oder Sublimie-ren" eindeutig zum Ausdruck. Die [X.] Substanzen sind in Solform tropffähig und bilden nach der [X.] (Merkmal 4) und dem Auftauen ein Gel aus, das nach der Trocknung stabil sein soll ([X.]. S. 11 Z. 53 - 55; Verfahrensvariante B). Die Stabilität ist dabei allerdings lediglich eine Eigen-schaft, die durch das beanspruchte Verfahren erreichbar sein soll, und, wie die Erörterung mit dem gerichtlichen Sachverständigen in der mündlichen [X.] zur Überzeugung des [X.]s ergeben hat, nicht notwendige Folge der nach einem beliebigen [X.] (und nicht Sublimations-)verfahren durchzuführenden Trocknung. b) Der [X.] ist ein aus kollagenhaltigem Material ge-wonnenes Skleroprotein ([X.]. S. 5 Z. 42). Es besteht aus langkettigen hydrophilen Makromolekülen, die sich bei höherer Temperatur in Wasser nur relativ wenig aneinander anlagern; sie sind deshalb gelöst, was als [X.] wird. Eine Hydrolyse, d.h. die [X.]altung durch Reaktion mit Wasser, ist dabei nicht vorgesehen; sie wird durch die Charakterisierung als sol-gel-bildend auch ausgeschlossen. Bei Temperaturerniedrigung werden die Moleküle [X.] verdrillt und formen dadurch ein mehr oder weniger elastisches Gel, dessen Festigkeit durch ein normiertes Verfahren ("[X.]") bestimmt wird. Die Thermoreversibilität bedeutet, dass durch Veränderung der Tempera-tur das Gel vom festen in den flüssigen Zustand versetzt werden und dies auch wieder umgekehrt werden kann. Bei Erwärmen über eine Temperatur von etwa 40°C löst sich, wie auch der gerichtliche Sachverständige angegeben hat, das Gel wieder in ein Sol auf. 12 - 12 - 13 [X.] wird durch spezielle Herstellungstechniken wie Ultrafiltration aus herkömmlicher Gelatine gewonnen ([X.]. S. 5 Z. 57 - [X.]). Auch diese Techniken führen zu einer [X.] Gerüstmatrix ([X.]. S. 6 Z. 38 - 40). 14 c) Der Wirkstoff soll nach den Angaben in der [X.]eibung (S. 1 Z. 6 - 7) vorzugsweise ein Dihydropyridinderivat wie [X.] ([X.], Handelsname: u.a. [X.]®), [X.] ([X.], Handelsname: u.a. B.

®) oder Nisoldipin, d.h. ein Calciumantagonist ([X.]), sein. [X.] kommen daneben jedenfalls alle Wirkstoffe in Betracht, die nicht notwendig auskristallisieren und in vivo schlecht resorbierbar sind. d) Pellets als Formkörper dienen in der pharmazeutischen Industrie hauptsächlich als Zwischenprodukte zur Tablettierung. Sie können als "multiple-unit"-Arzneiform verwendet, z.B. in [X.] abgefüllt wer-den ([X.]. [X.] 8 - 12). 15 e) Die Formulierung soll auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Wirkstoffs abgestimmt sein, wobei ölige Substanzen in [X.] Form (d.h. als stabilisiertes [X.] aus zwei normalerweise nicht miteinander mischbaren Flüssigkeiten) und feste Wirkstoffe kolloiddispers (d.h. als Teilchen in einer Größe zwischen einem Nanometer (nm; 109 m) und ei-nem Mikrometer (µm; 10-6 m)) verteilt oder nanoverkapselt (d.h. mit einer Schicht aus Hilfsstoffen umhüllt mit einer Größe von 10 nm bis einigen Hundert Nanometern) sein sollen. 16 f) Das Inertgas ist nach allen Ausführungsbeispielen des [X.] flüssiger Stickstoff; dieser wird in der [X.]eibung ([X.]) als inertes Me-dium auch ausdrücklich genannt. Dies entspricht der leichten Verfügbarkeit von 17 - 13 - (molekularem) Stickstoff (N2), der zu fast 80% an der atmosphärischen Luft Anteil hat. Nach der weiten Formulierung in Patentanspruch 1 sind allerdings auch die Gase der Edelgasreihe, z.B. Argon, erfasst. Daneben kommen auch andere, sich gegenüber der Mischung inert verhaltende Gase wie [X.] in Betracht. I[X.] 1. [X.] verteidigt das Streitpatent nur in der in dritter (und vierter) Linie hilfsweise verteidigten Fassung seines Patentanspruchs 1 in zulässiger Weise. Dass nämlich der Wirkstoff ohne Auskristallisierung [X.] werden soll, ist im Streitpatent wie auch in den insoweit übereinstimmen-den Anmeldeunterlagen (WO-Dokument PCT/[X.]/00038 = WO 93/13757, [X.]) nicht offenbart und kann damit nicht in diesen Patentanspruch aufgenom-men werden, wie dies nach dem Hauptantrag und den ersten beiden hilfswei-sen Verteidigungslinien aber geschehen soll. Dort ist nämlich nur ausgeführt (Streitpatent, [X.]. S. 9 Z. 39 - 49; [X.]), dass infolge des [X.] gelöster Arzneistoff nicht mehr auskristallisieren kann. Eine Angabe, dass eine Auskristallisierung schon bei der [X.] nicht erfolgt, findet sich dagegen nicht. Dieser Mangel haftet dem in dritter Linie verteidigten [X.] des [X.] allerdings nicht an, denn dort ist, wie offenbart, die Unmöglichkeit des Auskristallisierens auf die Phase des [X.]. 18 2. Im Übrigen sind die Einschränkungen, die die Beklagte vorgenommen hat, in den ursprünglichen Unterlagen als zur Erfindung gehörend offenbart und führen nicht zu einer Schutzbereichserweiterung oder zur Erstreckung des Schutzes auf von ihm bisher nicht erfasste Gegenstände (ein "[X.]"). Der Ge-genstand des [X.] in seiner in dritter Linie hilfsweise verteidigten [X.] geht auch nicht im Sinn des Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 [X.], Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ über den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer ursprüng-19 - 14 - lich eingereichten Fassung hinaus; durch die vorgenommene Änderung würde insoweit kein [X.] geschaffen. 20 a) Die Dispersion des Wirkstoffs in Form einer Mikroemulsion und von [X.] wird in den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 17 und 18 angesprochen (vgl. auch [X.]. S. 23 erster Abs.; [X.]: Mikro- und Nanoverkapselung). Die Patentansprüche 34 und 47 nennen ebenfalls diese Formen. Die kolloide Dispersion ist jedenfalls dem Beispiel 8 zu entnehmen, nach dem das mikronisierte Ibuprofen in der Gelatinelösung homogen [X.] wird ([X.] 8/9). Gleiches gilt für Flurbiprofen in [X.] 9 ([X.]); beide Angaben finden sich auch in der [X.]eibung des erteilten [X.] ([X.]; [X.]). b) Dass das Streitpatent ein Verfahren zur Herstellung von wenigstens einen Wirkstoff mit in vivo schlechter Resorbierbarkeit enthaltenden Pellets be-trifft, geht aus den ursprünglichen Unterlagen mit hinreichender Deutlichkeit hervor. Auf [X.] 6 - 9 der [X.] heißt es: "Herkömmliche feste Arzneiformen können je nach Art der verwendeten Hilfsstoffe und dem ange-wendeten Herstellungsverfahren die Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen erheblich herabsetzen." Weiter ist davon die Rede ([X.] 20 - 22), dass bei [X.] oder schwerlöslichen Arzneistoffen Resorption bzw. Bioverfügbarkeit ver-bessert werden, und dass ([X.] 26 - [X.] 2), bei Arzneistoffen, die unter herkömmlichen Bedingungen als schlecht resorbierbar bzw. problematisch [X.] gälten, eine bestimmte Bioverfügbarkeitssteigerung erzielt werden könne und das Vorliegen einer erfindungsgemäßen Zubereitung zu einer stark erhöhten Resorption der Arzneimitteldosis führe. Das ist insgesamt nur eine andere Umschreibung für den nunmehr im Streitpatent angesprochenen Sach-verhalt, dass der Wirkstoff in vivo schlecht resorbierbar ist. Die "[X.] - 15 - sche[r] Bioverfügbarkeit" ist noch mehrmals in der [X.]eibung ([X.]; [X.]; [X.]) angesprochen. 22 II[X.] 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des [X.] in seiner in dritter Linie hilfsweise verteidigten Fassung ist neu (Art. 54 EPÜ), was auch von der Klägerin nicht ernsthaft in Zweifel gezogen wird. Die Würdigung des Stands der Technik ergibt nicht, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der genannten Fassung für den Fachmann, einen pharmazeutischen Tech-nologen (Galeniker) mit akademischer Ausbildung auf dem Gebiet der Pharma-technik, Pharmazie, Verfahrenstechnik oder Chemie mit ausreichender berufli-cher Erfahrung, nach seinem Fachwissen und Fachkönnen nahegelegen hätte (Art. 56 EPÜ). 2. a) Die Veröffentlichung der [X.]n Patentanmeldung 81 913 ([X.]., Anlage [X.]) beschreibt ein Verfahren und eine [X.] zum Gefrieren eines flüssigen Mediums, mit dem u.a. kugelförmige gefrorene Teilchen erhalten werden sollen. Dabei wird das flüssige Medium in Form von Tröpfchen unterhalb der Oberfläche einer mit dem flüssigen Medium nicht mischbaren oder in Bezug auf dieses inerten Kühlflüssigkeit eingebracht, wobei die Kühlflüssigkeit dichter ist als das flüssige Medium und die aus [X.] resultierenden gefrorenen Teilchen ([X.]. [X.] 1 - 15; [X.] Übersetzung der zugehörigen [X.]n Patentschrift in der Veröffentli-chung des [X.] [X.] 047 S. 2 Z. 23 - 32). Das [X.] wird als besonders geeignet zum Gefrieren wässriger Lösungen oder Sus-pensionen bezeichnet, die anschließend gefriergetrocknet werden ([X.]. [X.] 17 - 20; Übersetzung [X.]). Die Zusammensetzungen, die gefro-ren werden, können einen vorherbestimmten Anteil einer Chemikalie wie eine pharmazeutische Substanz enthalten ([X.]. [X.] 17 - 19; Übersetzung [X.] 3 - 5). Einen Hinweis darauf, dass der Wirkstoff in kolloiddisperser Form 23 - 16 - vorliegen soll, ist in der Entgegenhaltung schon nicht vorhanden. Als [X.] kommt insbesondere partiell hydrolysierte Gelatine in Betracht, während die Verwendung von Gelatine allgemein und damit auch in ihrer [X.] Form allenfalls ganz am Rand angesprochen wird ([X.]. S. 5 Z. 16 - S. 6 Z. 8; Übersetzung [X.] 22 - 36). Lösungsmittel ist vorzugsweise Was-ser, dem [X.] beigegeben werden können ([X.]. S. 6 Z. 23 - 25; Übersetzung [X.] 46 - 48). Dies erklärt sich damit, wie der gericht-liche Sachverständige überzeugend erläutert hat, dass partiell hydrolysierte Gelatine für das spätere [X.] besonders geeignet ist. Das Gefrieren erfolgt vorzugsweise in einer Säule von Kühlflüssigkeit, in die die [X.] nahe der Basis als flüssiger Tropfen eingebracht wird, aufschwimmt und dabei gefriert ([X.]. [X.] 1 - 15; Übersetzung [X.] 51 - [X.] 8). Als geeignete Kühlflüssigkeiten werden "trichloroethane" (Trichlorethan; [X.]: [X.]), "trichloroethylene" (Trichlorethen; Summenformel: C2H3Cl3), "dichloromethane" (Dichlormethan; Summenformel: CH2Cl2), "diethyl ether" (Diethylether; Summenformel: [X.]) und "fluorotrichloromethane" (Trichlorfluormethan; Summenformel: [X.]) genannt ([X.]. [X.] 23 - 25; Übersetzung [X.] 13 - 15). Die Veröffentlichung der [X.]n Patentanmeldung offenbart damit zwar den [X.], leitet aber letztlich nur zu der in der verteidig-ten Fassung des [X.] nicht mehr beanspruchten partiell hydrolysierten Gelatine hin. Zur Trocknung bedient sich die Entgegenhaltung der Methode der Gefriertrockung (Lyophilisation), die das Streitpatent in seiner verteidigten [X.] ausschließt. Damit müsste der Fachmann, um von dieser Entgegenhal-tung zu dem Verfahren zu kommen, das im Streitpatent noch beansprucht wird, zunächst Anlass sehen, das Verfahren sowohl hinsichtlich des Gerüstbildners als auch hinsichtlich des [X.] abzuändern. Warum er dazu Veranlassung haben sollte, ist für den [X.] nicht ersichtlich. Die Verwendung 24 - 17 - teilweise hydrolysierter Gelatine und die Gefriertrocknung sind ersichtlich gut aufeinander abgestimmte Verfahrensschritte, die zu einem günstigen [X.]sergebnis führen. Die Schritte, sowohl von der Gefriertrocknung abzusehen und sol-gel-bildende Gelatine einzusetzen, mögen deshalb zwar in Kenntnis des [X.] als einfach und auch als Vereinfachungen des [X.] erscheinen, können aus der Sicht zum Prioritätszeitpunkt aber nicht ohne Weiteres als naheliegend beurteilt werden. Dass der Fachmann in anderen Be-reichen, etwa bei der Auswahl des [X.], Anlass gehabt haben mag, [X.] an dem Verfahren vorzunehmen, führt nicht in naheliegender Weise zu der in Patentanspruch 1 noch verteidigten, eingeschränkten Lehre. b) Die weiteren [X.] liegen weiter ab und können die Schutzfähigkeit des verteidigten Patentanspruchs 1 weder für sich noch in ihrer Zusammenschau in Frage stellen. So beschreibt die [X.] Offenlegungs-schrift 37 11 169 ([X.] GmbH; Anlage [X.]) zwar das Einbringen von Tropfen einer wirkstoffhaltigen Lösung (Eiweißlösung, Vitaminlösung, [X.], [X.]. [X.]. 1 Z. 49/50) in ein tiefkaltes Kühlmittel wie flüssigen Stickstoff zur Pelletbildung. Die übrigen Merkmale des verteidigten Patentanspruchs 1 werden aber nicht gelehrt. Die US-Patentschrift 3 162 019 (Anlage [X.]), die auf eine Anmeldung im Jahr 1962 zurückgeht, beschreibt ein Verfahren, bei dem durch flüssigen Stickstoff gefrorene Partikel (Pellets) so schnell hergestellt werden, dass sich keine [X.] bilden. Über die Materialien, aus de-nen die Partikel gebildet sind, werden keine näheren Angaben gemacht, ge-nannt wird jedoch Kaffeeextrakt ([X.]. [X.]. 3 Z. 2). Die Tröpfchen werden in ein [X.] (22) in einem isolierten Tank, der mit [X.] sehr kalten Flüssigkeit gefüllt ist, eingeführt ([X.]. [X.]. 3 Z. 29/30, 39 - 42) und dabei gefroren ([X.]. [X.]. 3 Z. 60 - 63). Als Niedertemperaturflüssig-keit wird wie beim Streitpatent in erster Linie flüssiger Stickstoff verwendet ([X.]. [X.]. 3 Z. 64 - 67). Dies führt dazu, dass die Materialportion sehr 25 - 18 - schnell gefriert ([X.]. [X.]. 3 Z. 73 - [X.]. 4 Z. 5; Merkmal 4). Das gefrorene Pellet wird aufgefangen und für die anschließende Behandlung bereitgestellt ([X.]. [X.]. 4 Z. 33 - 37) und anschließend erfolgt eine Gasentfernung. Die übrigen Merkmale des verteidigten Patentanspruchs 1 des [X.] wer-den nicht offenbart. Die Veröffentlichung der [X.] Patentanmeldung 927 218 ([X.]/[X.], Anlage [X.]) beschreibt die Verfestigung eines wässri-gen Sols, das aus Gelatine (Patentanspruch 14) in wässriger Lösung als Träger für einen pharmazeutischen Wirkstoff ([X.]. [X.] 34 - 40 und [X.] 14 - 20) bestehen ([X.]. S. 2 Z. 51 - 55) und das mit in Wasser gelöstem pharmazeutischem Material gemischt werden kann (Patentanspruch 13), und in ein mit ihm nicht [X.] flüssiges Kältemittel, z.B. ein kaltes Öl (Mineralöl; [X.]. S. 2 Z. 55), gegeben wird ([X.]. S. 2 Z. 21 - 39), zu pharmazeuti-schen Perlen ("pharmaceutical beads"). Das Kältemittel wird anschließend ab-gewaschen und die Perlen werden getrocknet ([X.]. S. 2 Z. 69 - 74). Die Perlen entsprechen zwar in ihrer Struktur den Pellets des [X.]. Das hier beschriebene Verfahren unterscheidet sich von dem nach dem verteidigten Patentanspruch 1 des [X.] aber insbesondere dadurch, dass als [X.] kein tiefkaltes Inertgas benutzt wird. Zudem hat der gerichtliche Sach-verständige plausibel ausgeführt, dass den Fachmann die Verwendung eines kalten Öls, das anhaften werde und aufwändig entfernt werden müsse, von ei-nem Rückgriff auf diese Lehre abhalten werde. 3. Mit dem so verteidigten Patentanspruch 1 haben auch die auf ihn rückbezogenen, noch verteidigten Patentansprüche 2 bis 4 und 6 bis 8 in [X.] auf diesen Bestand. 26 IV. 1. Dagegen erweist sich Patentanspruch 11 auch in seiner gegen-über dem erteilten Patent eingeschränkten Fassung nicht als bestandsfähig, da er gegenüber der Lehre, die die Veröffentlichung der [X.]n Patentan-27 - 19 - meldung 65 193 ([X.], Anlage [X.]) sowie der mit dieser Veröffentlichung weitgehend korrespondierende Beitrag von [X.], [X.] (Herstellung und Charakterisierung von mikrodispersen bioverfügbaren Carotinoidhydroso-len) in: "Die Angewandte Makromolekulare Chemie" 166/167 (1989), [X.] (Anlage [X.]) dem Fachmann geben, nicht zu neuen Erzeugnissen führt. Dass das Verfahren nach dem erfolgreich eingeschränkt verteidigten [X.] zu den in Patentanspruch 11 unter Schutz gestellten Pellets führen kann, begründet für sich die Schutzfähigkeit der Pellets nicht, weil ein schutzfä-higes Herstellungsverfahren, das zu einem bekannten Erzeugnis führt, die Schutzfähigkeit des Erzeugnisses nicht an sich, sondern allenfalls nach § 9 Satz 2 Nr. 3 [X.] im Weg des durch das geschützte Verfahren vermittelten Schutzes für das Verfahrenserzeugnis begründen, nicht aber zur [X.] führen kann. a) Die Sachmerkmale der Merkmalsgruppe (1™) des verteidigten [X.] 11 sind allesamt schon bei den Carotinoidpräparaten nach der [X.] der [X.]n Patentanmeldung 65 193 (Anlage [X.]) verwirk-licht. Eine kontinuierliche Mischung, die notwendig zu einer homogenen kolloid-dispersen Lösung führt, ist z.B. im Beispiel 3 dieser [X.]n Patentan-meldung ([X.] 8) ausdrücklich beschrieben. Die kolloid-disperse Lösung ist auf [X.] 15 der [X.]eibung und in verschiedenen Ausführungsbeispielen ausdrücklich angesprochen. Ob es zu einer Auskristallisation kommen kann, hängt nach der überzeugenden Darstellung des gerichtlichen Sachverständi-gen, die sich der [X.] zu eigen macht, einmal von gewählten Trocknungsver-fahren und zum anderen von der Verfahrensführung bei diesem Verfahren ab. Damit ist es nach diesem Vorbild möglich, eine Auskristallisation zu erreichen, auch wenn die Trocknung hier vorzugsweise durch [X.]rühtrocknung erfolgen soll (Anlage [X.], [X.]. [X.] 29 - 31), so dass nach den Ausführungen des 28 - 20 - gerichtlichen Sachverständigen im Regelfall nicht mit einem Auskristallisieren zu rechnen ist. Dass es sich bei den in Anlage 1 genannten Wirkstoffen Caroti-noide und Retinoide um solche handelt, die im Sinn des [X.] eine in vivo schlechte Resorbierbarkeit aufweisen, folgt schon daraus, dass -Carotin und Retinol in der [X.]eibung des [X.] ausdrücklich als "im Falle der Erfindung geeignete[r] Arzneistoffe" benannt werden ([X.]. [X.] 43, [X.] 39/40). -Carotin wird in Anlage [X.] als besonders bevorzugt benannt (Anlage [X.], [X.]. S. 5 Z. 16). Die Teilchengröße liegt hier bei weniger als 0,5 Mikrometern (500 nm) oder sogar unter 300 nm und damit in dem Bereich, den auch das Streitpatent beansprucht (Anlage [X.], Patentansprüche 1 und 6). Als quellbares Kolloid wird auch hier Gelatine benannt (Anlage [X.], [X.]. S. 5 Z. 33), die je nach Wahl gelartig erstarren kann (Anlage [X.], [X.]. S. 7 Z. 19 - 21). Auch die Anlage [X.] beschreibt die Überführung des grobkristallinen Ausgangsmaterials von Carotinoiden (u.a. -Carotin) in einen mikrodispersen Zustand, die Überführung in ein kolloidales [X.], die Herstellung eines vo-rübergehenden Hochtemperatursolutzustands des [X.] in einem mit Wasser mischbaren Lösungsmittel verbunden mit anschließender schneller wässriger Fällung in Anwesenheit eines stabilisierenden Polymerkolloids, und nimmt damit die Sachmerkmale des verteidigten Patentanspruchs 11 ebenfalls vorweg. 29 b) Wie der gerichtliche Sachverständige zur Überzeugung des [X.]s ausgeführt hat, führen die Verfahrensschritte nach den [X.] nicht dazu, dass die durch sie erhaltenen Pellets besondere, sie in unter-scheidbarer Weise von den Präparaten nach Anlage [X.] abgrenzende [X.] aufweisen. Insbesondere folgt der [X.] der Bekundung des gerichtlichen Sachverständigen, dass der Endzustand des Pellets sowohl von der [X.] - [X.] der Matrix wie von der Trocknung abhängt. Da hier über den Ausschluss der Gefriertrocknung hinaus aber keine verbindlichen Vorgaben gemacht wer-den, kann das geschützte Verfahren auch nicht zu besonderen [X.] führen. Auch die Beklagte hat nicht dargetan, welche konkreten, über das Merkmal 1™ hinausgehenden Sacheigenschaften den beanspruchten Pellets durch das Verfahren nach Patentanspruch 1 aufgeprägt werden sollen. 2. Hinsichtlich der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 11 rückbezogenen [X.], [X.] und [X.] 12 bis 36 sind Gesichtspunkte, die dazu führen könnten, dass diese anders als Patentanspruch 11 allein oder in Verbindung mit Patentanspruch 11 einen [X.] Gehalt aufweisen könnten, nicht ersichtlich geworden; die [X.] hat diesbezüglich auch nichts geltend gemacht. Damit ist der [X.] davon überzeugt, dass sie das Schicksal des verteidigten Patentanspruchs 11 zu [X.] haben. 31 - 22 - 32 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] i.V.m. §§ 91, 92, 97, 100 Abs. 1, 269 Abs. 4 Satz 2 ZPO (vgl. [X.], Urt. v. 14.7.1981 - VI ZR 35/79, [X.] 1981, 928). Der [X.] hat dabei zugrunde gelegt, dass der Anteil, zu dem das Streitpatent im [X.] hat, mit etwa einem Viertel angenommen werden kann. Scharen [X.] Mühlens

Meier-Beck

[X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 14.10.2003 - 3 Ni 11/02 ([X.]) -