Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 11.05.2017, Az. I ZB 6/16

[X.]:[X.]:[X.]:2017:110517BIZB6.16.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I [X.]
vom
11. Mai 2017
in dem Re[X.]htsbes[X.]hwerdeverfahren
betreffend die Marke Nr. 30 2010 054 551

Na[X.]hs[X.]hlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
[X.] § 26 Abs. 1 und 3 Satz 1
a)
Die Ergänzung einer an si[X.]h unveränderten Marke dur[X.]h Zusätze stellt [X.] Benutzung der Marke in der eingetragenen Form gemäß §
26 Abs.
1 [X.] dar, wenn die Zusätze mit dem Zei[X.]hen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es si[X.]h um eine Verwendung der Marke in einer von der Eintragung abwei[X.]henden Form (§
26 Abs.
3 Satz
1 [X.]).
b)
Erkennt der Verkehr das mit Zusätzen verwendete Markenwort (hier: [X.]®) ni[X.]ht mehr als eigenständiges Produktkennzei[X.]hen (hier: [X.]), verändert die Abwei[X.]hung grundsätzli[X.]h den kennzei[X.]hnenden Charakter der Marke, so dass von einer re[X.]htserhaltenden Benutzung na[X.]h §
26 Abs.
3 Satz
1 [X.] ni[X.]ht ausgegangen werden kann.
[X.])
Bei der Prüfung, ob eine von der Eintragung abwei[X.]hende Verwendung der Marke deren kennzei[X.]hnenden Charakter verändert, kommt es ni[X.]ht darauf an, ob die Marke innerhalb der konkreten Verwendungsform eine selbstän-dig kennzei[X.]hnende Stellung innehat.
[X.], Bes[X.]hluss vom 11. Mai 2017 -
I [X.] -
Bundespatentgeri[X.]ht

-
2
-
Der [X.] Zivilsenat des Bundesgeri[X.]htshofs hat am 11.
Mai 2017 dur[X.]h [X.]
Dr.
Büs[X.]her, die Ri[X.]hter Prof.
Dr.
S[X.]haffert, Dr.
Kir[X.]hhoff, Dr.
Löffler und die Ri[X.]hterin Dr.
S[X.]hwonke

bes[X.]hlossen:

Die Re[X.]htsbes[X.]hwerde gegen den am 24. Dezember 2015 an [X.] zugestellten Bes[X.]hluss des 30. Senats (Mar-ken-
und Design-Bes[X.]hwerdesenats) des Bundespatentgeri[X.]hts wird auf Kosten des Widerspre[X.]henden zurü[X.]kgewiesen.

Gründe:

[X.] Die Markeninhaberin hat am 16.
September 2010 die Wortmarke "[X.] plus T STADA" Nr.
30 2010 054 551 beim Deuts[X.]hen Patent-
und Marken-amt für die Waren der Klasse 5 "pharmazeutis[X.]he und veterinärmedizinis[X.]he Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinis[X.]he Zwe[X.]ke; diätetis[X.]he Erzeug-nisse für medizinis[X.]he Zwe[X.]ke" angemeldet. Die Marke wurde am 11.
März 2011 in das Register eingetragen und die Eintragung am 15.
April 2011 veröf-fentli[X.]ht.

Der Widerspre[X.]hende hat am 14.
Juli 2011
Widerspru[X.]h aus seiner am 11.
Mai 2010 eingetragenen Wortmarke Nr. 30 2010 023 494 "[X.]" erhoben, deren S[X.]hutzberei[X.]h die Waren der Klasse 5 "pharmazeutis[X.]he und veterinär-medizinis[X.]he Erzeugnisse; diätetis[X.]he Erzeugnisse und Nahrungsergänzungs-mittel für medizinis[X.]he Zwe[X.]ke; Medizinprodukte, soweit in Klasse 5 enthalten" umfasst.
1
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-
3
-

Das Deuts[X.]he Patent-
und Markenamt hat mit Bes[X.]hluss vom 6.
Februar 2013 die Lös[X.]hung der angegriffenen Marke angeordnet und die dagegen ge-ri[X.]htete Erinnerung der Markeninhaberin mit Bes[X.]hluss vom 9. Oktober 2013 zurü[X.]kgewiesen. Auf die dagegen geri[X.]htete Bes[X.]hwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgeri[X.]ht die Bes[X.]hlüsse des Deuts[X.]hen Patent-
und Mar-kenamts aufgehoben und den Widerspru[X.]h aus der Marke Nr.
30 2010 023 494 zurü[X.]kgewiesen ([X.], [X.], 503).

Mit der zugelassenen Re[X.]htsbes[X.]hwerde, deren Zurü[X.]kweisung die Markeninhaberin beantragt, verfolgt der Widerspre[X.]hende sein Lös[X.]hungsbe-gehren weiter.

I[X.] Das Bundespatentgeri[X.]ht hat angenommen, der Widerspre[X.]hende ha-be auf die im Bes[X.]hwerdeverfahren am 29.
Juni 2015 in zulässiger Weise erho-bene Ni[X.]htbenutzungseinrede der Markeninhaberin eine
re[X.]htserhaltende Be-nutzung der Widerspru[X.]hsmarke gemäß §
26 Abs.
1 [X.] ni[X.]ht glaubhaft gema[X.]ht. Zwis[X.]hen den einander gegenüberstehenden Zei[X.]hen bestehe au-ßerdem keine Verwe[X.]hslungsgefahr im Sinne von §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.]. Dazu hat es ausgeführt:

Dem Widerspre[X.]henden habe es oblegen, die Benutzung der Wider-spru[X.]hsmarke na[X.]h §
26 [X.] na[X.]h Art, Dauer und Umfang für den na[X.]h §
43 Abs.
1 Satz
2 [X.] maßgebli[X.]hen [X.]raum der letzten fünf Jahre vor der Ents[X.]heidung über den Widerspru[X.]h glaubhaft zu ma[X.]hen. Soweit der Wi-derspre[X.]hende vortrage, die [X.] GmbH als seine Lizenznehmerin habe in den vergangenen Jahren in ausrei[X.]hendem Umfang unter den Bezei[X.]hnun-gen "[X.]®",
"[X.]Comp-Vision®" und "[X.]Comp-Vision® sine" [X.] mit dem Wirkstoff [X.]lamid in Form von Augentrop-fen vertrieben, sei die Widerspru[X.]hsmarke ni[X.]ht in
der eingetragenen Form, 3
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sondern mit Zusätzen verwendet worden. Dadur[X.]h sei der kennzei[X.]hnende Charakter der Widerspru[X.]hsmarke so verändert worden, dass eine re[X.]htserhal-tende Benutzung ni[X.]ht angenommen werden könne.

Die Widerspru[X.]hsmarke sei originär nur unterdur[X.]hs[X.]hnittli[X.]h kennzei[X.]h-nungskräftig. "[X.]" sei eine bei Arzneimittelkennzei[X.]hnungen gebräu[X.]hli[X.]he Verkürzung der Wirkstoffbezei[X.]hnung "[X.]lamid". Dies sei sowohl für Ärzte und Apotheker
als au[X.]h für weite Teile der Endverbrau[X.]her erkennbar. Habe der Widerspre[X.]hende
die Widerspru[X.]hsmarke im relevanten Benutzungszeit-raum für vers[X.]hreibungspfli[X.]htige Arzneimittel verwendet, bestehe hinsi[X.]htli[X.]h pharmazeutis[X.]her Erzeugnisse [X.]. Ob und in wel[X.]hem Umfang ei-ne Ähnli[X.]hkeit zu den übrigen von der angegriffenen Marke erfassten Waren bestehe, könne offen bleiben, da eine Verwe[X.]hslungsgefahr bereits im Berei[X.]h der [X.] mangels hinrei[X.]hender Ähnli[X.]hkeit beider Marken zu vernei-nen sei.

II[X.] Die zulässige Re[X.]htsbes[X.]hwerde ist ni[X.]ht begründet.

1. Die Annahme des Bundespatentgeri[X.]hts, der Widerspre[X.]hende habe die Widerspru[X.]hsmarke ni[X.]ht re[X.]htserhaltend im Sinne von §
26 Abs.
1 [X.] benutzt, hält der re[X.]htli[X.]hen Na[X.]hprüfung stand.

a) Das Bundespatentgeri[X.]ht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke mit S[X.]hriftsatz vom 29.
Juni 2015 wirksam die
Ni[X.]htbenutzungseinrede gemäß §
43 Abs.
1 Satz
2 [X.] erhoben hat und dass diese Einrede im Bes[X.]hwerdeverfahren zu berü[X.]ksi[X.]htigen war.

[X.]) Ist der Widerspru[X.]h vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älte-rem [X.]rang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet, glaubhaft zu ma[X.]hen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre 7
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vor der Veröffentli[X.]hung der Eintragung der Marke, gegen die der Widerspru[X.]h si[X.]h ri[X.]htet, gemäß §
26 benutzt worden ist, sofern sie zu diesem [X.]punkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist
(§
43 Abs.
1 Satz
1
[X.]). Endet der [X.]raum von fünf Jahren der Ni[X.]htbenutzung na[X.]h der Veröffentli[X.]hung der Eintragung, so hat der Widerspre[X.]hende, wenn der Gegner die Benutzung be-streitet, glaubhaft zu ma[X.]hen, dass
die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Ents[X.]heidung über den Widerspru[X.]h gemäß §
26 benutzt worden ist
(§
43 Abs.
1 Satz
2 [X.]).

[X.]) Die am 11.
Mai 2010 eingetragene Widerspru[X.]hsmarke war zum [X.]punkt der Veröffentli[X.]hung der Eintragung der angegriffenen Marke am 15.
April 2011 no[X.]h ni[X.]ht fünf Jahre im Register eingetragen, so dass für die von der Inhaberin
der angegriffenen Marke erhobene Ni[X.]htbenutzungseinrede die Vors[X.]hrift des §
43 Abs.
1 Satz
1 [X.] ni[X.]ht anwendbar ist. Die fünfjäh-rige Benutzungss[X.]honfrist für die Widerspru[X.]hsmarke lief fünf Jahre na[X.]h deren
Eintragung am 11. Mai 2015 ab (§
25 Abs.
1 [X.])
und endete damit na[X.]h der Veröffentli[X.]hung der Eintragung der angegriffenen Marke. Für die im Streit-fall erhobene Ni[X.]htbenutzungseinrede ist damit auf die Frist des §
43 Abs.
1 Satz
2 [X.] abzustellen.

[X.][X.])
Das Bundespatentgeri[X.]ht hat zu Re[X.]ht angenommen, dass der Wi-derspre[X.]hende Art, Dauer und Umfang der Nutzung der Widerspru[X.]hsmarke für die [X.] vom 13.
August 2010 bis zum 13.
August 2015 glaubhaft zu ma[X.]hen hatte. Na[X.]h §
43 Abs.
1 Satz
2 [X.] ist maßgebli[X.]h der [X.] vor der mündli[X.]hen Verhandlung vor dem Bundespatentgeri[X.]ht am 13. August 2015 (vgl. [X.], Bes[X.]hluss vom 28.
September 2006 -
I
ZB 100/05, [X.], 321 Rn.
29 = [X.], 321 -
COHIBA).

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-
6
-
b) Die Re[X.]htsbes[X.]hwerde wendet si[X.]h ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgeri[X.]hts, der Widerspre[X.]hende habe für den na[X.]h §
43 Abs.
1 Satz
2 [X.] maßgebli[X.]hen [X.] vor der mündli[X.]hen Ver-handlung vor dem Bundespatentgeri[X.]ht eine re[X.]htserhaltende Benutzung der Widerspru[X.]hsmarke ni[X.]ht glaubhaft gema[X.]ht.

[X.]) Das Bundespatentgeri[X.]ht hat angenommen, na[X.]h
der eidesstattli-[X.]hen Versi[X.]herung der Produktmanagerin der [X.] GmbH vom 3.
Au-gust 2015 sprä[X.]hen die Umsatzzahlen zwar dafür, dass die [X.] GmbH als Lizenznehmerin des Widerspre[X.]henden und mit dessen Zustimmung in den vergangenen Jahren in ausrei[X.]hendem Umfang unter den Bezei[X.]hnungen "[X.]®" und "[X.]Comp-Vision® sine" [X.] mit dem Wirkstoff [X.]lamid in Form von Augentropfen vertrieben habe, wenn-glei[X.]h die Umsatzzahlen ni[X.]ht auf eigener Kenntnis der Produktmanagerin be-ruhten. Dies bedürfe jedo[X.]h keiner abs[X.]hließenden Ents[X.]heidung. Die Wider-spru[X.]hsmarke "[X.]" sei jedenfalls ni[X.]ht in der eingetragenen Form, sondern mit Zusätzen verwendet worden. Die Lizenznehmerin habe die Zei[X.]hen "[X.]®", "[X.]Comp-Vision®" und "[X.]Comp-Vision® sine" wie na[X.]hfol-gend dargestellt benutzt:

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-

Die auf den Verpa[X.]kungen verwendeten, von der eingetragenen Form abwei[X.]henden Benutzungsformen stellten keine Benutzung der Widerspru[X.]hs-marke dar. Bei der der eingetragenen Form am nä[X.]hsten kommenden Verwen-dungsform "[X.]®" sehe der Verkehr die beiden Bestandteile "[X.]" und "Vision" ni[X.]ht als selbständige Zei[X.]hen, sondern als einheitli[X.]hen [X.] an. Beide Bestandteile seien glei[X.]h groß und mit einer einheitli-[X.]hen S[X.]hrifttype ges[X.]hrieben, sie seien dur[X.]h einen Bindestri[X.]h verbunden. Die Kennzei[X.]hnung sei einheitli[X.]h in hellblauer Farbe gehalten, während die übri-gen Aufs[X.]hriften im Wesentli[X.]hen eine s[X.]hwarze Farbe aufwiesen. Hinzu
kom-me das am Ende der Wortkombination hinter "Vision" ho[X.]hgestellte "®", das der Verkehr ni[X.]ht nur auf "Vision", sondern auf das gesamte Zei[X.]hen beziehen werde. Außerdem hätten beide Bestandteile bes[X.]hreibende Anklänge in Bezug auf den Wirkstoff ([X.]lamid) und den Anwendungsberei[X.]h (Vision als engli-s[X.]her Begriff für "Si[X.]ht, Sehkraft, Sehvermögen"). Das Zei[X.]henumfeld weise ebenfalls auf ein einheitli[X.]hes Zei[X.]hen hin, weil si[X.]h unmittelbar über dem Zei-[X.]hen "[X.]®" die weitere Kennzei[X.]hnung "[X.]®"
befinde, die auf die Firma der Herstellerin, der [X.] GmbH, hinweise. Der angespro-[X.]hene Verkehr gehe
bei dieser Gestaltung von zwei und
ni[X.]ht von drei Marken 16
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8
-
aus.
Der Umstand, dass der Widerspre[X.]hende den Zei[X.]henbestandteil "Vision" als Stammbestandteil einer umfangrei[X.]hen Zei[X.]henserie benutze, ändere daran ni[X.]hts.

[X.]) Zutreffend ist das Bundespatentgeri[X.]ht davon ausgegangen, dass die Widerspru[X.]hsmarke ni[X.]ht gemäß §
26 Abs.
1 [X.] in der eingetrage-nen Form verwendet worden ist.

(1) Die Re[X.]htsbes[X.]hwerde ma[X.]ht dagegen
geltend, die Widerspru[X.]hs-marke "[X.]" sei in der eingetragenen Form als Wort verwendet worden. Dass die Produkte der Lizenznehmerin des Widerspre[X.]henden mit weiteren Wort-Zei[X.]hen versehen worden seien, ändere hieran ni[X.]hts. Ein einfa[X.]hes Nebenei-nanderstellen von zwei Zei[X.]hen sei ni[X.]ht als Verwendung in abwei[X.]hender Form anzusehen. Damit dringt die Re[X.]htsbes[X.]hwerde ni[X.]ht dur[X.]h.

(2) Die isolierte Verwendung von Wortmarken kommt in der Praxis
kaum vor. Wird eine Wortmarke dergestalt benutzt, dass das Wortzei[X.]hen graphis[X.]h oder farbli[X.]h gestaltet wird oder bildli[X.]he Elemente hinzugefügt werden, ist zu prüfen, ob
diese weiteren Elemente einen Bezug zur Funktion der Marke als Herkunftshinweis haben oder ledigli[X.]h allgemeine Sa[X.]hangaben oder werbli[X.]he Hervorhebungsmittel sind ([X.], Urteil vom 8.
Januar 2014 -
I
ZR 38/13, [X.], 662 Rn.
18
= [X.], 856 -
Probiotik, mwN). Bei der Frage, ob eine Marke in der eingetragenen Form oder in einer hiervon abwei[X.]henden Form benutzt worden ist, muss deshalb vorab geklärt werden, ob weitere Elemente wie zusätzli[X.]he
Wörter, Bilder, Formen, Farben einen relevanten Bezug
zur Marke aufweisen, oder ob es si[X.]h ledigli[X.]h um von der Marke völlig unabhängi-ge
allgemeine Sa[X.]hangaben oder Ausstattungselemente handelt, die für die Frage
der re[X.]htserhaltenden Benutzung der Marke ohne Bedeutung
sind (Strö-bele in [X.]/Ha[X.]ker, [X.], 11.
Aufl., §
26 Rn.
153). Die Ergänzung [X.] an si[X.]h unveränderten Marke dur[X.]h Zusätze stellt keine Benutzung der 17
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9
-
Marke in der eingetragenen Form gemäß §
26 Abs.
1 [X.] dar, wenn die Zusätze mit dem Zei[X.]hen erkennbar verbunden sind. In diesem Fall handelt es si[X.]h um eine Verwendung
der Marke in einer von der Eintragung abwei[X.]henden Form (vgl. [X.], Bes[X.]hluss vom 9.
Juli 1998 -
I
ZB 37/96, [X.], 54, 55
= WRP 1998, 1081 -
Holtkamp; Bes[X.]hluss vom 15.
Dezember 1999 -
I
ZB 29/97,
GRUR 2000, 1040, 1041 = [X.], 1164 -
FRENORM/[X.]; Bes[X.]hluss vom 20.
Januar 2005 -
I
ZB 31/03, [X.], 515, 516 = [X.], 620
-
FERROSIL).
Die Verbindung zwis[X.]hen der Marke und einem Zusatz kann ins-besondere dur[X.]h die räumli[X.]he Nähe oder die Einbindung in ein Logo herge-stellt werden ([X.], Urteil vom 17.
November 2014

I
ZR
114/13, [X.], 587 Rn.
13 und 16
f. = [X.], 732
[X.]; [X.] in
[X.]/Ha[X.]ker [X.]O §
26 Rn.
156).

[X.]) Zutreffend hat das Bundespatentgeri[X.]ht angenommen, dass die Wi-derspru[X.]hsmarke
auf den von dem Widerspre[X.]henden vorgelegten A[X.]ildun-gen der Produktverpa[X.]kungen
ni[X.]ht isoliert verwendet worden ist. Vielmehr ist das Wortzei[X.]hen "[X.]" dur[X.]h textli[X.]he Zusätze ergänzt worden. Dabei hat das Bundespatentgeri[X.]ht zu
Re[X.]ht auf die gesamten,
in blauer Farbe einheitli[X.]h gestalteten
Produktbezei[X.]hnungen "[X.]®", "[X.]Comp-Vision®" und "[X.]Comp-Vision®
sine" abgestellt und die weiteren, das Arzneimittel näher bes[X.]hreibenden Angaben in s[X.]hwarzer S[X.]hrift bei der Prüfung der re[X.]htserhal-tenden Benutzung außer Betra[X.]ht gelassen. Die Verbindung des Markenworts
"[X.]" zu den ergänzenden Begriffen "Vision®", "Comp-Vision®" und "Comp-Vision®
sine" wird dur[X.]h die räumli[X.]he Zusammenführung, dur[X.]h den Binde-stri[X.]h oder die Zusammens[X.]hreibung,
dur[X.]h das einheitli[X.]he S[X.]hriftbild und die identis[X.]he Farbgebung hergestellt.

(4) Die Re[X.]htsbes[X.]hwerde ma[X.]ht ohne Erfolg geltend, einzige Voraus-setzung für eine re[X.]htserhaltende Benutzung eines Zei[X.]hens, das ohne Ab-wandlung als Teil einer Gesamtkennzei[X.]hnung verwendet werde, sei die Eig-20
21
-
10
-
nung, als Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden. Es sei dagegen ni[X.]ht erforderli[X.]h, dass die Marke innerhalb der Gesamtkennzei[X.]hnung als eigen-ständige Marke wahrgenommen werde. Soweit die Re[X.]htsbes[X.]hwerde damit zu begründen
su[X.]ht, der Widerspre[X.]hende habe die Widerspru[X.]hsmarke in der eingetragenen Form benutzt, wird diese Auffassung dur[X.]h die von der Re[X.]hts-bes[X.]hwerde hierfür in Anspru[X.]h genommene Re[X.]htspre[X.]hung des Geri[X.]htshofs der Europäis[X.]hen Union ([X.]; Urteil vom 18.
April 2013 -
C-12/12, [X.], 722 = [X.], 761

Stofffähn[X.]hen; Urteil vom 18.
Juli 2013
-
C-252/12, [X.], 922 = [X.], 1314 -
Spe[X.]savers) ni[X.]ht gestützt. Die Verbindung der Marke mit weiteren Elementen führt vielmehr zu der na[X.]h §
26 Abs.
3 [X.] vorzunehmenden Prüfung, ob die von der Eintragung ab-wei[X.]hende Benutzung als re[X.]htserhaltende Benutzung der Marke angesehen werden kann.

[X.][X.]) Die Re[X.]htsbes[X.]hwerde wendet si[X.]h ohne Erfolg gegen die Annahme des Bundespatentgeri[X.]hts, die von dem Widerspre[X.]henden vorgetragenen Be-nutzungshandlungen seien ni[X.]ht gemäß § 26 Abs.
3 [X.] als re[X.]htserhal-tende Benutzung der Widerspru[X.]hsmarke anzusehen, weil sie
den kennzei[X.]h-nenden Charakter der Widerspru[X.]hsmarke veränderten.

(1) Wird die Marke in einer
von der Eintragung abwei[X.]henden Form be-nutzt, liegt eine re[X.]htserhaltende Benutzung na[X.]h §
26 Abs.
3 Satz
1 [X.] nur vor, wenn die Abwei[X.]hung den kennzei[X.]hnenden Charakter der Marke ni[X.]ht verändert. Eine Veränderung des kennzei[X.]hnenden Charakters ist dann zu ver-neinen, wenn der Verkehr das abwei[X.]hend benutzte Zei[X.]hen gerade bei [X.] der Unters[X.]hiede dem Gesamteindru[X.]k na[X.]h no[X.]h mit der eingetra-genen Marke glei[X.]hsetzt, das heißt, in der benutzten Form no[X.]h dieselbe Marke sieht (vgl. [X.], Urteil vom 31. Mai 2012 -
I [X.], [X.], 68 Rn. 14 = [X.], 61

Castell/VIN [X.]; Urteil vom 10.
Januar 2013

I
ZR
84/09, [X.], 840 Rn.
20 = [X.], 1030 -
[X.] II; [X.], 22
23
-
11
-
Markenre[X.]ht, 4.
Aufl., §
26 Rn.
177). Werden zur Kennzei[X.]hnung einer Ware zwei Zei[X.]hen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Kennzei[X.]hen erbli[X.]kt. [X.] ist aber au[X.]h, dass der Verkehr in der Kennzei[X.]hnung keinen einheitli[X.]hen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unters[X.]heidende Zei[X.]hen sieht ([X.], Urteil vom 5. November 2008 -
I [X.], [X.], 766 Rn. 50 f. = [X.], 831 -
Stofffähn[X.]hen I; [X.], [X.], 840 Rn.
20 -
[X.] II). Hiervon ist das Bundespatentgeri[X.]ht ausgegangen.
Die Beurteilung, ob die ab-wei[X.]hende Benutzung den kennzei[X.]hnenden Charakter der Widerspru[X.]hsmar-ke verändert, ist grundsätzli[X.]h dem Tatri[X.]hter vorbehalten und im Re[X.]htsbe-s[X.]hwerdeverfahren nur einges[X.]hränkt, insbesondere auf eine zutreffende Re[X.]htsanwendung und die Bea[X.]htung der allgemeinen Lebenserfahrung, über-prüfbar ([X.], Bes[X.]hluss vom 13. Dezember 2007 -
I [X.], [X.], 719 Rn. 24 = [X.], 1098 -
idw Informationsdienst Wissens[X.]haft).

(2) Das Bundespatentgeri[X.]ht hat ohne Re[X.]htsfehler angenommen, die Kennzei[X.]hnungen "[X.]®"
und
"[X.]Comp-Vision®" seien als jeweils einheitli[X.]he Kennzei[X.]hen und ni[X.]ht als zwei getrennte Zei[X.]hen anzusehen,
das Wort "[X.]" könne in den von dem Widerspre[X.]henden vorgetragenen [X.] ni[X.]ht mehr als eigenständiges Produktkennzei[X.]hen erkannt wer-den.

Die typographis[X.]he Gestaltung, der Bindestri[X.]h und die Einheitli[X.]hkeit von S[X.]hrifttyp und S[X.]hriftfarbe sind für si[X.]h allein zwar ni[X.]ht geeignet, diese Annahme zu begründen
([X.], [X.], 515, 516 -
FERROSIL). Allerdings kann die graphis[X.]he Gestaltung in die
Beantwortung der Frage, ob na[X.]h der Verkehrsans[X.]hauung zwei selbständige Kennzei[X.]hen vorliegen oder von einem einheitli[X.]hen Kennzei[X.]hen auszugehen ist, einbezogen werden (vgl. [X.], [X.], 587 Rn.
17 -
[X.]).

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-
Das Bundespatentgeri[X.]ht hat zudem seine Ansi[X.]ht, dass die Produktbe-zei[X.]hnungen "[X.]®" und "[X.]Comp-Vision®" als einheitli[X.]hes Kennzei[X.]hen wahrgenommen werden, auf weitere Umstände gestützt. Das Bundespatentgeri[X.]ht hat zu Re[X.]ht den Umstand berü[X.]ksi[X.]htigt, dass das ho[X.]h-gestellte "®" ni[X.]ht hinter der Widerspru[X.]hsmarke "[X.]", sondern hinter den Bezei[X.]hnungen "[X.]" und "[X.]Comp-Vision" angebra[X.]ht ist. Dies weist
auf eine einheitli[X.]he Kennzei[X.]hnung hin
und spri[X.]ht gegen die Annahme von zwei
Zei[X.]hen. Der Verkehr entnimmt der Beifügung des Zusatzes "®"
zu einem Zei[X.]hen regelmäßig den Hinweis, dass es eine Marke genau diesen [X.] gibt (vgl. [X.], Urteil vom 26. Februar 2009 -
I
ZR 219/06, [X.], 888 Rn. 15 = [X.], 1080 -
Thermoroll; [X.], [X.], 840 Rn. 35

[X.] II; [X.], Bes[X.]hluss vom 17.
Oktober 2013 -
I
ZB 11/13, [X.], 376 Rn.
24, 26 = [X.], 449 -
grill [X.]; [X.], [X.], 662 Rn.
25 -
Probiotik).
S[X.]hließli[X.]h hat das Bundespatentgeri[X.]ht ohne Re[X.]htsfehler die we[X.]hselseitige Bezugnahme der beiden Bestandteile "[X.]" und "Vision" in begriffli[X.]her Hinsi[X.]ht
in seine Beurteilung
einbezogen. Dana[X.]h deutet "[X.]" auf die Wirkstoffbezei[X.]hnung "[X.]lamid" hin, was si[X.]h na[X.]h den Feststellun-gen des Bundespatentgeri[X.]hts wegen der erläuternden Angaben auf der Ver-pa[X.]kung au[X.]h dem allgemeinen Publikum ers[X.]hließt, und der englis[X.]he Begriff "Vision" für "Si[X.]ht", "Sehkraft" und "Sehvermögen" auf den Anwendungsbe-rei[X.]h.

[X.]) Entgegen der Ansi[X.]ht der Re[X.]htsbes[X.]hwerde kommt es ni[X.]ht darauf an, ob der Bestandteil "[X.]" in den Produktbezei[X.]hnungen "[X.]®" und "[X.]Comp-Vision®" eine selbständig kennzei[X.]hnende Stellung
innehat.

Ohne Erfolg beruft si[X.]h die Re[X.]htsbes[X.]hwerde auf die Ents[X.]heidung "Spe[X.]savers" des Geri[X.]htshofs der Europäis[X.]hen Union
([X.], [X.], 922). Dieser Ents[X.]heidung lässt si[X.]h ni[X.]ht entnehmen, dass es für eine re[X.]hts-erhaltende Benutzung ausrei[X.]ht, wenn die Widerspru[X.]hsmarke in der konkreten 26
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13
-
Verwendungsform eine selbständig kennzei[X.]hnende Stellung innehat. Ent-s[X.]heidend ist
vielmehr, dass die Unters[X.]hiede zwis[X.]hen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, die Unter-s[X.]heidungskraft der Marke, wie sie eingetragen wurde, ni[X.]ht verändern darf ([X.], [X.], 922 Rn.
26, 31 -
Spe[X.]savers
unter Hinweis auf [X.], [X.], 722 Rn.
35 -
Stofffähn[X.]hen). Wird die Widerspru[X.]hsmarke vom Publikum ni[X.]ht als eigenständiges Zei[X.]hen, sondern nur als Bestandteil einer zusammengesetzten Marke wahrgenommen, verfügen die Widerspru[X.]hsmarke und das zusammengesetzte Zei[X.]hen über eine unters[X.]hiedli[X.]he Unters[X.]hei-dungskraft und zwar selbst dann, wenn die Widerspru[X.]hsmarke eine [X.] kennzei[X.]hnende Stellung in dem zusammengesetzten Zei[X.]hen hat. Die Annahme der re[X.]htserhaltenden
Benutzung einer Marke
s[X.]heidet deshalb aus, wenn der Verkehr sie in einem Kombinationszei[X.]hen ni[X.]ht mehr als eigenstän-diges Kennzei[X.]hen wahrnimmt
(vgl. [X.]; Bes[X.]hluss vom 17.
Oktober 2013

I
ZB 65/12, [X.], 483 Rn.
42 = [X.], 432 -
test; Büs[X.]her, [X.], 305, 309).
Das Kriterium der selbständigen kennzei[X.]hnenden Stellung spielt ledigli[X.]h im Rahmen der Verwe[X.]hslungsprüfung bei der Beurteilung des Gesamteindru[X.]ks einer mehrgliedrigen Marke eine Rolle. Bei der Prüfung, ob eine von der Eintragung abwei[X.]hende Verwendung der Marke deren kenn-zei[X.]hnenden Charakter verändert, kommt es dagegen ni[X.]ht darauf an, ob die Marke innerhalb der konkreten Verwendungsform eine selbständig kennzei[X.]h-nende Stellung innehat.

(4) Zu Re[X.]ht hat das Bundespatentgeri[X.]ht angenommen, bei den von der Lizenznehmerin des Widerspre[X.]henden verwendeten Produktbezei[X.]hnungen sei ni[X.]ht deshalb von zwei Zei[X.]hen auszugehen, weil der Zei[X.]henbestandteil "Vision" als Stammbestandteil zu einer umfangrei[X.]hen Zei[X.]henserie gehöre.

29
-
14
-
Allerdings kann der Verkehr im Einzelfall einen Zei[X.]henbestandteil als ein selbständig verwendetes Zweitkennzei[X.]hen auffassen, weil
der Verkehr viel-fa[X.]h an die Verwendung von Zweitkennzei[X.]hen gewöhnt ist ([X.], [X.], 515, 516 -
FERROSIL, mwN). Ohne
weiteres wird die Verwendung einer Zweitmarke deutli[X.]h, wenn es si[X.]h bei einem der beiden Zei[X.]hen um den dem Verkehr bekannten Namen des Unternehmens handelt
([X.], Urteil vom 8.
Februar 2007 -
I
ZR 71/04, [X.], 592 Rn. 14 = [X.], 958 -
bodo Blue Night).
In diesem Fall gelten jedo[X.]h keine anderen Grundsätze. Nimmt der Verkehr die Bezei[X.]hnungen als zwei getrennte Kennzei[X.]hen wahr, ist von einer re[X.]htserhaltenden Benutzung auszugehen. Sieht der Verkehr dagegen die bei-den Zei[X.]hen als unselbständige Bestandteile eines neuen einheitli[X.]hen Zei-[X.]hens an, verwendet der Markeninhaber den darin enthaltenen Bestandteil, der als Marke eingetragen ist, ni[X.]ht re[X.]htserhaltend.

Entgegen der Ansi[X.]ht der Re[X.]htsbes[X.]hwerde hat das Bundespatentge-ri[X.]ht bei der Prüfung der Frage, ob die angespro[X.]henen Verkehrskreise in "[X.]" einen Herkunftshinweis sehen,
den Vortrag des Widerspre[X.]henden ni[X.]ht unzurei[X.]hend gewürdigt. Der Widerspre[X.]hende hat vorgetragen, die [X.] GmbH habe mit Produkten im Berei[X.]h der [X.] mit dem [X.] "Vision" in den Jahren 2009 bis 2015 Umsätze in Millionenhöhe erzielt. Er hat außerdem die Bezei[X.]hnung der Produkte sowie den mit ihnen erzielten Umsatz dargelegt. Das Bundespatentgeri[X.]ht hat jedo[X.]h zu Re[X.]ht angenommen, dass allein anhand von Produktbezei[X.]hnungen und Umsatzzahlen ni[X.]ht [X.] werden kann, dass
den angespro[X.]henen Verkehrskreisen
-
im Streitfall sowohl Fa[X.]hkreise (Ärzte und Apotheker) und Verbrau[X.]her -
die Zei[X.]henserie "Vision" als sol[X.]he bekannt ist.

Die Re[X.]htsbes[X.]hwerde ma[X.]ht ohne Erfolg geltend, die relevanten Ver-kehrskreise nähmen aufgrund der konkreten Gestaltung der Produkte den Be-standteil der Produktbezei[X.]hnung "Vision" als Hinweis auf das Unternehmen 30
31
32
-
15
-
"[X.]" und den Bestandteil "[X.]" als eigentli[X.]hen Produktnamen wahr. Das Bundespatentgeri[X.]ht hat angenommen, der Verkehr habe keinen Anlass, in der Kennzei[X.]hnung "[X.]®" zwei Zei[X.]hen zu sehen, von denen das eine ("Vision") auf den Hersteller hinweise, das andere ("[X.]") das konkrete Produkt bezei[X.]hnen solle, weil si[X.]h auf den Verpa[X.]kungen die Marke
"[X.]®" befinde. Der Verkehr müsse zudem, um die Kennzei[X.]hnung als eine Kombination von Firmenbestandteil
und Produktkennzei[X.]hen
aufzufassen, mehrere Produktlinien des Widerspre[X.]henden
kennen, die jeweils mit vers[X.]hie-denen Stammbestandteilen gekennzei[X.]hnet seien. Hierfür sei ni[X.]hts ersi[X.]htli[X.]h. Diese tatri[X.]hterli[X.]he Beurteilung ist aus Re[X.]htsgründen ni[X.]ht zu beanstanden. Die Re[X.]htsbes[X.]hwerde will im Ergebnis ledigli[X.]h die tatri[X.]hterli[X.]he Würdigung dur[X.]h ihre eigene Würdigung ersetzen.

(5) Aus den vorstehenden Gründen kann in der Benutzung der Produkt-bezei[X.]hnung "[X.]Comp-Vision® sine" ebenfalls keine re[X.]htserhaltende Be-nutzung der Marke "[X.]" gemäß §
26 Abs.
3 [X.] gesehen werden.

[X.]) Ein Vorabents[X.]heidungsersu[X.]hen an den Geri[X.]htshof der Europäi-s[X.]hen Union na[X.]h Art.
267 Abs.
3 AEUV ist ni[X.]ht veranlasst. Im Streitfall stellt si[X.]h keine ents[X.]heidungserhebli[X.]he Frage zur Auslegung des Unionsre[X.]hts, die ni[X.]ht dur[X.]h die Re[X.]htspre[X.]hung des Geri[X.]htshofs der Europäis[X.]hen Union ge-klärt oder zweifelsfrei zu beantworten ist (vgl. [X.], Urteil vom 6.
Oktober 1982

283/81, Slg. 1982, 3415 = NJW 1983, 1257, 1258
C.[X.]L.F.[X.]T). Dies gilt au[X.]h für die Frage, ob die Marke "[X.]" in den in
Rede stehenden [X.] als eigenständige Marke wahrgenommen wird. Anders als die Re[X.]htsbes[X.]hwerde meint, steht dieses Erfordernis mit der Re[X.]htspre[X.]hung des Geri[X.]htshofs der Europäis[X.]hen Union in Einklang (vgl. vorstehend III
1
b
[X.][X.] [X.]), Rn.
28).

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16
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2. Da der Widerspre[X.]hende die re[X.]htserhaltende Benutzung der Wider-spru[X.]hsmarke ni[X.]ht glaubhaft gema[X.]ht hat, kann offen bleiben, ob die Ansi[X.]ht des Bundespatentgeri[X.]hts zutrifft, dass zwis[X.]hen den Verglei[X.]hszei[X.]hen keine Verwe[X.]hslungsgefahr im Sinne von §
9 Abs.
1 Nr.
2 [X.] besteht. [X.] begegnet hier vor allem die Verneinung einer Verwe[X.]hslungsgefahr im wei-teren Sinn.

[X.] Die Kostenents[X.]heidung beruht auf §
90 Abs.
2 Satz
1 [X.].

Büs[X.]her
S[X.]haffert
Kir[X.]hhoff

Löffler
S[X.]hwonke
Vorinstanz:
Bundespatentgeri[X.]ht, Ents[X.]heidung vom 24.12.2015 -
30 W (pat) 42/13 -

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