Bundespatentgericht, Beschluss vom 03.05.2018, Az. 30 W (pat) 28/15

Das am 15. Dezember 2012 angemeldete Zeichen

...

ist am 3. Juni 2013 unter der Register ... als Wortmarke in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden für die folgenden Waren der Klasse 5:

„Arzneimittel für humanmedizinische Zwecke; Arzneimittel für tierärztliche Zwecke; Arzneimittel für zahnärztliche Zwecke; Impfstoffe, Pflaster für medizinische Zwecke; Kapseln für medizinische Zwecke; Pillen für pharmazeutische Zwecke; Öle für medizinische Zwecke; pharmazeutische Präparate für die Hautpflege; Salben für pharmazeutische Zwecke; Sonnenschutzmittel für pharmazeutische Zwecke; Tinkturen für medizinische Zwecke; Augenmittel [für pharmazeutische Zwecke]; chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke; Insektenvertilgungsmittel; [X.]; [X.]; Schädlingsvertilgungsmittel“

sowie für weitere Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 10, 40, 42, 45.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 5. Juli 2013 veröffentlicht worden ist, ist am 7. Oktober 2013 Widerspruch – beschränkt auf die angegriffenen Waren der Klasse 5 – erhoben worden von der Inhaberin der am 10. September 2007 angemeldeten und am 2. September 2008 eingetragenen Unionsmarke ...

...

die für folgende Waren Schutz genießt:

„Klasse 5: Pharmazeutische Präparate, Impfstoffe, Diagnostikmittel für medizinische Zwecke.“

Am 10. Dezember 2013 ist durch Beschluss des [X.]... das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Markeninhaberin eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt worden.

Mit Schreiben vom 10. Juli 2014 hat die Markenstelle für Klasse 5 des [X.]es den Insolvenzverwalter über das verfahrensgegenständliche Widerspruchsverfahren unterrichtet. Zugleich wurde mitgeteilt, dass das beim Patentamt anhängige Verfahren durch die Insolvenz nicht unterbrochen werde, da § 240 ZPO generell für Schutzrechtsverfahren vor dem Patentamt nicht anzuwenden sei (unter Hinweis auf die Mitteilung Nr. 20/08 des Präsidenten des

[X.]s vom 14. November 2008, [X.] 2008, 413). Das Verfahren werde somit mit dem Insolvenzverwalter als Partei kraft Amtes fortgeführt.

Auf Anfrage des Patentamtes hat der Insolvenzverwalter mit Schreiben vom 29. Juli 2014 mitgeteilt, dass Zustellungen zukünftig weiter an ihn erfolgen könnten.

... „fast stumm“ ausgesprochen werde. Nicht überzeugend sei dagegen die Auffassung der Widersprechenden, dass der Verkehr das Zeichen „...“ oder „...“ ausspreche.

Die Widersprechende hat Beschwerde erhoben und beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 vom 24. April 2015 aufzuheben und die Löschung der Marke ... im angegriffenen Umfang anzuordnen.

Mit Beschluss des [X.]… vom 26. August 2016 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Markeninhaberin wegen Masseunzulänglichkeit eingestellt gemäß § 211 Abs. 1 [X.].

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist begründet; sie führt ohne Entscheidung in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses; das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel (§ 70 Abs. 3  2 [X.]).

1. Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Inhaberin der angegriffenen Marke am 10. Dezember 2013 war das Widerspruchsverfahren entsprechend § 82 Abs 1 [X.] i. V. m. § 240 ZPO unterbrochen (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, [X.], 12. Auflage, § 42 [X.] m. w. N.). Der Beschluss der Markenstelle vom 24. April 2015 hätte nicht ergehen dürfen.

a) Nach § 240 ZPO wird ein die Insolvenzmasse betreffendes Verfahren solange unterbrochen, bis es nach den für das Insolvenzverfahren geltenden Vorschriften aufgenommen oder das Insolvenzverfahren beendet wird. Sinn und Zweck der [X.] durch Unterbrechung gemäß § 240 ZPO ist es, dem infolge der Insolvenzeröffnung eintretenden Wechsel der Prozessführungsbefugnis (vom Schuldner, d. h. hier der Markeninhaberin, auf den Insolvenzverwalter, § 80 Abs. 1 [X.]) Rechnung zu tragen und sowohl dem Insolvenzverwalter als auch den Beteiligten Gelegenheit geben, sich auf die durch die Insolvenz veränderte rechtliche und wirtschaftliche Lage einzustellen (vgl. [X.] NJW-RR 2013, 1461 m. w. N.; [X.] ZIP 1998, 659, 660; [X.] [X.] 2012, 1200; [X.] 2012, 852). Auch soll der Insolvenzverwalter genügend Zeit haben, sich mit dem Gegenstand des Rechtsstreits vertraut zu machen und zu entscheiden, ob es nötig und zweckmäßig ist, das Verfahren zu betreiben ([X.] NJW-RR 2013, 1461; MünchKomm-ZPO/[X.], 4. Aufl., § 240 Rn. 1).

b) Soweit der Eintritt der Unterbrechungswirkung voraussetzt, dass das anhängige Verfahren einen Gegenstand der Insolvenzmasse betrifft (§§ 35, 36 [X.]), ist dies für den im patentamtlichen Widerspruchsverfahren geltend gemachten markenrechtlichen Anspruch zu bejahen, denn er ist allgemeiner vermögensrechtlichen Natur und gehört somit zum insolvenzbefangenen Vermögen (vgl. etwa [X.] W (pat) 141/03 – .../...; zur Marke als Gegenstand des Vermögens vgl. [X.], [X.], 14. Aufl. 2015, § 35 [X.] Rn. 245 m. w. N; [X.], [X.] 2/2009 [X.] 2 m. w. N).

c) Daher führte vorliegend die Eröffnung des inländischen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin mit Wirkung vom 10. Dezember 2013 zu einer Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens vor dem [X.] in entsprechender Anwendung des § 240 ZPO (so die ganz überwiegende Meinung: vgl. etwa [X.] PAVIS PROMA 28 W (pat) 116/02 – 

Einer analogen Anwendung des § 240 ZPO im Widerspruchsverfahren steht insbesondere nicht entgegen, dass für markenrechtliche Verfahren vor dem [X.] eine Vorschrift fehlt, die entsprechend der für das Beschwerdeverfahren vor dem [X.] geltenden Bestimmung des § 82 Absatz 1 Satz 1 [X.] generell die subsidiäre Anwendung der Bestimmungen der ZPO vorsieht (vgl. [X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 42 Rn. 71; [X.], [X.] 2/2009 [X.] 2). Denn es ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass ungeachtet dessen die Vorschriften der ZPO grundsätzlich auch in     – insbesondere kontradiktorischen – Verfahren vor dem [X.] zur Lückenfüllung anwendbar sind, soweit nicht die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens dies ausschließen ([X.] GRUR 1993, 969, 971 – 

d) Der gegenteiligen Auffassung des Patentamts (gemäß der „Mitteilung  20/08 des Präsidenten des [X.]s über die geänderte Praxis bei Insolvenz eines Beteiligten vom 14. November 2008“, [X.] 2008, 413, im Folgenden: [X.]  20/08), wonach aufgrund des Beschlusses des [X.] vom 11. März 2008 ([X.] [X.] 2008, 218) davon auszugehen sei, dass § 240 ZPO generell in Schutzrechtsverfahren vor dem [X.] nicht anzuwenden sei und damit keine Unterbrechung der Verfahren eintrete, kann daher nicht gefolgt werden (vgl. so schon ausdrücklich [X.], Beschluss vom 19. November 2013 – 33 W (pat) 507/12, juris Rn. 4; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 42 Rn. 71).

Soweit die [X.]  20/08 zur Begründung alleine auf die vorzitierte Rechtsprechung des [X.] verweist, wonach die Frist zur Zahlung der [X.] im Falle der Insolvenz des [X.]elders oder Inhabers eines Patents nicht unterbrochen wird ([X.] [X.] 2008, 218 = GRUR 2008, 551 – ...), ist darauf hinzuweisen, dass dieser höchstrichterlichen Entscheidung ein anderer Sachverhalt sowie eine schon im Ausgangspunkt abweichende Rechtslage zugrunde lagen. Sie lässt sich daher nicht unbesehen auf den vorliegenden Fall übertragen. Denn was die Zahlung der [X.] anbelangt, verbietet sich die entsprechende Heranziehung von § 240 ZPO bereits deshalb, weil die einschlägigen Vorschriften (des § 47 [X.] und der §§ 3 Abs. 2, 7 Abs. 1, 3 PatKostG i. V. m. den Gebührentatbeständen des [X.] zu § 2 Abs. 1 PatKostG) eine

2. Vorliegend war das Widerspruchsverfahren somit aufgrund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Markeninhaberin seit dem 10. Dezember 2013 entsprechend § 82 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 240 ZPO unterbrochen. Soweit die Markenstelle dem Insolvenzverwalter mit Schreiben vom 10. Juli 2014 dagegen mitgeteilt hat, dass § 240 ZPO „generell für Schutzrechtsverfahren vor dem Patentamt nicht anzuwenden“ und das Verfahren daher fortzusetzen sei, hat sie ihn rechtsfehlerhaft belehrt und bereits hierdurch den Normzweck des § 240 ZPO vereitelt. Denn aufgrund der rechtsfehlerhaften Belehrung, die auch die zur entsprechenden Anwendbarkeit des § 240 ZPO im patentamtlichen Widerspruchsverfahren ergangene Rechtsprechung des [X.]s außer Acht lässt, wurde den Beteiligten die Gelegenheit genommen, sich auf die durch die Insolvenz veränderte rechtliche und wirtschaftliche Lage einzustellen; auch konnte der Insolvenzverwalter, dem fehlerhaft die Fortführung des Verfahrens mitgeteilt worden war, keine angemessenen Erwägungen dazu anstellen, ob es nötig und zweckmäßig ist, das Verfahren zu betreiben.

Ausgehend hiervon liegt in der bloßen Erklärung des Insolvenzverwalters mit Schreiben vom 29. Juli 2014, dass Zustellungen zukünftig weiterhin an ihn erfolgen könnten, auch keine Aufnahme des Verfahrens gemäß § 86 Abs. 1 [X.] (zu den Anforderungen an die Aufnahmeerklärung vgl. [X.], a. a. [X.], § 86 [X.] Rn. 25-26). Das Bewusstsein und der Wille des Insolvenzverwalters, das Verfahren aufnehmen zu wollen ([X.], a. a. [X.], § 86 [X.] Rn. 26), kommen hierin nicht zum Ausdruck, zumal der Insolvenzverwalter im Vertrauen auf die fehlerhafte Belehrung vom 10. Juli 2014 bereits nicht von einer Unterbrechung des Verfahrens und einer Aufnahmebefugnis gemäß § 86 Abs. 1 [X.] ausgehen konnte.

Damit war das patentamtliche Widerspruchsverfahren auch weiterhin entsprechend § 82 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 240 ZPO unterbrochen, sodass der Beschluss der Markenstelle vom 24. April 2015 nicht hätte ergehen dürfen.

3. Eine trotz Unterbrechung des Verfahrens ergangene Entscheidung ist zwar nicht nichtig, sie ist jedoch mit den statthaften Rechtsmitteln angreifbar (stRspr, vgl. etwa [X.] NJW-RR 2013, 1461 m. w. N.; [X.] FamRZ 2004, 867 f.; NJW 2001, 2095, 209; [X.]Z 66, 59, 61 f.; [X.] [X.] 1984, 1170; für das patentamtliche Widerspruchsverfahren vgl. etwa [X.] PAVIS PROMA 28 W (pat) 66/97; [X.] W (pat) 141/03 – .../...).

Vorliegend ist der während der Unterbrechung des Verfahrens ergangene Beschluss der Markenstelle daher wegen Verstoßes gegen § 240 ZPO aufzuheben (vgl. etwa [X.] NJW 1997, 1445; [X.], ZPO, 22. Aufl., § 249 Rn. 16 m. w. N.) und das Verfahren gemäß § 70 Abs. 3  2 [X.] an das [X.] zurückzuverweisen ([X.] W (pat) 141/03 – .../...). Das Verfahren vor dem [X.] sowie der angefochtene Beschluss leiden an den festgestellten, wesentlichen Mängeln. Dass die Unterbrechung entsprechend § 240 ZPO im Zeitpunkt der vorliegenden Entscheidung durch den Senat nicht mehr andauerte, ist unerheblich ([X.] ZIP 2009, 1027, 1028; [X.]/[X.], Insolvenzverordnung, 9. Auflage 2018, § 85 [X.] Rn. 43) und führt nicht zu einer Heilung der wesentlichen Verfahrensmängel.

4. Für das weitere Verfahren weist der Senat darauf hin, dass bei der Beurteilung des klanglichen Gesamteindrucks der angegriffenen Marke ... der Grundsatz zu berücksichtigen ist, dass Konsonanten phonetisch regelmäßig um die üblichen Vokale ergänzt werden, um sie leichter aussprechen zu können (vgl. [X.] GRUR 2015, 1004, 1007, Nr. 42 – [X.]/ISP; [X.], 420, 422 - [X.]/[X.]; siehe auch Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 9 Rn. 294). Demnach ist eine Aussprache der angegriffenen Marke wie „...“ jedenfalls nicht völlig ausgeschlossen.

5. Angesichts des Verfahrensfehlers der Markenstelle entspricht die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 71 Abs. 3 [X.] der Billigkeit ([X.] W (pat) 141/03 – .../...).