Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 03.04.2008, Az. I ZB 61/07

[X.] vom 3. April 2008 in der [X.] betreffend die Marke Nr. 396 15 451.4 Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja [X.] [X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2
Stimmt ein Bestandteil einer älteren aus mehreren Bestandteilen zusammenge-setzten Marke (hier: [X.]), die von keinem Bestandteil dominiert oder geprägt wird, mit einem Bestandteil einer zusammengesetzten jüngeren Marke (hier: 1800 [X.]) überein, so kann ohne Hinzutreten besonderer Umstände nicht davon ausgegangen werden, der übernommene Bestandteil ([X.]) habe in der jüngeren Marke, auch ohne diese zu prägen, eine [X.] kennzeichnende Stellung. [X.], [X.]. v. 3. April 2008 - [X.]/07 - [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 3. April 2008 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Bergmann und [X.] beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]uss des 26. Senats ([X.]) des [X.]s vom 28. März 2007 wird auf Kosten der Widersprechenden zurückge-wiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festgesetzt. Gründe: [X.] Gegen die am 28. März 1996 angemeldete und am 25. November 1996 für "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" eingetragene Wortmarke Nr. 396 15 451.4 1 1800 [X.] hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Wort-marke Nr. 1 160 118 - 3 - [X.] und der ebenfalls prioritätsälteren Wort-/Bildmarke Nr. 2 006 894: Die [X.] sind eingetragen für "Spirituosen mexikani-scher Herkunft, nämlich Tequila". 2 - 4 - Die Markenstelle des [X.] hat die Wider-sprüche zurückgewiesen. 3 4 Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden hat das [X.] ebenfalls zurückgewiesen ([X.] 2007, 353). Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen. 5 I[X.] Das [X.] hat die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] verneint. Dazu hat es ausgeführt: 6 Zwischen den von der jüngeren Marke und den [X.] bestehe teilweise [X.]. Die [X.] ver-fügten nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die mit diesen Marken erzielten [X.] von 330.000 DM und 240.000 DM seien nicht geeig-net, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu belegen. Gegenteiliges folge auch nicht daraus, dass die Marke "[X.]" in einer Fachzeitschrift für Gastronomie an Platz 10 der Liste der [X.] in [X.] geführt werde. 7 Die sich gegenüberstehenden Marken unterschieden sich in ihrem Ge-samteindruck deutlich. Der [X.] "[X.]" verfüge in den [X.] über keine selbständig kennzeichnende Stellung. Er sei zwar nicht glatt beschreibend und deshalb nicht schutzunfähig. Der inländische Verkehr erkenne in ihm aber das [X.] Wort "antik" und verstehe den [X.] im Sinne von "alt". Für den Bereich der Spirituosen sei "[X.]" deshalb geeignet, die Beschaffenheit von Tequila zu beschreiben. Der Begriff sei [X.] - 5 - [X.]. Dagegen verfüge das [X.] Wort "[X.]" für [X.] über keinen beschreibenden Sinngehalt für die in Rede stehenden Waren. Ohne eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils "[X.]" in den [X.] sei eine unmittelbare Verwechslungsge-fahr ausgeschlossen. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Se-rienzeichens bestehe ebenfalls nicht, weil die Widersprechende nicht geltend gemacht habe, "[X.]" als Bestandteil einer Zeichenserie zu benutzen und zudem die Kennzeichnungsschwäche dieses Bestandteils der Widerspruchs-marken der Annahme entgegenstehe, es handele sich um einen Stammbe-standteil einer Zeichenserie. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn sei ausgeschlossen. Die ältere Marke habe sich nicht zu einem bekannten [X.] entwickelt. II[X.] Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Das [X.] hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] ohne Rechtsfehler verneint. 9 1. Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist die Frage, ob [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 [X.], unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsäl-teren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.] 171, 89 [X.]. 33 - Pralinen-form; [X.], [X.]. v. [X.], [X.], 1066 [X.]. 21 = [X.], 1466 - Kinderzeit). 10 - 6 - 11 2. Das [X.] hat zu Recht eine Identität der Waren ange-nommen, für die die Kollisionsmarken geschützt sind. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke für den Oberbegriff "Alkoholische Getränke (ausgenom-men Biere)" wird Schutz auch für "Spirituosen [X.] Herkunft, nämlich Tequila" und damit für die Waren beansprucht, für die die [X.] eingetragen sind (vgl. [X.], [X.]. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, [X.], 326 = [X.], 341 - il Padrone/[X.]). 3. Das [X.] hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft der [X.] kraft Benutzung verneint. Mangels gegenteiliger Feststel-lungen hat es seiner Entscheidung - unausgesprochen - eine normale [X.] der [X.] von Hause aus zugrunde gelegt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Darlegungen der Widerspre-chenden zur Verwendung der [X.] rechtfertigen nicht die An-nahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft. 12 Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigen-schaften, die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistun-gen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören ([X.], [X.]. v. 22.6.1999 - [X.]/97, [X.]. 1999, [X.] = GRUR Int. 1999, 734 [X.]. 23 = [X.], 806 - [X.]; [X.]. v. 14.9.1999 - [X.]/97, [X.]. 1999, [X.] = GRUR Int. 2000, 73 [X.]. 27 = [X.], 1130 - [X.]; [X.]. v. 7.7.2005 - [X.]/03, [X.]. 2005, [X.] = [X.], 763 13 - 7 - [X.]. 31 = [X.], 1159 - [X.]/[X.]; [X.], [X.]. [X.] - I ZB 4/00, [X.], 1067, 1069 = [X.], 1152 - [X.]/[X.]). 14 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer infolge Benutzung ge-steigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegrif-fenen Marke ([X.] [X.], 1067, 1069 - [X.]/[X.]). Etwas anderes kommt allenfalls dann in Betracht, wenn eine Schwächung der Kennzeich-nungskraft der älteren Marke nach dem Kollisionszeitpunkt in Rede steht. Dafür ist vorliegend nichts ersichtlich. Ist danach der 28. März 1996 als Anmeldetag der jüngeren Marke für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der [X.] maßgeblich, kommt es auf die von der Widersprechenden für den Zeitraum ab Januar 1997 dargelegten Zuwächse der mit der Marke erzielten Umsätze und auf die Stel-lung der Marke im Jahre 1998 unter den ersten zehn am häufigsten [X.] nicht an. Vielmehr hat das [X.] zu Recht nur die von der Widersprechenden für die Jahre 1994 und 1995 vorgetragenen Umsatzzahlen von 330.000 DM und 240.000 DM berücksichtigt. Ob die mit der weiteren Marke "[X.] TEQUILA" von der Widersprechenden erzielten [X.] und Marktanteile zur Steigerung einer Bekanntheit der [X.] mit herangezogen werden können, braucht nicht entschieden zu werden. Die Angaben hierzu beziehen sich nicht auf den maßgeblichen Kollisionszeit-punkt, sondern auf nachfolgende Zeiträume. Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, dass das Beschwerdegericht die Umsatzzahlen der Jahre 1994 und 1995 in Höhe von 330.000 DM und 240.000 DM für die Annahme einer durch Benutzung erfolgten Steigerung der Kennzeichnungskraft der Wider-spruchsmarken nicht hat ausreichen lassen. 15 - 8 - 4. Den Grad der Ähnlichkeit der Marken hat das [X.] als so gering angesehen, dass trotz der [X.] und der normalen [X.] der [X.] eine unmittelbare Verwechslungsge-fahr auszuschließen sei. Auch diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. 16 a) Die Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im ([X.] und im Bedeutungsgehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können ([X.] GRUR Int. 1999, 734 [X.]. 27 f. - [X.]; [X.] 139, 340, 347 - Lions). 17 Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist das [X.] von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zei-chen ankommt (vgl. [X.], [X.]. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, [X.], 258 [X.]. 26 = [X.], 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken sind bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] sowohl bei den älteren [X.] als auch bei der angegriffenen Marke die Zeichen in ihrer eingetragenen Form zu-grunde zu legen ([X.] [X.], 1067, 1070 - [X.]/[X.]; [X.], 326, 327 - il Padrone/[X.]). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen [X.] prägend sein können ([X.], [X.]. v. 6.10.2005 - [X.]/04, [X.], 1042 [X.]. 28 f. = [X.], 1505 - [X.] LIFE; [X.]. v. 12.6.2007 - [X.]/05, [X.], 700 [X.]. 41 - [X.]/Shaker [Limoncello]; [X.] 167, 322 [X.]. 18 - Malteserkreuz). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen [X.] - 9 - standteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen. 19 b) Das [X.] hat angenommen, dass der Bestandteil "[X.]" in den [X.] kenn[X.] sei, weil er im Zusammenhang mit "Tequila" im Sinne von "alt" verstanden wird und die Be-schaffenheit der Ware beschreibt, während der weitere Bestandteil "[X.]" keinen beschreibenden Sinngehalt vermittelt. Das [X.] hat des-halb zu Recht angenommen, dass der Bestandteil "[X.]" die Wider-spruchsmarken nicht prägt. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der [X.], der [X.] Begriff "[X.]" werde von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht im Sinne von "alt" verstanden, weil das inländische Publi-kum in der Regel der [X.]n Sprache nicht mächtig sei. Der Verkehr fasse den Begriff vielmehr als ein Phantasiewort oder einen Hinweis auf eine exoti-sche Gegend auf. Er präge den Gesamteindruck der [X.]. Dem kann nicht beigetreten werden. 20 Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf über-prüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie nicht ge-gen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt ([X.], [X.]. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, [X.], 167, 169 = [X.], 1320 - Bit/Bud; [X.]. v. 22.9.2005 - [X.], [X.], 60 [X.]. 17 = [X.], 92 - [X.]). Für einen entsprechenden [X.] ist vorliegend nichts ersichtlich, weil das [X.] das [X.] von dem beschreibenden Sinngehalt des Worts "[X.]" nicht aus Spanischkenntnissen des inländischen Publikums, [X.] - 10 - dern aus der Ähnlichkeit mit dem [X.]n Wort "antik" abgeleitet hat. Diese Beurteilung lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. 22 c) Danach ist das [X.] zutreffend davon ausgegangen, dass in der Widerspruchsmarke Nr. 1 160 118 (Wortmarke "[X.] ANTI-GUO") der Wortbestandteil "[X.]" nicht vollständig in den Hintergrund tritt und die zusammengesetzte Marke nicht von "[X.]" dominiert oder ge-prägt wird. Selbst wenn zahlreiche Markeneintragungen mit dem Wortbestand-teil "[X.]" für die in Rede stehende [X.] registriert sind, folgt [X.] nicht, dass der Verkehr sich ausschließlich an dem seinerseits [X.]en Bestandteil "[X.]" orientiert und "[X.]" bei der Beur-teilung des Gesamteindrucks vernachlässigt. Auch die Widerspruchsmarke Nr. 2 006 894 (Wort-/Bildmarke einer Fla-sche mit den Wortbestandteilen "[X.] Tequila Añejo") wird nicht von "[X.]" geprägt. 23 In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr in der Regel an dem [X.] einer Wort-/Bildmarke orientieren, wenn es sich bei dem [X.] um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende [X.] handelt ([X.], [X.]. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, [X.], 778, 779 = [X.], 1173 - [X.] DIREKT). Von einer nicht ins Gewicht fallenden Verzierung des [X.] kann bei der Wort-/Bildmarke aufgrund der auf-fällig gestalteten Flaschenform mit einem an einen Sombrero erinnernden [X.] aber nicht ausgegangen werden. Der Bildbestandteil der [X.] prägt den Gesamteindruck daher mit. 24 In klanglicher Hinsicht ist allerdings von dem Erfahrungssatz auszuge-hen, dass bei einer Kombination von Wort und Bild in der Marke der Verkehr 25 - 11 - sich regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungs-kräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglich-keit der Benennung bietet ([X.] 139, 340, 348 - Lions; 167, 322 [X.]. 29 - Malteserkreuz). Diesen Erfahrungssatz hat das [X.] ersicht-lich der Beurteilung des Gesamteindrucks der Wort-/Bildmarke der Widerspre-chenden zugrunde gelegt. Es hat auch bei den Wortbestandteilen der Wort-/ Bildmarke angenommen, dass der Gesamteindruck nicht durch das Wort "[X.]" geprägt wird, sondern der Verkehr sich auch an dem weiteren Wortbestandteil "[X.]" orientiert. Das ist trotz der graphischen Herausstel-lung des Wortes "[X.]" im Hinblick auf seine Kennzeichnungsschwäche aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Denn die Annahme, der Verkehr werde bei einem nur schwach kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil trotz seiner graphischen Herausstellung andere Wortbestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht vernachlässigen, ist nicht erfahrungswidrig. Im Üb-rigen ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zwischen der in Rede ste-henden Widerspruchsmarke und der jüngeren Marke zu berücksichtigen, dass bei der markanten Flaschenform auch eine Benennung des Produkts anhand der Flaschenform in Betracht kommt (Flasche mit dem Sombrero). d) Bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke hat das [X.] sowohl auf den Wortbestandteil "[X.]" als auch auf die Zahl "1800" abgestellt. Zwar sei der Bestandteil "1800" [X.], weil er etwa als Hinweis auf das Jahr der Firmengründung [X.] werden könne. Er trete aber nicht hinter dem ebenfalls [X.]en Wort "[X.]" zurück. Diese Ausführungen des [X.] lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, ist der Bestandteil "1800" der jüngeren Marke nicht als rein beschreibende Jahreszahl bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zu 26 - 12 - vernachlässigen. Die Zahl "1800" erhält in der jüngeren Marke durch die [X.] an erster Stelle zusätzliches Gewicht für den Gesamteindruck. 27 e) Stehen sich danach bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit bei den [X.] "[X.]" und bei der jüngeren Marke "1800 [X.]" gegenüber, ist nur von einer geringen Zeichenähnlichkeit auszuge-hen. Diese begründet trotz [X.] und normaler Kennzeichnungskraft der [X.] wegen der deutlichen Unterschiede der [X.] keine unmittelbare Verwechslungsgefahr. 5. Das [X.] hat auch eine [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] wegen der Gefahr, dass die Marken gedanklich mit-einander in Verbindung gebracht werden, verneint. 28 a) Eine Verwechslungsgefahr zwischen den [X.] und der angegriffenen Marke unter dem Aspekt eines Serienzeichens hat das [X.] nicht angenommen. Dagegen wendet sich die Rechtsbe-schwerde nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich. 29 b) Das [X.] hat schließlich auch eine Verwechslungsge-fahr im weiteren Sinn als ausgeschlossen angesehen, weil sich die Wider-spruchsmarken nicht zu einem im Verkehr bekannten [X.] entwickelt haben. Die Verneinung dieser Art der Verwechslungsgefahr durch das [X.] hält im Ergebnis einer rechtlichen Nachprüfung stand. 30 aa) Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Marken; er stellt aber organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern her. Eine [X.] - 13 - che Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände ange-nommen werden ([X.], [X.]. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, [X.], 779, 783 = [X.], 1046 - Zwilling/[X.]). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht. Besondere Umstände, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weite-ren Sinn rechtfertigen, hat die Widersprechende nicht aufgezeigt. [X.]) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, das [X.] hätte jedenfalls von einer selbständig kenn-zeichnenden Stellung von "[X.]" in den [X.] ausgehen müssen. Dies gelte gerade für die Wort-/Bildmarke, in der der Bestandteil "[X.]" blickfangmäßig herausgestellt sei. 32 Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung [X.] wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kenn-zeichnung dominiert oder prägt ([X.] [X.], 1042 [X.]. 30 - [X.] LIFE; [X.], [X.]. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, [X.], 171, 174 = [X.], 1315 - Marlboro-Dach; [X.]. v. [X.] - I ZR 204/01, [X.], 865, 866 = [X.], 1281 - [X.]). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von [X.] von § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] zu bejahen sein, weil dadurch bei den angespro-chenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinan-der verbundenen Unternehmen stammen ([X.] [X.], 1042 [X.]. 31 - [X.] LIFE; [X.] [X.], 1066 [X.]. 40 - Kinderzeit). 33 - 14 - Im vorliegenden Fall fehlt es aber bereits daran, dass die Widerspruchs-marken in identischer oder ähnlicher Form in die jüngere Marke übernommen worden sind. Die [X.] sind aus den Bestandteilen "[X.]" und "[X.]" zusammengesetzte Marken. Keiner dieser Bestandteile domi-niert oder prägt die [X.]. Der [X.] "[X.]" der älteren Marken kann, ohne dass er die [X.] dominiert oder prägt, in der zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig [X.] Stellung behalten. Anderenfalls würde für die [X.], die Schutz nur in der eingetragenen Form beanspruchen können, ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist. 34 - 15 - [X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 [X.]. 35 [X.] Ri[X.] Pokrant ist in Urlaub

Büscher und kann daher nicht unter- schreiben. [X.]
Ri[X.] Dr. Bergmann ist

Koch in Urlaub und kann daher nicht unterschreiben.

[X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 28.03.2007 - 26 W(pat) 51/04 -