Bundespatentgericht, Beschluss vom 26.06.2017, Az. 27 W (pat) 549/14

Die Wortmarke

[X.] Negro

wurde am 2. Juli 2007 angemeldet und am 18. September 2007 unter der Nummer 307 42 979 für

Klasse 43: Dienstleistungen zur Beherbergung und Verpflegung von Gästen

als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register eingetragen.

Die Veröffentlichung erfolgte am 19. Oktober 2007.

Gegen diese Marke hat die Widersprechende aus der am 10. Februar 2000 angemeldeten und am 5. November 2009 eingetragenen Marke [X.] 001 500 917

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 32: Biere

Klasse 33: Alkoholische Getränke, ausgenommen sowohl Weine als auch Biere

Klasse 42: Betrieb von Restaurants (Verpflegung), einschließlich Betrieb von [X.], Schnellrestaurants (Snackbars), Restaurants, Cafeterien, Wirtshäusern, Kantinen und Weinkellern, Vermittlung von zeitweiligen Unterkünften

und der am 28. November 2005 angemeldeten Marke [X.] 004 769 279

[X.] [X.]

eingetragen für die Waren und Dienstleistungen

Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtsaftgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken

Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Weine und Biere)

Klasse 43: Verpflegung von Gästen (Lebensmittel); Beherbergung von Gästen.

am 18. Januar 2008 Widerspruch erhoben.

Widersprüche zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Marken könnten sich hinsichtlich des gastronomischen Angebots bei identischen Dienstleistungen begegnen. Es sei mangels anderer Anhaltspunkte von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marken auszugehen. Eine Wortmarke stehe einer Wort-/Bildmarke und einer weiteren Wortmarke gegenüber. Nach der maßgeblichen visuellen Gesamtheit unterschieden sich die Zeichen aufgrund der zusätzlichen Elemente „Negro“ bzw. „[X.]“ und der graphischen Ausgestaltung der Marke [X.] 001 500 917 hinreichend voneinander. Klanglich seien „[X.] Negro“ und „[X.]“ bzw. „[X.] [X.]“ zu vergleichen, wobei wegen des Elementes „Negro“ des jüngeren Zeichens ein Verhören ausgeschlossen werden könne. Eine Prägung der angegriffenen Marke durch das erste Wort „[X.]" scheide aus, da keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich seien, warum die angesprochenen Verkehrskreise unter Weglassung von „Negro“ sich nur am Bestandteil „[X.]“ orientieren sollten. Auch eine begriffliche [X.] könne nicht bejaht werden, da „[X.] Negro“ mit seiner [X.] Bedeutung „schwarzer Stier“ kein Synonym zum [X.] Wort „[X.]“ für „Stier“ sei. Auch wenn eine Benennung der Wort-/Bildmarke mit „schwarzer Stier“ nicht völlig auszuschließen sei, so reiche die bloße Möglichkeit, das Bild auch mit dem fraglichen Wort zu bezeichnen, für die Annahme einer begrifflichen [X.] nicht aus.

Hiergegen richtet sich die am 1. Oktober 2014 erhobene Beschwerde der Widersprechenden. Zur Begründung ist ausgeführt, bei der Widerspruchsmarke „[X.] [X.]“ sei der Bestandteil „[X.]“ offensichtlich eine rein beschreibende Werbeangabe im Sinne von „größer“ oder „besser“, an der man sich nicht orientiere, weshalb der Gesamteindruck der Widerspruchsmarke von dem Bestandteil „[X.]“ geprägt sei. Auch bei der jüngeren Marke „[X.] [X.]“ würden sich die Verbraucher nur an dem Bestandteil „[X.]“ orientieren, da der Bestandteil „[X.]“ von den Verbrauchern ohne weiteres als [X.] Übersetzung für die Farbangabe „schwarz“ verstanden werde. Bei der Widerspruchsmarke „[X.]“ mit dem Bildelement des bekannten [X.] sei für den [X.] dem Wort als einfachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung beizumessen, so dass sich auch hier in ihrem Gesamteindruck identische Zeichen gegenüberstünden.

Unter Berücksichtigung der identischen Dienstleistungen und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken halte die jüngere Marke den notwendigen Abstand zu den Widerspruchszeichen nicht ein. Der rein beschreibende Bestandteil „[X.]“ sei nicht geeignet, einen ausreichenden Abstand zu den Widerspruchsmarken herzustellen.

Die Widersprechende beantragt,

den [X.]uss des [X.]es, Markenstelle für Klasse 43, vom 26. August 2014 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke „[X.] Negro“ 307 42 979.2 anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie verteidigt den angefochtenen [X.]uss und verweist darauf, dass die jüngere Marke als Gesamtbegriff wahrgenommen werde.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Gerichtsakte sowie der [X.] des [X.] Bezug genommen.

Die nach § 66 [X.] zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg, da zwischen den sich gegenüber stehenden Marken keine [X.] im Sinne der §§ 125 b Nr. 1, 9 Abs.1 Nr. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1 [X.] besteht.

Das Vorliegen einer [X.] für das Publikum ist nach ständiger Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch des [X.] unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen (vgl. z. B. [X.] [X.] 2013, 923 (Nr. 34) - [X.]; [X.], 1098 (Nr. 44) - [X.]/[X.]; [X.], 933, (Nr. 32) -BARBARA [X.]; [X.] 2015, 176, (Nr. 9) - [X.]/[X.]; [X.], 488(Nr. 9) - [X.]/[X.]; [X.] 2013, 833 (Nr. 3) - Culinaria/[X.]; [X.] 2012, 64 (Nr. 9) - [X.]/[X.]). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren und/oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der [X.] eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. [X.] 2015, 176 (Nr. 9) - [X.]/[X.]; [X.], 488 (Nr. 9) - [X.]/[X.]; [X.], 382 (Nr. 14) - REAL-Chips

Auszugehen ist von dem angesprochenen inländischen Verkehr, der alle Kreise umfasst, in denen die fragliche Marke aufgrund der beanspruchten Waren und Dienstleistungen Verwendung finden oder Auswirkungen haben kann (vgl. [X.] 2009, 411 (Nr. 12) - [X.]). Maßgeblich ist dabei nicht ein flüchtiger, sondern ein normal informierter, angemessen aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher ([X.] [X.] 2006, 411 (Nr. 24) - Matratzen Concord/[X.]; [X.] [X.] 1999, 723 (Nr. 29) - [X.]). Dabei kann der Aufmerksamkeitsgrad je nach Art der Waren und Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein und wird vorliegend je nach Anspruch und Preisniveau variieren.

Bei der Prüfung der Dienstleistungsähnlichkeit ist von der [X.] auszugehen, weil [X.] vom Inhaber der angegriffenen Marke nicht aufgeworfen wurden, wobei hier - unstreitig - von Identität der sich gegenüber stehenden Dienstleistungen in Klasse 43 auszugehen ist.

Für die Beurteilung der [X.] ist die Kennzeichnungskraft des prioritätsälteren Zeichens von wesentlicher Bedeutung ([X.] 2008, 505, 507 -TUC-Salzcracker; [X.] 2006, 60 (Nr. 14) - [X.]). Dabei spielt der Grad der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke nicht nur im Rahmen der Wechselwirkung der verschiedenen Beurteilungsfaktoren eine Rolle. Besteht die angegriffene Marke wie hier aus mehreren Bestandteilen, so ist bei Ähnlichkeit oder Identität eines oder mehrerer Bestandteile der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke deren Kennzeichnungskraft schon bei der Prüfung, welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen, zu berücksichtigen (vgl. [X.], Urt. v. 13.3.2003 - I ZR 122/00, [X.] 2003, 880, 881 = [X.], 1228 - City Plus; vgl. ferner [X.], [X.]. v. 29.6.1995 - I ZB 22/93, [X.] 1996, 198, 199 = [X.], 443 - Springende Raubkatze).

Anhaltspunkte für eine Stärkung der Kennzeichnungskraft sind von der Beschwerdeführerin weder substantiiert vorgetragen worden noch sonst erkennbar. Der Hinweis auf eine besondere Bekanntheit des OSBORNE Stiers (in [X.]) beschränkt sich nämlich auf denselben und sagt nichts [X.] zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der konkreten Widerspruchsmarken im Feld der einschlägigen Dienstleistungen aus. Obwohl der Umstand, dass zahlreiche gastronomische Betriebe und Drittmarken mit „[X.]“ als (Namens-) Bestandteil zu finden sind und „[X.]“ eine Weinbauregion um die Stadt [X.] in [X.] bezeichnet, eine Schwäche des [X.] nahelegen, geht der Senat zugunsten der Widersprechenden von normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken selbst aus.

Auch bei [X.] und durchschnittlicher Kennzeichnungskraft genügt der vorliegende Abstand zwischen den Zeichen, um eine markenrechtlich relevante [X.] auszuschließen.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente ([X.] 2013, 833 Rn. 30 - Culinaria/[X.]; [X.] 2012, 1040 Rn. 25 - [X.]/pure; [X.] 2008, 909 Rn. 13 - Pantogast; [X.] 2008, 905 Rn. 12 - [X.]). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können ([X.] [X.] 2005, 1042 Rn. 28 f. [X.]; [X.] 2012, 64 Rn. 14 - [X.]/[X.]; [X.] 2009, 487 Rn. 32 - Metrobus; [X.] 2006, 60 Rn. 17 - [X.]). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist im Klang, im (Schrift)Bild und im Bedeutungs-(Sinn)Gehalt zu ermitteln. Für die Annahme einer [X.] reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus ([X.] 2009, 1055 Rn. 26 - airdsl; [X.]Z 139, 340, 347 -Lions; [X.] MarkenR 2008, 393, Rn. 21 - HEITEC).

Auch eine [X.] in begrifflicher Hinsicht ist zu verneinen. Die angegriffene Marke wird auch von den angesprochenen inländischen Verkehrskreisen im Sinne von „Schwarzer Stier“ verstanden, die Widerspruchsmarke [X.] 004 769 279 „[X.] [X.]“ im Sinne von „großer Stier“. Die Wort-/Bildmarke [X.] 001 500 917 kann als „Osborne-Stier“, „Stier“ oder auch „schwarzer Stier“ bezeichnet werden. Die Möglichkeit, dass der Wort-/Bildmarke der allgemeine Sinngehalt des abgebildeten Zeichens („Stier“ bzw. „schwarzer Stier“) beigemessen werden kann, reicht allerdings ebensowenig aus, um eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit zu bejahen (vgl. nur [X.] in [X.]/[X.], [X.], 11. Aufl. [X.] 2015, § 9 Rn. 299 m. w. N.), wie der Umstand, dass der übereinstimmende Hinweis auf ein häufiges Lebewesen, den Stier, vorliegt.

Eine [X.] im Hinblick auf die Übereinstimmung der Vergleichsmarken im Wortbestandteil „[X.]“ käme nur in Betracht, wenn die angegriffene Marke durch diesen geprägt würde. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass bei der Frage, welche Bestandteile den Gesamteindruck eines Zeichens prägen, auch die Frage der Kennzeichnungsstärke einzelner Zeichenbestandteile eine Rolle spielt. Die Kennzeichnungskraft des Bestandteils „[X.]“ ist nicht ausreichend, um ihm in der angegriffenen Marke eine prägende, allein kollisionsbegründende Stellung zukommen zu lassen. Auf die obigen Ausführungen zur Kennzeichnungskraft dieses Bestandteils wird verwiesen. Die Prägung des Gesamteindrucks einer Marke durch einen einzelnen Bestandteil darf nur angenommen werden, wenn davon auszugehen ist, dass die übrigen Markenteile für die angesprochenen Verkehrskreise in einer Weise zurücktreten, dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Der Bestandteil „Negro“ tritt innerhalb der angegriffenen Marke jedoch nicht in einer Weise zurück, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kann (vgl. [X.] 2004, 778 - [X.]). Zwar dürfte „Negro“ als Farbangabe für den Stier verstanden werden und so insgesamt eine Bedeutung der angegriffenen Marke im Sinne von „schwarzer Stier“ nahelegen. Hieraus ergibt sich jedoch im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen kein beschreibender Sinngehalt, insbesondere kein beschreibender Anklang in Bezug auf die Branche, in der die relevanten Dienstleistungen erbracht werden. Der angesprochene Verkehr hat daher keine Veranlassung, sich ausschließlich am Wort „[X.]“ zu orientieren und das Wort „Negro“ zu vernachlässigen. Vielmehr stellt die jüngere Marke einen Gesamtbegriff dar, der auch dann nicht mit den Widerspruchszeichen zu verwechseln ist, wenn diese mit „[X.]“ bezeichnet würden oder die Wort-/Bildmarke [X.] 001 500 917 mit „schwarzer Stier“ beschrieben würde.

Da die sich gegenüberstehenden Marken nicht durch den Bestandteil „[X.]“ geprägt werden, scheidet eine unmittelbare [X.] mangels hinreichender Zeichenähnlichkeit aus.

Auch eine [X.] unter dem Gesichtspunkt des gedanklichen Inverbindungbringens gem. 9 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 2 [X.] ist aus den genannten Gründen ausgeschlossen. Das Vorhandensein eines übereinstimmenden Bestandteils in den sich jeweils gegenüberstehenden Marken – nämlich des Bestandteils „[X.]“ – reicht hierfür nicht aus. Vielmehr ist zusätzlich erforderlich, dass diesem Bestandteil ein Hinweischarakter auf den Inhaber der älteren Marke zukommt, z. B. dadurch, dass der Markeninhaber im Verkehr bereits mit dem entsprechenden Wortstamm als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten ist (vgl. [X.] 2013, 1239, 1242 (Nr. 40) - [X.]/[X.]; [X.] 2008, 905, Nr. 33 - [X.]; [X.]). Hierfür sind vorliegend keine Anhaltspunkte ersichtlich. Die Widerspruchsmarken, die aus dem Begriff „[X.]“ sowie einem Bildelement, das einen Stier zeigt, (Widerspruchsmarke [X.] 001 500 917) bzw. aus dem [X.] Wort für Stier „[X.]“ mit einer Größenangabe, „[X.]“ (Widerspruchsmarke [X.] 004 769 279) zusammengesetzt sind, stellen bereits aufgrund der abweichenden Zeichenbildung keine Bestandteile einer Zeichenserie dar. Zudem würde sich die jüngere Marke, die aus dem Gesamtbegriff „[X.] negro“ besteht, ihrerseits in eine anzunehmende Zeichenserie nicht einfügen. Schließlich ist dem Bestandteil „[X.]“ der nötige Hinweischarakter als Stammbestandteil abzusprechen, da er die erwähnte [X.] aufweist und als geläufiges Wort originalitätsschwach ist (vgl. [X.] a. a. O. Rn. 503, 508).

Auch eine [X.] im weiteren Sinn unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung des übernommenen [X.] „[X.]“ in dem jüngeren Zeichen kommt nicht in Betracht. Nach der Rechtsprechung des [X.] und des [X.] ist es zwar möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann [X.] zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen ([X.] [X.] 2005, 1042, Nr. 37 [X.]; [X.] 2008, 258, Nr. 33 - INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.] 2008, 903, Nr. 33 - [X.]; [X.] 2008, 905, Nr. 37 - [X.]; [X.] 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/[X.]). Insoweit bedarf es aber der Feststellung besonderer Umstände, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen ([X.] 2013, 833, Nr. 50 Culinaria/[X.]). Solche Umstände lassen sich vorliegend nicht feststellen. So handelt es sich bei dem weiteren Bestandteil „Negro“ der angegriffenen Marke weder um ein Firmenkennzeichen noch um eine bekannte Marke oder einen bekannten Serienbestandteil der Inhaberin der angegriffenen Marke. Es gibt daher keine Anhaltspunkte, welche dem Verkehr eine selbständig kennzeichnende Stellung des Begriffs „[X.]“ nahelegen könnten (vgl. dazu [X.] 2008, 905, Nr. 38 - [X.]; Ströbele/[X.], [X.], 11. Aufl., § 9 Rn. 463 m. w. N.).

Eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen auf einen der Beteiligten ist nicht veranlasst, § 71 [X.].