Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 13.03.2018, Az. X ZR 44/16

[X.]:[X.]:[X.]:2018:130318UXZR44.16.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X ZR
44/16
Verkündet am:
13.
März
2018
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 13.
März
2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck, die Richter Dr.
Bacher
und Dr.
Deichfuß und die Richterinnen Dr.
[X.] und Dr.
Marx
für
Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 3.
Senats ([X.]) des [X.] vom 12.
Januar
2016 abgeändert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des [X.] Patents 42
01
748 (Streitpa-tents), das am 23.
Januar
1992 angemeldet wurde und bereits vor Erlass des angefochtenen Urteils durch [X.]ablauf erloschen ist. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung der feuerfesten Zustellung einer Gießpfanne. Der einzige Patentanspruch lautet wie folgt:
"Verfahren zur Herstellung der feuerfesten Zustellung einer [X.] mit Düsen-
und/oder [X.] aufnehmenden Pfanne für das Vergießen von Stahl oder eines ähnlichen metallurgischen Gefäßes 1
-
3
-
unter Verwendung thixotroper Vibrationszustellmassen für das [X.], dadurch gekennzeichnet, dass bei der Herstellung des [X.] (3) durch Schablonen Öffnungen (7, 8) für die [X.] freigehalten und die konischen Düsen-
und/oder [X.] (5, 6) in die freigehaltenen Öffnungen (7, 8) des [X.] (3) eingesetzt und dort ohne [X.]e unmittelbar in das [X.] (3) eingemörtelt werden."
Die Klägerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterla-gen hinaus und sei nicht patentfähig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfsweise in neun geänderten Fassungen verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent für nichtig erklärt. Dagegen [X.] sich die Berufung der Beklagten, die ihre erstinstanzlichen Anträge mit der Maßgabe weiterverfolgt, dass hilfsweise in sämtlichen [X.] jeweils die Wörter "oder eines ähnlichen metallurgischen Gefäßes"
entf[X.]. Die Klä-gerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung ist begründet.
I.
Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung der feuerfesten Zustellung einer Gießpfanne.
1.
Nach den Ausführungen in der [X.] kann die Zustellung metallurgischer Gefäße auf unterschiedliche Weise hergestellt werden. Die klassische Art der Zustellung sei

so erläutert die [X.]

die Aus-2
3
4
5
6
-
4
-
mauerung des Gefäßes
mit feuerfesten Steinen. Im Stand der Technik seien indessen auch Verfahren bekannt, bei denen die Zustellung als monolithischer Block entstehe. Ein solches Verfahren sei in der [X.] Patentschrift 37
41
073 beschrieben. Danach werde die Zustellung hergestellt, indem eine der lichten
Öffnung der Pfanne entsprechende
Schablone in die Pfanne einge-setzt
werde. Der dadurch entstehende
Zwischenraum zwischen Pfanneninnen-wandung und Schablone werde mit einer thixotropen feuerfesten Masse ausge-füllt, die sich unter dem Einfluss von Vibratoren verflüssige
und dann kompak-tiert werde. Eine solchermaßen hergestellte Zustellung könne bei Verschleiß relativ einfach repariert werden. Hierfür müsse
lediglich die Oberflächenschicht der alten Zustellung entfernt werden. Danach könne mit Hilfe der Schablone wieder eine neue Schicht aus
thixotroper
feuerfester
Masse aufgebracht wer-den.
Die Zustellung sei bei jedem Schmelzvorgang einer erodierenden Wir-kung ausgesetzt. Da Pfannen und insbesondere Pfannenöfen absolut zuverläs-sig und sicher sein müssten und in der modernen Metallurgie zunehmend an Bedeutung gewönnen, gingen die Bestrebungen dahin, die Lebensdauer einer Zustellung so weit wie möglich zu verlängern, ohne dass den Betriebsablauf unterbrechende Reparaturen erforderlich würden. Probleme bei der Erosions-beständigkeit träten insbesondere im Bereich des [X.] auf, wo sich die [X.]e befänden, über die die Schmelze ausgegossen werde, sowie im Bereich der [X.]e, über die gasförmige Medien in den flüssigen Stahl in der Pfanne eingeblasen würden. Diese funktionellen Steine würden üblicher-weise in besondere [X.]e eingesetzt, die ihrerseits in die Zustellung [X.] seien. Bei der klassischen Ausmauerung seien die [X.]e Bestandteil des feuerfesten
Mauerwerks. Auch nach dem Aufkommen monolithischer Zu-stellungen sei die Technik, Düsen-
und [X.]e in separate [X.]e einzu-setzen, beibehalten worden. In diesem Fall würden die [X.]e in mittels 7
-
5
-
Schablonen freigehaltene Öffnungen der Zustellung eingesetzt. [X.] indessen den Nachteil, dass sie unter der erodierenden Wirkung der Schmelze vorzeitig verschlissen. Um die Steine ausbrechen und durch neue ersetzen zu können, müsse die Pfanne abgekühlt werden, was störende [X.] zur Folge habe. Ferner sei das Auswechseln der [X.] bei den im Stand der Technik bekannten Ausführungsformen erschwert, weil durch die zylindrische Form der Steine und die hierbei zum Teil auftretende Versinterung der Steine mit der sie umgebenden Zustellung ein Ausstoßen der verschlissenen Steine nicht ohne weiteres möglich sei. Schließlich verschlech-terten die durch den Einsatz von [X.]en bedingten zusätzlichen Fugen in der Zustellung die Erosionsbeständigkeit der Pfanne und erhöhten das Durch-bruchsrisiko.
2.
Das Patentgericht hat hieraus abgeleitet, das Streitpatent betreffe das technische Problem, ein Verfahren zur Herstellung einer Pfanne zur Verfü-gung zu stellen, das eine unaufwändige Installation der [X.] in die [X.] ermögliche, dem Verschleiß der [X.]e begegne und die Zahl der Fugen in der Zustellung minimiere, weil hierdurch die Lebensdauer, die [X.] und die Wirtschaftlichkeit der Zustellung von [X.] erhöht werde. Dagegen könne die leichte Austauschbarkeit von Düsen-
und/oder [X.] bei der Reparatur entgegen der Auffassung der Beklagten nicht als Teil der Aufgabe angesehen werden, da die auf diesen Aspekt bezogenen Aus-führungen in der [X.]eibung des Streitpatents in den
Ursprungsunterlagen nicht enthalten gewesen seien.
3.
Diese Definition ist zu eng.
a)
Nach der Rechtsprechung des Senats dient die Bestimmung des technischen Problems (der Aufgabe) in einem [X.] dazu, den 8
9
10
-
6
-
Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu [X.], ob die dafür vorgeschlagene Lösung durch den Stand der Technik [X.] war oder nicht ([X.], Urteil vom 11.
November 2014 -
X
ZR
128/09, [X.], 356 Rn.
9 -
Repaglinid). Dementsprechend hat sie nicht die [X.], über die Frage der Patentfähigkeit bereits eine Vorentscheidung zu treffen. Daher ist es weder zulässig, Elemente, die zur patentgemäßen Lösung gehö-ren, bei der Formulierung der Aufgabe zu berücksichtigen, noch darf ohne [X.] unterstellt werden, dass für den Fachmann die Befassung mit einer be-stimmten Aufgabenstellung angezeigt war ([X.], Urteil vom 13.
Januar
2015

X
ZR
41/13, [X.], 352 Rn.
16

Quetiapin).
b)
Allerdings kann auch nicht umgekehrt ohne weiteres angenommen werden, ein bestimmtes technisches Problem sei nicht Teil der [X.], weil die hierauf bezogenen Ausführungen in der [X.] in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht enthalten gewesen seien. Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ergibt sich das einer Erfin-dung zugrunde liegende technische Problem aus dem, was die Erfindung tat-sächlich leistet. Insoweit stehen die Bestimmung der Aufgabe und die Ausle-gung des Patentanspruchs zwar in einer gewissen Wechselwirkung. Die Be-stimmung der Aufgabe darf jedoch angesichts des Vorrangs des [X.] gegenüber dem übrigen Inhalt der Patentschrift nicht zu einer sachli-chen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen ([X.], Urteil vom 4.
Februar
2010

Xa
ZR 36/08, GRUR
2010, 602 Rn.
27 -
Gelenkanordnung; Urteil vom 17.
Juli 2012

X
ZR
113/11, [X.], 1122 Rn.
22 -
Palettenbehälter III).
11
-
7
-
c)
Im Streitfall ist deshalb das dem Streitpatent zugrunde liegende Problem allgemein und in Übereinstimmung mit der Formulierung
in der [X.], die im Übrigen nahezu wortgleich in
der Anmeldung enthalten ist, darin zu sehen, ein Verfahren zur Herstellung einer feuerfesten Zustellung von Gießpfannen oder ähnlichen metallurgischen Gefäßen zur Verfügung zu stellen, mit dem die Lebensdauer, die Sicherheit und die Wirtschaftlichkeit der Zustel-lung erhöht werden können.
4.
Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der erteilten Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern):
1.
Das Verfahren dient der Herstellung der feuerfesten Zu-stellung einer Pfanne für das Vergießen von Stahl oder ei-nes ähnlichen metallurgischen Gefäßes [M1].
2.
Die Pfanne oder das metallurgische Gefäß weist auf
2.1
[X.], die Düsen-
und/oder [X.] aufnehmen [M2];
2.2
ein [X.] (3).
3.
Die Düsen-
und/oder [X.]e (5, 6) sind konisch
[[X.]].
4.
Bei der Herstellung des [X.] (3) werden
4.1
thixotrope Vibrationszustellmassen verwendet [M3];
4.2
durch Schablonen Öffnungen (7, 8) für die [X.] freigehalten [[X.]] und
4.3
die Düsen-
und/oder [X.]e (5, 6) in die freige-haltenen Öffnungen (7, 8) des [X.] (3) eingesetzt [[X.]] und
dort ohne [X.]e unmittelbar in das [X.] (3) eingemörtelt [M6].
12
13
-
8
-
5.
Zum Verständnis der erfindungsgemäßen Lehre
sind folgende Be-merkungen veranlasst:
a)
Die [X.] führt nur einen Teil der Bestandteile einer Gießpfanne auf. Die Anordnung dieser Bestandteile im Verhältnis zu den weite-ren Bestandteilen einer Gießpfanne wird aus der nachfolgend wiedergegebe-nen Figur
1 der [X.] deutlich, die eine Ausführungsform einer Gießpfanne mit einer nach dem beanspruchten Verfahren hergestellten Zustel-lung zeigt:

Danach ist das aus starkem Stahlblech bestehende Gehäuse 1 auf der Innenseite mit einem [X.] 2 aus feuerfestem Material versehen. Das [X.], das nach den Ausführungen in der [X.] gemauert oder gegossen sein kann, wird seinerseits auf der Innenseite von dem [X.] 3 überdeckt, das mittels
der Schablone 4 ausgebildet
wird. Das [X.] bildet die der Schmelze zugewandte Oberfläche der Gießpfan-ne, während das [X.] mit der Schmelze nicht in Berührung kommt. Am Boden der Gießpfanne befinden sich ein [X.] 5 und ein [X.] 6.
Die Düsen-
und [X.]e werden in der [X.] zusammen-fassend auch als "funktionelle Steine"
bezeichnet, von denen die "[X.]e"
zu 14
15
16
17
-
9
-
unterscheiden sind
([X.]. Sp.
1 Z.
59-62).
Die im Stand der Technik bekann-ten Steine dieser Kategorien lassen sich nach den Erläuterungen in der [X.] wie folgt umschreiben:
[X.])
[X.]e sind in der Regel buchsenartige Elemente aus beson-ders hochwertigem feuerfestem Material. Sie bilden die [X.]n der Gießpfanne, über die die Schmelze abläuft ([X.]. Sp.
1 Z.
53
f. und Z.
5961).
[X.]e sind meist kegelig und bestehen aus porösem Material. Sie dienen dazu, Gase in die Schmelze einzublasen ([X.]. Sp.
1 Z.
54-56).
[X.])
[X.]e sind separate Steine, die in die Zustellung eingefügt sind und die Halterung für die funktionellen Steine bilden, indem sie diese in einer zentralen Lochung aufnehmen ([X.]. Sp.
1 Z.
56-59 und Z.
63-65). [X.]e am Ausguss werden nach der [X.] teilweise auch als Lochsteine oder [X.]e bezeichnet
([X.]. Sp.
2 Z.
62
f.).
b)
Die Düsen-
und [X.]e, die bei dem erfindungsgemäßen Verfah-ren zur Herstellung der feuerfesten Zustellung eines metallurgischen Gefäßes eingesetzt werden, sind nach Merkmal 3
konisch geformt.
Die Parteien streiten darüber, wie dies im Lichte der [X.]eibung des Streitpatents zu verstehen ist.
[X.])
Bei dem in der [X.] beschriebenen und in Figur 3 ge-zeigten Ausführungsbeispiel weist der [X.] eine kegelige Form auf, für
den eine in der [X.] als "einfach konisch"
beschriebene Öffnung vor-gesehen ist (Sp.
4 Z.
18). Der [X.] wird als aus zwei mit den verjüngten Seiten einander zugewandten Kegeln [X.] beschrieben (Sp.
4 Z.
14-16), der in eine
als "doppelkegelig"
beschriebene Öffnung eingesetzt wird (Sp.
4 Z.
13
f.).
18
19
20
21
22
-
10
-
(1)
Das Patentgericht hat in Anbetracht dieser [X.]eibung angenom-men, dass danach unter konisch im Sinne des Streitpatents nicht nur die Form eines Kegels, sondern über den allgemeinen Sprachgebrauch hinaus jede sich aus der Kombination mehrerer Kegel ergebende Form zu verstehen sei, wobei aus Gründen der technischen Umsetzbarkeit bei über einen [X.] hin-ausgehenden Formen wohl eine Grenze gesetzt sei.
(2)
Die Klägerin
meint demgegenüber, aus dem Umstand, dass der Ausdruck "konisch"
im Streitpatent nicht entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung einer sich nur in eine Richtung verjüngenden Form verwendet werde, folge, dass der Begriff rein funktional auszulegen sei. Danach sei ein [X.] bereits dann als konisch im Sinne des Streitpatents anzusehen, wenn er eine Form mit stellenweise verringertem Durchmesser
aufweise, die ein nachträgliches Einsetzen und [X.] zulasse.
[X.])
Dem kann nicht beigetreten werden. Nach der Rechtsprechung des [X.] kann
die [X.]eibung des Patents Begriffe eigenständig definieren und insoweit ein "patenteigenes Lexikon"
darstellen mit der Folge, dass bei Abweichungen vom allgemeinen Sprachgebrauch letztlich der sich aus der Patentschrift ergebende Begriffsinhalt maßgebend ist ([X.], Urteil vom 2.
März
1999

X
ZR
85/96, [X.], 909, 911
f.
-
Spannschraube).
Danach ist der Ausdruck "konisch"
angesichts der Erläuterungen zu dem geschilderten Ausführungsbeispiel

wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat

da-hin zu verstehen, dass die so beschriebenen Steine zwar eine kegelige Form aufweisen müssen, diese aber nicht auf einen einfachen Kegel beschränkt ist, sondern auch in einem [X.] bestehen kann. Für die von der Klägerin befürwortete funktionale Auslegung bietet die [X.]eibung des Streitpatents dagegen keine Anhaltspunkte. Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich auch nichts anderes aus dem Umstand, dass [X.]e in der Streitpa-23
24
25
-
11
-
tentschrift als "buchsenartig"
charakterisiert werden (Sp.
3 Z.
3). Diese Aussage bezieht sich auf die im Stand der Technik bekannten, üblicherweise verwende-ten [X.]e.
c)
Die [X.] betrifft die Herstellung des [X.].
Nach Merkmal 4.2 werden die
Öffnungen für die [X.], in die später die Düsen-
und/oder [X.]e ohne [X.] eingesetzt und [X.] werden (Merkmal 4.3), durch Schablonen freigehalten.
[X.])
Bei dem in der [X.] geschilderten
Ausführungsbeispiel werden das [X.] und die darin enthaltenen Öffnungen 7 und 8 für den [X.] 5 und den [X.] 6 in der Weise hergestellt, dass zunächst an den für die Steine vorgesehenen Öffnungen diesen

in der Figur 1 nicht ge-zeigte

entsprechende kleine Schablonen gesetzt werden und danach eine der lichten Öffnung der Pfanne entsprechende Schablone 4 in die Pfanne abge-senkt wird. Anschließend wird der Zwischenraum zwischen dem [X.] und der Schablone 4 mit thixotroper Gießmasse aufgefüllt, die durch an der Schablone angebrachte Vibratoren kompaktiert wird. Wenn die Zustellung ge-trocknet ist, werden die Schablonen entfernt und der [X.] 5 und der [X.] 6 mit feuerfestem Mörtel 11 ohne separate [X.]e unmittelbar in die hierfür vorgesehenen Öffnungen in der Zustellung

wie in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 des Streitpatents gezeigt

eingesetzt
und die Fuge mit feuerfestem Mörtel geschlossen:

26
27
-
12
-
Entsprechend wird bei den der [X.] folgenden Reparaturzustel-lungen verfahren. Hierbei werden zunächst die geschädigten Oberflächen-schichten der Zustellung abgetragen und aufgeraut und anschließend der [X.] zwischen der in der Pfanne verbliebenen Zustellung und der [X.] erneut mit thixotroper Masse aufgefüllt.
Die konische Form des Spül-steins erleichtert es dabei, ihn nach außen auszubrechen,
und Entsprechendes gilt, wenn der obere Konus
erodiert ist, für den [X.].
Figur 5 zeigt im Vergleich dazu einen Schnitt durch den Boden einer
Gießpfanne, bei der der [X.] 105 und der [X.] 106 entsprechend der herkömmlichen Technik mit feuerfestem Mörtel 11 in den [X.]en 115 und 116 befestigt sind, die ihrerseits mit feuerfestem Mörtel 121 in die Zustel-lung eingesetzt sind:

[X.])
Die in Merkmal 4.2 genannten Schablonen sind von der im Stand der Technik bereits bekannten

in dem in der [X.] geschilderten [X.] mit der Bezugsziffer
4 bezeichneten -
Schablone zu [X.], die der lichten Öffnung der Gießpfanne oder des metallurgischen [X.]es entspricht
und damit die Form der Auskleidung der gesamten Innenwand des Gefäßes bestimmt. Im Gegensatz hierzu dienen die Schablonen nach Merkmal 4.2 bei der Herstellung der Zustellung als Platzhalter für die
nach der Fertigstellung der Zustellung an der Innenwand des Gefäßes einzusetzenden Düsen-
und/oder [X.]e. Da die nach dem
Einsetzen der [X.] 28
29
30
-
13
-
im [X.] verbleibenden
Fugen
mit feuerfestem Mörtel geschlossen werden, muss die
Form
der Schablonen nach Merkmal 4.2
so bemessen sein, dass sie
der Form der [X.] einschließlich der Mörtelschicht
ent-spricht, mit der die Steine nach Merkmal 4.3 mit dem [X.] verbun-den werden.
II.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Der Gegenstand des Streitpatents gehe hinsichtlich der Merkmalsgrup-pe
4 nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus. Sowohl die konische Form der Düsen-
und [X.]e als auch das [X.] der funktionellen Steine ohne [X.] lasse sich den [X.]. So würden die [X.]e dort als Steine von meist kegeliger Gestalt beschrieben. Von einem "konischen [X.]"
sei in der Anmeldung zwar nicht die Rede. Jedoch werde auch schon in der Anmeldung ein [X.] geschildert, bei dem der [X.] aus zwei mit den verjüngten Seiten einander zugewandten Kegeln mit einer zentralen Ausgussöffnung bestehe. Dementsprechend ergebe sich für den Fachmann die konische
Ausgestaltung der Düsen-
und [X.]e aus dem Gesamtzusammenhang. Das Merkmal [X.] ohne [X.] sei zwar nicht in den Patentansprüchen der Anmel-dung enthalten, ergebe sich aber aus der [X.]eibung.
Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfähig. Zwar werde das beanspruchte Verfahren durch keine der vorgelegten Entgegenhaltungen voll-ständig offenbart, weil keine dieser Schriften
das [X.] eines konischen [X.] beschreibe. Jedoch sei der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann, einem in der Gießereitechnik tätigen Diplomingenieur mit mehrjäh-31
32
33
-
14
-
riger Erfahrung in der Herstellung feuerfester Gießereiprodukte, durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen.
Ausgangspunkt seien die [X.] Offenlegungsschrift 2
233
894 ([X.]) und die [X.] Patentschrift 1
374
493 ([X.]), die beide die Priorität der [X.] Patentanmeldung Sho
46-51
263 vom 10.
Juli
1971 in [X.] nähmen. Beide beträfen nicht nur die feuerfeste Zustellung metallurgi-scher Gefäße, sondern auch den Einsatz thixotroper Massen im Sinne von Merkmal 4.1, die die Herstellung monolithischer und damit fugenfreier Zustel-lungen ermöglichten. Nach der Offenlegungsschrift des Streitpatents sei unter dem Begriff "thixotrope Masse"
eine Masse zu verstehen, die unter
dem Ein-fluss von Vibratoren gut fließe und kompaktiert werde. Die Definition einer thixotropen Masse schließe indessen mit ein, dass sich diese bei Beendigung der mechanischen Einwirkung wieder verfestige. Nicht nur das nach der [X.] verwendete feuerfeste
Material, sondern auch die in der [X.] genannten [X.] wiesen dieses Eigenschaftsprofil auf. In der [X.] werde zwar der Begriff "thixotrop"
nicht verwendet. In dieser Schrift werde jedoch erläutert, dass sich die [X.] während des Rüttelns durch den Vibrator flüssigkeits-ähnlich verhielten. Ferner werde dort ausgeführt, dass der in die durch Vibration verflüssigte feuerfeste Masse eingetauchte Formrahmen nach dem Ausschalten der Vibration angehoben und die Abdeckplatte auf dem [X.] entfernt werde. Dies setze voraus, dass die feuerfeste Masse thixotrop sei, weil eine Entfernung des [X.] und der Abdeckplatte ohne Abgleiten der [X.] Masse an den steilen [X.] nicht möglich wäre, wenn sich die Masse nach Abschalten der Vibratoren nicht verfestigte.
Merkmal 4.2 werde weder in der [X.] noch in der [X.] explizit offen-bart, sei diesen Schriften aber dennoch zu entnehmen. Denn beide Schriften sähen als Alternative vor, die [X.] erst nach Fertigstellung der
Zu-34
35
-
15
-
stellung einzusetzen. Dies setze voraus, dass der hierfür benötigte Raum wäh-rend der Herstellung der Zustellung freizuhalten sei. Hierbei sei der Einsatz [X.] offensichtlich und zwangsläufig notwendig, weil bei der Verwen-dung einer thixotropen Masse, die sich zwischendurch verflüssige, der für die [X.] benötigte Raum anders nicht freigehalten werden könne. Das Streitpatent selbst verweise auf die [X.] Patentschrift 37
41
073, in der die [X.] als Standardtechnik zum Freihalten von -
konischen
-
Öff-nungen beschrieben werde.
In den Entgegenhaltungen [X.] und [X.] sei allerdings weder von [X.] Düsen-
und [X.] im Sinne von Merkmal 3
die Rede,
noch [X.] erwähnt. Ob der Fachmann diesen Entgegenhaltungen eine Ausgestaltung des dort beschriebenen [X.]s mit oder ohne [X.] entnehme, könne indessen dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls ergebe sich aus der Veröffentlichung von Stecher ([X.]), dass der [X.]/[X.] ent-weder in einem Bodenstein oder direkt am [X.] angeordnet werden könne. Diese beiden Arten der Befestigung gehörten zum allgemeinen Fach-wissen, auf das der Fachmann zurückgreife, um die Lösung einer Aufgabe möglichst effizient zu gestalten. Ausgehend von der [X.] und [X.], wonach das Freihalten von Öffnungen für [X.] und der Einsatz thixotroper Massen für die Zustellung empfohlen würden, gelange der Fachmann daher ohne erfinderisches Zutun in Kenntnis der [X.] zu dem erfindungsgemäßen Verfahren, bei dem ein
konischer Funktionsstein unmittelbar in die Zustellung eingebracht werde. Vor diesem Hintergrund sei die Einholung eines von der Beklagten beantragten Sachverständigengutachtens zum [X.]sgehalt der Entgegenhaltungen [X.] und [X.] in Bezug auf die Verwendung von [X.]en und zur Frage, ob die unterschiedlichen Möglichkeiten, Funktions-steine in einer Zustellung zu befestigen, zum Fachwissen des Fachmanns ge-hörten, nicht erforderlich gewesen.
36
-
16
-
III.
Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in ei-nem entscheidenden Punkt nicht stand.
1.
Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der Gegenstand des Streitpatents nicht über den Inhalt der ursprünglich eingereich-ten Unterlagen hinausgeht.
Insoweit kann auf die zutreffenden Erwägungen des Patentgerichts verwiesen werden.
2.
Entgegen der Auffassung des Patentgerichts beruht
der Gegenstand des Streitpatents auf erfinderischer Tätigkeit. Die [X.] Patentschrift 1
374
493 ([X.]) und die
[X.] Offenlegungschrift 2
233
894 ([X.]), die beide
die Priorität der [X.] Patentanmeldung Sho
46-51
263
beanspru-chen, legen dem Fachmann den Gegenstand des Streitpatents weder in [X.] mit der Veröffentlichung von Stecher (Beitrag zur Metallurgie des Schmelzens hochlegierter Stähle im Induktionsofen, in Giesserei
72, 1985, S.
133-138, [X.]) noch
in Verbindung mit seinem Fachwissen nahe.
a)
Die [X.] betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer feuerfesten Zu-stellung (lining) für offene Gefäße (open vessel), wie beispielsweise [X.] (ladle) oder Gießwannen (tundish), sowie für Rinnen (channel), bei dem thixotropes feuerfestes Material verwendet wird (S.
1 Z.
53-55; S.
2 Z.
74-77). Aus der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 der Entgegenhaltung ergibt sich das Prinzip des Verfahrens:
37
38
39
40
-
17
-

Danach wird die Zustellung wie folgt hergestellt: Zunächst wird das [X.] mit einer gemauerten Auskleidung (brick wall) 2 versehen. Die Düse ([X.]) 9, die sich am Boden des Gefäßes befindet, wird dabei mit einer Platte
(patch plate, blind plate) abgedeckt. Anschließend wird das feuerfeste Material 3 in das Gefäß gegeben. Auf dieses wird ein Formteil (male mould member) 4, an dem ein Vibrator 5 und ein Zusatzgewicht 7 angebracht sind, abgesenkt und mit der Vibration des Materials begonnen. Durch die Vibration wird das feuerfeste Material verflüssigt, so dass das Formteil nach und nach in die vorgegebene
Position gebracht werden kann. Wenn die gewünschte Form erreicht ist, wird die Vibration beendet. Die Abdeckplatte über der Düse wird entfernt und die ausgeformte Zustellung getrocknet (S.
2 Z.
110

S.
3
Z.
2).
b)
Die [X.]
betrifft wie die [X.]
ebenfalls ein Verfahren zum feuerfes-ten Zustellen von oben offenen metallurgischen Gefäßen, bei dem eine feuer-feste Formmasse mit eingestellter Teilchengröße in den Zwischenraum zwi-schen dem äußeren Rahmen des Gefäßes, der aus dem äußeren Mantel und der feuerfesten Ausmauerung an dessen Innenseite besteht, und einem inneren Formrahmen eingebracht wird. Die Formmasse wird durch Vibratoren gerüttelt und verhält sich dadurch flüssigkeitsähnlich. Der innere Formrahmen wird auf 41
42
-
18
-
die feuerfeste Formmasse zum Ausformen derselben abgesenkt. Unter der Be-lastung durch den inneren Formrahmen, das Gewicht der Vibratoren und ein Zusatzgewicht oder einen mechanisch aufgebrachten Druck wird die [X.] homogenisiert und verdichtet und nimmt so die gewünschte Kontur an (S.
2 und 5).
c)
Damit sind, wie das Patentgericht zu Recht -
und von der Berufung insoweit nicht angegriffen -
entschieden hat, Merkmal 1 und die [X.] sowohl in der [X.] als auch in der [X.] offenbart. Darüber hinaus ist [X.] in der [X.] auch die Verwendung thixotroper Massen für die Zustel-lung im Sinne von Merkmal 4.1 offenbart.
d)
Nicht offenbart ist Merkmal 3. Weder die [X.] noch die [X.] befas-sen sich mit der Form der Düse oder des [X.]s.
e)
Darüber hinaus ist entgegen der Auffassung der Klägerin
auch Merkmal 4.2 weder in der [X.] noch in der [X.] offenbart.

Die [X.] schildert das Verfahren zur Herstellung der feuerfesten Zustel-lung anhand mehrerer Beispiele für unterschiedliche metallurgische Gefäße. Dabei war die [X.]
(pouring nozzle, teilweise auch nozzle oder
tuyère) in den geschilderten Beispielen bereits in das Gefäß eingesetzt, bevor mit der Herstellung der Zustellung begonnen wurde. Die [X.]
wird daher vor dem Einfüllen der feuerfesten Masse mit einer Schutzplatte abgedeckt, die nach Fertigstellung der Zustellung wieder entfernt wird (S.
2 Z.
125
-
S.
3 Z.
1; S.
3 Z.
25
f.; Z.
49
f.; S.
3 Z.
96
f.; S.
4 Z.
21
f.). Zwar sieht die [X.] ausdrücklich die Möglichkeit vor, die Düse auch erst nach Fertigstellung der Zustellung ein-zusetzen (S.
3 Z.
3
f.). Nähere Angaben dazu, wie bei dieser Variante vorzuge-hen ist, enthält die [X.] nicht.
43
44
45
46
-
19
-
Auch die [X.] beschreibt
das
Herstellungsverfahren
anhand mehrerer Beispiele für unterschiedliche metallurgische Gefäße, wobei sie die Öffnung der Gefäße, durch die die Schmelze abgegossen wird, durchgehend mit dem Be-griff "[X.]"
bezeichnet. Wie die [X.] in der [X.] ist
der Aus-gussstein in [X.] in der [X.] geschilderten Beispielen bereits an der Untersei-te des äußeren Rahmens des Gefäßes eingesetzt, bevor die Zustellung herge-stellt wird. Er wird vor dem Einfüllen der feuerfesten Masse mit einer Schutz-platte abgedeckt. Nachdem durch Vibration und Belastung die gewünschte Dichte der Formmasse erreicht ist, wird der innere Formrahmen angehoben und ausgeschwenkt. Die Abdeckplatte wird von dem [X.] entfernt und die ausgeformte Zustellung getrocknet (S.
8).
Alternativ kann der [X.] auch bei der [X.] nach dem Einbringen und Ausformen der feuerfesten Masse in die Außenwand des Gefäßes eingesetzt werden. In der
[X.]
heißt es zu
dieser Variante lediglich, der Bereich des [X.]s
könne, während
die Zustellung hergestellt werde, offen gehalten werden
(S.
8 Abs.
3). Mit welchen [X.]eln der Bereich des [X.]s offen gehalten werden kann, erläutert auch die [X.] nicht näher (S.
8 Abs.
3).
f)
Schließlich
ist auch Merkmal 4.3 nicht offenbart.
Weder der [X.] noch dem sonstigen Inhalt der Entgegenhaltungen [X.] und [X.] lässt sich
unmittelbar und eindeutig
entnehmen, dass die [X.] bzw. der [X.] ohne [X.] in der Zustellung angebracht sind.
Zwar werden in keiner der beiden Entgegenhaltungen [X.]e er-wähnt. In der [X.] heißt es lediglich, dass die [X.] entweder bereits in das Gefäß eingesetzt ist (S.
3 Z.
25
f.; Z.
49
f.; S.
3 Z.
96
f.; S.
4 Z.
21
f.), be-vor mit der Herstellung der Zustellung begonnen wird, oder dass sie alternativ nach Fertigstellung der Zustellung eingesetzt werden kann (S.
3 Z.
3
f.). In der [X.]
ist nur die Rede davon, dass der [X.] im unteren Bereich des 47
48
49
-
20
-
metallurgischen Gefäßes angeordnet ist und wahlweise
vor oder nach Herstel-lung der Zustellung eingesetzt werden kann. Auch in
den
zeichnerischen [X.] in den Entgegenhaltungen [X.] und [X.] sind [X.]e
nicht ge-sondert ausgewiesen. In den übereinstimmenden Figuren 1 und 2 der [X.] und [X.] ist die [X.]
bzw. der [X.] jeweils als ein einheitli-ches Bauteil wiedergegeben, das auch mit nur einer Bezugsziffer (9) versehen ist. Eine weitere Unterteilung des Bauteils oder ein die [X.] umgeben-des weiteres Bauteil ist in
den Darstellungen nicht erkennbar.
Dennoch
kann nicht angenommen werden, dass die Möglichkeit, eine [X.] ohne [X.] in die Zustellung einzusetzen, durch die Entge-genhaltungen [X.] und [X.] unmittelbar offenbart wird oder so offensichtlich ist, dass der Fachmann diese Möglichkeit gleichsam mitliest. Die beiden
Schrif-ten befassen sich
anders als das Streitpatent nicht mit dem Problem des vorzei-tigen Verschleißes von [X.]en, sondern allgemein mit dem [X.] für feuerfeste Zustellungen. Sie wollen ein Verfahren zur Verfügung stel-len, mit dem die Nachteile der bis dahin bekannten Verfahren
vermieden wer-den können, bei denen
metallurgische Gefäße entweder mit feuerfesten Form-steinen ausgemauert oder mit feuerfesten Massen ausgestampft werden.
Nach den Erläuterungen
sind mit feuerfesten [X.] gemauerte Zustellungen
schwierig
und nur von erfahrenen Handwerkern in zufriedenstellender, langlebi-ger
Qualität und angemessener [X.] herzustellen, wobei stets
die Gefahr
be-steht, dass die Schmelze in
die Mauerwerksfugen eindringt und zu Schäden am Futter und unter Umständen auch zum Brechen des Schmelzgefäßes
führt. Bei
durch Ausstampfen mit feuerfesten Massen hergestellten Zustellungen ist die Oberflächenschicht ebenfalls anfällig
und damit das Risiko eines Durchbruchs gegeben, weil die feuerfeste Masse oftmals nicht ausreichend verdichtet wer-den
kann.
Zur Lösung schlagen die beiden Entgegenhaltungen ein Verfahren
vor, bei dem die Zustellung
als monolithischer Block
in situ
mit thixotropem feu-50
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21
-
erfestem
Material durch Vibration und Druckformen hergestellt wird. Die Frage, wie
der [X.] eingesetzt
wird, ist dagegen nicht Gegenstand dieser Schriften. Vor dem Hintergrund, dass nach den Ausführungen im Beschluss des fachkundig besetzten 13.
Senats des
[X.] vom 9.
September
1997 (13
W
(pat)
64/95) zum Prioritätszeitpunkt der [X.] und [X.] die übliche
[X.]konstruktion aus [X.] und [X.], kann
somit allein daraus, dass die [X.] und [X.] [X.]e nicht er-wähnen
oder gesondert darstellen, nicht der Schluss gezogen werden, dass die Schriften eine [X.]nkonstruktion ohne [X.] offenbaren.
Auch die Klägerin hat nicht dargelegt, dass zum damaligen [X.]punkt das Einsetzen von [X.]n ohne Verwendung eines [X.]s praktiziert wurde, so dass der Fachmann die Entgegenhaltungen die [X.] und [X.] vor diesem Hinter-grund entsprechend hätte lesen können.
g)
Entgegen der Auffassung des Patentgerichts war dem Fachmann weder durch die [X.]
noch durch sein Fachwissen nahegelegt, bei der Herstel-lung der feuerfesten Zustellung eines metallurgischen Gefäßes nach den Merkmalen 4.2 und 4.3 zu verfahren.
[X.])
Die [X.]
beschreibt zwar die Möglichkeit, einen [X.], über den Gase in die Stahlschmelze eingeleitet werden -
in der Terminologie des Streit-patents als [X.] bezeichnet -
ohne einen Boden-
bzw. [X.] in einem
Schmelztiegel anzubringen. Indessen befürwortet die [X.] den Verzicht auf
[X.]e
nur für den Fall, wenn
der [X.] während der [X.] nicht ausgewechselt
werden muss, wobei es nach den Ausführungen in der [X.] dann aus Gründen der Betriebssicherheit gleichzeitig erforderlich ist, den bisher gebräuchlichen [X.] dahingehend zu modifizieren, dass er mit einem Blechmantel umgeben und
die [X.] mit grober loser Stampfmasse ausgefüllt wird, um beim Auftreten von Rissen im [X.] ein 51
52
-
22
-
Durchtreten der Stahlschmelze und einen Tiegeldurchbruch zu verhindern ([X.] S.
134 r. Sp.). Die
[X.] lehrt damit keine grundsätzliche Abkehr von der
Ver-wendung eines Boden-
bzw. [X.]s, sondern hält den Einsatz von Sitzstei-nen weiterhin dann für angezeigt, wenn die
[X.] während einer [X.] ausgewechselt werden müssen, weil dies nach der Lehre der [X.] nach wie vor
mit [X.]en einfacher zu bewerkstelligen ist. Das Streitpatent stellt demgegenüber mit dem Verzicht auf [X.]e eine Lösung für den Fall bereit, dass die [X.]e während der Lebensdauer (des [X.]) der Zustellung einer Gießpfanne verschleißen und daher ausgetauscht werden müssen. Außerdem soll nach dem Streitpatent mit dem Verzicht auf die [X.] auch eine längere Lebensdauer der Zustellung der Gießpfanne erreicht werden, weil damit die bei der Verwendung von [X.]en zusätzlich entste-henden Fugen in der Zustellung wegf[X.]. Mithin legt es die [X.] dem [X.] nicht nahe, bei der Herstellung einer feuerfesten Zustellung einer Gieß-pfanne oder eines ähnlichen metallurgischen Gefäßes, bei dem die Funktions-steine typischerweise während der Lebensdauer der Zustellung regelmäßig ausgewechselt werden müssen, nach den Merkmalen 4.2 und 4.3 zu verfahren.
[X.])
Vor diesem Hintergrund können die Ausführungen in der [X.] zu der Möglichkeit, einen Funktionsstein auch ohne einen [X.] in den [X.] einzusetzen, entgegen der Auffassung des Patentgerichts auch nicht als zum allgemeinen Fachwissen gehörende Lösung angesehen werden, auf die der Fachmann als generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes [X.]el zur Lösung der vom Streitpatent gestellten Aufgabe hätte zurückgreifen können. Feststellungen, die eine entsprechende Wertung tragen könnten (vgl. [X.], Urteil vom 26.
September 2017

X
ZR
109/15, [X.]. 2018, 21 Rn.
114
Spinfrequenz) hat das Patentgericht nicht getroffen.
53
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23
-
IV.
Die angefochtene Entscheidung stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis zutreffend dar.
Weder aus der [X.] Patentan-meldung Sho
61-182872 ([X.]) noch aus der [X.] Patentanmeldung 352
353 ([X.]) ergab sich für den Fachmann, der
ausgehend von den [X.] und [X.] die Lebensdauer, die Sicherheit und die Wirt-schaftlichkeit einer feuerfesten Zustellung erhöhen wollte, eine Anregung, bei der Herstellung des [X.] durch Schablonen Öffnungen für die Dü-sen-
und/oder [X.]e freizuhalten und die [X.] ohne [X.]e unmittelbar in die freigehaltenen Öffnungen im [X.] einzusetzen und einzumörteln (Merkmale 4.2 und 4.3).
1.
Die [X.]
betrifft eine Pfanne mit einem Bodenausguss. Im Bodenteil des [X.] befindet sich eine [X.], die über eine im Pfan-nenkörper angeordnete, aus einem Kopfteil, einem Hülsenteil und einem Kop-pelstab bestehende [X.] geöffnet und geschlossen werden kann. Der
[X.] liegt die Aufgabe zugrunde, die [X.] so zu konstruieren, dass eine Wärmeausdehnung, die bei herkömmlichen Pfannen zur Beschädigung des Kopfteils führen kann, vermieden wird. Die Frage der Befestigung der [X.] ist dagegen nicht Gegenstand der [X.], so
dass aus dem Umstand, dass die [X.] in Figur
1 der [X.] als einheitliches Bauelement darge-stellt ist und in den Erläuterungen als aus einem einzigen feuerfesten Material ([X.]) bestehend beschrieben wird, keine Rückschlüsse darauf gezogen werden können, ob die [X.]
in der Pfanne mit oder ohne [X.] an-gebracht ist. Insoweit geht die [X.] nicht über die [X.] in den Entge-genhaltungen [X.] und [X.] hinaus.
2.
Die [X.]
betrifft einen Pfannenlochstein für die Verschlussvorrich-tung einer Gießpfanne. Ihr liegt die Aufgabe zugrunde, einen Pfannenlochstein bereitzustellen, der ein Verstopfen durch versinterte Füllmasse verhindert
und 54
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-
den aufwendigen Einsatz von
Sauerstofflanzen zum Freimachen der Öffnung entbehrlich macht. Die [X.] sieht die Lösung hierfür in einer asymmetrischen Ausbildung des Trichterabschnitts der Öffnung. Mit der
Anbringung des Pfan-nenlochsteins befasst sich die
[X.] nur am Rande und führt hierzu aus, dass ein Pfannenlochstein entweder während der Ausmauerung der Pfanne direkt in der Pfanne abgeformt oder als monolithisches Fertigteil bei der Zustellung ein-gesetzt werden könne, wobei die letztere Variante vorzuziehen sei ([X.] Sp.
1 Z.
12-16).
Damit offenbart die [X.] dem Fachmann zwar die Möglichkeit, einen Funktionsstein in situ
auszuformen. Indessen wird diese Vorgehensweise nur für den Fall beschrieben, dass die
Zustellung durch [X.] hergestellt wird, und auch hierfür als nachrangig gegenüber der Verwendung eines [X.] Fertigteils angesehen. Vor diesem Hintergrund gab auch die [X.] dem Fachmann keine Anregung,
bei der Herstellung der Zustellung einer Gießpfan-ne mittels thixotroper Vibrationszustellmassen für die Anbringung von Funkti-onssteinen entsprechend den Merkmalen 4.2 und 4.3 zu verfahren.
-
25
-
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf §
121 Abs.
2 [X.] und §
91 Abs.
1 ZPO.
Meier-Beck
Bacher
Deichfuß

[X.]
Marx
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 12.01.2016 -
3 Ni 12/14 -

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