Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 09.03.2004, Az. X ZR 178/01

BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSS[X.]/01vom9. März 2004in dem [X.]:ja[X.]Z:[X.] § 91a; [X.] § 121 Abs. [X.] wenn der Beklagte auf das Streitpatent verzichtet hat, kann es billigemErmessen entsprechen, die Kosten des übereinstimmend für erledigt erklärtenPatentnichtigkeitsverfahrens dem Kläger aufzuerlegen.[X.], [X.]. v. 9. März 2004 - [X.]/01 - [X.] Zivilsenat des [X.] hat durch den [X.] [X.] und [X.] Dr. [X.], [X.],[X.] und [X.] 9. März 2004beschlossen:Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.Der Streitwert für das [X.] wird auf2.045.168,-- esetzt.Gründe:[X.] Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des am 6. Juni 1989 ange-meldeten [X.] Patents 30 18 311 ([X.]). Patentanspruch 1 lautetin der Fassung, die er im Einspruchsverfahren erhalten hat:"Verfahren zum Umhüllen von Stückgut mittels Stretchfolie, insbe-sondere von gestapelten Stückgutteilen, wie bspw. und insbeson-dere mittels einer Palettiervorrichtung gebildeter Stückgutstapel,die aus mehreren übereinander angeordneten Stückgutlagen be-- 3 -stehen, wobei ein schlauchförmiger Folienabschnitt, dessen Um-fang kleiner ist als der Umfang des zu umhüllenden Stückgutes,von einem ([X.] abgezogen und an seinemfreien Ende durch [X.] geöffnet wird; die Seitenwände [X.] durch Reffen in im wesentlichen kon-zentrisch zur vertikalen Mittelachse des zu umhüllenden Stückgu-tes verlaufende Falten gelegt werden; der Schlauchfolienabschnittan seinem dem [X.] zugekehrten Ende abgeschweißt unddie so gebildete Folienhaube vom [X.] abgetrennt wird;die Folienhaube in horizontaler Querrichtung quergestretcht wird,und die quergestretchte Folienhaube unter das [X.], über das Stückgut ziehender [X.] umhüllende Stückgut gezogen wird,d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,daß die in an sich bekannter Weise um wenigstens 10% querge-strechte Folienhaube beim Überziehen im Bereich der Hauben-seitenwände zusätzlich in vertikaler Längsrichtung um mindestens10% ihrer vertikalen Länge im [X.] Zustand längsge-stretcht wird."Patentanspruch 6 lautet:"Vorrichtung zum Umhüllen von Stückgut mittels Stretchfolie, ins-besondere von gestapelten Stückgutteilen, wie bspw. und insbe-sondere mittels einer Palettiervorrichtung gebildeter Stückgutsta-pel, die aus mehreren übereinander angeordneten Stückgutlagenbestehen, mit einer Schlauchfolien-Abzugseinrichtung, mittelswelcher schlauchförmige Stretchfolie abschnittsweise von einem- 4 -Schlauchfolienvorrat abzuziehen ist; einer der Abzugseinrichtungnachgeordneten Aufspreizeinrichtung, mittels welcher dieschlauchförmige Stretchfolie an ihrem freien Endabschnitt [X.] ist; einer der Aufspreizeinrichtung nachgeordneten Reff-einrichtung zum Reffen des [X.] über eine vertikaleStrecke, die kleiner ist als die Länge des [X.]; einerSchweißeinrichtung zum [X.] eines von dem [X.]abgezogenen Schlauchfolienabschnittes an dessen dem Folien-vorrat zugekehrten Endabschnitt; einer Schneideinrichtung, mittelswelcher jeweils eine beim [X.] gebildete Folienhaubevon dem [X.] abzutrennen ist, einer Quer-Stretcheinrichtung, mittels welcher der Folienabschnitt in horizon-taler Querrichtung zu stretchen ist; und einer ([X.], mittels welcher die quergestretchte Haubeüber das zu umhüllende Stückgut zu ziehen ist, zur [X.] Verfahrens nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5,gekennzeichnet durch eine Längsstretcheinrichtung (14, 24), de-ren Längsstretchelemente wenigstens in den Eckbereichen desgeöffneten Folienschlauches anzuordnen sind, mittels welcher [X.]/die Folienhaube (3´´) in vertikaler [X.]) um mindestens 10%, ihrer vertikalen Länge im querge-strechten Zustand längszustretchen ist."Wegen des Wortlauts der den Patentansprüchen 1 bzw. 6 untergeord-neten weiteren Patentansprüche 2 bis 5 und 7 bis 13 wird auf die Patentschrift([X.]) [X.] 5 -Das [X.] hat das Streitpatent auf die Nichtigkeitsklageder Klägerin mangels Patentfähigkeit für nichtig erklärt.Hiergegen hat die Beklagte Berufung eingelegt. Mit Eingabe vom4. Dezember 2003 hat sie gegenüber dem Patentamt auf das Streitpatent ver-zichtet und zugleich erklärt, daß sie auch für die Vergangenheit auf jegliche [X.] aus dem Patent und der ihm zugrundeliegenden Anmeldung verzichte.Die Parteien haben den Rechtsstreit daraufhin übereinstimmend für inder Hauptsache erledigt erklärt und beantragen wechselseitig, der [X.] die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.I[X.] Es entspricht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streit-standes billigem Ermessen, die Kosten des in der Hauptsache erledigtenRechtsstreits der Klägerin aufzuerlegen (§ 121 Abs. 2 [X.] i.V.m. § 91a Abs. 1ZPO). Denn wenn sich der Rechtsstreit nicht anderweitig erledigt hätte, [X.] voraussichtlich abzuweisen gewesen.Zwar ist in einigen Entscheidungen angenommen worden, daß im [X.] nach Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Streitpatent derProzeßausgang im Sinne eines zu erwartenden Erfolgs der [X.] zweifelhaft erscheint ([X.], [X.]. v. 9.12.1960 - I ZR 121/59, [X.], 278 - Lampengehäuse; [X.].[X.]. v. 11.7.1995 - [X.]/94,Bausch I, 557 - Möbelscharnier; vgl. aber auch [X.].[X.]. v. 6.7.1967- Ia [X.], Liedl 1967/68, 196, 200). Im Streitfall ist die Annahme, [X.] hätte sich voraussichtlich als nicht patentfähig erwiesen, jedochnicht [X.] 6 -Denn der Gegenstand des [X.] stimmt im wesentlichen mit [X.] des [X.]n Patents 344 815 überein, für das die Prioritätder Anmeldung des [X.] in Anspruch genommen wird. In dem [X.] betreffenden [X.] zwischen denselben Parteien hat der[X.]at mit Urteil vom 1. April 2003 die Berufung der Klägerin gegen das klage-abweisende Urteil des [X.]s zurückgewiesen. Da weder zu-sätzlicher Stand der Technik dargetan noch Anhaltspunkte dafür hervorgetretensind, daß der Stand der Technik anders bewertet werden müßte, als dies der[X.]at in seinem Urteil vom 1. April 2003 auf der Grundlage der Verhandlungund Beweisaufnahme in der Sache [X.] getan hat, war ein Erfolg [X.] auch im Streitfall nicht zu erwarten.Die bestehenden Unterschiede zwischen den Gegenständen der [X.] und 6 des [X.] einerseits und der Patentansprüche 1 und12 des [X.]n Patents andererseits können dabei außer Betracht blei-ben, da das [X.] Patent den Gegenstand des teilweise enger gefaßten[X.] umfaßt. Patentanspruch 1 des [X.] verlangt ein [X.] Längsstretchen der [X.] Folienhaube im Bereich der [X.] in vertikaler Längsrichtung um mindestens 10% ihrer vertikalenLänge im [X.] Zustand, während nach Patentanspruch 1 des[X.]n Patents die Folienhaube um mindestens 5% längszustretchen ist.Patentanspruch 6 des [X.] konkretisiert die in Patentanspruch 12 des[X.]n Patents lediglich als solche aufgeführte Längsstretcheinrichtungdahin, daß deren Längsstretchelemente wenigstens in den Eckbereichen desgeöffneten Folienschlauches anzuordnen sind.Soweit sich Patentanspruch 1 des [X.] und Patentanspruch 1des [X.]n Patents (und weil sie Vorrichtungen zur Durchführung des- 7 -betreffenden Verfahrens betreffen, auch die Patentansprüche 6 bzw. 12) ihremWortlaut nach weiterhin dadurch unterscheiden, daß das zusätzliche [X.] nach Patentanspruch 1 des [X.] beim Überziehen erfolgensoll, während Patentanspruch 1 des [X.]n Patents vom Längsstretchen"vor dem Überziehen" spricht, liegt darin kein sachlicher Unterschied. Denn wieder [X.]at in seinem Urteil vom 1. April 2003 näher begründet hat, ist die [X.] "vor dem Überziehen" im [X.]n Patent im Sinne von "vor demvollständigen Überziehen" bzw. "während des Überziehens" zu verstehen. [X.] (technische Sinngehalt) beider Formulierungen stimmt damit überein.Melullis[X.][X.]Meier-BeckAsendorf