Bundespatentgericht, Beschluss vom 20.01.2016, Az. 8 W (pat) 1/14

Auf die am 4. Juli 2005 beim [X.] eingereichte Patentanmeldung, die die Priorität CN 200410054097 vom 30. August 2004 in Anspruch nimmt, ist das Patent 11 2005 002 080 mit der [X.]ezeichnung „Verfahren zum Design eines Walzenprofils und Stahlwalze mit einer in Form einer Polynomfunktion ausgedrückten Kurve des Walzenprofils“ erteilt und die Erteilung am 9. April 2009 veröffentlicht worden.

Unter Verweis auf die [X.] 2004 020 132 [X.] ([X.]) und die  [X.] ([X.]) hat die Einsprechende mit dem Schriftsatz vom 9. Juli 2009, eingegangen am selben Tag, Einspruch erhoben und mangelnde Ausführbarkeit sowie mangelnde Patentfähigkeit geltend gemacht. Daraufhin hat die Patentinhaberin mit Schreiben vom 22. Juli 2011 neue Ansprüche 1 und 2 eingereicht und die Aufrechterhaltung des Patents in beschränktem Umfang beantragt.

Mit der Ladung zu einer Anhörung hat die [X.] des [X.]s ihre vorläufige Einschätzung in einem [X.] mitgeteilt, wonach zwar diese neu eingereichten Patentansprüche 1 und 2 aus formalen Gründen nicht gewährbar sind, weil sie in unzulässiger Weise einen [X.]ezug auf die Zeichnungen erhalten, insgesamt aber die Lehre des Streitpatents ausführbar sowie gegenüber den von der Einsprechenden genannten Druckschriften neu und erfinderisch sei.

Die [X.] hat anheimgestellt, die Hilfsanträge auf Anhörung einvernehmlich zurückzunehmen und ins schriftliche Verfahren überzugehen.

Mit Schriftsatz vom 17. September 2013 hat die Patentinhaberin ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Anhörung zurückgenommen.

Auch die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 17. September 2013 ihren hilfsweise gestellten Antrag auf Anhörung zurückgenommen.

Mit [X.]eschluss vom 22. Oktober 2013 hat die [X.] das Patent widerrufen, weil die Patentinhaberin trotz des im [X.] gegebenen Hinweises auf formale Mängel keine neuen Patentansprüche eingereicht habe und demnach keine gemäß § 9, Abs. 8 Patentverordnung gewährbaren Patentansprüche vorlägen.

Gegen diesen [X.]eschluss richtet sich die [X.]eschwerde der Patentinhaberin. Sie hat mit ihrer [X.]eschwerdebegründung neue Patentansprüche 1 und 2 eingereicht.

[X.] und [X.]eschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen [X.]eschluss der [X.] des [X.]s vom 22. Oktober 2013 aufzuheben und das Patent 11 2005 002 080 mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

[X.]ezeichnung: „Verfahren zum Design eines Walzenprofils und Stahlwalze mit einer in Form einer Polynomfunktion ausgedrückten Kurve des Walzenprofils“.

Patentansprüche 1 und 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 22. November 2013,

[X.]eschreibung, Seiten 2/15 bis 9/15, gemäß Patentschrift,

Zeichnungen, Figuren 1 bis 4b, gemäß Patentschrift.

Im Übrigen beantragt sie die Rückzahlung der [X.]eschwerdegebühr aus [X.]illigkeitsgründen.

Mit Schreiben vom 24. November 2015 hat der [X.] unter Fristsetzung Gelegenheit gegeben sich zum Sachverhalt zu äußern. Sie hat sich inhaltlich nicht geäußert.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Der neue nebengeordnete Patentanspruch 2 lautet:

1. Die form- und fristgerecht erhobene [X.]eschwerde ist zulässig. Sie ist auch erfolgreich, da die geltenden Patentansprüche 1 und 2 keinen Rückbezug auf eine Figur mehr enthalten, so dass der formale Grund für den Widerruf des Patents entfallen ist. Die Gegenstände des Patents sind patentfähig.

2. [X.] betrifft Verfahren zum Design eines Walzenprofils und eine Stahlwalze mit einer in Form einer Polynomfunktion ausgedrückten Kurve des Walzenprofils.

Nach den Ausführungen in Abs. [0002] und [0003] der Streitpatentschrift werden beim Walzen von [X.] unterschiedliche Arten von Walzgerüsten und auch unterschiedliche Walzenpaarungen mit unterschiedlichen Walzspalten verwendet. Grundsätzlich ist jedoch immer eine genaue Kontrolle des [X.] erforderlich, die jedoch je nach verwendetem Verfahren unterschiedlich sein kann.

Walzstraßen der [X.] verwenden Walzen mit einem „[X.] oder „flaschenförmigen“ Walzenprofil, wobei die Profile der oberen und unteren Walzen komplementär zueinander sind. Die Kurve des Walzenprofils lässt sich als eine Polynomfunktion dritten Grades darstellen.

Die Walzspaltfunktion ist eine quadratische Kurve und kann daher nur Mittenwellen oder Randwellen verbessern

[X.]ei anderen herkömmlichen Verfahren nach der EP 0294544 [X.] wird eine Polynomfunktion fünften Grades verwendet, um nichtquadratische Wellen zu kontrollieren. Dadurch kann zwar nach den Ausführungen in Absatz [0010] das quadratische Profil korrigiert werden. Jedoch sei es nicht möglich, die höchste Position des nichtquadratischen Profils mittels eines [X.] zu beeinflussen.

Daher besteht gemäß Absatz [0016] der Patentschrift die Aufgabe der Erfindung darin, ein Verfahren zum Design eines Walzenprofils und eine Stahlwalze mit einem Walzenprofil anzugeben, wodurch beim Walzen nichtquadratische Wellen beim [X.] in unabhängiger Weise zu korrigieren sind.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt nach den Angaben in der [X.]eschreibung einerseits durch ein Verfahren entsprechend dem geltenden Patentanspruch 1 und andererseits durch eine Stahlwalze entsprechend dem geltenden Patentanspruch 2.

Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der auf dem Gebiet der Walztechnik tätig ist und über mehrere Jahre [X.]erufserfahrung verfügt.

3. Die geltenden Patentansprüche sind ursprünglich offenbart und auch im Übrigen zulässig.

Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 sind in dem ursprünglichen Patentanspruch 1 sowie in den Absätzen [0037] bis [0042] der Streitpatentschrift offenbart.

Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 2 sind in dem ursprünglichen Patentanspruch 2 sowie in den Absätzen [0037] bis [0042] der Streitpatentschrift offenbart.

Während der geltende Patentanspruch 1 auf ein Verfahren zum Design eines Walzenprofils zielt, ist der geltende Patentanspruch 2 auf eine Stahlwalze mit einer in Form einer Polynomfunktion ausgedrückten Kurve des Walzenprofils gerichtet. Somit umfasst die Erfindung die Patentkategorien „Verfahren“ und „Vorrichtung“, was zulässig ist, um die Erfindung in jeder Ausprägung unter Schutz zu stellen ([X.], Patentgesetz mit EPÜ, Kommentar, 9. Auflage, § 1, Rdn. 169).

4. Das Patent offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass der Fachmann sie ausführen kann.

Demnach erfolgt die [X.]estimmung des Walzenprofils gemäß des Verfahrens zum Design eines Walzenprofils nach Patentanspruch 1 in mehreren Schritten.

Im Schritt 1 wird eine Grundfunktion des [X.] bestimmt:

_1(x) =  g₁₂ *  x² ,

mit [X.] der axialen Position der Walze.

₁₂ wird hierzu definiert, dass bei der halben [X.]reite des [X.] (x= [X.]₂) das quadratische Profil S1([X.]2)= C₂ ist (Streitpatent, Absatz 0036).

Im 2.und 3. Schritt wird der Walzspalt als veränderliche Funktionen entsprechend den Gleichungen

₂₂₊ bis g₂₈₊) bzw. (g_22- bis g_28-) angegeben, die mit den acht im Patentanspruch angegebenen Randbedingungen bestimmt werden können.

Im nächsten Schritt erfolgt eine Überlagerung der quadratischen Grundfunktion S1(x) des [X.] mit den veränderlichen Funktionen ([X.]); [X.])) des [X.], worunter gemäß Absatz [0043] der Streitpatentschrift eine Aufsummierung von der Grundfunktion S1(x) mit den veränderlichen Funktionen [X.]) und [X.]) zu verstehen ist. Somit ergibt sich:

Die Koeffizienten ergeben sich aus der Funktion des [X.] bei der [X.] positiver und negativer Axialverschiebung der Walze.

Im letzten Schritt wird die Grundfunktion der Kurve des Walzenprofils aus folgender Gleichung bestimmt:

_o der Grunddurchmesser der Walze ist, a₁ ein Koeffizient ist, der gemäß der einseitigen Neigung der Oberfläche des [X.] bestimmt wird, und a₂ - a_g gemäß der folgenden Formeln zu bestimmen sind:

wobei b der Weg der Verschiebung der Walze ist, L die Länge der Walze ist

und

₂ – a₉.

Somit sind die im Patentanspruch 1 angegebenen Gleichungen sowie deren Koeffizienten für den Fachmann zu lösen.

Gleiches gilt für den nahezu wortgleichen Patentanspruch 2, der auf eine Stahlwalze mit einer in Form einer Polynomfunktion ausgedrückten Kurve des Walzenprofils gerichtet ist.

5. Die Neuheit des zweifellos gewerblich anwendbaren Verfahrens zum Design eines Walzenprofils des Patentanspruchs 1 ist gegeben.

Die [X.] zeigt ebenfalls ein Verfahren zum Design eines Walzenprofils, welches die folgenden Schritte umfasst:

(1) [X.]estimmung der Koeffizienten der Grundfunktion des [X.] gemäß einem vorgegebenen quadratischen Profil, wobei diese Grundfunktion des [X.] eine quadratische Polynomfunktion ist;

(2) gemäß dem nichtquadratischen Profil und mit der Walze bei ihrer vorgegebenen maximalen positiven und negativen Verschiebung jeweilige

[X.]estimmung der Koeffizienten der entsprechenden Funktion des veränderlichen [X.], wobei diese veränderliche Funktion des [X.] eine Polynomfunktion höheren Grades als quadratisch ist;

(3) jeweils Überlagerung der Grundfunktion des [X.] mit den Funktionen des veränderlichen [X.], wenn sich die Walze in ihren äußersten Positionen maximaler positiver und negativer Verschiebung befindet, wodurch

jeweils die Funktion des [X.] mit der Walze in ihren äußersten Positionen maximaler positiver und negativer Verschiebung gebildet wird;

(4) [X.]estimmung der Walze sowie der Kurve des Walzenprofils unter [X.]erücksichtigung des Weges und der Länge der axialen Verschiebung der Walze, der Länge der Walze und der Funktion des [X.] in ihrer äußersten, maximalen Position bei positiver und negativer Verschiebung.

_o bis a_g nach Schritt 2 allgemein durch eine Polynomfunktion n-ter Ordnung und nicht entsprechend dem Streitpatent speziell durch eine Polynomfunktion 9. Ordnung. Zudem werden bei der Lösung dieser Polynomfunktion auch die Variablen R_i und q verwendet und die Koeffizienten a_o bis a_g durch eine Reihe von Transformationen und [X.]erechnungsschritten berechnet, wohingegen bei der vorliegenden Erfindung die Koeffizienten a_o bis a_g unmittelbar aus den Gleichungen und den Randbedingungen bestimmt werden.

Die Entgegenhaltung [X.] (EP 1307302 [X.]) beschreibt zwar auch ein Walzgerüst mit einem CVC-Walzenpaar, in dem ein horizontal wirkendes Moment wirkt, das zu einer Verschränkung der Walzen führt und bei dem das Moment durch einen geeigneten CVC-Schliff der Walzen minimiert ist.

Um die Minimierung zu erreichen, wird das Walzenprofil als Polynomfunktion n-ter Ordnung definiert und für diese Funktion ein optimierter Parameter für die Festlegung der Keiligkeit der Walze angegeben.

Die [X.] offenbart somit auch keine spezielle Polynomfunktion der 9. Ordnung wie das Streitpatent. Insbesondere offenbart die [X.] nicht, wie die Koeffizienten [X.] bis am bestimmt werden, so dass weder das Walzenprofil noch der Walzenspalt noch die gewünschte Form des Stahlblechs bestimmt werden können.

Auch die übrigen im Prüfungsverfahren genannten Druckschriften zeigen keine spezielle Polynomfunktion der 9. Ordnung zur [X.]estimmung der Kurve des Walzenprofils.

6. Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn für die im Patentanspruch 1 aufgeführten Merkmale vermittelt der aufgezeigte Stand der Technik keine Anregungen.

Die [X.] ist nachveröffentlicht und daher bei der [X.]eurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht zu berücksichtigen.

₂ bis a₉ zu bestimmen, um dann mit deren Hilfe das Walzenprofil, den Walzenspalt und die gewünschte Form des Stahlblechs bestimmen zu können.

Einen entsprechenden Hinweis kann der Fachmann auch nicht aus der EP 0 294 544 [X.] entnehmen, da diese das [X.] lediglich als eine Polynomfunktion fünften Grades beschreibt.

Die übrigen im Prüfungsverfahren in [X.]etracht gezogenen Druckschriften liegen weiter ab vom [X.]. Insbesondere beschreiben sie die Kurve des Walzenprofils mit [X.] oder Potenzreihen und können daher keinen Hinweis auf eine Polynomfunktion 9-ter Ordnung geben.

Das [X.] Patent [X.] 410 765 [X.] offenbart eine andere Walze, die imstande ist, das das nichtquadratische Profil zu korrigieren, und deren Walzenprofil eine Überlagerung von [X.]funktion und linearer Funktion darstellt.

Das [X.] Patent CN 2044910 U offenbart ebenfalls eine Walze mit einem Walzenprofil, bei dem sich der [X.] gemäß einer ungeraden Potenzreihe D(x) bestimmt.

Die [X.] 5 640 886 A beschreibt ein Walzenprofil, welches im Mittenbereich der Walze geradlinig verläuft und an den Rändern ein konventionelles Profil aufweist.

Die EP 0401685 [X.] beschreibt ein Multiwalzencluster bestehend aus 12 bzw. 24 Walzen. Das Walzenprofil wird durch zwei Wellen einer [X.]kurve angenähert.

₂ bis a₉ durch Lösung eines Systems aus acht linearen Gleichungen bestimmt werden.

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass der Fachmann ausgehend von der [X.] auch unter [X.]erücksichtigung seines Fachwissens und Fachkönnens nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents gelangt.

7. Ebenso ist der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 2 gegenüber dem Stand der Technik neu und beruht auf erfinderischer Tätigkeit.

Wie bereits bei der [X.]eurteilung der Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Verfahrens zum Design eines Walzenprofils nach dem Patentanspruch 1 ausgeführt ist, sind aus dem Stand der Technik keine Verfahren bekannt oder nahe gelegt, bei denen die Ausgestaltung des Walzenprofils entsprechend den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen erfolgt.

Da der auf eine Stahlwalze gerichteten Patentanspruch 2 im Wesentlichen die vorrichtungstechnische Lösung des im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Verfahrens beschreibt und weitgehend wörtlich auch diejenigen Merkmale aufweist, die in dem Patentanspruch 1 aufgeführt sind, ist das Vorliegen der Neuheit und erfinderische Tätigkeit übereinstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausführungen wird verwiesen.

Der unabhängige Patentanspruch 2 hat daher auch [X.]estand.

8. Der Antrag auf Anordnung der Rückzahlung der [X.]eschwerdegebühr wird abgelehnt, § 80 Abs. 3 PatG. Die Anordnung der Rückzahlung der [X.]eschwerdegebühr aus Gründen der [X.]illigkeit kommt in [X.]etracht, wenn die Einlegung der [X.]eschwerde bei sachgemäßer [X.]ehandlung durch das [X.] vermeidbar gewesen wäre und die [X.]eschwerde nur deshalb notwendig wurde. Neben Verfahrensfehlern kann auch eine unangemessene Sachbehandlung bei Vorliegen besonderer Umstände eine Rückzahlung billig erscheinen lassen. Verfahrensfehler sind, nachdem die [X.]eteiligten übereinstimmend auf die Durchführung einer Anhörung verzichtet haben, nicht ersichtlich.

Der Umstand, dass die Patentinhaberin oder ihr Vertreter es versäumt haben, auf den Hinweis den Mangel zu beseitigen, beruht nicht auf einer unangemessenen Sachbehandlung durch das [X.].

Eine unangemessene Sachbehandlung kann unter anderem gegeben sein, wenn das [X.] einen Zurückweisungsbeschluss allein auf die unterlassene [X.]eseitigung von bereits beanstandeten Formmängeln stützt, anstatt durch eine zweckmäßigere und weniger einschneidende Verfahrensmaßnahme die Gelegenheit einzuräumen, die [X.]eseitigung dieser Mängel nachzuholen (vgl [X.]PatG, [X.].v.25.6.2008, 10 W (pat) 25/06). Dies kann der Fall sein, wenn ein Patentanmelder bereits weitgehend auf vorhergehende Mängelrügen eingegangen war und diese korrigiert hatte, und eine hohe Aussicht auf Erfolg besteht, dass die verbliebenen Mängel schon mittels einer weiteren [X.]eanstandung beseitigt werden können. Dies ist hier nicht der Fall. Vorliegend hatte die [X.] mit dem [X.] vom 9. August 2013 die Patentinhaberin bereits ausdrücklich auf das ihrer Ansicht nach noch bestehende Hindernis hingewiesen und eine Patenterteilung in Aussicht gestellt, wenn die genannten formalen Mängel beseitigt würden. [X.] hat auf den Hinweis lediglich den Antrag auf Durchführung einer Anhörung zurückgenommen, ohne auf die gerügten Mängel einzugehen.

Nach Auffassung des Senates hat die [X.] das ihrerseits erforderliche unternommen, um [X.] eine Mängelbeseitigung herbeizuführen. Eine Wiederholung des Hinweises war bei dieser Sachlage nicht geboten, die Sachbehandlung demnach weder unangemessen oder unzweckmäßig, denn das [X.] kann grundsätzlich davon ausgehen, dass erteilte Hinweise auch ohne Nachfragen von den [X.]eteiligten beachtet werden und diese erforderlichenfalls darauf reagieren. Es bestehen hier auch keine Anhaltspunkte, dass der Hinweis missverständlich war oder die [X.]eseitigung des konkreten, entscheidungserheblichen Mangels im Rahmen umfangreicher Korrekturen der Patentunterlagen versehentlich übersehen wurde, so dass eine erneute Nachfrage geboten erscheinen konnte.

[X.]illigkeitsgesichtspunkte, die eine Rückzahlung der [X.]eschwerdegebühr rechtfertigen, sind danach nicht gegeben. Die Erhebung der [X.]eschwerde wurde vielmehr maßgeblich durch das Verhalten der Patentanmelderin erforderlich, die trotz eindeutigen Hinweises die formalen Mängel nicht beseitigt hat.