Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.06.2013, Az. X ZR 103/11

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 103/11
Verkündet am:

18. Juni 2013

Besirovic

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit

-
2
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 18.
Juni 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck, die Richterin [X.], [X.], die Richterin Schuster und den Richter Dr.
Deichfuß

für Recht erkannt:

Auf die Revision des [X.] wird das am 26.
Mai 2011 verkünde-te Urteil des 6.
Zivilsenats des [X.] aufgehoben.

Die Sache wird zu
neuer
Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückver-wiesen.

Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte, die unter anderem Folien und Vliesstoffe für die [X.] herstellt, ist eingetragene Inhaberin des am 27.
Mai 2004 angemeldeten [X.] Patents 1
607
339. Es umfasst sechs Patentansprüche, deren erster in der Verfahrenssprache lautet:
1
-
3
-
"Flexibles Verpackungsbehältnis aus Kunststoff, bei welchem mit-tels Schweiß-
oder [X.]n durch einen Überlapp zwischen den beiden Außenkanten einer zur Herstellung des Verpackungs-behältnisses dienenden Folie ein Bereich mit innerer und äußerer Wandung gebildet ist, wobei in der inneren Wandung Öffnungen vorgesehen sind, die einen Gasaustritt aus dem Inneren des [X.] in den Bereich zwischen der inneren und der äußeren Wandung ermöglichen, dadurch gekennzeichnet, dass die den Be-reich einschließenden Quer-Schweiß-
bzw. [X.] zumindest in einem Teilbereich so ausgebildet sind, dass ein kontrollierter Gasaustritt zum Abbau eines während oder nach der Füllung auf-tretenden Überdruckes gewährleistet ist."
Dieselbe Erfindung ist auch Gegenstand einer unter Inanspruchnahme der Priorität der [X.] Patentanmeldung vom 27. April 2004 getätigten internationalen Patentanmeldung (WO
2005/115856) der Beklagten für zahlrei-che Bestimmungsstaaten.
Als Erfinder sind im Streitpatent und in der internationalen Patentanmel-dung der Kläger, der früher
bei der Beklagten
beschäftigt war, sowie [X.], zwei weitere Angehörige ihres Unternehmens, genannt. Zu ihrer Erfindungs-meldung gab die Beklagte am 26.
Juli 2004 eine schriftliche Erklärung ab (An-lage
[X.]). Zwischen den Parteien ist streitig, ob die Beklagte die [X.] mit dieser Erklärung rechtswirksam
unbeschränkt in
Anspruch
genommen hat. Der Kläger hat aus eigenem Recht sowie als Prozessstandschafter für [X.] Klage erhoben, der das [X.] im Wesentlichen stattgegeben
hat. Es hat die Beklagte unter anderem sinngemäß verurteilt, das Streitpatent
bzw., soweit in einzelnen [X.] noch kein Schutzrecht erteilt worden ist, die Rechte aus seiner Anmeldung sowie aus der
PCT-Anmeldung WO
2005/115856 auf den Kläger
sowie [X.] zu übertragen,
die entsprechenden Registereintra-gungen
zu bewilligen
und unter anderem Rechnung
über Benutzungshandlun-gen
zu legen. Außerdem hat das [X.] die Verpflichtung der Beklagten 2
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festgestellt, an den Kläger
sowie [X.] jeweils ein Drittel des sich nach der Rechnungslegung ergebenden Betrags verzinst zu zahlen. Das Oberlandesge-richt hat auf die Berufung der Beklagten die Klage vollständig abgewiesen.
Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt der Kläger seinen Antrag auf Zurückweisung der Berufung der Beklagten weiter.
Entscheidungsgründe:
[X.] Das Streitpatent betrifft flexible Verpackungsbehältnisse aus Kunststoff
zum Abfüllen von rieselfähigen
Materialien, insbesondere von Baustoffen.
Diese sind, wie in der Streitpatentschrift erläutert wird, einerseits häufig hygrosko-pisch,
andererseits bildet sich während und nach ihrer Abfüllung ein Überdruck in der Verpackung. Dieser könne zwar bei Verwendung herkömmlicher Papier-säcke entweichen, doch biete dieses Verpackungsmaterial unzureichenden Schutz des Füllgutes gegen die Aufnahme von Feuchtigkeit. Die [X.] erläutert mehrere im Stand der Technik bekannte Lösungsansätze und deren Nachteile
und schlägt als Lösung des Problems, vor Verunreinigung und/oder Feuchtigkeit zu schützende Füllgüter, bei denen während und/oder nach dem Einfüllen ein Überdruck abzuleiten ist, preiswert und sicher zu [X.], ein flexibles Verpackungsbehältnis mit den Merkmalen von Patentan-spruch
1 vor.
4
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5
-

Die nachfolgend eingefügten
Figuren
1

und
2

zeigen
ein streitpatentgemäßes
Verpackungsbehältnis. Die Seitenkanten
2 und
3 einer
Endlos-Kunststofffolie, von denen eine mit Perforationen und Prä-gungen
(12, 13) versehen ist, werden überlappend übereinandergelegt
und mit 5
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6
-
Längsnähten 7 und 8 in Längsrichtung durch Verkleben oder Verschweißen fixiert. Quernähte 9 und 10 bilden den Boden und den oberen Abschluss. Fi-gur
2 veranschaulicht
im Schnitt, wie infolge der Überlappung und Versiegelung der beiden Außenkanten
2 und 3 der Folie ein Bereich
4 mit einer inneren Wandung
5 und einer äußeren Wandung
6
entsteht. Die mit den Perforationen und Prägungen versehene Außenseite der Folie
bildet nach dem Übereinander-legen der Seitenkanten die innere Wandung
4,
so dass ein nach dem Befüllen entstehender Überdruck zunächst in den Bereich zwischen den beiden Wan-dungen entweichen kann. Zur weiteren Ableitung dieses Überdrucks heißt es in der Patentschrift zum einen, dass die Außenkante
2 der Folie auf der später zum Inneren
14 des Behältnisses
1 gewandten Seite mit einem Trennlack
11 versehen ist, der dazu führt, dass die Schweißnaht
7 einen Gasaustritt ermög-licht (Beschreibung Rn.
31). Zum anderen erläutert die Beschreibung, erfin-dungsgemäß würden Schweiß-
bzw. [X.] in [X.] ausgebildet. Es sei aber zusätzlich möglich, sofern vorhanden, die Schweiß-
bzw. [X.] in Längsrichtung insgesamt oder in Teilbereichen gasdurchläs-sig auszubilden. Eine bevorzugte Möglichkeit zur Ausbildung der Gasdurchläs-sigkeit bestehe darin, die Oberfläche der Folie an den zu verbindenden Stellen oder auch insgesamt durch Aufbringung eines Trennmediums oder durch Corona-Behandlung so zu verändern, dass die Verbindung eine herabgesetzte Festigkeit aufweise. Der Auftrag bzw. die Behandlung könne dabei einseitig oder mehrseitig, vollflächig oder partiell erfolgen. Für die Trennung eigneten sich alle Medien, die ein
Verschweißen oder Verkleben der Kunststofffolie ver-hinderten, wie zum Beispiel Öle, Fette, Farben, Lacke, pulverförmige Feststoffe, usw. (Beschreibung Rn.
17
f.).
I[X.] Das Berufungsgericht hat die Auffassung vertreten, die Klage sei, so-weit der Kläger eigene Rechte geltend mache, unbegründet, weil er nicht Miter-finder sei, und
dies im Wesentlichen damit begründet, dass der Kläger auf der 6
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Grundlage der vom [X.] getroffenen Feststellungen allenfalls für sich in Anspruch nehmen
könne, an der Entwicklung einer Überdruckentlüftung [X.] zu haben, bei der sich eine durch ein Trennmedium geschwächte Naht nur im Fall des entsprechenden [X.] öffne. Darin liege aber nicht der er-finderische Schritt, der zur Schutzfähigkeit des Streitpatents geführt habe. Die-ser sei der Patentschrift zufolge in der Positionierung der [X.] zu sehen, die dem Kläger nicht zuzurechnen sei. Den Einsatz eines Trennmediums zur Schwächung der Naht sehe Patentanspruch 1 gar nicht vor, sondern lasse offen, wie die (Quer)Nähte auszubilden
seien, um den kontrollierten
Gasaustritt zum Abbau des Überdrucks zu ermöglichen. Die Ver-wendung eines Trennmediums (also nicht notwendigerweise
von
Lack) zur Schwächung sei lediglich als eine bevorzugte Möglichkeit angegeben, alternativ aber auch der Einsatz einer Corona-Behandlung zu diesem Zweck. Dass die Entwicklung einer kontrollierten Überdruckentlüftung unter Einsatz eines Trenn-mediums nicht Bestandteil der erfindungsgemäßen Lehre sei, ergebe sich auch daraus, dass sowohl Wege zum kontrollierten Ausströmenlassen [X.]
(EP 444
261), als auch der Einsatz von Trennmedien auf den Nähten zur Er-möglichung einer Überdruckentlüftung (CH 494
169) vorbekannt gewesen [X.]. Zwar werde nach der letztgenannten Schrift das Trennmedium mit dem Ziel eingesetzt, die Nähte zu unterbrechen. Jedenfalls in der Gesamtschau beider Schriften liege in dem Einsatz eines Trennmediums zur Schwächung der Nähte aber kein erfinderischer Schritt.
II[X.] Diese Begründung trägt die ausgesprochene Klageabweisung nicht. Sie beruht nach dem Zusammenhang der Gründe auf der Rechtsauffassung, Erfinder oder Miterfinder könne (nur)
der sein, dessen
Beitrag zu der Erfindung die Qualität einer erfinderischen Tätigkeit aufweise. Damit hat das Berufungsge-richt die Rechtsprechung des [X.] missverstanden.
7
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8
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1. Bei der Frage, wer ([X.] ist, geht es -
losgelöst von der patent-rechtlichen Bewertung des Gegenstands der Erfindung
-
darum, wem ein Recht an diesem Gegenstand zusteht
([X.], Urteil vom 17. Mai 2011 -
X [X.], [X.] 2011, 903, Rn. 13 -
Atemgasdrucksteuerung). Der für die Zuerkennung des (M)Erfinderstatus'
erforderliche Beitrag braucht nicht selbstständig erfin-derisch zu sein
und
für sich allein betrachtet alle Voraussetzungen einer patent-fähigen Erfindung zu erfüllen
([X.], Urteil vom 16.
September 2003

X
ZR
142/01, [X.], 50 -
Verkranzungsverfahren).
Die Anerkennung als Miterfinder kann
nicht mit der Begründung versagt werden, der geleistete [X.] betreffe "nicht den springenden Punkt"
der
Erfindung ([X.], Urteil vom 17.
Oktober 2000

[X.], [X.], 226
f. -
Rollenantriebseinheit
I). Vielmehr reichen nur solche Beiträge nicht aus, um als (Mit)Erfinder anerkannt zu werden, die den Gesamterfolg (gar) nicht beeinflusst haben und deshalb für die Lösung unwesentlich sind oder die
nach den Weisungen eines Erfinders oder eines [X.] geschaffen wurden ([X.], Urteil vom 5.
Juni 1966

Ia
ZR
110/64, [X.] 1966, 558, 559
f.
Spanplatten; Urteil vom 20.
Juni 1978

X
ZR
49/75, [X.] 1978, 583, 585 -
Motorkettensäge; Urteil vom 17. Januar
1995
X
ZR
130/93, [X.]. 1996, 16, 18
Gummielastische Masse; Urteil
vom 16.
September 2003

[X.], [X.], 50, 51

Verkranzungsver-fahren).
Deshalb darf, wie der [X.] bereits im Urteil "[X.]"
ausgesprochen hat, nicht allein der Gegenstand der [X.] zum Maßstab für eine die Mitberechtigung begründende Beteiligung genommen werden, sondern es ist die gesamte in dem Patent beschriebene Erfindung und deren Zustandekommen in den Blick zu nehmen und zu prüfen, mit welcher Leistung der Einzelne zu der in ihrer Gesamtheit zu betrachtenden Erfindung beigetragen hat ([X.], Urteil vom 20.
Februar 1979

[X.], [X.]Z 73, 337, 343 f.
-
Biedermeiermanschetten). Auf die Fassung der Pa-8
9
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9
-
tentansprüche kommt es bei der
Prüfung der Frage, welche schöpferischen [X.] von wem geleistet worden sind, nur insofern an, als sich aus ihnen erge-ben kann, dass ein Teil der in der Beschreibung dargestellten Erfindung nicht zu dem
Gegenstand gehört, für den mit der Patenterteilung Schutz gewährt worden ist. Dabei geht es aber nicht darum, ob der Patentanspruch auf diejeni-ge Ausführungsform beschränkt ist, die in der Beschreibung genannt ist, son-dern lediglich darum, ob eine beschriebene Ausführungsform nicht mehr unter den Patentanspruch fällt, also außerhalb des patentrechtlich geschützten Ge-genstands liegt und deshalb eine Miterfinderschaft an dem geschützten Gegen-stand nicht begründen kann ([X.],
[X.] 2011, 903 Rn. 16 -
Atemgasdruck-steuerung).
Schließlich ist es nach der Rechtsprechung des [X.] [X.], die einzelnen Merkmale des Patentanspruchs darauf hin zu untersuchen, ob sie für sich genommen im Stand der Technik bekannt sind, und sie [X.] für einen schöpferischen Beitrag eines Miterfinders auszuschließen
([X.],
[X.] 2011, 903 Rn. 21 -
Atemgasdrucksteuerung).
Nur wenn diese Grundsätze beachtet werden, ist, wie erforderlich ([X.],
[X.] 2011, 903 Rn. 18 -
Atemgasdrucksteuerung),
gewährleistet, dass Ge-genstand und Umfang der schöpferischen Beteiligung an einer Erfindung unab-hängig davon bestimmt werden, ob auf diese Erfindung bereits ein Patent erteilt ist, wie breit der Anspruch formuliert ist, mit dem das Patent angemeldet oder erteilt ist, und in welchem Umfang ein breiter Anspruch durch spätere Entschei-dungen in einem Einspruchs-, Nichtigkeits-
oder Beschränkungsverfahren be-schränkt wird.
2. Danach gilt für den Streitfall Folgendes: Nach den vom Berufungsge-richt nicht beanstandeten Feststellungen des [X.]s entwickelten der Kläger und [X.]
aus einem beobachteten Problem, nämlich dass hergestellte 10
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10
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Säcke
an der [X.] nicht hafteten, weil Lack zwischen die Wandungen geraten war, die Überlegung, dies bewusst einzusetzen,
um einen Mechanis-mus für eine Entlüftung zu schaffen. Dabei sollten in
der inneren Wandung der doppellagigen [X.] Öffnungen vorgesehen werden, die einen Gasaustritt in dem Bereich zwischen der inneren und der äußeren Wandung ermöglichen. Wo genau die sekundäre Öffnung anzuordnen war, blieb abgesehen davon, dass sie möglichst weit entfernt von der primären Entlüftung liegen sollte,
[X.] offen.
Auf der Grundlage der getroffenen Feststellungen ist bei der gebotenen,
die gesamte im Streitpatent beschriebene Erfindung und deren Zustandekom-men in den Blick nehmenden Würdigung
(vorstehend III
1)
nicht ersichtlich, dass der dem Kläger zuzurechnende Beitrag den Gesamterfolg gar nicht [X.] haben oder nach den Weisungen eines Erfinders oder eines [X.] ge-schaffen worden sein könnte. Ebenso wenig kann danach angenommen wer-den, dass dieser Beitrag deshalb keinen unmittelbaren Eingang in Patentan-spruch
1 oder einen nachgeordneten Anspruch gefunden hat, weil eine ur-sprüngliche Ausführungsform fallengelassen worden und der Kläger deshalb aus dem Kreis der Miterfinder auszuscheiden wäre. Vielmehr macht sich die unter Schutz gestellte Lehre ersichtlich nach wie vor den Einsatz von Trennme-dien für [X.] zunutze. Dieser kann als Beitrag zu der Erfindung auch nicht mit dem Hinweis abgetan werden, in der Beschreibung lediglich als bevorzugte Möglichkeit erwähnt zu sein -
und auch insoweit bereits in
einer verallgemeinerten Form gegenüber der vom Kläger und von [X.] ins Spiel ge-brachten konkreten Verwendung von Lack als Trennmedium. Die abstrahierte Fassung von Patentansprüchen ist typischerweise Ausdruck des Bemühens des Anmelders oder seines Patentanwalts, die konkrete Erfindung im nahelie-genden Interesse eines weiten Patentschutzes in möglichst allgemeiner Form zum Patent anzumelden (vgl. [X.],
[X.] 2011, 903 Rn. 20

Atemgasdruck-13
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11
-
steuerung). Das rechtfertigt
es
aber nicht, einem konkreten Beitrag zur Ausge-staltung der Erfindung die Qualität einer schöpferischen
([X.]leistung abzusprechen. Soweit das Berufungsgericht dies im Hinblick auf vorbekannten Stand der Technik verneinen will ([X.], vorletzter Abs.), ist seine Auffassung wiederum von der Fehlvorstellung beeinflusst, dass nur Beiträge mit der Quali-tät einer erfinderischen Tätigkeit den Rang als (M)Erfinder
begründen können.

[X.] Das Berufungsurteil ist
deshalb aufzuheben und der [X.] wiederzueröffnen. Dazu weist der Senat vorsorglich auf Folgendes hin.
1.
Die Annahme des Berufungsgerichts, die in Prozessstandschaft für die Miterfinder [X.] erhobene Klage sei unzulässig, weil der Kläger selbst nicht Miterfinder sei, begegnet rechtlichen
Bedenken. Ob ihm der Status des Miterfinders zuzuerkennen ist, hängt, da dies
zwischen den Parteien streitig ist, vom Ausgang des vorliegenden Rechtsstreits ab. [X.] die Ansicht des Be-rufungsgerichts
zu, hinge die Zulässigkeit der für die anderen Miterfinder in Prozessstandschaft erhobenen Klage von der Begründetheit der vom Kläger aus eigenem Recht erhobenen Klage ab, was allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen widerspräche.
2.
Im wiedereröffneten [X.] wird das Berufungsge-richt auch zu überprüfen haben, ob die Beklagte, wie das [X.] meint, die Erfindung nicht wirksam in Anspruch genommen hat, weil die als Anlage
[X.] zu den Akten gereichte Erklärung nicht dem Schriftformerfordernis aus §
6 Abs.
2 ArbEG aF
in Verbindung mit § 126 BGB
genügt.
Das für eine Vielzahl vorformulierte Schriftstück [X.] ist zwar so aufge-teilt, dass die Unterschriftsleiste
räumlich nur die Erklärung der Beklagten über den Empfang der jeweiligen [X.] abdeckt, während die durch 14
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wahlweises
Ankreuzen
von Feldern abzugebende Erklärung, ob die fragliche Diensterfindung unbeschränkt bzw. beschränkt in Anspruch genommen oder ob sie freigegeben wird, sich darunter befindet. Das Berufungsgericht wird aber zu erwägen haben, ob die durch maschinenschriftliches
Ankreuzen abgegebene Erklärung nach den maßgeblichen gesamten Umständen nicht doch durch die Unterschrift gedeckt sein könnte. Dafür kann insbesondere von Bedeutung sein, dass das als
"Eingangsbestätigung/Inanspruchnahme/Freigabeerklärung"
über-schriebene Schriftstück als Empfangsbestätigung seitens der Erfindungsmelder
gedacht ist. Es schließt mit der an die Arbeitnehmer gerichteten Bitte, "den [X.] durch Unterzeichnen und unverzügliche Rückgabe zu bestätigen", der die Erfindungsmelder im Streitfall auch nachgekommen sind. Es erscheint mit Blick auf diese Ausgestaltung als Empfangsbestätigung frag-lich, ob die zergliedernde Betrachtung des [X.]s dem [X.] Sinngeh-alt des [X.] gerecht wird. Bei dieser Lesart erschöpfte sich der Erklärungsgehalt der Urkunde darin, dass der Arbeitgeber den Empfang der [X.] bestätigt und die [X.] ihrerseits den [X.] dieser Empfangsbestätigung quittieren, was mit der Verwendung des [X.] ersichtlich, und auch für den Arbeitnehmer erkennbar,
nicht allein be-zweckt war.
Aus der vom [X.] herangezogenen Rechtsprechung des [X.] zur fehlenden Beweiskraft eines
Namenszugs als Unterschrift auf einem
Banküberweisungsträger oberhalb der die Überweisung betreffenden Daten (sogenannte "Oberschrift", vgl. [X.], Urteil vom 20.
November 1990

XI
ZR
107/89, [X.]Z 113, 48)
bzw. seitlich im oberen Bereich neben einem
Quittungstext ([X.], Urteil vom 21.
Januar 1992
XI
ZR
71/91, [X.], 829)
kann nicht verallgemeinernd abgeleitet werden, dass die Wahrung der Schrift-form kategorisch zu verneinen
ist, wenn die Unterschrift eine Erklärung nicht in ihrer Gesamtheit räumlich abschließt (vgl. insoweit etwa [X.], Urteil vom 18
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13.
Oktober 1994
IX
ZR
25/94, NJW 1995, 43). Vielmehr ist eine alle Umstän-de des jeweiligen Einzelfalls berücksichtigende Gesamtwürdigung angezeigt
(vgl. [X.].BGB/[X.], 6. Aufl., § 126 BGB Rn. 10).

Meier-Beck
[X.]
[X.]

Schuster
Deichfuß
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 28.04.2010 -
2-6 O 696/08 -

O[X.], Entscheidung vom 26.05.2011 -
6 [X.] -