Bundespatentgericht, Beschluss vom 05.05.2010, Az. 28 W (pat) 119/09

[X.] ist Inhaberin der Wortmarke 306 75 376

HAPPY [X.]

die am 11. Dezember 2006 angemeldet und am 20. März 2007 für die nachfolgend aufgeführten Waren der Klassen 14, 18 und 25

in das [X.]register eingetragen wurde.

[X.]gegnerin hat die Löschung der Marke beantragt und zur Begründung vorgetragen, der Marke hätten bereits zum Eintragungszeitpunkt absolute Schutzhindernisse entgegengestanden, die auch aktuell noch gegeben seien. Das [X.]wort „ [X.]“ werde von den angesprochenen Verkehrskreisen als sachbeschreibender Begriff mit der Bedeutung „Anhänger, [X.], Amulett“ verstanden und auch der vorangestellte Bestandteil „ [X.]“ erschöpfe sich in einer werbeüblichen Sachaussage. Deshalb weise die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit keine Unterscheidungskraft auf, sondern beinhalte lediglich einen als werbemäßige Anpreisung gestalteten Hinweis auf die Art und angebliche Wirkung der beanspruchten Waren. Aufgrund ihres beschreibenden [X.] bestehe an der Wortfolge „ [X.][X.]“ zudem ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.].

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag fristgemäß widersprochen und zur Begründung vorgetragen, es fehle an jeglichen konkreten Anhaltspunkten dafür, dass die behaupteten Schutzhindernisse bereits zum Eintragungszeitpunkt vorgelegen hätten. Die Antragstellerin habe weder einen unmittelbar erfassbaren beschreibenden Begriffsinhalt der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit dargelegt, noch einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren aufzeigen können. Auf die Bedeutung der einzelnen Bestandteile der Marke komme es aber in markenrechtlicher Hinsicht nicht an. Mangels eines sachbezogenen Begriffsinhalts könnten der Marke keine Schutzhindernisse entgegengehalten werden. Zudem habe auch das [X.] immer wieder vergleichbare [X.] eingetragen, ebenso wie Patent- und [X.]ämter anderer Länder.

[X.] hat mit Beschluss vom 28. August 2009 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet, – ausgenommen von der Löschungsanordnung wurden lediglich die Waren „Häute und Felle“. Im Hinblick auf die gelöschten Waren sei der Begriff „ [X.][X.]“ geeignet, die Art oder Zweckbestimmung der beanspruchten Waren zu beschreiben, indem er schlagwortartig darauf hinweise, dass es sich dabei um „fröhliche Anhänger“, also Anhänger mit einem positiven Assoziationsgehalt handle. Die gelöschten Waren könnten entweder selbst solche Anhänger sein oder Waren, an denen derartige Anhänger angebracht werden können. Die angegriffene Marke bezeichne damit die Art, die Beschaffenheit und die Bestimmung der beanspruchten Waren, weshalb ihr bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] entgegenstehe. Auf das Vorliegen des [X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] komme es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

Gegen diesen Beschluss hat die [X.]inhaberin und Löschungsantragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Zur Begründung hat sie vorgetragen, die [X.]abteilung habe nicht hinreichend berücksichtigt, dass bereits eine geringe Unterscheidungskraft ausreichend sei, um die Schutzfähigkeit der angegriffenen Marke zu bejahen. Dieses Maß an Unterscheidungskraft weise die Marke in jedem Fall auf, da bei dem von der [X.]abteilung herangezogenen Bedeutungsgehalt „fröhliche [X.], fröhliche Anhänger“ keine beschreibende Aussage im Vordergrund stehe. Dies gelte ganz besonders für die beanspruchten Waren der Klassen 18 und 25. Vielmehr handle es sich bei der angegriffenen Marke um eine mehrdeutige Bezeichnung, was nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung für ihre Schutzfähigkeit spreche. Ein Freihaltungsbedürfnis an der angegriffenen Bezeichnung scheide ebenfalls aus. Die Entscheidung der [X.]abteilung leide auch insoweit an einem Begründungsmangel, als die darin getroffenen Feststellungen mit keinerlei Belegen untermauert worden wären.

Für den Fall der Zurückweisung der Beschwerde regt die [X.]inhaberin und Löschungsantragsgegnerin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

[X.] beantragt sinngemäß,

den Beschluss der [X.]abteilung 3.4. des [X.], vom 28. August 2009 aufzuheben und den Löschungsantrag zurückzuweisen sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin, beantragt sinngemäß

die Beschwerde zurückzuweisen.

[X.] habe völlig zu Recht und mit überzeugender Begründung die teilweise Löschung der angegriffenen Marke angeordnet. Aufgrund ihres eindeutig produktbezogenen [X.] sei sie für sämtliche nun noch verfahrensgegenständlichen Waren als schutzunfähig zu werten. Dies gelte auch hinsichtlich der fraglichen Waren der Klassen 18 und 25. Insoweit sei auch der lexikalisch belegbare Begriffsgehalt „[X.]“ des [X.] Wortes „ CHARM “ zu berücksichtigen, worauf die Antragstellerin bereits im patentamtlichen Verfahren hingewiesen und entsprechende lexikalische Auszüge vorgelegt habe. Auch die [X.]inhaberin selbst verwende den Begriff „ [X.]“ in einem beschreibenden Sinne, etwa auf ihrer Homepage, wo sie [X.] u a. als Glücksbringer bewerbe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der [X.]abteilung und auf den Akteninhalt Bezug genommen.

[X.] ist zulässig, in der Sache jedoch unbegründet. Die Marke „ [X.][X.]“ ist zu Recht im Umfang der verfahrensgegenständlichen Waren gelöscht worden, denn sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch aktuell standen bzw. stehen ihr die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] entgegen.

Der Ausschlusstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] soll die Entstehung von markenrechtlichen Monopolen an beschreibenden Zeichen oder Angaben verhindern und damit dem Allgemeininteresse an der freien Verwendbarkeit solcher Bezeichnungen Rechnung tragen. Der Tatbestand ist dabei nicht etwa auf ein von vorneherein festgelegtes Spektrum von Produktmerkmalen beschränkt, sondern erfasst sämtliche im Verkehr relevanten Merkmale der jeweils einschlägigen Waren, was bereits durch die Formulierung „...zur Bezeichnung sonstiger Merkmale“ verdeutlicht wird. Dies gilt grundsätzlich auch für [X.], die aus fremdsprachigen Wörtern bestehen. In diesen Fällen ist ein Freihaltebedürfnis allerdings nur dann anzunehmen, wenn die beschreibende Bedeutung der Marke von den inländischen Verkehrskreisen ohne Weiteres erkannt wird, oder wenn die Mitbewerber das [X.]wort für den Import/Export bzw. für den inländischen Absatz zur ungehinderten beschreibenden Verwendung benötigen (vgl. [X.] GRUR 2006, 411, 413, [X.]. 26 – Matratzen [X.]/[X.]).

Wie die [X.]inhaberin zutreffend geltend gemacht hat, ist die Wortfolge „ [X.][X.]“ als feststehender Begriff lexikalisch nicht nachweisbar. Die Zurückweisung einer Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] setzt jedoch weder voraus, dass die angemeldete Marke lexikalisch belegt werden kann, noch dass sie bereits für die einschlägigen Waren oder Dienstleistungen beschreibend verwendet wird. Vielmehr kommt es lediglich darauf an, ob ein Zeichen oder Angabe zur Beschreibung relevanter Produktmerkmale „dienen kann“ – oder nicht. Ein Wortzeichen ist daher nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Produkte oder Leistungen bezeichnen kann (vgl. zu dem entsprechenden Ausschlusstatbestand des Artikel 7 Abs. 1 Buchst. c GMV [X.] [X.] 2008, 160, 162, [X.]. 35 – Hairtransfer ; sowie zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] [X.], 900, [X.]. 12 – [X.], [X.]).

Dem inländischen Publikum ist das aus dem [X.] stammende, inzwischen längst auch in die [X.] Umgangs- und Werbesprache eingegangene [X.]wort „ [X.]“ (vgl. [X.] – [X.], 6. Aufl. [X.] 2006 [CD-ROM]) in seinem Bedeutungsgehalt „glücklich, fröhlich“ ohne Weiteres verständlich. Mit diesem auch im Inland geradezu inflationär verwendeten [X.] sollen emotionale Erwartungen und Befindlichkeiten der beteiligten Verkehrskreise angesprochen und den beworbenen Produkten ein positives Image vermittelt werden. Das Ziel ist es dabei, die Verbraucher zum Kauf der entsprechenden Waren zu animieren bzw. zumindest ihre Aufmerksamkeit zu erregen (vgl. [X.], 587 – Happy). Das weitere [X.]wort „ [X.]“ ist den angesprochenen Verkehrskreisen als Sachbezeichnung für eine bestimmte Schmuck- bzw. Anhängerart geläufig und darüber hinaus auch in seinem Sinngehalt von „[X.]“ verständlich (vgl. hierzu die beiden bereits im patentamtlichen Verfahren von der Antragstellerin eingereichten lexikalischen Nachweise aus [X.], Wörterbuch für Schule und Studium [X.] – [X.] , 2001 – charm; sowie [X.] COLLINS, [X.]/[X.], [X.]/[X.] , 1991 – charm). Dies gilt umso mehr, als zusätzlich zu den hier angesprochenen [X.] auch der mit den fraglichen Waren befasste Handel zu berücksichtigen ist, der über besonders qualifizierte Sprachkenntnisse verfügt (vgl. [X.] GRUR 2006, 411 ff, [X.]. 24 – Matratzen [X.]/[X.]; [X.] GRUR 1999, 723, 725, [X.]. 29 – [X.]). Mit den sich somit ergebenden Begriffsgehalten „fröhliche [X.], fröhliche Anhänger“ bzw. „fröhliche [X.]e“ kann die angegriffene Marke zur beschreibenden Bezeichnung relevanter Merkmale dienen, nämlich der Art, der Beschaffenheit bzw. der Zweckbestimmung der verfahrensgegenständlichen Produkte.

So kann es sich bei den verfahrensgegenständlichen Waren der [X.] um derartige [X.] handeln, wie etwa bei den für die Marke registrierten [X.], Schmuckwaren, Anhänger und Armbänder, oder um solche Waren, die zur Herstellung von [X.] bestimmt sind, wie bspw. Edelmetalle und deren Legierungen, Edelsteine, Perlen sowie Leder und Lederimitationen. Andere Produkte können mit [X.] kombiniert bzw. ausgestattet sein, wie z. [X.], Ohrclips, Broschen oder Halsbänder. Zur Veranschaulichung für das breite Spektrum an Waren, für die [X.] als Accessoires in Betracht kommt, kann beispielhaft auf das Sortiment der [X.]inhaberin selbst hingewiesen werden, das etwa [X.] auch als Schmuckutensilien umfasst, die an Handys angebracht werden können (vgl. hierzu unter [X.]). Im Zusammenhang mit weiteren Waren der angegriffenen Marke wird dagegen ihre Bedeutung „fröhliche [X.]e“ im Vordergrund stehen, die ebenfalls als produktbezogene Sachangabe [X.] § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zu werten ist. So können die fraglichen Waren schlicht in diesem Sinne beworben werden und dabei auch mit „glückbringenden“ Motiven versehen sein. Auch hier ist die Bandbreite von Produkten, für die ein solcher Modetrend in Betracht kommen kann, äußerst weit zu ziehen und kann z. B. Sattlerwaren, Reisekoffer, Regenschirme oder Spazierstöcke ebenso umfassen wie Bekleidungsstücke oder Kopfbedeckungen. Dass sich die Vorstellungen der angesprochenen Verbraucher über Glück häufig unterscheiden werden, ist insoweit irrelevant, da der Ausschlusstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] auch Produktmerkmale erfasst, die individuell unterschiedliche Assoziationen oder Wertungen auslösen bzw. wissenschaftlich nicht belegbar sind. Maßgeblich ist vielmehr nur, ob es sich bei den fraglichen Merkmalen um Produkteigenschaften handelt, die für den angesprochenen Verkehr wesentlich sind, was im vorliegenden Fall zu bejahen ist. Auch der [X.] hat in seiner Rechtsprechung ausdrücklich hervorgehoben, dass es für die Zurückweisung einer beschreibenden Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht erforderlich ist, dass die fragliche Sachaussage feste begriffliche Konturen besitzt oder sich bereits eine einhellige Auffassung zu ihrem Bedeutungsgehalt gebildet hat (vgl. [X.], 900 – [X.]).

Die Aussage „ [X.][X.]“ hebt somit im Hinblick auf sämtliche verfahrensgegenständlichen Waren in völlig werbeüblicher Weise eine (wenn auch lediglich behauptete) relevante Eigenschaft der verfahrensgegenständlichen Produkte hervor, zumal nicht zuletzt auf den im vorliegenden Fall einschlägigen [X.] vergleichbare subjektive Elemente bei der Kaufentscheidung eine erhebliche Rolle spielen. Aus diesem Grund steht der angemeldeten Marke ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendbarkeit entgegen, so dass sie bereits wegen des [X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zu löschen ist. Für die Annahme eines [X.] der genannten Norm ist es dabei keineswegs erforderlich, dass sich eine beschreibende Verwendung der angegriffenen Marke bereits zum Zeitpunkt ihrer Eintragung belegen lässt, da der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] – wie bereits dargelegt – keinen Nachweis einer neuheitsschädlichen Vorbenutzung voraussetzt (vgl. hierzu [X.] [X.], 674, [X.]. [X.]). Der Eignung zur Merkmalsbeschreibung [X.] § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] steht auch nicht entgegen, dass die angegriffene Marke unterschiedliche Bedeutungen aufweist, da jeder der fraglichen Begriffsgehalte warenbeschreibender Natur ist (vgl. [X.] [X.], 146, [X.]. 32 – [X.]; [X.], 900, [X.]. 15 – [X.]; [X.] GRUR 2006, 760, [X.]. 14 – [X.]).

Somit ist davon auszugehen, dass die angegriffene Marke sowohl zum Eintragungszeitpunkt als auch noch aktuell von den angesprochenen Verkehrskreisen für die verfahrensgegenständlichen Waren nur als beschreibender, werbeüblicher Sachhinweis in dem oben dargestellten Sinne verstanden wurde bzw. wird, so dass bereits das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] erfüllt ist.

Darüber hinaus fehlt(e) der angegriffenen Marke jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.]. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass merkmalsbeschreibenden Angaben [X.] § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] in aller Regel auch die erforderliche Unterscheidungskraft abzusprechen ist (vgl. [X.] [X.], 680 ff., [X.]. 19 – [X.]; [X.] GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch; sowie Hacker, [X.]recht, 2007, [X.]. 127 [X.]). Unterscheidungskraft [X.] von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. [X.] GRUR 2006, 233, 235, [X.]. 45 – Standbeutel; [X.] GRUR 2003, 604, 608, [X.]. 62 – [X.]). Auch wenn die höchstrichterliche Rechtsprechung die „Multifunktionalität“ von [X.] durchaus anerkennt, ist die Herkunftsfunktion von [X.] nach ständiger Rechtsprechung als ihre Hauptfunktion anzusehen (vgl. [X.] GRUR 2009, 756, 761, [X.]. 58 – [X.]; [X.] GRUR 2006, 229, 230; [X.]. 27 ff. – [X.]; [X.], 710, [X.]. 12 – [X.]; [X.] [X.] 2006, 395, 397, [X.]. 18 – [X.], [X.]). Die Vergabe kennzeichenrechtlicher Monopole kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. [X.] GRUR 2003, 55, 57 f., [X.]. 51 – [X.]; [X.] GRUR 2001, 1148, 1149 – [X.]; [X.], 710, [X.]. 12 – [X.]; [X.] [X.] 2006, 395, 397, [X.]. 18 – [X.], [X.]). Ist diese Voraussetzung – wie im vorliegenden Fall – nicht gegeben, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. [X.] GRUR 2008, 608, 610, [X.]. 59 – [X.]; [X.] [X.], 943, 944, [X.]. 26 – SAT.2; [X.] GRUR 2003, 604, 608, [X.]. 60 – [X.]).

Die bereits angesprochene Mehrdeutigkeit der angegriffenen Marke vermittelt ihr im Übrigen auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft, da jede der dargestellten Bedeutungen warenbeschreibender Natur ist (vgl. hierzu [X.], [X.], 146, [X.]. 32 – [X.]). Auch der [X.] hat diesen Grundsatz in seiner – von der [X.]inhaberin zitierten – „[X.] nicht etwa in Frage gestellt, sondern lediglich ausgeführt, die Mehrdeutigkeit und Interpretationsbedürftigkeit einer Werbeaussage könne „einen Anhalt“ für eine hinreichende Unterscheidungskraft bieten (vgl. [X.] GRUR 2009, 949, [X.]. 12 – [X.]). Im vorliegenden Fall ist die Sachlage aber derart eindeutig, dass diese Anhaltswirkung als entkräftet bzw. widerlegt anzusehen ist.

Der Eintragung der angegriffenen Marke stand daher bereits zum Eintragungszeitpunkt die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] entgegen, die auch aktuell noch fortbestehen.

[X.] beruft sich auch ohne Erfolg auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen bzw. die Eintragung der angegriffenen Marke in anderen Ländern. Die Schutzfähigkeit einer Marke ist nur auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben und nicht etwa (auch) auf der Grundlage einer möglicherweise einschlägigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (vgl. [X.] [X.] 2009, 478, 484, [X.]. 57 – [X.]). Der Umstand, dass Voreintragungen – zu Recht oder zu Unrecht – erfolgt sind, kann lediglich in die umfassende Schutzfähigkeitsprüfung des konkreten Einzelfalls miteinbezogen werden (vgl. [X.] [X.] 2009, 201 – Schwabenpost; [X.] GRUR 2009, 778, 779, [X.]. 18 – [X.]). In diesem Sinne hat der Senat bei der Beurteilung des streitgegenständlichen Zeichens die von der [X.]inhaberin angeführten Voreintragungen berücksichtigt, ohne dass sich hieraus jedoch schutzfähigkeitsbegründende Gesichtspunkte ergeben hätten.

[X.] war somit zurückzuweisen. Für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung.

Die angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde kam ebenfalls nicht in Betracht, weil die Voraussetzungen hierfür nicht gegeben sind. Weder ist eine konkrete Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden (§ 83 Abs. 2 Nr. 1 [X.]) – und wurde von der Beschwerdeführerin auch nicht benannt – noch erfordert die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des [X.] (§ 83 Abs. 2 Nr. 2 [X.]). Vielmehr ging es im vorliegenden Verfahren um die Klärung rein tatsächlicher Fragen sowie um die Subsumtion des Sachverhalts unter die absoluten Schutzhindernisse der § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.], deren Beurteilung auf tatrichterlichem Gebiet liegt. Die vorliegende Entscheidung ist dabei in jeder Hinsicht auf der Grundlage der Rechtsprechung des [X.] sowie des [X.] ergangen.

Ebenso wenig kam eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht, weil es selbst bei Annahme einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der [X.]inhaberin und Löschungsantragsgegnerin an der erforderlichen Kausalität zwischen Verfahrensfehler und der Notwendigkeit der Beschwerdeeinlegung fehlen würde.