Bundespatentgericht, Beschluss vom 29.01.2013, Az. 29 W (pat) 16/11

Die [X.] 863.20 (gelb, grau)

der Beschwerdegegnerin ist am 11. September 2007 angemeldet und am 13. März 2008 in das Markenregister eingetragen worden für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 36, 42 und 45 der

[X.]:Aktualisierung von Werbematerial, Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten, Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen, Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung, [X.] für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen), betriebswirtschaftliche Beratung, Buchführung, Buchprüfung, Büroarbeiten, [X.] mittels Computer, Dienstleistungen einer Werbeagentur, Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen, Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers, Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten, Erstellen von Statistiken, Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten, Erstellung von [X.], Erstellung von Rechnungsauszügen, Erstellung von Steuererklärungen, Herausgabe von Druckerzeugnissen für Werbezwecke auch in elektronischer Form, Herausgabe von Statistiken, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit ([X.]), organisatorische Beratung, Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen, Präsentation von Firmen im [X.] und anderen Medien, Sekretariatsdienstleistungen, Unternehmensberatung, Werbung, Werbung durch Werbeschriften.

Hiergegen hat die Beschwerdeführerin Widerspruch aus zwei Marken erhoben:

Die Widerspruchsmarke 306 71 846

ist am 2. Februar 2007 für die Dienstleistungen der Klassen

[X.]:

Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung; Zusammenstellen, Systematisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; ausschließlich in Verbindung mit dem Betreiben von Hotels;

Klasse 41:

Unterhaltung, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, die der Erholung und Vergnügungen dienen; Vorbereitung, Organisation, Durchführung von Ausstellungen (kulturell), Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien und Workshops (Ausbildung); Betreuungsservice für Gäste, nämlich Unterhaltung;

Klasse 43:

Dienstleistungen von Hotels, Motels und Resorthotels; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Restaurant-, Bar- und Cateringdienstleistungen; Vermietung von Versammlungsräumen für Ausstellungen, Konferenzen, Kongresse, Seminare, Symposien und Workshops; [X.] für [X.] und andere Unterkünfte; Zubereitung von Speisen und Getränken;

eingetragen worden.

Die Widerspruchsmarke 307 23 183

ist am 3. Juli 2007 für die Dienstleistungen

[X.]:

Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Werbung und des Marketing; Dienste auf dem Gebiet der Verkaufsförderung; Entwicklung von Kundenbindungssystemen (Treueprogrammen) für Marketingzwecke; Zusammenstellen, Systematisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken;

Klasse 41:

Unterhaltung, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, die der Erholung und Vergnügungen dienen; Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen (kulturell), Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Symposien und Workshops (Ausbildung); Betreuungsservice für Gäste, nämlich Unterhaltung;

Klasse 43:

Dienstleistungen von Hotels, Motels und Resorthotels; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen; Restaurant-, Bar- und Cateringdienstleistungen; Vermietung von Versammlungsräumen für Ausstellungen, Konferenzen, Kongresse, Seminare, Symposien und Workshops; [X.] für [X.] und andere Unterkünfte; Zubereitung von Speisen und Getränken;

eingetragen worden.

Die Widersprüche richteten sich zunächst gegen „alle identischen und ähnlichen Waren und Dienstleistungen“. Sodann hat die Beschwerdeführerin im Amtsverfahren mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2008 vorgetragen, zwischen den Marken bestehe im Bereich der beanspruchten Dienstleistungen der [X.] Verwechslungsgefahr.

Die Markenstelle für [X.] hat die Widersprüche durch Beschluss vom 18. November 2010 zurückgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Widersprechenden, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss des [X.] vom 18. November 2010 aufzuheben und das [X.] anzuweisen, die Löschung der angegriffenen Marke für die Dienstleistungen der [X.] anzuordnen.

Die Beschwerdegegnerin hat im Verfahren nicht Stellung genommen.

Im Amtsverfahren hat sie vorgetragen, eine Verwechslungsgefahr bestehe nicht, da die [X.] GmbH andere Dienstleistungen anbiete als die Widersprechende. Auch die Zeichen seien einander nicht ähnlich, da die Buchstabenfolge „[X.]“ in der angegriffenen Marke groß und in den [X.] klein geschrieben werde. [X.] stehe bei der Widersprechenden für [X.], während es bei der angegriffenen Marke für die Vornamen [X.] und [X.] stehe. Die Wortbestandteile „[X.] GmbH“ bildeten eine Einheit und erhielten nur zusammen einen Sinn. Auch die Bilder der Marken seien völlig unterschiedlich.

Zum weiteren Vortrag wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist nur hinsichtlich der im Tenor genannten Dienstleistungen aufgrund des  Widerspruchs aus der Marke 306 71 846 begründet.

Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt ([X.] 2008, 405 [X.]. 10 - [X.]; [X.], 906 - [X.]; [X.], 258, 260 Rdnr. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 484, 486 Rdnr. 23 – Metrobus; GRUR 2010, 235 Rdnr. 15 - [X.]/[X.]; [X.] GRUR 2006, 237, 238 – PICARO/PICASSO).

Bei den zu vergleichenden Dienstleistungen der [X.] ist von der [X.] auszugehen, da Fragen der Benutzung nicht aufgeworfen worden sind. Zwischen den zu vergleichenden Dienstleistungen besteht zum Teil Identität, zum Teil enge Ähnlichkeit.

Eine Ähnlichkeit von beiderseitigen Waren oder Dienstleistungen ist dabei grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder [X.], ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben oder ggf. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen ([X.], 507, 508 – [X.]/R[X.], GRUR 2004, 601 - d-c-fix/[X.], [X.] [X.] 2009, 47, 53 Rdnr. 65 – Edition Albert René).

Die Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Aktualisierung von Werbematerial“, „Buchführung“, „Büroarbeiten“, „[X.] mittels Computer“, „Dienstleistungen eines Steuerberaters, nämlich Erstellen von Steuererklärungen“, „Erstellung von Rechnungsauszügen“, „Erstellung von Steuererklärungen“ sowie „Lohn- und Gehaltsabrechnung“, sind mit der Dienstleistung der Widerspruchsmarke „Unternehmensverwaltung“ identisch oder hochgradig ähnlich. Denn alle diese Leistungen fallen bei der Verwaltung von Unternehmen an.

Zwischen den Dienstleistungen der jüngeren Marke „Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen“, „Beratungsdienste in Fragen der Geschäftsführung“, „betriebswirtschaftliche Beratung“, „Entwicklung von Werbe- und Marketingkonzepten“, „Marketing“, „Öffentlichkeitsarbeit ([X.])“, „organisatorische Beratung“, „Unternehmensberatung“ „Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten“, „Dienstleistungen eines Wirtschaftsprüfers“, „Buchprüfung“, „Erstellen von betriebswirtschaftlichen Gutachten“, „Erstellung von [X.]“ und der Dienstleistung „Geschäftsführung“ der Widerspruchsmarke besteht Identität bzw. enge Ähnlichkeit, da die genannten Dienstleistungen in den Tätigkeitsbereich eines Geschäftsführers fallen oder von Unternehmen angeboten werden, die auch die „Geschäftsführung“ für Drittunternehmen anbieten. Interims Manager, die die Geschäftsführung für Dritte typischerweise erbringen, erstellen nach den Recherchen des Senats häufig auch betriebswirtschaftliche Gutachten, die Basis für Zukunftsentscheidungen der [X.] sind. Verbreitet wird Interim Management auch von Wirtschaftsprüfern angeboten.

- www.interim-management.de: [X.] HEUSE GMBH Projektliste;

- EO EXECUTIVES [X.]: Der [X.]: Forschung und Analyse zum [X.] Interim-Management-Markt, 2011;

- www.wirtschaftsprüfer-muenchen.eu: Interim Management: „Hier können wir helfen, denn als Wirtschaftsprüfer sind wir in der Lage, uns schnell in Aufgabengebiete aus den Bereichen Rechnungslegung, Reporting, Abschlusserstellung oder Steuern einzuarbeiten;“

- [X.]: „Sofern erforderlich, übernehmen wir im Unternehmen „[X.]“ die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen - bis hin zur Übernahme der Geschäftsführung durch unsere erfahrenen Interimsmanager.“

Durchschnittliche Ähnlichkeit besteht auch zwischen den Dienstleistungen der angegriffenen Marke „Dienstleistungen einer Werbeagentur“, „Herausgabe von Druckerzeugnissen für Werbezwecke auch in elektronischer Form“, „Herausgabe von Statistiken“, „Planung und Gestaltung von Werbemaßnahmen“, „Präsentation von Firmen im [X.] und anderen Medien“, „Werbung“, „Werbung durch Werbeschriften“ und der Dienstleistung „Zusammenstellen, Systematisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; ausschließlich in Verbindung mit dem Betreiben von Hotels“ der Widerspruchsmarke. Die Widerspruchsdienstleistung bezieht sich nicht in erster Linie auf die technische Pflege von Datenbanken, sondern auf die darin enthaltenen Inhalte. Diese können der Werbung dienen. Im Zuge der wachsenden Bedeutung der digitalen Medien für die Werbung bieten Werbeagenturen zunehmend auch die [X.] in digitalen Netzen als Dienstleistung an.

- [X.]: almayo MedienDesign;

- www.kreativfabrik-werbeagentur.de: Webdesign & Realisierung

dd)Unähnlich sind dagegen in [X.] der angegriffenen Marke die Dienstleistungen „[X.] für Dritte (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen)“ und „Sekretariatsdienstleistungen“.

Die hier im Ähnlichkeitsbereich liegenden Dienstleistungen der [X.] wenden sich überwiegend an den Fachverkehr, nämlich Unternehmer und leitende Angestellte von Unternehmen, die den Kennzeichen auch wegen der mit den Leistungen verbundenen Bedeutung für ihre Unternehmen mit besonderer Aufmerksamkeit entgegen treten. Daher verringert sich der von der angegriffenen Marke einzuhaltende Abstand der Zeichen, gleichwohl ist zwischen den Marken auch in diesen Bereichen ein deutlicher Abstand erforderlich.

Maßgebend für die Beurteilung der Markenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken, wobei von dem allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. [X.] GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - [X.]; [X.] 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Der Grad der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen ist dabei im Klang, im (Schrift)Bild und im [X.] zu ermitteln. Für die Annahme einer Verwechslungsgefahr reicht dabei regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht aus ([X.], 340, 347 - Lions; [X.] 2008, 393, 395 Rdnr. 21 - [X.]). Zudem ist bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden Marken abzuheben als auf die Abweichungen, weil erstere stärker im Erinnerungsbild zu haften pflegen. Für den Gesamteindruck eines Zeichens ist insbesondere der Wortanfang von Bedeutung, weil der Verkehr diesem regelmäßig größere Beachtung schenkt als Endsilben ([X.], 783, 784 – [X.]/NEURO-FIBRAFLEX).

Die Marken sind klanglich identisch. Klanglich werden Wort-/Bildmarken grundsätzlich ausschließlich durch ihren Wortbestandteil bestimmt. Dabei wird die angegriffene Marke von der Buchstabenfolge „[X.]“ geprägt. Da die Wortbestandteile der angegriffenen Marke „[X.]“ und „GmbH“ glatt beschreibend sind, dürfen sie aus Rechtsgründen in den Ähnlichkeitsvergleich nicht mit einbezogen werden (BGH [X.], 714 Rz. 58 – idw).

„GmbH“ weist ausschließlich auf die Rechtsform des Anbieters hin.

Der Begriff „[X.]“ stammt aus der [X.] und ist die Pluralform von „system“, das die Bedeutungen „System“, „Ordnung“, „Anlage“, „Organismus“ oder „Regime“ hat ([X.], Großwörterbuch [X.] - [X.], [X.] 2008).

Dem Begriff fehlt jegliche Unterscheidungskraft für die hier im Streit stehenden Dienstleistungen der [X.]. Bei den beanspruchten Dienstleistungen kann die Entwicklung, Einführung, Verbesserung oder Benutzung von [X.] im Mittelpunkt stehen. Das gilt für betriebswirtschaftliche Beratungsdienstleistungen ebenso wie für die Dienstleistungen von Steuerberatern, das Marketing, Werbung und die Öffentlichkeitsarbeit. Auch die Leistungen im Zusammenhang mit Buchführung, Abrechnungen und Dateiverwaltungen werden innerhalb bestimmter [X.]trukturen erbracht, mit deren Qualität die Dienstleister werben.

- www.mlm-marktingsstrategie.de: MLM Marketing System: Starten Sie Ihr eigenes MLM Marketing System;

- www.socoto.com: Sie betreuen ein vielköpfiges Filial- oder Partnernetz … wenn sich das alles plötzlich mit einem einzigen System und auf den berühmten Knopfdruck für alle Beteiligten bewerkstelligen lässt, dann klingt das doch gleich viel entspannter“;

- [X.]: [X.] Werbung steht für Werbung mit System.

- www.interimmanagement-kimpel.de: Brauchen Sie in Ihrem Unternehmen Unterstützung durch einen Interimsmanager bei der … Umstrukturierung oder Sanierung … Optimierung Ihrer Controllings-Systeme und Ihres [X.] … Dann sind wir der richtige Partner für Sie“;

- [X.] Interim Management GmbH: „[X.] sammelt und speichert nach einer intelligenten Systematik Management- und Wissensressourcen…“;

- www.neuesmarkting.de: „CMS-Systeme Ein Content-Management-System, Kurz CMS, übersetzt Inhaltsverwaltungssystem, ist ein System zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten einer [X.] Seite. Diese können aus Text- und [X.] bestehen. [X.] arbeitet mit den Systemen [X.], [X.], [X.] und [X.], sowie mit individuell programmierten Systemen“;

- www.koehlerpaper.com.de: „Geschäftsprozesse und Systemabläufe kommen bei der [X.] regelmäßig auf den Prüfstand. Als leistungsstarkes Instrument setzen wird das integrierte Kohler-Management-System ein“;

- www.controllingportal.de: „In der Unternehmenspraxis zeigt sich, dass unvorhergesehene Herausforderungen eine Anpassung der Steuerungs- bzw. Reportingsysteme erfordern“;

- www.wiese-steuerberatung.de: System Steuerberatung.

Den danach einzuhaltenden deutlichen Abstand hält die angegriffene Marke ein. Die zu vergleichenden Zeichen sind einander nicht ähnlich.

Aus dem unmittelbaren [X.] ergibt sich, dass eine schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken wegen der markanten gra[X.]ischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke und dem wesentlich längeren Wortbestandteil „[X.] pentahotels“ nicht besteht. Der Begriff „pentahotels“ nimmt an dem [X.] teil. Das Wort „penta“ stammt aus dem [X.] und bedeutet fünf. Es kommt zwar als Präfix auch in Fachbegriffen der [X.] vor, etwa in den Wörtern Pentagramm für [X.], Pentameter für ein Versmaß oder [X.] für ein Fünfeck, gleichwohl ist davon auszugehen, dass das angesprochene Publikum keine Kenntnisse der [X.] hat und deshalb die Bedeutung „fünf“ für „penta“ nicht kennt.  In der Zusammensetzung „pentahotels“ wirkt es daher wie ein Eigenname. Selbst wenn der [X.] Begriff „penta“ in seiner Bedeutung „fünf“ bekannt sein sollte, ist er keine Sachangabe für die unter dem Zeichen angebotenen Dienstleistungen. Die theoretisch mögliche Qualitätsbeschreibung als Fünf-Sterne-Hotel kommt nicht in Frage, denn sie wird nach den [X.] nicht ohne die Angabe „Sterne“ und nicht in [X.]n Zahlen ausgedrückt. Die angesprochenen Verbraucher werden den Begriff daher als Namen und damit als betrieblichen Herkunftshinweis auffassen, zumal er einen guten Klang hat und deshalb geeignet ist, sich im Gedächtnis einzuprägen. Die Buchstabenkombination „[X.]“ wird unmittelbar als Abkürzung des darunter stehenden Wortes pentahotels erfasst. Deshalb werden die Wortbestandteile als aufeinander bezogen wahrgenommen, sodass der Begriff „pentahotels“ trotz seiner geringeren Größe gegenüber „[X.]“ nicht in den Hintergrund tritt, sondern an dem [X.] in vollem Umfang teilnimmt. Die Rechtsprechung des [X.] zu der fehlenden Unterscheidungskraft von Kombinationen aus beschreibenden Angaben und deren Abkürzungen ([X.] GRUR 2012, 616-618 [X.] und [X.]) ist hier nicht einschlägig, da der abgekürzte Begriff keine Sachangabe darstellt. Eine schriftbildliche Ähnlichkeit scheidet deshalb aus.

Auch klanglich besteht keine Ähnlichkeit. Denn es stehen sich klanglich der Wortbestandteil „[X.]“ ohne die beschreibenden Zusätze „[X.]“ und „GmbH“ der angegriffenen Marke und „[X.] pentahotels“ der Widerspruchsmarke gegenüber. Diese unterscheiden sich wesentlich in der Länge und der Klangfarbe. Selbst wenn man beide Abkürzungen gleichermaßen als „peha“ ausspricht, verfügt die Widerspruchsmarke über insgesamt sechs Silben, während die angegriffene Marke aus nur zwei Silben besteht.

Schließlich scheidet auch eine begriffliche Ähnlichkeit aus. Dem angesprochenen Publikum erschließt sich die Bedeutung der Buchstabenkombination [X.] in der angegriffenen Marke nicht, während es das „[X.]“ in der Widerspruchsmarke unmittelbar als Abkürzung des darunter platzierten Wortes pentahotels versteht. Die Rechtsprechung des [X.] zu der fehlenden Unterscheidungskraft von Kombinationen aus beschreibenden Angaben und deren Abkürzungen ([X.] GRUR 2012, 616-618 [X.] und [X.]) ist hier nicht einschlägig, da der abgekürzte Begriff keine Sachangabe darstellt.

Für eine mittelbare Verwechslungsgefahr fehlt jeder Anhaltspunkt.

Daher war die Beschwerde insoweit zurückzuweisen.