Bundespatentgericht, Beschluss vom 14.12.2010, Az. 24 W (pat) 15/10

Gegen die am 25. Februar 2005 veröffentlichte Eintragung der Wort-/Bildmarke

für die Waren und Dienstleistungen

"Computersoftware für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Computersoftware für die Bereiche der Betriebssystem- und Softwareverteilung, der Softwareinventarisierung sowie der Sicherung und Wiederherstellung persönlicher Benutzereinstellungen in Betriebssystemen und Softwareapplikationen, Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Daten aller Art; Datenträger aller Art, insbesondere Compactdiscs, Disketten, CD-ROMs, DVDs; sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Hard- und Software; Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Support durch Training und Schulung in den Bereichen der Betriebssystem- und Softwareverteilung sowie des System- und Netzwerkmanagements und den damit verbundenen Prozessen; Erstellung von Computersoftware für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Erstellung von Computersoftware für die automatisierte Verteilung von Betriebssystemen und Softwareapplikationen, die Inventarisierung von materiellen und immateriellen [X.] sowie die Sicherung und Wiederherstellung persönlicher Benutzereinstellungen in Betriebssystemen und Softwareapplikationen; Entwicklung, Erstellung und Programmierung sowie Aktualisierung, Weiterentwicklung und Wartung der erstellten Software; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Datenspeicherung und Wiederherstellung von Computerdaten; technische Beratung für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Programmierung, [X.]Skripting , computergestützte Prozess- und Ablaufautomatisierung"

ist Widerspruch eingelegt worden aus der prioritätsälteren Wortmarke 394 07 783

eingetragen am 5. Dezember 1995 für die Waren und Dienstleistungen

"Datenverarbeitungsprogramme auf Datenträgern und Datenspeichern; Erstellung von [X.] für Dritte; Datenverarbeitungsgeräte; Lizenznahme und -vergabe, Einsatzberatung und -unterstützung sowie Anwenderschulung bezüglich [X.]".

Die Markenstelle für Klasse 42 des [X.] hat den Widerspruch mit [X.] vom 6. April 2006 aufgrund fehlender [X.] zurückgewiesen. Trotz hochgradiger Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit werde – unter Berücksichtigung einer unterdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke - der erforderliche [X.] eingehalten. Der Schutzumfang der aus zwei Buchstaben bestehenden Widerspruchsmarke sei eng zu bemessen und nur auf die eintragungsbegründende Eigenprägung zu beschränken. Auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sei "[X.]" ein häufig verwendetes Kürzel und stehe für eine Vielzahl von Bedeutungsinhalten. Die Zeichen unterschieden sich ferner in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht sowie im Sinngehalt deutlich voneinander. Nur ein Teil des Verkehrs werde die weiß dargestellten Elemente der jüngeren Marke als die Buchstabenkombination "[X.]" auffassen. Der andere Teil werde dagegen einen dreidimensionalen Effekt erkennen, der zwei Nullen an einem Stab aufgehängt erscheinen lasse.

Auf die Erinnerung der Widersprechenden wurde im Erinnerungsbeschluss vom 16. Januar 2009 der [X.] aufgehoben, soweit der Widerspruch hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen

"Computersoftware für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Computersoftware für die Bereiche der Betriebssystem- und Softwareverteilung, der Softwareinventarisierung sowie der Sicherung und Wiederherstellung persönlicher Benutzereinstellungen in Betriebssystemen und Softwareapplikationen, Geräte zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Daten aller Art; Datenträger aller Art, insbesondere Compactdiscs, Disketten, CD-ROMs, DVDs; sämtliche vorstehenden Waren in bespielter und unbespielter Form; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Hard- und Software; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Support durch Training und Schulung in den Bereichen der Betriebssystem- und Softwareverteilung sowie des System- und Netzwerkmanagements und den damit verbundenen Prozessen; Erstellung von Computersoftware für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Erstellung von Computersoftware für die automatisierte Verteilung von Betriebssystemen und Softwareapplikationen, die Inventarisierung von materiellen und immateriellen [X.] sowie die Sicherung und Wiederherstellung persönlicher Benutzereinstellungen in Betriebssystemen und Softwareapplikationen; Entwicklung, Erstellung und Programmierung sowie Aktualisierung, Weiterentwicklung und Wartung der erstellten Software; Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Datenspeicherung und Wiederherstellung von Computerdaten; technische Beratung für das Management von Client- und Serversystemen in Unternehmensnetzwerken; Programmierung, [X.]Skripting , computergestützte Prozess- und Ablaufautomatisierung"

zurückgewiesen worden ist. Lediglich hinsichtlich der Dienstleistung "Werbung" wurde der [X.] bestätigt. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass – mit Ausnahme der Dienstleistung "Werbung" – Identität bzw. hochgradige Ähnlichkeit der gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bestehe. Im Gegensatz zum [X.] sei von durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da "[X.]" zwar eine Vielzahl von Bedeutungen habe, jedoch keine, die im Hinblick auf die für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen beschreibend sei. Im [X.] unterschieden sich die Vergleichsmarken zwar aufgrund des grafischen Elements der jüngeren Marke. In klanglicher Hinsicht sei jedoch einzig auf den Wortbestandteil "[X.]" abzustellen, der die jüngere Marke präge. Damit liege klangliche Identität der Zeichen vor.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin.

Sie ist der Auffassung, dass es sowohl an einer engen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit als auch an jeglicher Zeichenähnlichkeit fehle. Unter Berücksichtigung einer geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei die Gefahr von Verwechslungen ausgeschlossen. Die Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung" seien den für die Widerspruchsmarke eingetragenen Waren und Dienstleistungen unähnlich. Im Übrigen bestünden allenfalls im Hinblick auf die Klassen 9 und 42 geringfügige Überschneidungen, die sich darauf beschränkten, dass der weitläufige Bereich der EDV betroffen sei. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei schwach, da es sich lediglich um ein zweistelliges Buchstabenzeichen handle, dessen Kennzeichnungskraft per se reduziert sei. Ein weiteres Indiz für die Kennzeichnungsschwäche sei der [X.], da es im Register 244 weitere Zeichen mit "[X.]" gebe. Beurteile man schließlich die Zeichenähnlichkeit, sei von einer Prägung der jüngeren Marke durch den originellen Bildbestandteil auszugehen, nicht jedoch von einer Prägung durch den beschreibenden, [X.]en Wortbestandteil.

Die Markeninhaberin beantragt,

den Beschluss des [X.] vom 16. Januar 2009 im Umfang der Löschung aufzuheben.

[X.] hat keinen Antrag gestellt und sich im Beschwerdeverfahren in der Sache nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

1. Ob [X.] im Sinne dieser Vorschriften vorliegt, ist im Einzelfall unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Waren und Dienstleistungen und der bei der Auswahl zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. [X.] [X.], 343 ff. - Rn. 48 – [X.] ; [X.], 413 ff. - Rn. 17 - [X.]/SIR; [X.], 237 ff. – Rn. 18 - [X.]/[X.]; [X.], 387 - Sabèl/[X.]; [X.], 903 - Rn. 10 - [X.]; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren s. auch [X.] in: [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 9 Rn. 32, 33).

1.1. Bei der Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind alle erheblichen Umstände zu berücksichtigen, die das Verhältnis der betreffenden Waren und Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu gehören die Art, der Verwendungszweck und die Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen ([X.] [X.], 582 ff. - Rn. 85 - [X.]; BGH [X.], 941 ff. - Rn. 13 - TOSCA [X.]; 2004, 241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/ [X.]).

Nicht mehr im Streit ist die Zurückweisung des Widerspruchs für die Dienstleistung "Werbung". [X.] hat insoweit keinen Rechtsbehelf eingelegt.

Soweit die Löschung der jüngeren Marke für die Dienstleistungen "Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung" angeordnet wurde, hat diese Entscheidung keinen Bestand, da sich die Vergleichsmarken nicht auf ähnlichen oder identischen Dienstleistungen begegnen werden. Zutreffend hat die Markeninhaberin darauf hingewiesen, dass zwischen diesen für die jüngere Marke geschützten Dienstleistungen und den Dienstleistungen "[X.] und –vergabe" der Widerspruchsmarke keine Ähnlichkeit besteht. "Lizenznahme bzw. -vergabe" ist die Einräumung bzw. Nutzung eines gewerblichen Schutzrechts. Der Schutzrechtsinhaber gewährt einem Dritten die Möglichkeit, sein Schutzrecht unter definierten Bedingungen zu nutzen. Der Dritte macht Gebrauch von dieser Möglichkeit und bezahlt dem Schutzrechtsinhaber dafür in der Regel eine Lizenzgebühr. Da die Eintragung einer Marke für eine Dienstleistung bedeutet, dass der jeweilige Markeninhaber einem Dritten in der Regel gegen Entgelt anbietet, diese Dienstleistung im wirtschaftlichen Verkehr zu erbringen (vgl. [X.] in: [X.]/ [X.], [X.], 9. Auflage, § 3 Rn. 11), ist davon auszugehen, dass ein Dienstleister, der sich mit "Lizenznahme bzw. –vergabe" beschäftigt und diese Dienstleistung für Dritte anbietet, regelmäßig ein Rechtskundiger ist, der über juristische und ökonomische Auswirkungen derselben beraten kann. Beim Angebot der Dienstleistung "Geschäftsführung" oder "Unternehmensverwaltung" für Dritte geht es demgegenüber um das Angebot einer [X.] eines Einzelnen oder eines Unternehmens zur Führung eines anderen Unternehmens. Gegenstand ist dabei eine (Re-)Organisation der Unternehmensstruktur, eine Überprüfung fachlicher Entscheidungen, Mitarbeiterführung, eine Ausrichtung des Unternehmens in personeller und fiskalischer Hinsicht u. v. a. m., mithin Dienstleistungen, die regelmäßig [X.] und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erbringen. Dazu mag im Einzelfall auch die Überprüfung der Lizenzierungspolitik des zu verwaltenden Unternehmens gehören, sofern dieses über lizenzfähige Schutzrechte verfügt oder Lizenzen in Anspruch nimmt. Diese Tätigkeit ist in dem Fall jedoch lediglich Annextätigkeit zur Management- bzw. Organisationsdienstleistung, die bei der Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung für Dritte im Vordergrund steht.

Nach der [X.] liegen die übrigen Waren und Dienstleistungen teilweise im Identitäts-, teilweise in einem engen Ähnlichkeitsbereich.

Zutreffend hat die Markenstelle festgestellt, dass zwischen den Waren "Datenverarbeitungsprogramme auf Datenträgern und Datenspeichern" sowie "Datenverarbeitungsgeräte", die für die Widerspruchsmarke eingetragen sind, und den für die jüngere Marke eingetragenen Waren "Computersoftware, …; Datenträger aller Art, …; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, Hard- und Software" teilweise Identität und im Übrigen eine hochgradige Ähnlichkeit besteht, da sie sich gegenseitig ergänzen und bedingen können und sich zudem an denselben Nutzerkreis richten (vgl. Richter/Stoppel, [X.], 14. Auflage, [X.]). Das [X.] gilt für das Erstellen von [X.] für Dritte und die ebenfalls für die Widerspruchsmarke eingetragenen Beratungsdienstleistungen bzgl. derartiger Datenverarbeitungsprogramme, die den für die jüngere Marke eingetragenen Dienstleistungen der Erstellung, Entwicklung, Programmierung etc. von Computersoftware nebst den technischen Beratungsdienstleistungen hierzu entsprechen.

1.2. Der aufgrund der engen Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit einzuhaltende weite Abstand der jüngeren Marke von der Widerspruchsmarke verringert sich nicht durch die – zu Unrecht von der Markeninhaberin angenommene geringe – Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist vielmehr originär durchschnittlich und erfährt auch durch den [X.] keine Schwächung.

Eine Marke, die aus einer Folge von Einzelbuchstaben ohne Wortcharakter besteht, kann nicht von Haus aus als [X.] eingestuft werden. Sie unterliegt denselben Maßstäben wie andere Markenformen. Damit ist die Kennzeichnungskraft einzelfallbezogen zu beurteilen. Grundsätzlich ist damit von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen, es sei denn, es liegen im konkreten Einzelfall negative, die Kennzeichnungskraft schwächende Umstände vor, wie etwa eine waren- bzw. dienstleistungsbeschreibende Bedeutung als Abkürzung oder eine häufige anderweitige Verwendung ([X.], 600, 601 – d-c-fix/CD-FIX; GRUR 2002, 626, 628 - IMS; GRUR 2002, 1067, 1068 f. - DKV/[X.]; vgl. [X.] in [X.]/[X.], a. a. [X.], § 9 Rn. 138; [X.]/[X.], [X.], 3. Auflage, § 14 Rn. 581). Derartige Anhaltspunkte sind jedoch nicht ersichtlich. Das Akronym "[X.]" hat zwar alle möglichen Bedeutungen, von "[X.]" über "[X.]", "Call Center" über "Carbon Copy" bis hin zu "[X.]", aber - insbesondere auf dem Gebiet der Datenverarbeitung – keine im Vordergrund stehende, offensichtlich beschreibende Bedeutung (vgl. http://www.abkuerzungen.de; http://www.acronymfin-der.com/).

Auch eine Schwächung der originären Kennzeichnungskraft durch die [X.] liegt nicht vor. Wenn man zugunsten der Markeninhaberin davon ausgeht, dass eingetragene [X.], deren Benutzung nicht liquide ist, zwar nicht unmittelbar schwächen, aber auch nicht unbeachtlich sind, erfordert eine solche Annahme über die für benutzte [X.] notwendigen Voraussetzungen hinaus zusätzlich eine größere Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender [X.] (vgl. [X.] in: [X.]/[X.], a. a. [X.], § 9 Rn. 128; a. A. [X.]/[X.], a. a. [X.], § 42 Rn. 82: keine Berücksichtigung des bloßen [X.]es).

oder 42 eingetragen und verfügen damit über eine besondere Waren- und Dienstleistungsnähe. Von diesen 13 [X.] sind allerdings zehn Marken bereits gelöscht, nämlich diejenigen mit den Nummern 119, 134, 145, 151, 189, 194, 207, 212, 213 und 225 (vgl. Anlage 1, [X.]. 42 ff. d. A.). Damit fehlt es jedenfalls an der "größeren" Anzahl im engsten Ähnlichkeitsbereich der Widerspruchsmarke liegender [X.]. Es verbleibt bei der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft.

1.3. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist sodann nach deren Ähnlichkeit in Klang, ([X.] und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. [X.] [X.], 413, 414 - Rn. 19 - [X.]/SIR; GRUR 2005, 1042, 1044 - Rn. [X.] LIFE ; [X.]. 2004, 843 – Rn. 29 - MATRATZEN ; [X.], 235 – Rn. 15 – [X.]/ [X.]; [X.], 484, 487 - Rn. 32 – [X.]; [X.], 60 ff. - Rn. 17 – [X.]; [X.], 779, 781 - Zwilling/[X.]). Beim Zusammentreffen von Wort- und Bildbestandteilen gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr bei einer Wort-/Bildmarke an dem Wortbestandteil orientiert, wenn - wie vorliegend - der Bildbestandteil keine ins Gewicht fallende grafische Gestaltung aufweist (vgl. BGH [X.], 484, 487 - Rn. 33 - [X.]; [X.], 258, 260 - Rn. 23 - INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 859, 862 - Rn. 30 - Malteserkreuz).

Die Buchstabenkombination "[X.]" ist – wie oben festgestellt - normal kennzeichnungskräftig und damit zur Bezeichnung der jüngeren Marke geeignet. Der Wortbestandteil "[X.]" bildet außerdem optisch aufgrund seiner Größe und der zentralen Position den dominierenden Bestandteil der Marke. Der plakettenartige rote Hintergrund prägt sie demgegenüber nicht. Es handelt sich um eine übliche grafische Gestaltung, die lediglich der Akzentuierung und Hervorhebung des [X.] dient. Zum Vergleich stehen damit die Zeichen "[X.]" und "[X.]", die identisch sind.

Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Faktoren der engen Waren- und Dienstleistungsnähe, mit Ausnahme der Dienstleistungen "Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung", der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke und der klanglichen Zeichenidentität ist eine unmittelbare [X.] zu bejahen.

2. Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen aufzuerlegen (§ 71 Abs. 1 [X.]).