Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 01.04.2008, Az. X ZR 115/03

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.]/03 Verkündet am: 1. April 2008 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit - 2 - [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 23. Januar 2008 durch [X.] Melullis und [X.] Scharen, [X.], [X.] und [X.] für Recht erkannt:
Auf die Berufung der Beklagten, die im Übrigen zurückgewiesen wird, wird das am 8. Mai 2003 verkündete Urteil des 2. [X.]ats ([X.]) des [X.] abgeändert und wie folgt neu gefasst: Unter Abweisung der weitergehenden Klage wird das [X.] Patent 548 475 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] im Umfang seiner Patentansprüche 1, 4 bis 17 sowie 18 bis 23, soweit letztere nicht auf Patentanspruch 2 oder Patentanspruch 3 rückbezogen sind, für nichtig erklärt. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin ein Zehntel und die Beklagte neun Zehntel. Von Rechts wegen - 3 - Tatbestand: 1 Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung in [X.] vom 24. Dezember 1991 am 26. September 1992 angemeldeten, u.a. mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 548 475 (Streitpatents), das eine "mehrschichtige [X.]ort-schuhsohle" ("semelle de chaussure de sport multicouche") betrifft und 23 Pa-tentansprüche umfasst. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache [X.]: "[X.] (2) de chaussure de sport (1) surmontée d™une tige et ré-alisée suivant un profil stratifié en plusieurs couches comportant une couche externe de contact avec le sol présentant des caracté-ristiques de rigidité et directement en contact avec la couche de contact, [X.] (8, 8A, 8B) de confort, placée directement [X.] (4) présentant des [X.], via à vis des chocs, et en ce que la couche intermédiaire présente des [X.] répartition des ondes des chocs et efforts enregistrés par la couche de contact (7, 7A, 7B) et leur diffusion avant de rencontrer le pied, et à constituer une sorte de carcasse empêchant les déformations d™ensemble de la couche de contact, tout en restant relativement [X.] de façon à permettre un bon déroulement du pied lors de la pratique du sport, [X.] de semelle dont les - 4 - fonctions globales peuvent être modifiées par la modification d™une seule couche." 2 In der [X.] Übersetzung der Patentschrift lautet Patentanspruch 1: "[X.] (2) für [X.]ortschuhe (1), die durch einen Schaft überhöht ist und gemäß einem aus mehreren Schichten aufgebauten Profil her-gestellt wird, das eine äußere Schicht für den Kontakt mit dem [X.], die Eigenschaften bezüglich der Haftung und bezüglich des Widerstandes gegenüber Abreibung, und eine Zwischenschicht aufweist, die Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit aufweist und die direkt in Kontakt mit der [X.] ist, dadurch gekenn-zeichnet, daß sie eine obere Schicht (8, 8A, 8B) für den Komfort aufweist, die direkt unter dem Fuß (4) angeordnet ist, und Eigen-schaften bezüglich der Dämpfung und/oder Elastizität gegenüber Stößen aufweist, und dadurch, daß die Zwischenschicht kontrollier-te Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit gegenüber Torsion und Biegung aufweist, um gleichzeitig die Verteilung der Stoßwellen und der Kräfte, die durch die [X.] (7, 7A, 7B) registriert werden, und ihre Diffusion zu gewährleisten, bevor sie auf den Fuß treffen, und um eine Art Gerüst zu bilden, das die Deformation der Gesamtheit der [X.] verhindert, wobei sie jedoch relativ nachgiebig gegenüber Biegung bleibt, um ein gutes Abrollen des Fußes beim Ausüben des [X.]ortes zu erlauben, und wobei daher ein modulförmiges Konzept für eine [X.] erhalten wird, deren glo-bale Funktionen durch die Veränderung einer einzelnen Schicht verändert werden können." - 5 - Wegen der nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 23 in der [X.] wird auf die Patentschrift, wegen ihrer [X.] Übersetzung auch auf das angefochtene Urteil verwiesen. 3 4 Die Klägerin hat geltend gemacht, das Streitpatent sei gegenüber dem Stand der Technik, wie ihn die [X.] der [X.]n [X.] 174 ("[X.]"; [X.], veröffentlicht am 27. November 1991), 373 336 ("[X.]"; [X.], veröffentlicht am 20. Juni 1990) und 272 082 ("[X.]"; [X.], veröffentlicht am 22. Juni 1988) sowie die US-Patentschrift 5 052 130 ("[X.]"; [X.], Patenterteilung am 1. Oktober 1991) bildeten, nicht patentfähig. Sie hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat insbesondere einen eigenständigen erfinderischen Gehalt der unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurückbezogenen [X.] geltend gemacht. Das [X.] hat das Streitpa-tent in vollem Umfang für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent nunmehr in seiner erteilten Fassung, aber auch in der Weise verteidigt, dass sie hilfsweise einen erfinderischen Gehalt der Pa-tentansprüche (in der Zählung des Streitpatents) 2, 3, 4, 5, 8 - diesen weiter hilfsweise auch unter Streichung des Worts "zumindest" (in der [X.] Übersetzung; in der maßgeblichen [X.] Fassung "au moins"), 10, 13, 14 und 15 geltend macht und auch die auf diese Patentansprüche zurückbezo-genen [X.] verteidigt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel insgesamt entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil. Im Auftrag des [X.]ats hat Professor Dr. G.

B.

,

, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mündlichen Verhand- 5 - 6 - lung erläutert und ergänzt hat. Die Klägerin hat ein schriftliches Gutachten des

, Prof. Dr. T. M. , vorgelegt. Entscheidungsgründe: Das zulässige Rechtsmittel der Beklagten führt unter Abänderung des angefochtenen Urteils zur Abweisung der Klage, soweit diese die [X.] und 3 des Streitpatents und die auf diese Patentansprüche zurück-bezogenen weiteren [X.] betrifft; im Übrigen bleibt es ohne Erfolg. [X.] 1. Das Streitpatent betrifft eine [X.] für [X.]ortschuhe. Die [X.] gibt an, dass der Wunsch insbesondere bei [X.]n für Schuhe für Bergsportarten immer dahin ging, Steifigkeitseigenschaften bezüglich der [X.] in der [X.] mit guten Biegeeigenschaften insbesondere im Bereich des [X.] zu erhalten ([X.]. [X.]. 1 Z. 10 - 17). Weiter werden Schuhsohlen als bekannt geschildert, z.B. aus der [X.] Patentschrift 2 520 886, deren [X.] aus Schichten aufgebaut ist, nämlich einer Kontaktsoh-le, einer oberen nachgiebigen Zwischenschicht ([X.]) und einem Verstärkungselement in [X.], das sich von der Ferse in Rich-tung der Fußsohlenwölbung erstreckt. Dieses Verstärkungselement störe [X.] die Wirksamkeit der [X.] und vergrößere die Höhe und das Gewicht der gesamten [X.] ([X.]. [X.]. 1 Z. 38 - 52). Weitere bekannte Schuhe wiesen eine äußere [X.], eine darüber liegende dämpfende Schicht und eine sehr steife Brandsohle mit einer Antitorsionseinlage auf. Nachteilig sei bei ihnen, dass sich die steife Schicht in unmittelbarem Kontakt 7 - 7 - mit dem Fuß befinde, die [X.] zu steif gegen Biegung sei und Stoßwellen zu gut auf den Fuß übertragen würden ([X.]. [X.]. 1 Z. 53 - [X.]. 2 Z. 11). [X.] sei bereits worden ([X.] Patent 2 556 569), eine externe [X.] herzustellen, bei der zumindest zwei plastische Materialien mit unter-schiedlichen mechanischen Eigenschaften und die Technik des [X.] verwendet werden. Diese [X.] weise ein elastisch deformierbares Verstei-fungselement oder ein Gelenkstück aus steifem Kunststoffmaterial mit einem [X.] zumindest im Bereich der Mittelfußzehenglieder auf, auf dem ein elastisch deformierbares nachgiebiges Kunststoffmaterial angesetzt sei. Diese Lösung habe sich als kostspielig erwiesen ([X.]. [X.]. 2 Z. 12 - 35). 2. Durch das Streitpatent soll eine einfach herstellbare standardisierte [X.] zur Verfügung gestellt werden, die insbesondere zu [X.] führt, bei ausreichender Torsionssteifigkeit die natürliche Bewe-gung des Fußes nach Möglichkeit entsprechend dem Einsatz bei der gewählten [X.]ortart respektiert, die Schlagenergie dämpft und wieder freigibt und die [X.] im Fuß nicht beeinträchtigt (vgl. die [X.]eibung [X.]. 2 Z. 36 - [X.]. 3 Z. 32). 8 3. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 des Streitpatents eine [X.] für [X.]ort-schuhe, 9 (1) die durch einen Schaft überhöht ist und (2) aus einem aus mehreren Schichten aufgebau-ten Profil hergestellt wird, (3) wobei vorhanden sind: (3.1) eine äußere [X.] (für den Kontakt mit dem Boden) (3.1.1) mit Eigenschaften bezüglich der Haftung - 8 - (3.1.2) und bezüglich des Widerstands gegenüber Abrei-bung, (3.2) eine Zwischenschicht (3.2.1) mit kontrollierten Eigenschaften bezüglich der Steifigkeit gegenüber Torsion und Biegung, (3.2.1.1) wodurch die Verteilung ("Diffusion") der Stoßwel-len und Kräfte, die durch die [X.] (Merkmal 3.1) aufgenommen ("registriert") werden, erreicht ("gewährleistet") wird (bevor sie auf den Fuß treffen), (3.2.1.2) und wodurch eine Art Gerüst gebildet wird, das die Deformation der Gesamtheit der [X.] verhindert, (3.3) eine obere Schicht für den Komfort, (3.3.1) die direkt unter dem Fuß angeordnet ist, (3.3.2) mit Eigenschaften bezüglich Dämpfung und/oder Elastizität gegenüber Stößen, (4) wobei das Gesamtsystem relativ nachgiebig ge-genüber Biegung bleibt und damit ein gutes Abrol-len des Fußes erlaubt, (5) die [X.] (Merkmal 3.1) und die [X.] (Merkmal 3.2) direkt in Kontakt stehen, (6) und wobei die [X.] einem modulförmigen Kon-zept entspricht (7) und deren globale Funktionen durch die Verände-rung einer einzelnen Schicht verändert werden können. - 9 - 10 4. Diese [X.] ist nicht auf drei Schichten begrenzt, sondern setzt nur einen zumindest dreischichtigen Aufbau voraus. Die drei im Patentanspruch genannten Schichten können unterschiedlich und damit dem jeweiligen Bedarf angepasst ausgebildet werden. Die [X.]eibung nennt dafür verschiedene Beispiele, die auch in den [X.]n unter Schutz gestellt werden, auf die die Eigenschaften (gemeint sind hier, wie die Erörterung mit dem gerichtli-chen Sachverständigen in der mündlichen Verhandlung ergeben hat, [X.] und nicht, wie die Formulierung in der maßgeblichen französi-schen Fassung des Streitpatents es an sich nahe legen könnte, allgemeine Charakteristika) der einzelnen Schichten der [X.] aber nicht beschränkt sind. Die "[X.]" (kontrollierten Eigenschaften) der [X.] (Merkmal 3.2.1) bezeichnen dabei nicht mehr als deren Einstellbarkeit je nach dem Verwendungszweck des [X.]ortschuhs. Die [X.] wird vorzugsweise aus einem Gummi mit Hafteigenschaften und einem Widerstand gegenüber Abreibung hergestellt. An der Zwischenschicht (die Bezeichnung "nerf" ([X.]) wird, wie die Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung zur Überzeugung des [X.]ats angegeben hat, synonym verwendet) können bei-spielsweise Befestigungsschlaufen, metallische Einlagen oder [X.]ikes ange-bracht werden ([X.]. [X.]. 8 Z. 22 - Z. 45). Die [X.] kann vorzugswei-se für die Zwischenschicht mit > 45 Shore D, für die [X.] mit < 45 Shore D und für die [X.] mit < 80 Shore A gewählt werden. Die [X.] kann dabei aus einem gegebenenfalls verstärkten Polyurethan oder Polyamid hergestellt werden. Die [X.] soll [X.] und/oder Elastizitätseigenschaften aufweisen, wobei der gerichtliche Sachver-ständige hierzu in der mündlichen Verhandlung überzeugend erläutert hat, dass es sich bei Dämpfung und Elastizität um zwei [X.] einer einheitlichen physikalischen Erscheinung handelt, eine ideale Elastizität praxisfremd ist, - 10 - Dämpfung nur in geringem Umfang in der Praxis gewünscht wird und von der Modulation zu unterscheiden ist und die Einstellung von fast elastisch bis plas-tisch gewählt werden kann. Die Anordnung der [X.] "direkt" unter dem Fuß soll es ersichtlich nicht ausschließen, dass sich zwischen ihr und dem Fuß noch eine Brandsohle befinden kann, über die sich die [X.]eibung des Streitpatents nicht verhält. Dies haben auch die Parteien in der mündlichen Verhandlung übereinstimmend so gesehen. Die Nachgiebigkeit gegenüber Biegung, die ein gutes Abrollen erlauben soll (Merkmal 4), betrifft - bei unklarer Zuordnung im Patentanspruch ("tout en restant relativement [X.]"; in der Übersetzung der Patentschrift "wobei sie jedoch relativ nachgiebig ge-genüber Biegung bleibt") und damit schwer zu vereinbarenden Angaben in der [X.]eibung ([X.]. 3 Z. 44 - 49) - zur Überzeugung des [X.]ats nicht eine ein-zelne [X.]nschicht, sondern das Gesamtsystem, da nur hierdurch erreicht werden kann, dass das Abrollen des Fußes erleichtert wird. Die drei Schichten können durch Verkleben, Überformen, Ultraschall oder andere Mittel miteinan-der verbunden werden ([X.]. [X.]. 8 Z. 46 - [X.]. 9 Z. 17), wobei, wie der ge-richtliche Sachverständige auf wiederholtes Befragen letztlich überzeugend erklärt hat, insbesondere bei der Lösung nach Patentanspruch 15 des [X.] eine feste Verbindung, beispielsweise ein Verkleben, nicht notwendiger-weise erfolgen muss. Patentanspruch 1 schreibt ohnehin nur einen direkten Kontakt zwischen [X.] und Zwischenschicht vor, während sich der Kontakt zwischen [X.] und Zwischenschicht ([X.]) erst aus Patentanspruch 2 ergibt. II. Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents neu ist (Art. 54 EPÜ), was von der Klägerin erstmals in der Beru-fungsverhandlung in Zweifel gezogen worden ist. Er beruht jedenfalls zur Über-zeugung des [X.]ats nicht auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ), denn er 11 - 11 - war dem Fachmann, als den der [X.]at in Übereinstimmung mit dem gerichtli-chen Sachverständigen einen Material- und Fertigungsingenieur mit [X.] oder Fachhochschulausbildung, Kenntnissen auf dem Gebiet der Bio-mechanik und mehrjähriger Berufserfahrung ansieht, durch den Stand der Technik nahegelegt. 1. Die [X.] der [X.]n Patentanmeldung 272 082 ([X.]; [X.]) befasst sich näher nur mit dem biegsamen elastischen Element der [X.] und beschreibt zumindest keinen [X.]ortschuh mit einem modularen Auf-bau in drei oder mehr Schichten, auch wenn eine innere [X.] als dritte Lage in der [X.]eibung ([X.]. 5 Z. 51 - [X.]. 6 Z. 1) ausdrücklich angesprochen wird. Auf weitere Aspekte dieser Entgegenhaltung wird nachfolgend eingegangen. 12 2. Die [X.] der [X.]n Patentanmeldung 458 174 ([X.]; [X.]) zeigt [X.] mit einem aus wenigstens zwei Schichten be-stehenden Boden, bei dem es sich auch um einen Lauf- ([X.]. [X.]. 1 Z. 4) oder [X.] ([X.]. [X.]. 1 Z. 11) handeln kann. Dabei wird unter einer star-ren Schicht eine [X.] aus elastischem, insbesondere verschleißfestem Material angebracht (Patentanspruch 7; [X.]. [X.]. 1 Z. 52 - 55). Auf die starre Schicht kann ein anatomisch geformtes und elastisches Fußbett aufgelegt wer-den (Patentanspruch 1, [X.]. 1). Damit wird auch hier eine dreilagige [X.] be-schrieben, die sich allerdings von der nach Patentanspruch 1 des Streitpatents dadurch unterscheidet, dass das Gesamtsystem nicht im Sinn des Merkmals 4 nachgiebig ist und damit auch kein gutes Abrollen des Fußes gewährleistet. Für die [X.] spricht auch diese Entgegenhaltung die Eigenschaft der Elastizität an, weshalb in ihr das Merkmal 3.3.2 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents bereits verwirklicht ist. Wie sich aus [X.]. 1 der Abbildungen ergibt, können die drei Schichten unmittelbar aufeinander liegen; dies gilt auch für die 13 - 12 - [X.] und die starre Schicht. Wie [X.]. 1 weiter zeigt, weist [X.] auch einen Schaft auf, unter dem nicht mehr als das Oberteil des Schuhs zu verstehen ist. Damit zeigt die Entgegenhaltung im Grundsatz schon die [X.] der [X.] (1) bis (3) und (5). 14 Die Wertung des gerichtlichen Sachverständigen, dass die der Entge-genhaltung zugrunde liegende Konstruktionsidee in eine völlig andere Richtung als nach dem Streitpatent führe, teilt der [X.]at angesichts der allgemeinen Formulierung der in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellten Lehre jedenfalls nicht, soweit daraus die Konsequenz abgeleitet werden sollte, dass der Konstrukteur sie gar nicht beachte. Zwar erwähnt die [X.] (3.2.1) des Patentanspruchs 1 des Streitpatents einige zusätzliche Aspekte, auf die nach Bedarf geachtet werden soll, jedoch keine solchen, die außerhalb des Erfahrungshorizonts des [X.] liegen. Zudem werden in dieser [X.] des Streitpatents keine verbindlichen Vorgaben zur Ausle-gung der [X.] gemacht, es wird im Gegenteil nur darauf hingewiesen, welche Parameter beachtet werden sollen. Das gilt insbesondere für die auf die Torsi-on des Fußes bezogenen Eigenschaften der Zwischenschicht (Merkmal 3.2.1). Diese waren nach den Angaben des gerichtlichen Sachverständigen, an denen zu zweifeln für den [X.]at kein Anlass besteht, in der Fachwelt jedenfalls seit 1977 bekannt. Zudem verweist die [X.] der [X.]n Patent-anmeldung 272 082 ([X.]) darauf, dass (auch) die [X.] (das der Zwischenschicht entspricht) auf eine bestimmte Tätigkeit ([X.]. [X.]. 3 Z. 9 - Z. 13), sowie generell darauf, dass die Steifigkeit auf den speziellen Anwendungsbereich abgestimmt werden kann ([X.]. [X.]. 3 Z. 18 - 21). In dieser Entgegenhaltung sind auch bereits die Verteilung der Stoßkraft in einer Zwischenlage wie in einer Flüssigkeit und damit eine - 13 - Verminderung (Dämpfung) der [X.] angesprochen ([X.]. [X.]. 5 Z. 44 - Z. 50). 15 Nicht gelehrt werden in der [X.] der [X.]n Patent-anmeldung 458 174 ([X.]) die Nachgiebigkeit gegenüber Biegung (Merkmal 4) sowie der modulare Aufbau nach den Merkmalen (6) und (7), weiter nicht an-gesprochen sind die Eigenschaften der Zwischenschicht, die vielmehr im [X.] Gegensatz zur Lehre im Streitpatent als "starr" bezeichnet wird und die aus Hartkunststoff ([X.]. [X.]. 5 Z. 44) gebildet sein oder aus einer verstärk-ten Polyesterplatte bestehen ([X.]. [X.]. 6 Z. 7 - 8) könne und dem Fuß die notwendige starre Unterstützung beim Stehen verleihe ([X.]. [X.]. 6 Z. 14 - 21). Dies führt von der im Streitpatent insgesamt und in ihrer Gesamt-heit zu betrachtenden geschützten Lehre (vgl. [X.].Urt. v. [X.], [X.], 1055 - Papiermaschinengewebe) weg. Schon [X.] sieht der [X.]at in dieser Vorveröffentlichung keine ausreichende Grundla-ge, das Naheliegen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zu bejahen. 3. Die US-Patentschrift 5 052 130 ([X.]; [X.]) beschreibt einen [X.]ort-schuh mit einem Schaft und einer an diesem befestigten [X.]nanordnung mit einer [X.], einer Zwischensohle und einer dazwischen liegenden Feder-platte. Die [X.] entspricht, wie der gerichtliche Sachverständige in seinem schriftlichen Gutachten überzeugend ausgeführt hat, der [X.] des Streitpatents, die Zwischensohle der [X.] und die Federplatte der Zwischenschicht des Streitpatents (Gutachten S. 19 oben). Die Biegesteifigkeit der Federplatte ist für die Längsachse größer als für die Querachse. Auch das stellt eine kontrollierte Eigenschaft im Sinn von Merkmal (3.2.1) des [X.] dar. Die Steifigkeit des [X.] kann hier zudem an die [X.] angepasst werden ([X.]. [X.]. 3 Z. 19 - 22). Dies legt das 16 - 14 - Merkmal (4) nahe, wie dies auch bei der [X.] der [X.]n Patentanmeldung 373 336 ([X.]; [X.]) der Fall ist, wenn dort angegeben wird, es solle eine Einlage (und zwar auch als Bestandteil einer Schuhsohle, Patent-anspruch 22) zur Verfügung gestellt werden, die eine ausgezeichnete laufge-rechte Abrollbewegung der Schuhsohle bei optimaler Standfestigkeit gestatte ([X.]. [X.]. 4 Z. 40 - 42). 4. Die Zusammenschau dieser [X.] ergibt jedenfalls, dass auch die Kombination der Merkmale und [X.] (1) bis (5) [X.] hat. 17 5. Nicht genannt wird in den bereits genannten [X.] der modulare Aufbau der Schuhsohle. Der [X.]at versteht hierunter zum einen den Aufbau der [X.] aus mehreren jedenfalls in bestimmten charakteristischen Eigenschaftsparametern definierten Bauelementen (Modulen), nämlich [X.], Zwischenschicht und [X.], bei Abstimmung der ver-schiedenen Module aufeinander und deren Anpassung an den vorgesehenen Einsatzbereich des Schuhs (z.B. Laufschuh, Wanderschuh, Fußball- oder [X.]). Ein diesen Anforderungen entsprechender Aufbau ist jedoch prinzipiell aus der [X.] der [X.]n Patentanmeldung 373 336 ([X.]; [X.]) bereits bekannt. Diese [X.] betrifft zwar nicht in erster Linie einen [X.]ortschuh mit einem modularen Aufbau der Schuhsohle, sondern eine Einlage für die [X.] eines [X.]ortschuhs. [X.]ieben ist aber [X.] mit einer [X.], die eine in Querrichtung biegesteife, aber in Längsrichtung biegeweiche Einlage aufweist (vgl. Patentansprüche 24 und 25). Die [X.]eibung spricht von einer in die Gesamtstruktur einer [X.] integrier-ten Einlage, die zwischen der [X.] und der Innensohle sowie dem [X.] integriert ist ([X.]. 15 Z. 37 - Z. 41). Daraus ergibt sich, dass die [X.] aus 18 - 15 - der [X.] (18), der Einlage (1) (als Zwischenschicht, vgl. das Gutachten des gerichtlichen Sachverständigen S. 15), der Innensohle (20) und einem Fußbett (21) aufgebaut sein kann; dass dies einen Aufbau aus vier Schichten ergibt, steht nicht im Widerspruch zu Patentanspruch 1 des Streitpatents, der, wie bereits oben unter I.4. ausgeführt, auch [X.]n mit mehr als drei Schichten erfasst. Auch nach der Entgegenhaltung sollen die Module, insbesondere die Einlage (auch als Zwischenschicht - "Zwischensohle", vgl. [X.]. [X.]. 9 Z. 24 - im Sinn des Streitpatents) Eigenschaften aufweisen, die denjenigen, die für die Zwischenschicht des Streitpatents erörtert werden, im Wesentlichen entspre-chen (vgl. [X.], [X.]. [X.]. 3 Z. 51 - [X.]. 4 Z. 22: Seitenstabilität, Flexibilität, [X.]sfähigkeit, Druckverteilung und Rückstellfähigkeit). Dabei kann [X.], ob die Entgegenhaltung in der [X.]eibung ([X.]. 17/18) auch die [X.] näher beschreibt, was von den Parteien unterschiedlich gewürdigt wird; denn sie befasst sich näher nur mit der Ausbildung der Einlage ([X.]). Die [X.] war indessen - wie auch die [X.] - schon aus den weiteren, bereits genannten [X.] näher bekannt. Auch der Aufbau etwa des Schuhs nach der [X.] der [X.]n Patentanmeldung 458 174 ([X.]) kann bereits zwanglos als modular angesehen werden (vgl. die dortige [X.]eibung [X.]. 5 Z. 39 - 49 i.V.m. [X.]. 1). Dem ver-gleichsweise hochqualifizierten und berufserfahrenen, in der [X.] tätigen Fachmann konnte es zudem keine Schwierigkeiten bereiten, seine Kenntnisse über die verschiedenen Schichten (Module) in geeigneter Weise miteinander zu verbinden und dabei die jeweils auszuwählenden Eigenschaften zu definieren, wie dies auch das Streitpatent dem seine Lehre Ausführenden ansinnt. 6. In der vorveröffentlichten, dem [X.]at vorgelegten Literatur weiter nicht genannt ist die Veränderung der "globalen Funktionen" der Schuhsohle durch 19 - 16 - die Veränderung einer einzelnen Schicht. Hierzu hat die Verhandlung ergeben, dass eine derartige Beeinflussung zwar eintreten kann, aber nicht unter allen Umständen auch eintreten wird. So wird eine völlige Biegesteifigkeit der [X.], wie sie etwa in der [X.] der [X.]n Patentan-meldung 458 174 ([X.]) angelegt ist, durch eine Flexibilisierung der Kontakt-schicht schwerlich beeinflusst werden können, sondern letztlich eher auf das Gesamtergebnis durchschlagen. In diesem Fall beeinflusst zwar die Ausgestal-tung ("Veränderung") der Zwischenschicht die genannten "globalen Funktio-nen", nicht aber die Veränderung der [X.]. Diese Relativierung der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Modulen hat der gerichtliche Sachverständige in der mündlichen Verhandlung überzeugend bestätigt. Weiter soll, wie sich ebenfalls in der mündlichen Verhandlung ergeben hat, die vorge-sehene Veränderung dazu führen, dass ein jeweils für eine bestimmte [X.]ortart [X.] zur Verfügung gestellt wird und nicht etwa ein von vornherein "multifunktioneller" (oder [X.]. Damit handelt es sich auch bei Merkmal (7) nicht um mehr als die Formulierung der Erkenntnis einer Tatsache, die bei [X.]ortschuhen nach dem Stand der Technik bereits implizit verwirklicht war, und damit die theoretische Begründung für ein in der Fachwelt bereits gängiges Verhalten. So hat der Gerichtsgutachter die auf den

schuh – gestützte Äußerung des [X.]s bestätigt, dass es dem Fachmann bereits 1988 bekannt gewesen sei, durch die [X.] (insgesamt) zu [X.]. Damit kann auch auf die Veränderung der globalen Funktionen der Schuhsohle durch die Veränderung einer einzelnen Schicht das Nichtnahelie-gen der in Patentanspruch 1 des Streitpatents unter Schutz gestellten Lehre nicht gestützt werden. - 17 - 7. Eine kombinatorische Wirkung der Einzelelemente der geschützten Lehre, wie sie in den Merkmalen und [X.] (1) bis (5) enthalten ist, mit dem modularen Aufbau der [X.] und der Beeinflussung der globalen Funktionen der Schuhsohle durch die Veränderung einer einzelnen Schicht ist ebenfalls schon deshalb zu verneinen, weil in den Merkmalen (6) und (7) nur Wirkungen formuliert werden, wie sie bei entsprechendem Aufbau der [X.] ohnehin auftreten. 20 III. Dagegen ist der [X.]at nicht zu der Überzeugung gelangt, dass auch die in den Patentansprüchen 2 und 3 des Streitpatents unter Schutz gestellten Lehren nicht patentfähig sind. Dies geht zu Lasten der Klägerin und verhilft dem Rechtsmittel der Beklagten insoweit zu einem Teilerfolg. Mit den genann-ten beiden Patentansprüchen erweist sich damit der Angriff der Klägerin als erfolglos, soweit die Patentansprüche 18 bis 23 auf diese zurückbezogen sind (vgl. nur [X.].Urt. v. 19.5.1998 - [X.], bei [X.], Nichtigkeitsrechtspre-chung in Patentsachen, [X.] 1994-1998, 434, 444 - Dilatationskatheter; v. 18.2.1997 - [X.], aaO, [X.], 455 - Zerstäubervorrichtung). 21 1. Nach Patentanspruch 2 des Streitpatents soll die [X.] aus einem nachgiebigen Material hergestellt sein, das eine Dichte aufweist, die progressiv von ihrem oberen Teil in Richtung ihres unteren Teils ansteigt, der im Kontakt mit dem steifen [X.] ist. Hierzu fehlt es an jedem Beleg aus dem Stand der Technik, der als der Patentfähigkeit entgegenstehend an-gesehen werden könnte. Das [X.] hat zwar die nichtlineare Dämpfung als dem Fachmann geläufige Maßnahme angesehen, und auch der [X.] hat ausgeführt, dem Fachmann sei es bekannt gewesen, dass durch eine nichtlineare Dichtezunahme die Dämpfungseigenschaften beein-flusst werden könnten. Der gerichtliche Sachverständige hat demgegenüber 22 - 18 - lediglich bestätigt, dass zum Prioritätszeitpunkt Zweidichtenmaterialien als dämpfend bekannt gewesen seien. Demgegenüber verweist die Beklagte mit Recht darauf, dass es an jedem Beleg für die Bekanntheit des Einsatzes [X.] dichteren Materials fehle. Damit ist aber keine Grundlage dafür gege-ben, die progressive Dichtesteigerung von oben nach unten als vorbekannt oder im Fachwissen und Fachkönnen des Fachmanns liegend anzusehen. [X.] das [X.] und der [X.] eine abweichende Auf-fassung vertreten haben, sieht sich der [X.]at nicht in der Lage, ihnen beizutre-ten, denn die Nichtigerklärung verlangt auch unter dem gewandelten [X.] der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als Akt wertender Erkenntnis (vgl. nur [X.]Z 166, 305, 311 - [X.]) eine [X.] Klärung im Sinn des Klagevorbringens, an der es hier fehlt. 2. Das gilt auch für die im Streitpatent in Patentanspruch 3 unter Schutz gestellte Lehre. Danach soll die [X.] aus mehreren benachbarten Bereichen zusammengesetzt sein, wobei ein erster Bereich mit großer Elastizi-tät der Ferse entspricht, ein zweiter mit mittlerer Elastizität, der die [X.] begünstigt, der Fußsohlenwölbung und ein dritter Bereich mit geringer Elas-tizität die Kontrolle des Gehens begünstigt. Dieses zusätzliche, auf die Elastizi-tät (und nicht auf die Dichte) abstellende Merkmal ist in den zu Patentanspruch 1 abgehandelten [X.] nicht genannt. Der gerichtliche Sachver-ständige hat zu ihm die Auffassung vertreten, dass der Fachmann zum Priori-tätszeitpunkt auch keinen Anlass hatte, sich über die Aufteilung der Komfort-schicht in verschiedene Elastizitätsbereiche Gedanken zu machen. Zwar hat der [X.] darauf hingewiesen, dass in der Orthopädieschuhtechnik eine Einlage mit benachbarten unterschiedlich elastischen Bereichen "zum täg-lichen Handwerk" gehöre, "da die unterschiedlichen anatomischen Regionen des Fußes nach orthopädischen Gesichtspunkten und biomechanischen [X.] - 19 - setzmäßigkeiten bezüglich der Abrollbewegung unterschiedlich gedämpft wer-den sollen." Auch das sachkundig besetzte [X.] hat den Fachmann auf Grund logischer Überlegungen ohne erfinderische Anstrengung dazu in der Lage gesehen, diese Ausgestaltung zu entwickeln. Der gerichtliche Sachverständige hat demgegenüber aber darauf hingewiesen, dass der mit der Entwicklung von [X.]ortschuhen befasste Fachmann keinen Anlass hatte, [X.] aus der Versorgung mit orthopädischen Einlagen in Betracht zu ziehen, schon weil es in diesem Bereich um ganz andere Steifigkeiten als bei [X.]ort-schuhsohlen geht. 3. Patentanspruch 4 des Streitpatents kennzeichnet die [X.] nach Pa-tentanspruch 1 weiter dadurch, dass die Steifigkeit der Zwischenschicht (des [X.]s) im Wesentlichen einen konstanten Wert in jedem Punkt aufweist, wobei dieser Wert in Abhängigkeit von der Bestimmung des Schuhs im Lauf der Her-stellung entsprechend ("adéquatement") ausgewählt wird. Die Steifigkeit soll damit nicht nur im Wesentlichen konstant gehalten, sondern auch den [X.] des Schuhs angepasst werden. Dies war für [X.]ezialfälle (vgl. die [X.] der [X.]n Patentanmeldung 458 174 ([X.]) für die [X.] und die [X.] der [X.]n Patentanmel-dung 373 336 ([X.]; vgl. [X.]. 3 Z. 25 - 31), auf die sich das [X.] bei seiner übereinstimmenden Beurteilung gestützt hat) bereits bekannt. Beim Einsatz von biegsamem Material entsprechend zu verfahren, musste für den hochqualifizierten Fachmann - auch wenn der gerichtliche Sachverständige das abweichend beurteilt hat - naheliegend sein, zumal es sich hierbei um die tech-nisch einfachste Lösung gehandelt hat. 24 4. Nach Patentanspruch 5 des Streitpatents wird die Zwischenschicht durch eine Vielzahl von unterschiedlich steifen Bereichen beidseitig einer [X.] - 20 - sionsachse gebildet, wobei die Steifigkeit wie nach Patentanspruch 4 ausge-wählt wird. Hierfür bot die [X.]ur 3 der [X.] der [X.]n Pa-tentanmeldung 373 336 eine hinreichende Anregung. Mit dem Bundespatent-gericht ist auch der [X.]at davon überzeugt, dass diese Abbildung den hoch-qualifizierten fachkundigen Betrachter nicht nur zu einer Querprofilierung an sich anregt, sondern auch hinreichenden Anlass bietet, sich über unterschiedli-che Steifigkeiten in den profilierten Bereichen Gedanken zu machen.
5. Nach Patentanspruch 8 des Streitpatents wird die steife [X.] (der [X.]) zumindest im Bereich der Mittelfußknochen aus einer Folge von steifen Einlagen gebildet, die abwechselnd senkrecht zur Torsionsachse angeordnet sind, wodurch eine gute Nachgiebigkeit bezüglich der Biegung [X.], aber auch eine gute Steifigkeit bezüglich der Torsion bewahrt werden soll. Mit dem [X.] sieht der [X.]at dies als durch die Abbildung [X.]ur 7 der [X.] der [X.]n Patentanmeldung 373 336 [X.] an. Dort ist die Querprofilierung, wie sie Patentanspruch 8 lehrt, zwar nur für den Vorderfußbereich dargestellt. Dieser erfasst unter Berücksichtigung des Offenbarungsgehalts von [X.]. 7 der Vorveröffentlichung aber auch Berei-che der vorderen Mittelfußknochen, auf die das Streitpatent abstellt. Dies wur-de in der mündlichen Verhandlung eingehend erörtert. 26 6. Nach Patentanspruch 10 des Streitpatents soll die Zwischenschicht (der [X.]) in der Nähe des vorderen wie des hinteren Teils zwei kreisbogen-förmige Aussparungen aufweisen, die im Wesentlichen den Enden der [X.] entsprechen und dazu geeignet sind, den Durchgang der beiden Anschläge zu erlauben, die von der [X.] ausgehen und auf deren inneren Seiten Teile des Schafts geklebt sind. Hierin sieht der [X.]at eine dem Fachmann nach Bedarf zur Verfügung stehende Maßnahme, die er ohne Weiteres ergrei-27 - 21 - fen wird, wenn er einen Durchgang von der [X.] weiter in das Innere des Schuhs benötigt, insbesondere weil er Teile ([X.]ikes, Stollen, [X.]) im Inneren des Schuhs befestigen will. Auch die beklagte Patentinhaberin hat in dieser Maßnahme zudem nur ein konstruktives Detail gesehen und nicht näher darlegen können, warum sich aus ihm eine erfinderische Tätigkeit erge-ben soll. Auf [X.]. 2 der [X.] der [X.]n Patentanmeldung 373 336 braucht daher nicht zurückgegriffen zu werden. 7. Patentanspruch 13 des Streitpatents stellt unter Schutz, dass die [X.] aus einer Vielzahl von Bereichen gebildet wird, wobei ein erster pe-ripherer Bereich einem Hauptbereich zum mechanischen Verhaften auf dem Boden entspricht, ein zweiter zentraler Bereich zum Halten oder Haften dient und ein zentraler hinterer Bereich neutral ist. Dabei handelt es sich um eine Gestaltung der [X.], die einsatzspezifischen Anforderungen entspricht und im Bereich der Fachkenntnisse des Konstrukteurs liegt. Gleiches gilt für Patentanspruch 14, nach dem die [X.] aus [X.] hergestellt wird, die außen auf dem [X.] in hierfür vorgesehene Aussparungen eingesetzt wer-den. Dies entspricht zudem der handwerksmäßigen Anpassung an die [X.], insbesondere bei [X.]en. 28 8. Nach Patentanspruch 15 wird die [X.] aus Reliefs gebildet, die aus Material aus dem oberen Teil der [X.] erhalten werden und die Zwischenschicht oder den [X.] durchqueren und gemäß einem Wert mün-den, der gleich der Dicke der zu erhaltenden [X.] ist. Damit ist [X.] nur ausgesagt, dass Material der [X.] in das [X.] gezo-gen wird, die Zwischenschicht durchbricht und reliefförmig (rippen- oder nop-penförmig) die [X.] bilden kann. Damit wird nur in naheliegender Weise von einem allgemein bekannten Konstruktionsprinzip Gebrauch [X.] - 22 - macht, wie es etwa schon bei Gesundheits- oder Massagesohlen mit [X.] verwendet worden ist, worauf das [X.] zu Recht abgestellt hat. 30 9. Einen erfinderischen Gehalt der weiteren [X.] macht die Beklagte weder für sich allein noch in Kombination mit den Merkmalen des [X.] geltend. Er ist für den [X.]at auch nicht erkennbar. [X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 [X.] i.V.m. §§ 91, 92, 97 ZPO. 31 [X.] [X.]

[X.] [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 08.05.2003 - 2 Ni 47/01 ([X.]) -