Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 10.02.2000, Az. I ZB 37/97

[X.] ZB 37/97Verkündet am:10. Februar 2000FühringerJustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein der [X.] die Markenanmeldung [X.] 369/41 WzNachschlagewerk: ja[X.]Z : neinUnter [X.] § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3a)Zu den Voraussetzungen der Unterscheidungskraft einer [X.] (Unter Uns) nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.].b)Die nur generelle Eignung einer Wortfolge zur Werbung begründet [X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 [X.].[X.], [X.]. v. 10. Februar 2000 - [X.] - [X.]- 2 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 10. Februar 2000 durch [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, [X.], [X.] undDr. [X.]:Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der [X.]uß [X.] ([X.]) des [X.] 11. Juni 1997 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidungan das [X.] zurückverwiesen.Der Gegenstandswert für das Rechtsbeschwerdeverfahren wird auf50.000,-- DM festgesetzt.Gründe:[X.] Die Anmelderin begehrt mit ihrer am 22. September 1994 eingereich-ten Anmeldung die Eintragung der Wortfolge:Unter [X.] -für eine Vielzahl von im Beschwerdeverfahren näher bezeichneter Waren- [X.] der Klassen 3, 5, 9, 12, 14-16, 18, 21, 25, 28, 29, 32-36, 38,39, 41 und 42, unter anderem für bestimmte Körperpflegemittel, pharmazeuti-sche Erzeugnisse, fotografische Geräte, Fahrräder, Juwelierwaren, Papier- [X.], Lederwaren, Bekleidungsstücke, Spielzeug, Marmela-den, alkoholfreie und alkoholische Getränke, Werbung, Versicherungs- [X.], Ausstrahlung und Weitersendung von Rundfunk- und Fernseh-programmen, Unterhaltung, insbesondere Rundfunk- und Fernsehunterhaltung,Transportwesen, Verwaltung und Verwertung gewerblicher Schutzrechte [X.].Die zuständige Markenstelle des [X.] hat die Anmel-dung wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürf-nisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zurückgewiesen.Die Beschwerde der Anmelderin ist erfolglos geblieben (BPatGE 39, 6 =[X.] 1997, 446).Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin [X.] weiter.I[X.] Das [X.] hat die Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2Nr. 1 und Nr. 3 [X.] für gegeben erachtet und dazu ausgeführt:Der angemeldeten Marke stehe ein Eintragungshindernis nach § 8Abs. 2 Nr. 3 [X.] entgegen. Die Wortfolge komme für die angemeldetenWaren und Dienstleistungen als allgemeine Werbefloskel ernstlich in [X.] müsse deshalb für Wettbewerber freigehalten werden.- 4 -"Unter Uns" sei eine lexikalisch nachweisbare Redensart, die im allge-meinen Sprachgebrauch als Verkürzung der gebräuchlichen Redewendung"unter uns gesagt" verwendet werde und "im Vertrauen ... (gesagt)" bedeute.Ihr bisheriger werblicher Gebrauch durch Mitbewerber sei zwar nicht belegbar.Sie sei jedoch in besonderem Maße geeignet, in der Werbung für Waren [X.] als allgemeines Werbewort eingesetzt zu werden, um [X.] zu erwecken. Sie lege nahe, daß der Anbietende den Kunden oder [X.] mit vertraulichen Informationen versehen wolle, die seiner bestmögli-chen Unterrichtung dienten. Die Wortfolge weise die besondere Eignung auf,den potentiellen Abnehmer positiv auf das Waren- und Dienstleistungsangeboteinzustimmen.Wegen fehlenden Produktbezugs folge das [X.] nicht aus § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]. Es ergebe sich vielmehr aus § 8Abs. 2 Nr. 3 [X.]. Zwar erfasse der Wortlaut der Vorschrift eine Wortfolgemit der allgemeinen Aufforderung zum Vertragsschluß durch Vertrauensbildungnicht. Die Regelung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 [X.] gehe jedoch unzulässigüber Art. 3 Abs. 1 Buchst. d der EG-Markenrechtsrichtlinie Nr. 89/104 vom21. Dezember 1988 hinaus, weil dort das Tatbestandsmerkmal "Bezeichnungder Waren und Dienstleistungen" fehle. Die Vorschrift des § 8 Abs. 2Nr. 3 [X.] könne nur als richtlinienkonform angesehen werden, wenn die-ses Tatbestandsmerkmal dahingehend ausgelegt werde, daß Bezeichnungen,die für bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausge-schlossen seien, für andere Waren oder Dienstleistungen als Marke geeignetsein könnten. Bei dieser durch die EG-Richtlinie gebotenen Auslegung sei [X.] "Unter Uns" von der Eintragung ausgeschlossen. Ob die Marke [X.], die auf die Herstellung oder Verbreitung von Werken ge-- 5 -richtet seien, als den Werkinhalt beschreibender Titel von der Eintragung aus-geschlossen sei, könne danach offenbleiben.Der Wortfolge fehle auch die erforderliche Unterscheidungskraft. [X.] bestehenden oder zumindest außerordentlich naheliegenden Freihaltebe-dürfnisses sei ein strenger Prüfungsmaßstab anzulegen. Die ohne weiteresverständliche Wortfolge sei als Versuch des Werbenden aufzufassen, [X.] ins Vertrauen zu ziehen, ihm zugleich Vertrauen in den Anbieter oderdessen Produkte zu vermitteln und ihn dadurch positiv auf das Waren- [X.] einzustimmen. Niemand werde die Wortfolge als Hin-weis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen auffassen.II[X.] [X.] hat in der Sache Erfolg.1. Das [X.] ist - wie auch schon die Markenstelle des[X.] - nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes zutreffenddavon ausgegangen, daß auf die Prüfung der vorliegenden Anmeldung unge-achtet ihres früheren Zeitrangs die Vorschriften des Markengesetzes Anwen-dung finden (§ 152 [X.]).2. Das [X.] hat - ohne dies ausdrücklich anzuführen -zu Recht angenommen, daß die Wortfolge markenfähig im Sinne von § 3Abs. 1 [X.] ist, weil sie als Mehrwortzeichen grundsätzlich abstrakt [X.] von Waren und Dienstleistungen gleich welcher Art [X.] -3. Die Beurteilung des [X.]s, die angemeldete Wortfol-ge habe keine ausreichende (konkrete) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8Abs. 2 Nr. 1 [X.], ist jedoch nicht frei von [X.]) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist dieeiner Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterschei-dungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen einesUnternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden(vgl. [X.], [X.]. [X.], [X.], 408, 409- [X.]; [X.]. v. 15.7.1999 - I ZB 47/96, [X.], 1093, 1094 =[X.], 1169 - [X.]; [X.]. v. 15.7.1999 - I ZB 16/97, [X.],1089, 1091 = [X.], 1167 - YES). Hierbei ist grundsätzlich von einemgroßzügigen Maßstab auszugehen, d.h. jede auch noch so geringe Unter-scheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. Begr.zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, [X.] = [X.] 1994, Sonderheft,[X.]). Kann einer Wortmarke kein für die fraglichen Waren im Vordergrundstehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden und handelt essich auch sonst nicht um ein gebräuchliches Wort der [X.], dasvom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in [X.] - stets nur als solches und nicht als [X.] wird, so gibt es keinen tatsächlichen Anhalt dafür, daß ihr die vorerwähnteUnterscheidungseignung und damit jegliche Unterscheidungskraft fehlt ([X.][X.], 1089, 1091 - YES).Von diesen Ausführungen ist auch bei der Beurteilung der [X.] (hier: einer sloganartigen Wortfolge) auszugehen.Wie der [X.] in den [X.]üssen vom 8. Dezember 1999 ([X.], [X.], 298, 299 = [X.] 2000, 48 - Radio von hier - und [X.], WRP- 7 -2000, 300, 301 = [X.] 2000, 50 - Partner with the Best) ausgeführt hat,wird der Verkehr bei [X.] zwar häufig eine Werbeaussage anneh-men, die nicht in erster Linie der Identifizierung der Herkunft des Produktes,sondern ausschließlich seiner Beschreibung dient (vgl. [X.]/[X.], [X.], § 8 Rdn. 36). Dies rechtfertigt es aber nicht, von [X.] an eine Unterscheidungskraft von [X.] gegenüberanderen Wortmarken auszugehen. Denn bei einer Marke schließen sich [X.] und die Werbewirkung nicht gegenseitig aus (vgl. Begr.zum Regierungsentwurf BT-Drucks. 12/6581, S. 82 = [X.] 1994, Sonderheft,[X.]). Vielmehr ist in jedem Fall zu prüfen, ob der Werbeslogan einen aus-schließlich produktbeschreibenden Inhalt hat oder ihm über diesen hinaus ei-ne, wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft für die angemeldetenWaren oder Dienstleistungen zukommt (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., § 8Rdn. 97a). Von mangelnder Unterscheidungskraft ist deshalb auch bei [X.] lediglich bei beschreibenden Angaben oder Anpreisungen und [X.] allgemeiner Art auszugehen. Grundsätzlich nicht unterschei-dungskräftig werden des weiteren in der Regel längere Wortfolgen sein. [X.] für die Eignung, die konkret angemeldeten Waren und Dienstleistungen ei-nes bestimmten Anbieters von denen anderer zu unterscheiden, können dage-gen Kürze, eine gewisse Originalität und Prägnanz einer Wortfolge sein; sol-che Umstände können eine Wortfolge zu einem eingängigen und aussagekräf-tigen Werbeslogan machen. Auch die Mehrdeutigkeit und daher [X.] einer Werbeaussage kann einen Anhalt für eine hinreichendeUnterscheidungskraft bieten. Dabei dürfen die Anforderungen an die [X.] Rahmen der Bewertung der Unterscheidungskraft von [X.] [X.] werden. Auch einer für sich genommen eher einfachen Aussagekann nicht von vornherein die Eignung zur Produktidentifikation abgesprochenwerden (vgl. zur Frage der wettbewerblichen Eigenart im Rahmen des § 1- 8 [X.]: [X.], Urt. v. 17.10.1996 - I ZR 153/94, [X.], 308, 310 = [X.], 306 - Wärme fürs [X.]) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft i.S. des § 8Abs. 2 Nr. 1 [X.], die auch hier zu gelten haben, genügt die Wortfolge"Unter Uns"; sie ist kurz und prägnant und hebt sich deutlich von einem länge-ren Werbeslogan ab. Die Wortfolge ist einfach gehalten und eingängig. Ohneergänzende Zusätze ist sie entgegen der Ansicht des [X.]smehrdeutig und regt zum Nachdenken an. Der [X.] kann dies aufgrund [X.] Lebenserfahrung in Verbindung mit den tatsächlichen Feststellungendes [X.]s selbst entscheiden.Die Wortfolge "Unter Uns" kann als Verkürzung der gebräuchlichen Re-dewendung "unter uns gesagt" aufgefaßt werden und die Bedeutung "im [X.] gesagt" haben. Nach den Feststellungen des [X.]skann dieser Aussageinhalt dem Kunden nahelegen, er erhalte vertrauliche In-formationen über die Ware oder Dienstleistung oder über Konkurrenzprodukteoder Konkurrenten. Die Aussage weist danach einen Bezug zu den eigenenProdukten der Anmelderin oder den Produkten der Konkurrenten sowie zu [X.] selbst auf. Schließlich kann die Wortfolge "Unter Uns" auch ineinem [X.] Sinn gemeint sein, wonach der Kunde mit dem Erwerb [X.] zu einer bestimmten Gemeinschaft gehört, wobei die Gruppe selbstunklar bleibt.Die Wortfolge ist daher mehrdeutig, ohne daß ein beschreibender [X.] für die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die [X.], im Vordergrund [X.] 9 -4. Die Beurteilung des [X.]s, daß das [X.] § 8 Abs. 2 Nr. 3 [X.] gegeben sei, hält der rechtlichen Nachprüfungebenfalls nicht stand.Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 [X.] sind solche Marken von der [X.], die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, dieim allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und verständigen [X.]sgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren üblich geworden sind. [X.] soll sich nach der Begründung zum Regierungsentwurf(BT-Drucks. 12/6581, [X.] = [X.] 1994, Sonderheft, [X.]) auf solche [X.] beziehen, bei denen es sich um Gattungsbezeichnungen handeltoder die, ohne Gattungsbezeichnungen zu sein, zur Kennzeichnung von Wa-ren oder Dienstleistungen der angemeldeten Art im Verkehr üblich gewordensind.Das [X.] hat ausgeführt, daß der Wortlaut des § 8Abs. 2 Nr. 3 [X.] unzulässigerweise über die Regelung des Art. 3 Abs. [X.]. d [X.]L hinausgehe, weil der Passus "Bezeichnung der Warenoder Dienstleistungen" zusätzlich aufgenommen worden sei. Nach der [X.] zum Regierungsentwurf soll damit jedoch nur klargestellt werden, [X.], die als Gattungsbezeichnungen oder sonst übliche Angabenfür bestimmte Waren oder Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlos-sen sind, für andere Waren oder Dienstleistungen, für die sie weder Gattungs-bezeichnungen noch sonst übliche Angaben sind, durchaus als Marke geeignetsein können ([X.], [X.]. v. 23.10.1997 - I ZB 18/95, [X.], 465, 467 =[X.], 492 - [X.]; [X.]. v. 24.6.1999 - [X.], [X.],1096 = [X.], 1173 - ABSOLUT, m.w.[X.] 10 -Die Bedeutung der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 3 [X.] erschöpftsich darin, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnun-gen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschlie-ßen ([X.] [X.], 1096 - ABSOLUT). Dabei handelt es sich einerseits umursprünglich unterscheidungskräftige Freizeichen, die von mehreren Unter-nehmen zur Bezeichnung bestimmter Waren verwendet und deshalb vom [X.] nicht mehr als Kennzeichen verstanden werden und andererseits umGattungsbezeichnungen, die angesichts ihres beschreibenden Inhalts von derEintragung als Marke ausgeschlossen sind.Dagegen kommt eine Anwendung des [X.] des § 8Abs. 2 Nr. 3 [X.] auf Angaben, bei denen es sich - ganz allgemein - umverkehrsübliche Wörter oder Begriffe handelt, die mit den in Frage stehendenWaren und Dienstleistungen im Sinne einer Bezeichnung nichts zu tun haben,nicht in Betracht ([X.] [X.], 465, 468 - [X.]; [X.], 1096- ABSOLUT).Nach den Feststellungen des [X.]s hat sich die [X.] "Unter Uns" für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen nicht zueiner allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnungentwickelt. Im Gegenteil hat das [X.] festgestellt, daß einwerblicher Gebrauch nicht belegbar sei. Die Eintragung der Wortfolge als Re-densart in einem Lexikon und ihre nur generelle Eignung zur Werbung vermö-gen dagegen ein Eintragungsverbot nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 [X.] nicht zubegründen. Dies würde zu einer den Wortlaut des § 8 Abs. 2 Nr. 3 [X.]unbeachtet lassenden Erweiterung des [X.] führen, die mitder Absicht des Gesetzgebers, das Markenregister - gegenüber der Lage nachdem früheren [X.] - weiter zu öffnen, nicht zu vereinbaren wä-- 11 -re und die weder durch Art. 3 Abs. 1 Buchst. d [X.]L noch durchArt. [X.]. [X.] [X.] geboten ist (vgl. [X.] [X.], 1096 [X.] Die Ausführungen, mit denen das [X.] die [X.] des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] verneint hat, lassen [X.] nicht [X.] 12 -IV. Danach war der angefochtene [X.]uß aufzuheben und die Sachezur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.]zurückzuverweisen (§ 89 Abs. 4 [X.]).Erdmannv. Ungern-Sternberg[X.][X.]Büscher