Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 19.04.2007, Az. I ZB 47/06

[X.] vom 19. April 2007 in dem Rechtsbeschwerdeverfahren Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja Consulente in [X.] [X.] § 140 Abs. 3; ZPO § 104 Ob die Kosten, die in einem Markenverletzungsverfahren für die Tätigkeit eines [X.] consulente in [X.] aufgewendet worden sind, in entsprechender Anwendung des § 140 Abs. 3 [X.] festgesetzt werden können, ist im [X.] zu prüfen. Maßgeblich ist dabei, ob der consulente in [X.] in [X.] nach seiner Ausbildung und dem Tätig-keitsbereich, für den er in [X.] zugelassen ist, im Wesentlichen einem in [X.] zugelassenen Patentanwalt gleichgestellt werden kann.
[X.], [X.]. v. 19. April 2007 - [X.]/06 - [X.]- 2 - Der I. Zivilsenat des [X.] hat am 19. April 2007 durch [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, [X.], Dr. Schaffert und [X.] beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der [X.]uss des 6. Zivilsenats des [X.] vom 30. Mai 2006 aufgehoben. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Beschwerdegericht zu-rückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 450 • fest-gesetzt. - 3 - Gründe: 1 I. Die in [X.] ansässige Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerin wegen Verletzung ihrer international registrierten Bildmarke Nr.

, die auch in [X.] Schutz genießt, eine einstweilige Verfügung erwirkt. Die Kosten des [X.] wurden der Antragsgegnerin auferlegt. Im Kostenfestsetzungsverfahren hat die Antragstellerin beantragt, unter der Position "Kosten [X.] Patentanwälte" 450 • als erstattungsfähige Kosten anzusetzen. Dazu hat sie ein von [X.]

(im Folgenden: [X.]) unterzeichnetes Schreiben der Kanzlei J.

& Partners vom 10. August 2005 vorgelegt, wonach sich deren Gebühren auf diesen Betrag beliefen. 2 Das [X.] hat die Kosten antragsgemäß festgesetzt. 3 Mit ihrer sofortigen Beschwerde hat sich die Antragsgegnerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss des [X.]s gewandt, soweit darin Kosten für [X.] Patentanwälte in Höhe von 450 • angesetzt worden sind. Die Kosten für die Tätigkeit von [X.] seien nicht nach § 140 Abs. 3 [X.] zu er-statten, da [X.] nicht Patentanwältin, sondern Rechtsanwältin sei. 4 Die Antragstellerin hat demgegenüber vorgebracht, die Kanzlei [X.] sei einem [X.] Patentanwaltsbüro vergleichbar. Die der [X.] angehörende [X.] habe ein juristisches und ein wirtschaftswissenschaftliches Studium abgeschlossen. Sie sei berechtigt, den Titel "consulente in [X.]" zu führen, und sei in der Liste der "consulenti in proprietà industriale" eingetragen. Hinsichtlich Ausbildung und Qualifikation seien dafür Voraussetzungen zu [X.] - 4 - len, die denen für die Zulassung als Patentanwalt in [X.] entsprächen. Die Tätigkeit eines "consulente in [X.]" beschränke sich allerdings auf die Beratung in Markenangelegenheiten und in Fragen der geographischen [X.]. Die Kosten für die Tätigkeit von [X.] seien jedenfalls als [X.] zu ersetzen. Das Beschwerdegericht hat den Kostenfestsetzungsbeschluss des Land-gerichts abgeändert und die Position "Kosten [X.] Patentanwälte" von dem geltend gemachten Erstattungsbetrag abgesetzt ([X.], 422). 6 Mit ihrer (zugelassenen) Rechtsbeschwerde, deren Zurückweisung die Antragsgegnerin beantragt, verfolgt die Antragstellerin ihr Begehren auf Ansatz dieser Kosten weiter. 7 II. [X.] ist zulässig (§ 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO). Ihrer Statthaftigkeit steht nicht entgegen, dass dem angefochtenen [X.]uss ein Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zugrunde liegt, in dem die Rechtsbeschwerde wegen des durch § 574 Abs. 1 Satz 2, § 542 Abs. 2 Satz 1 ZPO begrenzten Instanzenzugs auch im Fall ihrer Zulassung ausgeschlossen ist ([X.] 154, 102, 103). Diese Begrenzung gilt nicht für das [X.], da es als selbständige [X.] mit einem eigenen [X.] ausgestaltet ist (vgl. [X.], [X.]. [X.] - [X.], NJW 2005, 2233). 8 III. [X.] ist auch begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen [X.]usses und zur Zurückverweisung der Sache an das Beschwerdegericht. 9 - 5 - 1. Das Beschwerdegericht hat zur Begründung seiner Entscheidung [X.]: 10 11 Die Kosten für die Tätigkeit von [X.] könnten nicht als Patentanwaltskosten festgesetzt werden, weil im Kostenfestsetzungsverfahren nicht geklärt werden könne, ob die materiell-rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt seien. Kosten eines im Gebiet der [X.] ansässigen ausländischen [X.] seien allerdings unter den Voraussetzungen des § 140 Abs. 3 [X.] erstattungsfähig, wenn der hinzugezogene ausländische Berater nach Ausbil-dung und Qualifikation sowie nach dem ihm im Heimatstaat gesetzlich zuge-wiesenen Aufgabengebiet einem [X.] Patentanwalt in jeder Hinsicht ver-gleichbar sei. Es könne jedoch nicht beurteilt werden, ob dies bei einem "consu-lente in [X.]", soweit es um die Beratung in Markensachen gehe, der Fall sei. Zur Klärung solcher Fragen, für die das einschlägige [X.] Recht und die [X.] Rechtspraxis ermittelt werden müssten, sei das [X.] nicht vorgesehen, da dieses auf eine vereinfachte und knappe Überprüfung gebührenrechtlicher Fragen zugeschnitten sei. Die Antragstellerin sei daher mit ihrem Anspruch auf Ersatz der Kosten für die Tätigkeit von [X.] auf den Weg des [X.] zu verweisen. Die Kosten für die Tätigkeit von [X.] seien auch nicht als [X.] erstattungsfähig. Nach dem eigenen Vorbringen der Antragstellerin sei [X.] nicht als Rechtsanwältin, sondern zur Beratung über die besonderen mar-kenrechtlichen Fragen herangezogen worden. Die Einschaltung eines italieni-schen Verkehrsanwalts sei zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung auch nicht notwendig gewesen, weil die Antragstellerin in [X.] von ihrem Prozessbevollmächtigten ständig in Markensachen - auch hinsichtlich der streitgegenständlichen Marke - vertreten werde. Der Antragstellerin sei es [X.] nach Entdeckung der Verletzungshandlung möglich und zumutbar [X.], ihren mit der Marke und deren rechtlichen Fragen vertrauten Prozessbe-vollmächtigten mündlich oder fernmündlich zu beauftragen und zu informieren. 13 2. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 14 a) Nach dem gegenwärtigen Sach- und Streitstand kann nicht bereits aus Rechtsgründen ausgeschlossen werden, dass die Kosten für die Tätigkeit von [X.] als einer in [X.] zugelassenen "consulente in [X.]" nach § 140 Abs. 3 [X.] erstattungsfähig sind. Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind gemäß § 140 Abs. 3 [X.] die Ge-bühren nach § 13 des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Das Beschwerdegericht hat zutreffend angenommen, dass diese Vorschrift, die unmittelbar nur für im Inland zugelassene Patentanwälte gilt, entsprechend anwendbar sein kann, wenn ein Patentanwalt aus einem Mitgliedstaat der [X.] mitge-wirkt hat (vgl. OLG Düsseldorf GRUR 1988, 761, 762 [noch zu § 32 Abs. 5 WZG]; [X.] GRUR-RR 2002, 127, 128; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 140 Rdn. 20; [X.] in [X.]/[X.], [X.], 8. Aufl., § 140 Rdn. 40). Voraussetzung ist allerdings, dass der ausländische Patentanwalt in [X.] nach seiner Ausbildung und dem Tätigkeitsbereich, für den er in dem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist, einem in [X.] zugelassenen Patentanwalt im Wesentlichen gleichgestellt werden kann. [X.] ist dagegen, ob dies auch hinsichtlich seiner Befähigung zur [X.] gilt. Angesichts des Standes der Harmonisierung des Markenrechts innerhalb der [X.] ist es auch nicht ange-bracht, die entsprechende Anwendung des § 140 Abs. 3 [X.] davon ab-hängig zu machen, ob ein ausländisches Kennzeichenrecht oder eine [X.] - 7 - schaftsmarke Gegenstand des Verfahrens ist (a.A. Ingerl/[X.], [X.], 2. Aufl., § 140 Rdn. 65). 16 b) Im Kostenfestsetzungsverfahren ist zu prüfen, ob die Kosten, die in [X.] durch die Mitwirkung eines ausländischen Patent-anwalts aus einem Mitgliedstaat der [X.] entstehen, in entspre-chender Anwendung des § 140 Abs. 3 [X.] als Kosten aus der Mitwirkung eines im Inland zugelassenen Patentanwalts zu behandeln sind. Dem steht - abweichend von der Ansicht des [X.] - nicht entgegen, dass das Kostenfestsetzungsverfahren auf eine rasche, vereinfachte, anhand der Prozessakten vorzunehmende gebührenrechtliche Überprüfung der Tätigkeit von Rechtsanwälten und Patentanwälten zugeschnitten ist (vgl. [X.], [X.]. v. 28.3.2006 - [X.], [X.], 1523 [X.]). Die hier zu prüfende Frage ist nicht jeweils anhand von besonderen Umständen des Einzelfalls zu [X.], sondern allgemeiner Art. Ist sie einmal geklärt, kann das Ergebnis ohne weiteres der Entscheidung in anderen Kostenfestsetzungsverfahren zugrunde gelegt werden. Die Antragstellerin darauf zu verweisen, ihren Kostenersatzanspruch auf dem weniger einfachen Zivilrechtsweg zu verfolgen, wäre auch mit der in Art. 49 [X.] verankerten Dienstleistungsfreiheit nicht vereinbar. Diese steht einer nationalen Regelung entgegen, die die Möglichkeit für einen [X.], von dem Recht auf freien Dienstleistungsverkehr tatsächlich Gebrauch zu machen, ohne objektive Rechtfertigung beschränkt (vgl. [X.], Urt. v. 5.10.1994 - [X.]/93, Slg. 1994, [X.] = [X.] 1995, 199 Tz 16 - Kommis-sion/[X.]; Urt. v. 14.12.2006 - [X.]/05, [X.]; Urt. [X.] - [X.]/04, [X.], 525 Tz 45 f. - Placanica u.a.). Dies wä-re der Fall, wenn das Kostenfestsetzungsverfahren für die Festsetzung der Kos-ten eines mitwirkenden Patentanwalts aus einem Mitgliedstaat der [X.] - 8 - schen [X.] verschlossen bliebe, obwohl die grundlegende Frage, ob seine Tätigkeit unter dem Gesichtspunkt des § 140 Abs. 3 [X.] der Tätigkeit ei-nes im Inland zugelassenen Patentanwalts gleichgestellt werden kann, mit ei-nem auf alle entsprechenden Fälle übertragbaren Ergebnis entschieden werden kann. Einem obsiegenden Beklagten, der einen ausländischen Patentanwalt eingeschaltet hat, stünde zudem in aller Regel kein materiell-rechtlicher Kos-tenerstattungsanspruch zu; er kann die angefallenen Kosten grundsätzlich nur im Kostenfestsetzungsverfahren geltend machen (vgl. [X.], Urt. v. 12.12.2006 - VI ZR 224/05, [X.], 507 Tz 6 ff. = NJW 2007, 1458). Das Beschwerdegericht wird danach die bisher unterbliebene Prüfung dieser Frage für einen "consulente in [X.]" nach [X.]m Recht nachzu-holen haben. 18 3. Die geltend gemachten Kosten können nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht bereits aus anderen Gründen als erstattungsfähig ange-sehen werden. 19 a) Die Kosten können nicht als Verkehrsanwaltskosten angesetzt wer-den, weil [X.], wie das Beschwerdegericht unangefochten festgestellt hat, nicht als Rechtsanwältin tätig geworden ist (§ 1 Abs. 1 RVG). 20 b) Die Frage, ob die Kosten der Mitwirkung von [X.] unabhängig von der Anwendbarkeit des § 140 Abs. 3 [X.] als notwendige Kosten im Sinne des § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu erstatten sind, kann auf der Grundlage der [X.] nicht entschieden werden. Bei dieser Frage kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige [X.] die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die [X.] ihr berechtigtes Interesse 21 - 9 - verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Belange erforderlichen Schritte ergreifen. Sie ist lediglich gehalten, unter mehreren gleichartigen Maßnahmen die kostengünstigste auszuwählen. Bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme ist zudem eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Rechtsverfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstat-ten sind oder nicht (vgl. [X.], [X.]. v. 2.12.2004 - [X.], [X.], 271 = [X.], 224 - [X.], m.w.N.). Der Umstand, dass die Antragstellerin in [X.] ständig von einem bestimmten Prozessbevollmächtigten in Markensachen - auch betreffend die streitgegenständliche Marke - vertreten wird, reicht danach entgegen der [X.] des [X.] nicht aus, um die Erstattungsfähigkeit der Kosten eines ständigen Beraters in der Nähe des eigenen Geschäftssitzes zu vernei-nen. Bei einem Unternehmen, das laufend eine Vielzahl von Rechtsstreitigkei-ten in Markensachen zu führen hat, ist auch das Interesse zu berücksichtigen, mit besonders sachkundigen Beratern seines Vertrauens in örtlicher Nähe zu-sammenzuarbeiten. Nach dem Vorbringen der Antragstellerin koordiniert [X.] für die Antragstellerin seit langem weltweit sämtliche Markenanmeldungen wie auch die Auseinandersetzungen mit anderen Unternehmen wegen [X.]. Dies wird bei der gegebenenfalls notwendigen erneuten Prüfung zu berücksichtigen sein. 22 - 10 - 23 IV. Danach ist der angefochtene [X.]uss aufzuheben und die Sache an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen, damit dieses die noch [X.] Feststellungen trifft. Bornkamm v. Ungern-Sternberg [X.] Schaffert

Kirchhoff Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 13.11.2005 - 2/6 O 214/05 - [X.], Entscheidung vom 30.05.2006 - 6 W 31/06 -