Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 09.09.2010, Az. Xa ZR 14/10

[X.] DES VOLKES UR[X.]EIL [X.] Verkündet am: 9. September 2010 Anderer Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in der [X.] Nachschlagewerk: ja [X.]: nein [X.]R: ja Windenergiekonverter [X.] § 22 Abs. 1; [X.] §12 Der Schutzbereich eines Patents darf im Rahmen des in § 12 [X.] vorgese-henen Prüfungsverfahrens nicht erweitert werden. [X.], Urteil vom 9. September 2010 - [X.] - [X.]
- 2 - Der [X.] des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 9. September 2010 durch [X.], [X.], [X.], [X.] und [X.] für Recht erkannt: Die Berufung gegen das am 9. September 2009 verkündete Urteil des 5. Senats ([X.]) des [X.]s wird auf Kosten des Beklagten zurückgewiesen. Von Rechts wegen - 3 - [X.]atbestand: Der Beklagte ist Inhaber des Patents [X.] 395 (Streitpatents), das einen getriebelosen Windenergiekonverter betrifft. [X.] ist am 18. Mai 1987 in der [X.] als [X.] mit zwölf Patentansprüchen angemeldet und ohne Prüfung auf das Vorhanden-sein sämtlicher [X.] erteilt worden. Mit dem 18. Mai 2007 ist es nach Ablauf der [X.] erloschen. Patentanspruch 1 lautet in der zunächst erteilten Fassung ([X.]): 1 "Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem, gekennzeichnet dadurch, dass der [X.] ([X.]) mit dem [X.] ([X.]) in ei-nem Windenergiekonverter ([X.]) vereinigt sind und mehrere ([X.]) im Hoch-druckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff speichern und die [X.] (4) des [X.]s ([X.]) dem [X.] angepasst ist und in ihr die Flügelarme (7) des [X.] ([X.]) eingelassen sind und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist und beide Energieübertra-gungselemente im [X.] ([X.]) vorzugsweise zwischen den [X.] (11.1 und 11.2) angeordnet sind und um die Rotorachse (11) rotieren, die ih-rerseits mit dem [X.] (10) fest verbunden ist, der seinerseits um die vertikale Achse in den [X.] (10.1-10.2) drehbar gelagert ist und als [X.]räger der Generatoren (12) oder Statoren (20) dient." Auf einen vom Beklagten gestellten [X.] hat das [X.] und Markenamt das Streitpatent in geänderter Fassung mit vier [X.] aufrechterhalten. Patentanspruch 1 lautet in dieser Fassung ([X.]): 2 "Getriebeloser Windenergiekonverter mit einem um eine Rotorachse drehbar [X.]en Rotor mit einer [X.], einem Drehstuhl sowie einem Generator, dadurch gekennzeichnet, dass der Drehstuhl (10) mit der Rotorachse (11) eine Einheit bildet und die [X.] (4) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist, - 4 - wobei die [X.] (4) [X.] (19) aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl (10) montierten [X.] (20) den Generator bilden." Die weiteren Patentansprüche sind in beiden Fassungen auf den [X.] Patentanspruch 1 zurückbezogen. 3 Die Klägerin hat das Streitpatent insgesamt wegen unzureichender Offen-barung, unzulässiger Erweiterung, fehlender Patentfähigkeit und Erweiterung des Schutzbereichs angegriffen. Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat das Streitpatent hilfsweise in geänderter Fassung verteidigt. 4 Das Patentgericht hat das Streitpatent antragsgemäß für nichtig erklärt. Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, der weiterhin die Abweisung der Klage anstrebt und das Streitpatent mit vier [X.] in geänderter Fassung verteidigt. Nach den [X.] soll Patentanspruch 1 wie folgt [X.]: 5 "Windenergiekonverter für Energieversorgungssystem, gekennzeichnet dadurch, dass der [X.] ([X.]) mit dem [X.] ([X.]) in ei-nem Windenergiekonverter ([X.]) vereinigt ist und mehrere Windenergiekonverter ([X.]) im Hochdruckverbundsystem jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff speichern und die [X.] (4) des [X.]s ([X.]) dem [X.] (5) angepasst ist und in ihr die Flügelarme (7) des [X.] ([X.]) eingelassen sind und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist und beide Energieübertragungselemente im [X.] ([X.]) vorzugsweise zwi-schen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet sind und um die Rotorachse (11) [X.], die ihrerseits mit dem [X.] (10) fest verbunden ist, der seiner-seits um die vertikale Achse in den [X.] (10.1-10.2) drehbar gelagert ist und als [X.]räger der Generatoren (12) oder Statoren (20) dient, wobei der [X.] derart getriebelos ausgeführt ist, dass zur Übertragung [X.] aus den [X.] kein gesondertes Getriebe angeordnet ist, und der eine Ro-tornabe umfassende Rotor um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist, und wobei der Windenergiekonverter des weiteren einen Generator und einen Drehstuhl auf-- 5 - weist, wobei der Drehstuhl (10) mit der Rotorachse (11) eine Einheit bildet und die [X.] (4) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist, wobei die [X.] (4) [X.] (14) aufweist, welche mit auf dem Drehstuhl (10) montier-ten [X.] (20) den Generator bilden, und [zusätzliche Einfügung ge-mäß dem dritten Hilfsantrag: die Anpassung der [X.] an den [X.] (5) dadurch realisiert ist, dass der konusförmige [X.]eil des Rotors ebenfalls in der äuße-ren Kontur der [X.] ausgeführt ist, wobei] als Energieübertragungselemente die Rotorblätter gemeint sind, sowie der Zahnkranz gemeint ist, und diese beiden Energieübertragungselemente zwischen zwei Ebenen an der [X.] angeordnet sind, die senkrecht zur Rotationsachse der [X.] durch die Lager (11.1 und 11.2) verlaufen." Nach den weiteren [X.] (2 und 4) soll nach den Worten "und ihr Umfang als Zahnkranz (14) gestaltet ist" eine Fußnote mit folgendem [X.]ext ein-gefügt werden: 6 "Disclaimer: Es wird hiermit erklärt, dass aus dem Merkmal, dass der Umfang der [X.] als Zahnkranz (14) gestaltet ist, sowie aus der Erwähnung des Zahn-kranzes als Energieübertragungselement keine Rechte hergeleitet werden, dieses Merkmal jedoch zur Bestimmung des Schutzbereichs heranzuziehen ist." Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen. 7 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing.

S.

in der mündlichen Verhandlung ein Gutachten erstattet. 8 - 6 - Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung ist unbegründet. [X.] hat weder in der Fassung der [X.] noch in den mit den [X.] verteidigten [X.] Bestand. 9 [X.] Zu Recht hat das Patentgericht die Klage als zulässig angesehen. Das nach dem Erlöschen des Streitpatents erforderliche Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin ergibt sich daraus, dass sie befürchten muss, vom Beklagten oder [X.], an die dieser seine Rechte abtritt, wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch genommen zu werden. Dem steht nicht entgegen, dass der [X.] eine Klage vor dem [X.] nach Versagung von Pro-zesskostenhilfe zurückgenommen hat. Der Beklagte ist durch diese Klagerück-nahme rechtlich nicht gehindert, die Klägerin erneut wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch zu nehmen. Einen Verzicht auf eventuelle Ansprüche aus dem Streitpatent hat er abgelehnt. Entgegen dem Vorbringen der Berufung hat er auch nicht verbindlich erklärt, dass er gegen die Klägerin keine [X.] mehr erheben werde. Er hat vor dem Patentgericht lediglich geltend gemacht, die Nichtigkeitsklage sei unzulässig, weil er keine Anstalten unter-nommen habe, Ansprüche weiterhin geltend zu machen, und weil sich aus den Umständen, unter denen die Klagerücknahme erfolgt sei, ergebe, dass er kein weiteres Verletzungsverfahren gegen die Klägerin anstrengen werde. Aus kei-nem dieser Umstände ergibt sich eine rechtliche Bindung, die es dem [X.] verwehren würde, seine Absichten zu ändern und die Klägerin erneut in [X.] zu nehmen. In der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hat der [X.] einen ausdrücklichen Verzicht mit der Begründung abgelehnt, er wolle mögliche Schadensersatzansprüche gegen Dritte, die ihn bei der Ausgestaltung des Patents beraten haben, nicht gefährden. In dieser Situation kann es der Klägerin nicht verwehrt werden, eine endgültige Klärung über den [X.] herbeizuführen. Dabei ist nach ständiger [X.] - 7 - [X.] nicht zu prüfen, wieweit ein Vorgehen aus dem Streitpatent Aussicht auf Erfolg hätte (vgl. [X.], Urteil vom 26. Juni 1973 - [X.], [X.], 146, 147 - Schraubennahtrohr mwN). I[X.] Das Patentgericht hat seine der Klage stattgebende Entscheidung wie folgt begründet: 11 [X.] sei wegen Erweiterung des Schutzbereichs für nichtig zu erklären. Die Erteilung eines [X.]s sei gemäß § 6 [X.] der Ertei-lung eines Patents nach § 58 [X.] gleichgestellt. Der Inhaber eines solchen Patents könne in Hinblick auf § 23 [X.] grundsätzlich dieselben Rechte geltend machen wie ein Inhaber eines nach dem [X.] erteilten Patents. Daraus ergebe sich, dass schon vor Durchführung eines Prüfungsverfahrens nach § 12 [X.] ein bestimmter Schutzbereich feststellbar sein müsse, von dem [X.] und Lizenznehmer ausgehen könnten. Die Rechtssicherheit gebiete, dass dieser Schutzbereich im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens nicht er-weitert werden dürfe. Entgegen der Auffassung des 4. [X.] (Urteil vom 17. Januar 2007 - 4 Ni 72/05) könne aus den Vorschriften, nach denen die erteilte Fassung des Patents in dem Prüfungsverfahren gemäß § 12 [X.] weitgehend mit einer Patentanmeldung gleichgesetzt werde, keine abweichen-de Schlussfolgerung gezogen werden. Das Gebot der Rechtssicherheit [X.] es aus, dem Inhaber eines ungeprüften [X.]s die Möglichkeit einzuräumen, in Kenntnis einer Benutzung und der Identität des Benutzers bis zu zwanzig Jahre lang zuzuwarten und erst gegen Ende der Laufzeit im Rah-men eines Prüfungsverfahrens den Schutzbereich zu erweitern. Dies führte zu-dem dazu, dass der Inhaber eines [X.]s mit dem Inhaber eines nach dem [X.] erteilten Patents nicht nur gleichgestellt, sondern ein-deutig privilegiert würde. Ein derartiger Wille des Gesetzgebers könne weder dem Gesetz noch der Begründung zum Gesetzentwurf entnommen werden. 12 - 8 - Unabhängig davon sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der [X.] der [X.] durch die internationale Patentanmeldung 84/04466 ([X.]) vollständig vorweggenommen und durch die [X.] Patentschrift 806 292 ([X.]) nahegelegt. 13 In der mit dem (seinerzeit gestellten) Hilfsantrag verteidigten Fassung sei der Schutzbereich des Streitpatents im Vergleich zu der Fassung nach der [X.] erweitert. Die Beschränkung eines Patents sei nur zulässig, wenn die zur Beschränkung herangezogenen Merkmale in allen Fassungen des Patents als zur Erfindung gehörend offenbart seien. Patentanspruch 1 in der Fassung des [X.] enthalte einzelne Merkmale, bei denen diese Voraussetzung nicht erfüllt sei. Diese Merkmale seien zwar in der [X.] offenbart, nicht aber in der [X.]. 14 15 Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren im [X.] stand. 16 II[X.] [X.] betrifft einen getriebelosen Windenergiekonverter. 17 1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift war im Stand der [X.]echnik eine Vielzahl von [X.] bekannt, darunter auch Aus-führungsformen ohne Getriebe. [X.] betrifft das technische Prob-lem, einen verbesserten getriebelosen Windenergiekonverter zur Verfügung zu stellen. 2. Zur Lösung dieses Problems wird in Patentanspruch 1 des Streit-patents in der Fassung der [X.] ein getriebeloser Windenergiekonverter vorgeschlagen, der folgende Merkmale aufweist (die abweichende Gliederung durch das Patentgericht ist in eckigen Klammern wiedergegeben): 18 - 9 - 1. Der getriebelose Windenergiekonverter [C1] weist auf: a) einen Rotor, der um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [[X.]], b) einen Drehstuhl [C4] sowie c) einen Generator [C5]. 2. Der Rotor weist eine [X.] (4) auf [C3], die a) drehbar auf der Rotorachse (11) gelagert ist [[X.]] und b) [X.] (19) aufweist [[X.]]. 3. [X.] (10) bildet mit der Rotorachse (11) eine Einheit [C6]. 4. Auf dem Drehstuhl (10) sind [X.] (20) montiert [C9]. 5. Die Läufereinrichtung (19) und die [X.] (20) [X.] den Generator [[X.]]. 19 IV. [X.] ist wegen Erweiterung des Schutzbereichs (§ 22 Abs. 1 [X.]) für nichtig zu erklären. 20 1. Ein zunächst ohne vollständige Prüfung erteiltes erstrecktes Patent ist auf entsprechende Klage auch dann für nichtig zu erklären, wenn sein Schutzbereich im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 [X.] erwei-tert worden ist. a) Die Regeln über das [X.] und damit auch § 22 Abs. 1 [X.] sind auf das Streitpatent anwendbar. Dies ergibt sich aus § 5 [X.]. Danach sind die die vor dem 1. Mai 1992 geltenden Regeln auf die [X.] - mäß § 4 [X.] erstreckten gewerblichen Schutzrechte, zu denen auch in der [X.] angemeldete, ohne vollständige vorherige Prüfung erteilte [X.]e gehören, nur noch anzuwenden, soweit es um die Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und die Schutzdauer geht. Die Regeln über das [X.] und die Gründe, die zum Widerruf oder zur Nichtigerklärung eines erteilten Patents führen, betreffen nicht die Schutzfä-higkeit (Busse/Schwendy, [X.], 6. Aufl., § 21 Rn. 5). b) In der Rechtspre[X.] des [X.]s ist umstritten, ob eine Erweiterung des Schutzbereichs im Sinne von § 22 Abs. 1 [X.] auch dann vorliegt, wenn dies im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 [X.] erfolgt ist. Der 5. Senat ([X.]) hat die Frage in der angefochtenen Entscheidung bejaht und vor allem darauf abgestellt, dass die Erteilung eines [X.]s gemäß § 6 [X.] der Veröffentli[X.] der Erteilung eines Patents nach § 58 Abs. 1 [X.] gleichstehe und eine spätere Erweiterung des Schutzbereichs aus Gründen der Rechtssicherheit ausgeschlossen sein müsse (B[X.], Urteil vom 9. September 2009 - 5 Ni 13/09, juris Rn. 75 f.). Der 4. Senat ([X.]) hat die Frage verneint und für ausschlaggebend gehalten, dass die erteilte Fassung im Prüfungsverfahren weitgehend dieselbe Funktion hat wie eine Anmeldung gemäß § 34 [X.] (B[X.], Urteil vom 17. [X.] 2007 - 4 Ni 72/05, juris Rn. 23; dieses Verfahren ist in der [X.]/07 - durch beiderseitige Erledigungserklärung beendet [X.]). Die gleiche Auffassung hatte der 5. Senat in einer älteren Entscheidung (Beschluss vom 23. März 2009 - 5 Ni 6/09) vertreten. In der Literatur ist die [X.], soweit ersichtlich, bisher nicht behandelt worden. 22 c) Eine Erweiterung des Schutzbereichs im Rahmen des [X.] gemäß § 12 [X.] ist bei ohne vollständige Prüfung erteilten [X.] nicht zulässig. 23 - 11 - (1) Der in seiner heutigen Fassung durch das Gesetz über das Gemein-schaftspatent und zur Änderung patentrechtlicher Vorschriften ([X.], G[X.]) vom 26. Juli 1979 ([X.] 1269) eingeführte Nichtig-keitsgrund der Erweiterung des Schutzbereichs beruht auf dem im [X.] Recht schon zuvor anerkannten und auch dem [X.] Patentrecht (Art. 123 Abs. 3 EPÜ, dazu [X.], Beschluss vom 7. Mai 1999 - [X.] 1149/97 - 3.4.2, [X.]. [X.] 2000, 659 Abs. 6.1.10 - Fluidwandler; [X.], [X.]. 1989, 460) zu Grunde liegenden Grundsatz des Vertrauensschutzes. Die [X.] muss sich darauf verlassen können, dass ein erteiltes Patent nicht nachträglich einen erweiterten Schutzbereich erhält (B[X.]-Drucks. 8/2087, S. 27 zu Nr. 12; [X.], [X.], 10. Aufl., § 22 Rn. 18; Busse/Schwendy, aaO, § 22 Rn. 25; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., § 26 [X.] 1 S. 610). 24 25 (2) Dieser Gesetzeszweck verbietet auch die Erweiterung des Schutz-bereichs im Rahmen eines Prüfungsverfahrens gemäß § 12 [X.]. 26 Die Regelung in § 12 [X.] trägt dem Umstand Rechnung, dass nach dem [X.] der [X.] sowohl Wirt-schaftspatente als auch Ausschließlichkeitspatente ohne vorherige Prüfung auf das Vorliegen aller [X.] erteilt werden konnten. Sie eröffnet dem Patentinhaber und jedem [X.] die Möglichkeit, für Schutzrechte, die nach den Regeln des [X.] (Anlage [X.] § 3 Abs. 1 Satz 1) in [X.] geblieben und gemäß § 4 [X.] zum 1. Mai 1992 auf das übrige [X.] erstreckt worden sind, eine solche Prüfung nachträglich zu veranlassen. Das Prüfungsverfahren ist weitgehend wie das Verfahren zur Prüfung einer Anmeldung nach den Regeln des [X.]es ausgestaltet. Folgerichtig kommt der zunächst erteilten Fassung des Patents im Prüfungsverfahren im Wesentlichen dieselbe Funktion zu wie einer Patent-anmeldung im Sinne von § 34 [X.]. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass der Schutzbereich des Patents im Prüfungsverfahren innerhalb der durch - 12 - den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung vorgegebenen Grenzen erweitert werden kann. Ein nach § 4 [X.] erstrecktes Patent entfaltet auch dann unmittelbare Rechtswirkungen gegenüber [X.], wenn es ohne vollständige Prüfung erteilt worden ist. Gemäß § 6 [X.] steht die Erteilung eines Patents nach den Rechtsvorschriften der [X.] der Erteilung des Patents nach § 58 Abs. 1 [X.] gleich. Der Eintritt dieser Wirkungen hängt nicht davon ab, wieweit der Erteilung ein Prüfungsverfahren vorausgegangen ist. Dem Inhaber eines nicht auf das Vorliegen aller [X.] ge-prüften [X.]s stehen zwar nur in eingeschränktem Umfang Unter-lassungsansprüche zu, weil ein [X.] nach § 7 Abs. 1 [X.] als Patent gilt, für das eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben worden ist, und diese Wirkung gemäß § 7 Abs. 2 [X.] nur dann beseitigt werden kann, wenn das Patent auf das Vorliegen aller [X.] geprüft [X.] ist. [X.]rotz dieser Einschränkung sind Dritte, die die in § 23 Abs. 3 [X.] vor-geschriebene Anzeige abgeben und die patentierte Erfindung benutzen, zumin-dest Vergütungsansprüchen des Berechtigten ausgesetzt. Gegenüber Benut-zern, die die Anzeige nicht abgeben, kann der Berechtigte Ansprüche wegen Patentverletzung geltend machen, insbesondere also Unterlassung und [X.] verlangen. Anders als nach § 17 Abs. 2 des [X.]es der [X.] vom 27. Oktober 1983 (GBl. I S. 284) darf nach den seit 1. Mai 1992 geltenden Bestimmungen auch eine gerichtliche Ent-scheidung über diese Ansprüche ergehen, ohne dass ein Prüfungsverfahren durchgeführt worden ist. Ein Dritter, der wegen Verletzung eines nicht vollstän-dig geprüften [X.]s auf Zahlung von Lizenzgebühren in Anspruch genommen wird, hat lediglich die Möglichkeit, abweichend von § 81 Abs. 2 [X.], dessen Anwendbarkeit in § 12 Abs. 4 [X.] ausgeschlossen ist, schon vor Einleitung und Abschluss eines Prüfungs- oder [X.] zu erheben. 27 - 13 - Angesichts dieser Rechtswirkungen hat die Allgemeinheit ein berechtigtes Interesse daran, dass der Schutzbereich eines ohne vollständige Prüfung erteil-ten Patents nicht nachträglich erweitert wird. Solange eine solche Prüfung nicht erfolgt ist, kann und muss sich ein Dritter anhand der erteilten Fassung des [X.] Aufschluss darüber verschaffen, ob ein von ihm beabsichtigtes Verhalten von den Merkmalen des Patents Gebrauch macht. Maßgeblich hierfür ist auch bei einem ohne vollständige Prüfung erteilten Patent dessen Schutzbereich, nicht ein möglicherweise darüber hinausgehender [X.]sgehalt der [X.]chrift. Auch wenn das nicht vollständig geprüfte Patent nach Maßgabe von § 12 [X.] nachträglich einer Prüfung unterworfen werden kann, steht es ge-mäß § 6 [X.] in seinen Wirkungen schon vor dieser Prüfung einem nach § 49 [X.] erteilten Patent gleich. Für die Frage, ob eine Patentverletzung vorliegt, ist deshalb auch vor der Durchführung des Prüfungsverfahrens nach § 12 Abs. 1 [X.] dessen nach § 14 [X.] zu bestimmender Schutzbereich maßgeblich. Ein Dritter, der objektiv zutreffend zu dem Ergebnis kommt, dass eine von ihm beabsichtigte Handlung nicht in den Schutzbereich des Patents fällt, hat ein berechtigtes und schützenswertes Interesse daran, dass sein Verhalten nicht dadurch als Patentverletzung bewertet werden kann, dass der Schutzbereich des zunächst erteilten Rechts später erweitert wird. Dies gilt unabhängig davon, wieweit vor der Erteilung des Patents das Vorliegen der [X.] geprüft worden ist. 28 Dem steht nicht entgegen, dass auch eine Patentanmeldung (§ 34 [X.]) nach ihrer Veröffentli[X.] gewisse Rechtswirkungen gegenüber [X.] entfal-tet. Zwar ist die aus § 7 [X.] und § 23 [X.] resultierende Vergütungspflicht im Falle einer ordnungsgemäßen Anzeige gemäß § 23 Abs. 3 [X.] in mancher Beziehung vergleichbar mit der in § 33 [X.] vorgesehenen Entschädigungs-pflicht für den Zeitraum nach der Veröffentli[X.] des Hinweises auf die Mög-lichkeit der Einsicht in die Akten einer Patentanmeldung. Die Rechte aus einem ohne vollständige Prüfung erteilten Patent sind jedoch - anders als die Rechte 29 - 14 - aus einer Patentanmeldung - nicht auf diesen Entschädigungsanspruch be-schränkt, sondern reichen erheblich weiter. Deshalb besteht auch ein erhöhtes Schutzbedürfnis zugunsten des Rechtsverkehrs. Der Senat verkennt nicht, dass es dem Gesetzgeber freigestanden hätte, ein ohne vollständige Prüfung erteiltes Wirtschafts- oder Ausschließungspatent einer veröffentlichten Patenanmeldung gleichzustellen - mit der Wirkung, dass dem Berechtigten bis zu einer Aufrechterhaltung des Patents im Prüfungsver-fahren gemäß § 12 [X.] keine Unterlassungsansprüche zugestanden hätten, er aber die Möglichkeit gehabt hätte, die Patentansprüche unabhängig von der ursprünglichen Anspruchsfassung innerhalb der durch den Inhalt der Anmel-dung vorgegebenen Grenzen umzuformulieren. Eine solche Ausgestaltung ist im Gesetzgebungsverfahren auch erwogen worden (B[X.]-Drucks. 12/1399, S. 36 zu § 6; vgl. v. [X.]/[X.], [X.], 725, 735). Der Gesetzgeber hat diesen Ansatz aber verworfen und eine ohne vollständige Prüfung erfolgte Patenterteilung mit der Veröffentli[X.] eines Hinweises gemäß § 58 Abs. 1 [X.] gleichgestellt. Damit hat er den Inhabern solcher Schutzrechte weiter-gehende Befugnisse zugebilligt. Mangels einer abweichenden Bestimmung im Erstreckungsgesetz oder sonstigen einschlägigen Vorschriften müssen dem Patentinhaber konsequenterweise auch die Beschränkungen zur Last fallen, die sich im Interesse des Vertrauensschutzes zugunsten der Allgemeinheit aus der Erteilung eines Patents ergeben. Hierin liegt entgegen der Auffassung des [X.]n keine Schlechterstellung von ohne vollständige Prüfung erteilten [X.] gegenüber Patenten, die nach den Vorschriften des [X.]es erteilt werden. Gerade weil ein ohne vollständige Prüfung erteiltes Patent ge-mäß § 6 [X.] grundsätzlich dieselben Wirkungen hat wie ein nach einer sol-chen Prüfung erteiltes Patent, darf es im vorliegenden Zusammenhang nicht mit einer bloßen Anmeldung gleichgesetzt werden. Vielmehr muss es denselben Regeln unterworfen sein wie jedes andere erteilte Patent. 30 - 15 - Der Umstand, dass die Erweiterung des Schutzbereichs im Rahmen eines nach Erteilung durchgeführten Prüfungsverfahrens nach dem [X.] der [X.] für zulässig angesehen worden ist, führt zu keiner anderen Beurteilung. Wie bereits dargelegt sind für das erstreckte Schutzrecht nunmehr gemäß § 5 [X.] die Regeln des [X.]es und damit § 22 [X.] maßgeblich. Den Regeln des Erstreckungsgesetzes kann nicht entnommen werden, dass ohne vollständige Prüfung erteilte Patente insoweit einer Sonderregelung unterliegen sollen. Aus der Gleichstellung solcher Schutzrechte mit einem gemäß § 58 Abs. 1 [X.] wirksam gewordenen Patent ergibt sich vielmehr, dass sie grundsätzlich denselben Regelungen unterliegen sollen wie ein solches Patent. 31 Für diese Beurteilung spricht schließlich die Parallele zum Gebrauchs-musterrecht. Ein Gebrauchsmuster ist mit den hier in Rede stehenden [X.] insoweit vergleichbar, als es ohne Prüfung der [X.] eingetragen wird und im Fall seiner Schutzfähigkeit unmittelbare Wirkungen gegenüber [X.] entfaltet. Der Inhaber des Gebrauchsmusters kann den Ge-genstand des Schutzrechts nachträglich dadurch ändern, dass er sich auf eine abweichende Fassung des [X.] beruft. Dies ist aber nur dann zu-lässig, wenn die neue Fassung auf die ursprüngliche [X.] gestützt wer-den kann und im Rahmen der der Gebrauchsmustereintragung zugrunde lie-genden [X.] liegt ([X.], Urteil vom 13. Mai 2003 - [X.], [X.] 155, 51, 56 = [X.], 867 - Momentanpol I). Auch hier bildet mithin der aus der eingetragenen Fassung abzuleitende Schutzbereich die Grenze für nachträgliche Änderungen des [X.]. 32 Ein dem Beklagten günstigeres Ergebnis kann nicht aus dem Umstand hergeleitet werden, dass das [X.] im Prüfungsver-fahren gemäß § 12 [X.] eine Erweiterung des Schutzbereichs für zulässig angesehen hat. Selbst wenn der Vortrag des Beklagten zuträfe, wonach dies 33 - 16 - der ständigen Praxis des Patentamts entsprochen habe, könnte daraus nicht gefolgert werden, dass entsprechend erweiterte Schutzrechte entgegen § 22 [X.] Bestand haben können. Einem entsprechenden Vertrauensschutz des [X.] steht das berechtigte Interesse der Öffentlichkeit an einer ver-lässlichen Eingrenzung des Schutzbereichs entgegen. 2. Der Schutzbereich des Streitpatents ist im Prüfungsverfahren erwei-tert worden. 34 a) Nach der [X.] ([X.]) weist ein erfindungsgemäßer Windenergie-konverter folgende Merkmale auf: 35 1' [X.] für ein Energieversorgungssystem a' vereinigt einen [X.] mit dem [X.]' und speichert im Hochdruckverbundsystem mit anderen [X.] jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff. 2' Der Rotor weist eine [X.] (4) auf. a' Beide Energieübertragungselemente im Windenergie-umsetzer sind vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet und rotieren um die Rotorachse (11). b' Die [X.] (4) ist dem [X.] angepasst. c' In die [X.] (4) sind die Flügelarme (7) des [X.]s eingelassen. d' Der Umfang der [X.] (4) ist als Zahnkranz (14) ge-staltet. - 17 - 3' [X.] (11) ist mit dem [X.] (10) fest [X.]. 4' Der [X.] ist um die vertikale Achse in den [X.] (10.1-10.2) drehbar gelagert und dient als [X.]räger der Generatoren (12) oder Statoren (20). b) Die Merkmale 1a™, 1b™, 2b™, 2c™ und 2d™ sind, wie auch der Beklagte nicht verkennt, in Patentanspruch 1 in der Fassung nach der [X.] nicht enthalten. Der Schutzbereich des Streitpatents erfasst in dieser Fassung folg-lich auch Vorrichtungen, die eines oder mehrere dieser Merkmale nicht aufwei-sen. Hierin liegt eine Erweiterung des Schutzbereichs, die zur Nichtigerklärung des Streitpatents in dieser Fassung führt. 36 V. Patentanspruch 1 kann auch in der Fassung nach den [X.] keinen Bestand haben. Alle diese Fassungen sind durch den Inhalt der ur-sprünglich eingereichten Unterlagen nicht gedeckt und müssten deshalb zu [X.] Erweiterung gegenüber diesen führen. 37 38 1. Nach diesen Fassungen weist der erfindungsgemäße Windenergie-konverter folgende Merkmale auf (die abweichende Gliederung des [X.] und die zusätzliche Einfügung gemäß dem dritten und vierten Hilfsan-trag sind in eckigen Klammern wiedergegeben): - 18 - 11 [X.] für ein Energieversorgungssystem [[X.]] weist auf: [X.] einen Rotor, der um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [[X.]], [X.] einen Drehstuhl [C4] sowie [X.] einen Generator [C5]. d1 [X.] vereinigt einen Windenergie-umsetzer mit dem [X.] [[X.]] [[X.]] e1 und speichert im Hochdruckverbundsystem mit anderen [X.] jeweils entweder Wasserstoff oder Sauerstoff [A4] [[X.]]. [X.] [X.] ist derart getriebelos ausge-führt, dass zur Übertragung [X.] aus den [X.] kein gesondertes Getriebe angeordnet ist [C1]. 21 Der Rotor umfasst eine [X.] (4) [C3], die [X.] um eine Rotorachse drehbar angeordnet ist [[X.]] und [X.] [X.] aufweist [[X.]]. [X.] Beide Energieübertragungselemente im Windenergie-umsetzer sind vorzugsweise zwischen den Lagern (11.1 und 11.2) angeordnet [[X.]] und rotieren um die Rotorachse (11) [[X.]0]. d1 Die [X.] ist dem [X.] (5) angepasst [[X.]]. e1 In die [X.] sind die Flügelarme (7) des [X.] eingelassen [[X.]]. [X.] Der Umfang der [X.] ist als Zahnkranz (14) gestal-tet [[X.]]. 31 [X.] bildet mit der Rotorachse eine Einheit [C6]. - 19 - 41 Auf dem Drehstuhl sind [X.] montiert [C9]. 51 Die Läufereinrichtung und die [X.] bilden den Generator [[X.]]. 61 [X.] (11) ist mit dem [X.] (10) fest [X.] [[X.]1]. 71 Der [X.] ist um die vertikale Achse in den [X.] (10.1-10.2) drehbar gelagert [[X.]2] und dient als [X.]räger der Generatoren (12) oder Statoren (20) [[X.]3]. [81 Die Anpassung der [X.] an den [X.] (5) ist [X.] realisiert, dass der konusförmige [X.]eil des [X.] in der äußeren Kontur der [X.] ausgeführt ist [[X.]].] 91 Die beiden Energieübertragungselemente (Rotorblätter und Zahnkranz [Z2]) sind zwischen zwei Ebenen an der [X.] [X.], die senkrecht zur Rotationsachse der [X.] durch die Lager (11.1 und 11.2) verlaufen [[X.]]. 39 Wie bei in dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag sind auch in dieser Fassung die Merkmale aus der [X.] und die Merkmale aus der [X.] zusammengefasst und um die zusätzlichen Merkmale 91 und (nur nach dem dritten und dem vierten Hilfsantrag) 81 ergänzt. 2. Es kann dahingestellt bleiben, ob diese Fassungen schon deshalb unzulässig sind, weil nicht alle darin aufgeführten Merkmale in der [X.] als zur Erfindung gehörend enthalten sind. Alle mit den [X.] verteidig-ten Fassungen führen jedenfalls deshalb nicht zu einer schutzfähigen Fassung 40 - 20 - des Streitpatents, weil ihr Gegenstand über den Inhalt der ursprünglich einge-reichten Unterlagen hinausgeht. a) Der in Merkmal 2[X.] vorgesehene Zahnkranz am Umfang der [X.], auf den auch in Merkmal 91 Bezug genommen wird, ist in den ursprüng-lich eingereichten Unterlagen (anders als in der [X.]) zwar offenbart. We-der aus den Patentansprüchen noch aus dem sonstigen Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung geht aber eine Kombination dieses Merkmals mit Merkmal 2[X.], also der Anbringung von [X.] an der [X.], als zur Erfindung gehörend hervor. 41 In der Anmeldung ([X.]. 15-30) werden zwei alternative Ausführungsbeispiele beschrieben, bei denen die [X.]übertragung entweder dadurch erfolgt, dass der Umfang der [X.] (4) als Zahnkranz (14) gestal-tet ist, der über ein Ritzel (13) den Läufer des Generators (12) antreibt, oder dadurch, dass die [X.] (4) mit [X.] (19) bestückt ist, die mit der Statoreinrichtung (20) ein elektromotorisches System bilden (vgl. [X.]-70 der insoweit inhaltsgleichen [X.]). 42 43 Diese beiden Methoden [X.]übertragung schließen sich gegenseitig aus. Eine teilweise Kombination der beiden Methoden in der Form, dass die [X.] mit [X.] bestückt, zugleich aber mit einem Zahn-kranz versehen wird, der für andere Funktionen eingesetzt werden kann, geht in den ursprünglich eingereichten Unterlagen weder aus der Beschreibung noch aus den Patentansprüchen hervor. In Patentanspruch 9 der Anmeldung, der die zweite Methode [X.]übertragung aufgreift, ist ein Zahnkranz gerade nicht aufgeführt. Eine Kombination der Merkmale 2[X.] und 2[X.], wie sie erstmals in der [X.] vorgenommen wurde, indem Patentanspruch 9 als Unteranspruch zu Patentanspruch 1 ausgestaltet ist, kann den ursprünglich eingereichten [X.] damit nicht als zur Erfindung gehörend entnommen werden. - 21 - b) Angesichts dessen führt die Kombination der Merkmale 2[X.] und 2[X.] zu einer unzulässigen Erweiterung. 44 Ein Patent kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht in der Weise vertei-digt werden, dass in einen übergeordneten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentansprüchen des erteilten Patents aufgenommen wer-den, die in ihrer Kombination eine Ausführungsform definieren, die in den [X.] nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung offenbart ist (Senatsurteil vom 14. Mai 2009 - [X.], [X.], 36 Rn. 25 - Hei-zer). 45 c) Der vom Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat gestellte Antrag auf "Verschiebung der Priorität" führt zu keiner anderen Beur-teilung. Die nach früherem Recht gegebene Möglichkeit, die Folgen einer unzu-lässigen Erweiterung dadurch zu vermeiden, dass als [X.]ag der Einrei[X.] der-jenige [X.]ag behandelt wird, an dem die geänderten Unterlagen eingereicht [X.] sind, besteht nach der seit dem 1. Januar 1968 geltenden Rechtslage (§ 26 Abs. 5 Satz 2 [X.] aF, nunmehr § 38 Satz 2 [X.]) nicht mehr ([X.], [X.] vom 12. Juli 1979 - [X.], [X.] 75, 143, 145 f. = GRUR 1979, 847 - [X.]). Gemäß § 38 Satz 2 [X.] ist es generell ausgeschlossen, aus Änderungen, die den Gegenstand der Anmeldung erweitern, Rechte herzulei-ten. 46 - 22 - V[X.] Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 [X.] und § 97 Abs. 1 ZPO. 47 [X.] Berger Grabinski

Bacher [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom [X.] - 5 Ni 13/09 -