Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 24.01.2012, Az. X ZR 88/09

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X [X.]
Verkündet am:

24. Januar 2012

Wermes

Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle
in dem Patentnichtigkeitsverfahren

Berichtigter Leitsatz
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.]
EPÜ Art. 56; [X.] § 4
Dass die mobile Ausgestaltung eines klinischen Geräts zur wechselnden Verwen-dung in mehreren Operationssälen dem Fachmann grundsätzlich wünschenswert erscheint, rechtfertigt für sich genommen nicht,
eine solche Ausgestaltung als nahe-gelegt anzusehen, wenn die im Stand der Technik verwendeten Geräte aufgrund ih-res Umfangs und Gewichts weit davon entfernt sind, eine mobile Ausgestaltung zu erlauben, und der Stand der Technik keine Hinweise bietet, dass
bestimmte techni-sche Veränderungen eine solche Ausgestaltung erreichbar machen könnten.
[X.], Urteil vom 24. Januar 2012 -
X [X.] -
[X.]

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 24.
Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr.
Meier-Beck, die Richter [X.], Dr.
Bacher, [X.] und die Richterin Schuster

für Recht erkannt:
Auf die Berufung der [X.] wird das am 5.
März 2009 verkündete Urteil des 2.
[X.] ([X.]) des [X.] abgeändert.
Das [X.] Patent 0 700 578 wird mit Wirkung für die [X.] dadurch teilweise für nichtig erklärt, dass in Patentanspruch
1 nach den Worten "A mobile
electron beam therapy system"
die Worte "which is suitable for intraoperative electron beam therapy (IOEBT)"
eingefügt werden und sich die weiteren Ansprüche auf den geänderten Anspruch
1 rückbeziehen.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

Von Rechts wegen

-
3
-
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 0
700
578 (Streitpatents), das am 22.
Februar 1994 unter Inanspruchnahme einer [X.] Priorität international angemeldet worden ist. Das Streitpatent umfasst 15 Ansprüche, von denen Patentanspruch
1 folgenden Wortlaut hat:
"[X.]:
a housing (18); an [X.] (12) disposed within said housing for generating an electron beam; a linear accelerator (14, 16) positioned in the housing relative to the [X.] (12) so [X.] beam exits said linear ac-celerator collinearly in [X.]; and applicator means (19) disposed at the electron beam exit region of the housing (18) for defining the treatment field size;
characterised in that the electron beam generated by the [X.] (12) follows a straight-line path to
said applicator means (19); and in that means (50) is provided for positioning the housing (18) so that the applicator means (19) [X.] the electron beam to a predetermined location in patient treatment."
Die [X.] Übersetzung des Patentanspruchs
1
in der Patentschrift lautet:
"[X.] mit beweglichem Elektronenstrahl, aufweisend:
Ein Gehäuse (18); eine Elektronenerzeugungseinrichtung (12), die in dem Gehäuse zum Erzeugen eines Elektronenstrahls angeordnet ist; einen Linearbeschleuniger (14, 16), der in dem Gehäuse relativ zu der Elektronenerzeugungseinrichtung (12) derart angeordnet ist, dass der erzeugte Elektronenstrahl den Linearbeschleuniger kolinear in Richtung der [X.] in dem Beschleuniger verlässt; und eine Applikatoreinrichtung (19), die in dem Elektronenstrahlaustrittbe-1
2
-
4
-
reich des Gehäuses (18) zum Festlegen der Behandlungsfeldgröße angeordnet ist;
d
a
d
u
r
c
h
g
e
k
e
n
n
z
e
i
c
h
n
e
t, dass der durch die Elektro-nenerzeugungseinrichtung (12) erzeugte Elektronenstrahl einem gradlinigen Pfad zu der Applikatoreinrichtung (19) folgt; und dass ei-ne Einrichtung (50) zum Positionieren des Gehäuses (18) derart vor-gesehen ist, dass die Applikatoreinrichtung (19) den Elektronenstrahl zu einer vorbestimmten Stelle bei der Patientenbehandlung richtet."

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs
1 gehe über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus. Weiterhin sei die Lehre des Streitpatents nicht patentfähig, weil sie nicht auf erfinderischer
Tätigkeit beruhe.
Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung für die [X.] für nichtig erklärt.
Hiergegen richtet sich die Berufung der [X.], die das Streitpatent in der erteilten Fassung
mit der Maßgabe verteidigt, dass Patentanspruch
1 um das Merkmal ergänzt werden soll, dass das [X.] für die intraoperative Elektronenstrahltherapie ausgelegt ist. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in
beschränkten Fassungen mit
sechs Hilfsanträgen.
Die Klägerin verteidigt das angefochtene Urteil und beantragt,
die Beru-fung -
auch hinsichtlich der Hilfsanträge
-
zurückzuweisen.
Als gerichtlicher Sachverständiger hat Professor

N.

,
Technische Universität
M.

, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in
der mündlichen Verhandlung erläutert und ergänzt hat.
3
4
5
6
7
-
5
-
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung führt zur Abänderung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage, soweit sie sich gegen das Streitpatent in seiner zuletzt verteidigten Fassung richtet.
I.
Das Streitpatent betrifft ein mobiles Gerät zur Erzeugung eines Elektronenstrahls.
1.
Die Beschreibung des Streitpatents bezieht sich hierbei auf [X.], die während einer Operation
in einer Klinik am Patienten für therapeutische Zwecke eingesetzt werden können. Strahlung wird genutzt, um bei [X.] während einer Operation nach der Entfernung des Großteils eines Tumors den minimalen Rest der Erkrankung einer krebszerstörenden [X.] auszusetzen. In früheren Behandlungsverfahren wurden hierfür Röntgenstrahlen verwendet. Neuere Therapiemethoden nutzen hochenergeti-sche Elektronenstrahlen, von denen eine homogene Strahlungsdosis ausgeht, deren Strahlungsintensität rasch abfällt, je tiefer der Strahl in das Gewebe ein-dringt. Dies minimiert die Strahlung auf krebsfreies Gewebe (Streitpatent Sp.
1 Abs.
2 und
3).
Der Streitpatentschrift zur Folge wiegt eine [X.]age, die zum Anmeldetag einer an einem solchen System interessier-ten Klinik angeboten wurde, 5
bis 10
Tonnen und ist mit einem [X.] ausgestattet, der mit 5
bis 20
MeV betrieben wird sowie entsprechend der nebenstehenden Figur
1 aus der in der 8
9
10
11
-
6
-
Streitpatentschrift zitierten [X.] Patentschrift 4
987
309 (NK
5) in einer kranartigen Halterung ("gantry") montiert ist. Um die Strahlen senkrecht von oben auf den Patienten auftreffen zu lassen, muss dabei der Elektronen-strahl mittels eines Umlenkmagneten (11) umgelenkt werden (Streitpatent Sp.
1 Abs.
4 und
5). Wegen des hohen Gewichts eines solchen Systems und dessen noch verbleibender
Streustrahlung bedarf dieses eines speziellen Operations-raums mit einer starken Strahlungsabschirmung in den Wänden und der Decke sowie einem stark belastbaren Boden. Das System kann damit nur in dem je-weiligen Operationsraum eingesetzt werden, in dem es installiert ist.
Das Patentgericht hat in [X.]ehnung an Absatz 8 der Beschreibung als Aufgabe formuliert, ein für die intraoperative Elektronenstrahltherapie verwend-bares System bereitzustellen, das in einem oder mehreren existierenden chi-rurgischen Räumen eingesetzt werden kann, ohne dass zusätzlich eine auf-wendige Strahlungsabschirmung und eine bauliche
Abstützung der Operations-räume erforderlich ist. Dies nimmt die erfindungsgemäße Lösung teilweise vor-weg, weil es das Lösungsmittel eines mobilen Systems zumindest andeutet,
und bedarf daher der Korrektur. Das objektiv der Erfindung zugrunde liegende Problem kann dahin beschrieben werden, den Aufwand für die Abschirmung und die baustatische Verstärkung durch ein leichteres und kleineres System zu verringern, das in der Elektronenstrahltherapie intraoperativ eingesetzt werden kann.
2.
Das erfindungsgemäße [X.]
nach der zu-letzt verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1
lässt sich wie folgt in [X.] gliedern (in eckigen Klammern die Gliederung des Patentgerichts):
12
13
-
7
-
1.
Das [X.] [M1],
1.1
ist mobil [M1.1] und
1.1.1
für die intraoperative Elektronenstrahltherapie ausgelegt,
1.2
weist ein Gehäuse (18) auf [M2],
1.3
ist mit einer Einrichtung (50) zum Positionieren des Gehäuses (18) versehen [aus M7].
2.
In dem Gehäuse (18) sind angeordnet [[X.]; M4.1]
2.1
eine Elektronenerzeugungseinrichtung (12) zum Erzeugen ei-nes Elektronenstrahls [M3],
2.2
ein Linearbeschleuniger (14, 16) [M4],
2.3
eine Applikatoreinrichtung (19) [M5].
3.
Der Linearbeschleuniger ist relativ zu der Elektronenerzeugungsein-richtung (12) derart angeordnet, dass der erzeugte Elektronenstrahl den Beschleuniger kolinear in Richtung der [X.] im [X.] verlässt [M4.2].
4.
Der durch die Elektronenerzeugungseinrichtung (12) erzeugte [X.] folgt einem gradlinigen Pfad zu der Applikatoreinrich-tung (19) [[X.]], die
4.1
im [X.] des Gehäuses (18) zum Festlegen der Behandlungsfeldgröße angeordnet ist [M5.1] und
4.2
mittels der Einrichtung (50) zum Positionieren des Gehäuses (18) den Elektronenstrahl bei der Patientenbehandlung auf eine vorbestimmte Stelle
richtet [M7].
3.
Einige Merkmale bedürfen näherer Erörterung.
a)
Die Mobilität des Elektronenstrahlsystems gemäß Merkmal
1.1 bezieht sich auf das gesamte System. Soweit der

nicht maßgebliche

Wort-laut der [X.]n Fassung von Patentanspruch
1 mit "[X.]
mit be-14
15
-
8
-
weglichem Elektronenstrahl"
beginnt, handelt es sich um eine fehlerhafte Über-setzung.
b)
Merkmal
1.1.1 setzt voraus, dass das Elektronenstrahltherapiesys-tem für die intraoperative Elektronenstrahltherapie geeignet sein muss.
Der Hinweis auf die intraoperative Elektronenstrahltherapie hebt [X.] den Zweck des
erfindungsgemäßen Gegenstands hervor. [X.] in einem Sachanspruch beschränken als solche dessen Gegenstand zwar regelmäßig nicht ([X.],
Urteil
vom
12.
Juli 1990 -
X
ZR
121/88, [X.]Z 112, 140, 155
f.

Befestigungsvorrichtung
II). Die [X.] ist damit aber nicht bedeutungslos. [X.]elbar hat sie regelmäßig die Wirkung, den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die räumlich-körperlichen Merkmale erfüllen, sondern auch so ausgebildet sein muss, um für den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar zu sein ([X.],
Urteil
vom
7.
November 1978 -
X
ZR 58/77, [X.] 1979, 149, 151 -
Schießbolzen; Urteil
vom
2.
Dezember 1980 -
X
ZR
16/79, [X.] 1981, 259, 260 -
Heuwer-bungsmaschine
II; Urteil
vom
7.
Juni 2006 -
X
ZR
105/04, [X.] 2006, 923 Rn
.15 -
Luftabscheider für Milchsammelanlage; Urteil
vom
28.
Mai 2009 -
Xa
ZR
140/05, [X.] 2009, 837 Rn.
15 -
Bauschalungsstütze), wie es Merk-mal
1.1.1 auch mit den Worten ""
zum Ausdruck bringt.
Daraus folgt, dass das System die erforderliche Elektronenstrahlenergie aufbringen muss, um den Zwecken dieser Therapie genügen zu können. [X.] muss es die spezifischen Vorrichtungen aufweisen, die bei einer intraope-rativen Bestrahlung mit Elektronen für die Abschirmung des Strahls und in [X.] auf die hygienischen Anforderungen bei einer Behandlung in einer offenen Operationswunde zu beachten sind.
16
17
18
-
9
-
c)
Merkmal
3 enthält die Anweisung, wie der Linearbeschleuniger mit den Elementen
14 (prebuncher -
Vorbündelungseinrichtung) und 16 (standing wave cavaties -
Stehwellenhohlräume) relativ zur Elektronenerzeugungseinrich-tung
12 zu positionieren ist, so dass der Elektronenstrahl den [X.] an seinem
Ende kolinear, also entsprechend der Richtung des Strahls innerhalb des [X.] verlässt.
Eine Fokussierung des Elektronenstrahls auf das Zentrum des [X.]s, was nach der Beschreibung mit der Solenoid-
oder Fokussier-wicklung
20 bewirkt werden kann (Streitpatent, Sp.
3 Abs.
14), ist damit nicht gemeint. Die Beschreibung des Streitpatents gibt zu einer solchen, weiterge-henden Auslegung keinen [X.]ass.
d)
Als Applikatoreinrichtung im Sinne der Merkmale
2.3 und
4 ist ein Bauteil zu verstehen, das tubusförmig im [X.] die Behandlungsfeldgröße für den intraoperativen Einsatz an einer offenen Opera-tionswunde begrenzt und bestimmt, indem es mit seinem Ende in die offene Operationswunde hineingehalten werden kann.
Aufgrund der Definition des Gegenstands des Streitpatents als
gemäß Merkmal
1.1.1 für eine intraoperative Strahlentherapie
geeignete Vorrichtung kommen für die Merkmale
2.3 und
4 nur solche Applikatoreinrichtungen in [X.], die in einer offenen Operationswunde verwendet werden
können. Dabei liegt der Begrenzung des [X.] gemäß Merkmal
4.1 das Prinzip zugrunde, umliegende gesunde Körperteile vor einer Bestrahlung abzuschirmen
und dabei wegen des Kontaktes mit dem inneren Körpergewebe auch hygieni-schen Anforderungen zu genügen.
Wegen diesen
Anforderungen wurden zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents
abnehmbare,
tubusförmige Begren-zungen
aus Metall oder Kunststoff verwendet. Dies war dem Fachmann,
den 19
20
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22
-
10
-
das Patentgericht zutreffend als einen mit der Entwicklung von Strahlensyste-men für die Medizintechnik vertrauten Diplom-Physiker definiert hat,
welcher bei klinisch-medizinischen Fragestellungen einen Strahlenmediziner hinzuzieht, aus dem Stand der Technik allgemein bekannt. Der Begriff Applikatoreinrichtung hatte deshalb zu diesem Zeitpunkt für ihn die konkrete Bedeutung eines sol-chen, tubusförmig bis zur Operationswunde reichenden Bauteils, wie es auch in Figur
1 des Streitpatents mit dem Bezugszeichen
19 schematisch dargestellt wird.

II.
Das Patentgericht hat angenommen, die Lehre des Streitpatents sei nicht patentfähig, weil sie nicht auf erfinderischer
Tätigkeit beruhe.
Dem Fachmann sei aus den Aufsätzen von E.L.
Ginzton u.a. "History of Microwave Electron Linear Accelerators
for Radiotherapy"
in Int.
[X.]., Vol.
11 (1985), S.
205-216 ([X.]) und "[X.]"
in [X.], Vol.
15 (1957), S.
123-140 ([X.]) der [X.] bekannt, welcher sämtliche Merkmale des Patentanspruchs
1 aufweise mit Ausnahme der Mobilität des Systems (Merkmal 1.1).
Der [X.] sei nicht nur als Röntgenstrahlbehandlungs-system, sondern auch als reines Elektronenstrahlsystem verwendet worden. Es komme dabei nicht darauf an, ob im Stand der Technik wie beim [X.] ein geringerer Spannungsbereich vorzufinden sei als nach der Lehre des Streitpatents, denn Patentanspruch
1 stelle für den Gegenstand des Streitpatents nicht auf bestimmte Spannungsbereiche ab.
Im [X.] wirke die "beam defining unit"
wie eine Appli-kationseinrichtung, indem diese in dem [X.] zum Festlegen der Behandlungsfeldgröße angeordnet sei. Diese Einrichtung sei 23
24
25
26
-
11
-
deshalb im Sinne der vom Patentanspruch beanspruchten Applikationseinrich-tung (Merkmal 2.3) auszulegen.
Der technische Überschuss der Lehre des Patentanspruchs
1 liege somit allein im Merkmal der technischen Ausgestaltung des [X.]. Es könne dahinstehen, ob der [X.] nicht bereits durch seine Aufhängung (moving mount) mobil (beweglich) ausgestaltet sei. Denn dieses Merkmal sei jedenfalls nahegelegt. Der Gegenstand des [X.] bestehe vorzugsweise aus zumindest teilweise kommerziell erhältlichen Einzelkomponenten, welche quasi als Katalogware baukastengleich zur fertigen Vorrichtung zusammengestellt würden. Dabei gehöre es zur stetigen techni-schen Weiterentwicklung, solche Komponenten kleiner und leichter auszuge-stalten. In dem Handbuch von S.C.
Klevenhagen "Physics of Electron Beam Therapy"
(NK
16) sei dazu auf Seite
11 die Anregung enthalten, moderne Ein-richtungen mit stehender Welle zu nutzen, die zu einem kürzeren Aufbau führ-ten, und damit das Elektronenstrahltherapiegerät mit einem gradlinigen Elektro-nenstrahlverlauf (ohne einen Ablenkmagneten) kleiner und leichter auszugestal-ten. Infolge eines solchen Aufbaus entspreche es dem fachmännischen Han-deln, das Gerät wie bei anderen vergleichbaren medizinischen Großgeräten (z.B. einem mobilen Computertomografiegerät oder Röntgen-
oder Gammabe-strahlungsgerät) mobil zu gestalten.
III.
Dies hält der Nachprüfung im Berufungsverfahren, soweit die [X.] das Streitpatent noch
verteidigt,
nicht stand.
1.
Patentanspruch
1 geht nicht über den [X.] der ur-sprünglichen Anmeldung hinaus (Art.
138 Abs.
1 lit.
c EPÜ, Art.
II §
6 Abs.
1 Nr.
3
IntPatÜG). Auch ist er in der nunmehr von der [X.] beschränkt ver-teidigten Fassung hinreichend deutlich gefasst (Art.
84 Satz
2 EPÜ).
27
28
29
-
12
-
a)
Eine unzulässige Erweiterung ergibt sich nicht aus den Merkma-len
3 und
4.
aa)
Den Inhalt der für die Frage einer unzulässigen Erweiterung maß-geblichen ursprünglichen Anmeldung bildet alles, was ihr der mit durchschnittli-chen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets der Technik als zur angemeldeten Erfindung gehörend entnehmen kann. Eine Lehre zum technischen Handeln geht somit über den Inhalt der ur-sprünglichen Anmeldung hinaus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterla-gen nicht erkennen lässt, dass sie als Gegenstand von dem mit der Anmeldung verfolgten [X.] umfasst sein soll ([X.],
Urteil
vom
21.
September 1993 -
X
ZR
50/91, [X.]. 1996, 204 unter
3
a -
Spielfahrbahn; Beschluss
vom
5.
Oktober 2000 -
X
ZR
184/98, [X.] 2001, 140 unter II
B
2
a -
Zeittele-gramm). Hierfür sind nur die Anmeldungsunterlagen zu berücksichtigen, die zuerst eingereicht wurden. Im Streitfall ist die spätere Hinzufügung vom 8.
August 1994 gemäß Art.
19 des Vertrages über die internationale [X.] auf dem Gebiet des [X.] (PCT) zur ursprünglichen Anmel-dung vom 22.
Februar 1994 (NK
6), mit der die Patentansprüche durch eine neue Fassung ersetzt wurden, für diesen Vergleich nicht zu berücksichtigen, weil es sich hierbei bereits um eine Änderung der ursprünglichen
Fassung [X.], die deren ursprüngliche Priorität in Anspruch nimmt.
[X.])
Merkmal
3, das einen kolinearen Austritt des Elektronenstrahls nach Verlassen des [X.] vorsieht, ergibt sich aus der [X.]
(Figur
1 des Streitpatents entsprechenden)
Figur
1 der Patentanmel-dung,
30
31
32
-
13
-

die einen gradlinigen Austritt des Elektronenstrahls am Ende des [X.]s
16 zeigt, wobei
die Elektronenkanone
12 und die
Vorbündelungs-einrichtung
14 ebenfalls geradlinig zu dieser Richtung angeordnet sind. Die Zeichnungen einer Anmeldung dienen wie der Text der Beschreibung der Erläu-terung einer erfindungsgemäßen Ausführungsform und sind daher ein grund-sätzlich ausreichendes Offenbarungsmittel ([X.], Urteil vom
18.
Februar 2010 -
Xa
ZR
52/08, [X.] 2010, 599 Rn.
22

Formteil). Zudem liest der Fachmann eine solche Austrittsrichtung aus dem Linearbeschleuniger bei der Beschrei-bung des Streitpatents in der Patentanmeldung ohne weiteres mit, wie es die Klägerin erstinstanzlich zu Recht vorgetragen hat, denn der Elektronenstrahl kann den Beschleuniger kaum unter einem nennenswerten Winkel zur Be-schleunigungsrichtung verlassen. Eine weitergehende Bedeutung kommt dem Merkmal
3 nicht zu.
Ebenso zeigt Figur
1 der Patentanmeldung einen gradlinigen Verlauf des Elektronenstrahls bis hin zur Applikatoreinrichtung
19
entsprechend dem Merkmal
4. Insbesondere fehlt es insoweit an einem Umlenkmagneten, der dem Elektronenstrahl eine andere Richtung geben könnte.
Diese damit ebenfalls aus der Zeichnung erkennbare erfindungsgemäße Ausgestaltung wird mit [X.]
-
14
-
mal
4 zulässigerweise im Wortlaut des Patentanspruchs
1 zum Ausdruck ge-bracht. Entgegen der Auffassung der Klägerin unterliegt es keinen Bedenken, dass der
Gegenstand des Patentanspruchs
1 in Merkmal
4 nicht gleichzeitig auf die konkrete Ausgestaltung des [X.]s mit einem Band-Mikrowellengenerator
beschränkt
worden ist, wie es dem [X.] der Patentanmeldung entspricht, auf die sich die Figur
1 bezieht.
Wird eine in einem Ausführungsbeispiel gezeigte vorteilhafte Ausgestal-tung zu einer Beschränkung des Gegenstands des Patentanspruchs herange-zogen, ist der Anmelder nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] nicht gezwungen, sämtliche Merkmale dieses Ausführungsbeispiels in den [X.] zu übernehmen. Er kann sich vielmehr, wenn mehrere Merkmale des Ausführungsbeispiels gemeinsam, aber auch je für sich dem erfindungsgemä-ßen Erfolg förderlich sind, darauf beschränken, einzelne dieser
Merkmale in den Patentanspruch aufzunehmen. Es darf sich hieraus lediglich kein Gegen-stand ergeben, den der Fachmann den [X.] nicht als mögliche Ausführungsform der Erfindung entnehmen kann ([X.], Beschluss vom 11.
September 2001 -
X
ZB
18/00, [X.] 2002, 49 unter
II
3
b
cc

Drehmo-mentübertragungseinrichtung).

Nach diesen Grundsätzen musste im Streitfall die Schutzbeanspruchung nicht auf einen bestimmten Linearbeschleuniger beschränkt werden.
Auch wenn die Patentanmeldung an verschiedenen Stellen zum Ausdruck bringt, dass ein X-Band-Generator zu bevorzugen sei, lässt die Anmeldung keinen Zweifel daran, dass die Erfindung sich auch auf Ausgestaltungen mit einem Band-Generator bezieht (NK
6, S.
4 Z.
16-19). Der Hinweis in der Patentan-meldung, die Verwendung eines S-Band-Generators führe zu einer Gewichts-zunahme, mit der der Nutzer zurecht kommen muss (NK
6, S.
4 Z.
19-20: "users will be forced to contend with"), eine solche Anordnung werde aber 34
35
-
15
-
gleichwohl ihre
Funktion erfüllen (NK
6, S.
4 Z.
20-21: "Yet such a unit will be functional within the hospital
environment."), zeigt deutlich, dass die Verwen-dung eines S-Band-Generators aus der Sicht des Anmelders zwar mit Nachtei-len verbunden ist, diese Verwendung aber gleichwohl von der offenbarten Er-findung erfasst sein soll. Unabhängig davon, ob aus fachmännischer Sicht das mit einem X-Band-Generator gezeigte konkrete Beispiel dahin verstanden wer-den kann, dass hierfür ebenso ein S-Band-Generator Verwendung finden kann, ist aus der zeichnerischen Darstellung jedenfalls der mit dem Verzicht auf einen Umlenkmagneten verbundene gradlinige Pfad zur Applikatoreinrichtung als für sich vorteilhaftes Merkmal der Erfindung erkennbar.
b)
Der mit Merkmal 1.1.1 (Ausgestaltung für den intraoperativen Ein-satz) einhergehenden
Beschränkung von Patentanspruch
1 fehlt nicht die ge-mäß Art.
84 Satz
2 EPÜ erforderliche ([X.], Urteil vom 18.
März
2010

Xa
ZR
54/06, [X.] 2010, 709 = [X.] 2010, 360

Proxyserversystem) Deutlichkeit.
Mit der oben zur Auslegung dieses Merkmals gefundenen Bedeu-tung wird dem Fachmann dessen Sinngehalt hinreichend klar. Der [X.] Einsatz der Elektronenstrahltherapie setzt für den Fachmann klar erkennba-re Bedingungen voraus, die ein solches System aufweisen muss, um hierfür in Frage zu kommen. Eine weitere Konkretisierung dieser Bedingungen ist daher nicht erforderlich.
2.
Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs
1 ist patentfä-hig. Neben der nicht in Zweifel gezogenen Neuheit beruht er auch auf erfinderi-scher
Tätigkeit, denn die Lehre des Streitpatents war durch den Stand der Technik nicht nahegelegt (Art.
56 EPÜ).
a)
Aus den Entgegenhaltungen [X.] und [X.], welche den [X.] beschreiben, war dem Fachmann ein Elektronenstrahltherapie-36
37
38
-
16
-
system
mit den
Merkmalen
1.2 bis 2.2 sowie 3 und 4 des Patentanspruchs
1
bekannt. Nicht verwirklicht waren bei diesem System die Merkmale
1.1 (Mobili-tät), 1.1.1 (Auslegung für intraoperativen Einsatz) und 2.3 (Applikatoreinrich-tung). Der [X.] war nicht mit einer Applikatoreinrichtung im Sinne eines Applikatortubus gemäß Merkmal
2.3 ausgestattet. Die "beam defi-ning units"
waren vielmehr Blenden, die weder bestimmt noch geeignet waren, bis in eine offene Operationswunde hineinzuragen.
b)
Die erste Auflage des Handbuchs "Linear Accelerators for Radia-tion
Therapie"
von [X.] aus dem Jahre 1986 ([X.].
[X.] = [X.]) beschreibt verschiedene Elemente eines [X.]s und dessen Ausgestaltung, die zusammen genommen sämtliche Merkmale des [X.] mit Ausnahme des Merkmals
1.1 (Mobilität) erkennen lassen. Gleichwohl offenbaren sie dem Fachmann kein solches System als eine konkrete Kombina-tion. Zwar
wird ein Elektronenstrahlsystem mit einem
gradlinigen Elektronen-strahlpfad
ohne Umlenkmagneten dargestellt ([X.], S.
5 Abs.
2). Für diese Variante stellt das Handbuch
indessen deutlich heraus, dass sie nur für das untere Ende des Energiebereichs brauchbar sei ("arrangement shown in figure 1.3(a) is only usable for linear acceleration at the lower end of
the energy ran-ge"), und genauer wird bei der Beschreibung des Behandlungskopfs auf Sei-te
53 ausgeführt, dass die Konfiguration nach Figur 1.3 a nur für Röntgenstrah-lengeneratoren (mit festem target) und mit einer Leistung bis zu 6 MeV verwen-det worden sei, was für einen intraoperativen Einsatz nicht genügt, so dass [X.] solchen Ausgestaltung auch das Merkmal
1.1.1 fehlt. Wählt der Fachmann hingegen anhand der [X.] eine Ausgestaltung mit höheren Elektronenener-gien, die für einen intraoperativen Einsatz geeignet sind, bedarf es eines länge-ren [X.], der aufgrund der Raumhöhen für Operationssäle nicht mehr vertikal angeordnet werden kann. Die damit erforderliche horizontale Anordnung des [X.] bedingt einen Umlenkmagneten, der den 39
-
17
-
Elektronenstrahl vertikal auf den Patienten ausrichtet. Dieser, ebenfalls in der Entgegenhaltung dargestellten
Variante fehlt das
Merkmal
4 (geradliniger [X.]pfad).
c)
Diese drei Anordnungen eines [X.]s vermittelten dem
Fachmann keine
Anregung, die ihn zur Lehre des [X.] gelangen
lassen konnte. Abgesehen davon, dass nicht ersichtlich ist und weder im angefochtenen Urteil noch von der Klägerin aufgezeigt wird, was den Fachmann hätte veranlassen können, anstelle der im Prioritätszeitpunkt entwi-ckelten und im klinischen Bereich verwendeten [X.] den nahezu vierzig Jahre alten [X.] zum Ausgangspunkt seiner Bemühungen zu nehmen (s. zur
Notwendigkeit dieser Prüfung [X.],
Ur-teil vom 16.
Dezember 2008
X
ZR
89/07, [X.]Z 179, 168 Rn.
51
Olanzapin; Urteil vom 18.
Juni 2009
Xa
ZR
138/05, [X.] 2009, 1039

Fischbissanzei-ger), gaben die Beschreibungen der [X.] und [X.] zum [X.] und die Ausgestaltung eines Systems mit einem gradlinigen Elektronenstrahl-pfad nach der [X.] keinen Hinweis, dass und wie das System so gestaltet werden konnte, dass die Elektronenenergie für eine intraoperative Elektronen-bestrahlung genügt hätte. Umgekehrt
zeigte die Beschreibung der
[X.] für ein intraoperativ verwendbares System mit Umlenkmagneten
nicht, wie auf eine solche Umlenkung hätte verzichtet werden können.
Ein solcher Hinweis ergab sich auch nicht aus der Zusammenschau mit anderen Druckschriften aus dem Stand der Technik
wie dem Aufsatz von [X.]/[X.] in Radiation Oncology Physics 1986, [X.] (S.
333, [X.].
[X.]). Darin wurde zwar ein Elektronen-strahltherapiesystem für den intraoperativen Einsatz gefordert, das ausschließ-lich für diese Therapie verwendet werden sowie kleiner und leichter sein sollte als bisherige Systeme, so dass es in übliche Operationssäle nachträglich instal-40
41
-
18
-
liert werden könnte
([X.], S.
335 Abs.
4).
Die Hinweise zur Realisierung dieser Anforderungen erschöpften sich aber, wie die Anhörung des Sachverständigen bestätigt hat, darin, statt einem Klystron ein Magnetron als Mikrowellengenera-tor zu verwenden und auf eine isozentrische Aufhängung des [X.]s zu verzichten. Beides verringert das Gesamtgewicht des Systems und führt zu einer kompakteren Bauweise.
Indessen lehrt die [X.] weder,
auf einen Umlenkmagneten zu verzichten und den [X.] geradlinig zu gestalten noch sich

wie hierfür
nötig

mit einer Elektronenenergie von höchstens
12 bis 13
MeV zu begnügen.
Damit war eine Bauweise, die ein mobiles, in mehreren Operationssälen verwendbares Gerät erlaubt hätte, nicht realisierbar.
Dem Fachmann war zwar bekannt, dass bisherige Elektronenstrahlthe-rapiesysteme auf unterschiedliche Energiestufen von 6
MeV bis 18
MeV einge-stellt werden können, wie es beispielsweise in den Performance Specifications für das [X.] ([X.].
[X.]) dargestellt war. Daraus ergab sich aber keine Anregung, eine Vorrichtung auf eine Höchstenergie von etwa 12
MeV auszule-gen.
Auch den weiteren von den Parteien vorgelegten Druckschriften war ein Hinweis in diese Richtung nicht zu entnehmen.
Ein solcher Hinweis war auch nicht aus den Anforderungen zu erwarten, die von der Strahlenmedizin für das aus Anwendersicht erforderliche Leistungsvermögen eines Geräts für die intra-operative Strahlentherapie formuliert wurden. Wie sich aus der [X.], Seite
334 Abs.
2 und der Schrift von [X.] und Million, Radiation Therapy and Surgery, [X.], 1984, Seite
111, 115 ergibt und die Anhörung des gerichtlichen Sachverständigen bestätigt
hat, wurde im Prioritätszeitpunkt ein System mit einer Leistung von mindestens 18
MeV
erwartet, weil dies eine An-wendungstiefe von bis zu 6
cm versprach und damit die Bandbreite der [X.] vollständig abdeckte. Zwar mag schon damals bekannt
gewesen sein, dass, wie sich aus nach dem [X.] erschienenen Veröffentlichungen ergibt (s. etwa [X.], [X.]
-
19
-
dia of Medical Devices and Instrumentation, Second Edition, 2006, S.
21,
[X.].
[X.]]), in etwa 80 bis 90
% aller Fälle tatsächlich nur eine Elektronen-energie von bis zu 12
MeV für die Bestrahlung verwendet und benötigt wird. Solange aber kein Grund dafür erkennbar war, sich mit einer Vorrichtung zu begnügen, die nur einen, wenn auch wesentlichen Teil der üblichen (und mög-licherweise künftig zu erwartenden) Einsatzmöglichkeiten eines [X.] abdeckte, gab es weder für den Anwender einen [X.]ass, sich hiermit zu begnügen, noch bestand für den Konstrukteur Veranlassung
auszuloten, ob anderweitige Vorteile, die mit einer Vorrichtung verringerter
Leis-tungsfähigkeit verbunden waren, aus [X.] Sicht möglicher-weise geeignet waren, den Nachteil eines in der Spitze beschränkten Leis-tungsspektrums auszugleichen oder jedenfalls hinnehmbar erscheinen zu las-sen.
d)
Die tatsächliche Entwicklung bestätigt, dass bis zum [X.] auch bei ausschließlich für die intraoperative Elektronenstrahltherapie konzi-pierten
Systemen an der Verwendung von Umlenkmagneten und aufwendigen und massiven Abschirmungsmaßnahmen sowohl am System selbst als auch bei den zur Aufnahme des Systems vorgesehenen Räumlichkeiten festgehalten worden ist. Belegt wird dies sowohl durch das S.

-Gerät [X.] (s.
[X.]. [X.]) als auch

beispielsweise

durch die Beiträge zum [X.] 1992 in [X.] ([X.]), auf dem verschiedene neuere Kon-zepte für speziell für die intraoperative Elektronenstrahltherapie ausgerüstete Operationssäle vorgestellt wurden.
e)
Angesichts dieses Befundes war der Gegenstand der Erfindung auch nicht dadurch nahegelegt, dass dem Fachmann, wie der Sachverständige [X.], bekannt gewesen sein mag, dass er mit einem X-Band-Beschleuniger die [X.] zumindest theoretisch deutlich verkürzen konnte. 43
44
-
20
-
Bei Green ([X.] S. 26 unten) wird die Verwendung von [X.] noch als unpraktikabel bezeichnet
("In theory the use of the higher fre-quency has the advantage of bringing down
the dimensions of the accelerating waveguide and thus permitting the design of a more compact system. [X.] the dimensional tolerances by the same factor. [X.], plus difficulties in finding reliable microwave generators to work at the required power level, has made it impracticable to operate X Band accelera-tors up to the present time.").
Dies bestätigt
das von der Klägerin in der mündli-chen Verhandlung nicht (konkret) bestrittene
Vorbringen der [X.], dass [X.] trotz der niedrigeren Shunt-Impedanz wegen der unterschiedlichen Leistung der verfügbaren [X.]
in der Praxis sogar deutlich kürzer
als vergleichbare X-Band-Beschleuniger gewesen seien.
Auch wenn am [X.] verbesserte [X.] verfügbar gewesen sein mögen

worauf zumindest die Beschreibung des
Streitpatents hindeutet

und der Fachmann grundsätzlich [X.]ass hatte, bei der Entwicklung eines intra-operativen Bestrahlungssystems einer solchen Entwicklung Beachtung zu schenken, genügt dies nicht, um die erfindungsgemäße Lösung als nahegelegt ansehen zu können. Der Sachverständige hat unwidersprochen und einleuch-tend
erläutert, dass die Auslegung einer
geeigneten Kombination von [X.] und Magnetron eine komplexe Aufgabe darstellt und nicht schlicht aus der höheren Frequenz eines X-Band-[X.] auf seine bessere Eignung für den Linearbeschleuniger eines intraoperativen Bestrahlungssys-tems geschlossen werden kann. Es kommt hinzu, dass ein mobiles System erst dann in den Bereich des Realisierbaren geriet, wenn nicht nur der [X.] geeignet ausgewählt wurde und für diesen ein geeignetes Magnet-ron zur Verfügung stand, sondern außerdem die maximale Elektronenenergie auf deutlich weniger als 18 bis 20 MeV reduziert wurde und insofern, wie es der Sachverständige ausgedrückt hat, ein Kompromiss
zwischen den Wünschen 45
-
21
-
der Anwender nach einem "Allround-System"
und den technischen Möglichkei-ten einer
mobilen Lösung
eingegangen wurde. Obwohl andere Schwierigkeiten hinzugekommen sein könnten (s. die Stellungnahme des Parteigutachters Prof.
M.

, [X.]. [X.]: "I was more concerned whether a straight through design
could deliver multiple energies with sufficient stability. Up until then, [X.], in [X.], used a bend magnet to help select the correct energy and to provide stable operation"), mag ein solcher Kompromiss
nicht fernliegend erscheinen, wenn der Gedanke gefasst ist, dass es möglich sein könnte, die voluminösen und tonnenschweren [X.]ysteme, die man bislang verwendet hatte, "auf Räder zu setzen".
In diese Richtung wies indessen nichts, und da ohnehin ein erheblicher
Aufwand zur Abschirmung er-forderlich war und auch keine anderen Vorrichtungen verfügbar waren,
mit de-nen man den [X.], wenn nötig, erreichen konnte, gab es auch keinen Grund
zu erwägen, diesen zugunsten einer mobilen Ausgestaltung des Gesamtsystems entfallen zu lassen. Soweit der gerichtliche Sachverständi-ge dies in seinem schriftlichen Gutachten anders gesehen hat, ist
diese Beurtei-lung vor dem Hintergrund der auch dem Urteil des Patentgerichts zugrunde lie-genden
unzutreffenden
Prämisse zu sehen, das der Fachmann vor der Aufgabe stand, einen mobilen Linearbeschleuniger für die intraoperative Elektronenbe-strahlung zur Verfügung zu stellen.

Entgegen der Auffassung der Klägerin ist es vor diesem Hintergrund auch nicht zu beanstanden, dass Patentanspruch
1

auch in der verteidigten Fassung

den geschützten Gegenstand weder auf ein System mit X-Band-[X.] beschränkt noch sonst, außer dem geradlinigen [X.] und dem damit verbundenen Verzicht auf einen Umlenkmagneten, konkrete [X.]el angibt, mit denen ein mobiles System für die intraoperative Elektronen-strahltherapie erreicht werden kann. Die Ausführbarkeit der Erfindung steht nicht in Streit, und die Beschreibung gibt hierfür

was ausreicht

nähere Hin-46
-
22
-
weise. Im Übrigen gilt: Was die Klägerin als
"aufgabenhafte Formulierung"
des Patentanspruchs rügt, nämlich das

in der verteidigten Fassung durch die [X.] zur intraoperativen Behandlung ergänzte

Merkmal der Mobilität, bezeich-net nach dem Vorstehenden
den Kern der erfindungsgemäßen Lösung, der es gelungen ist, einen Weg zur Bereitstellung eines mobilen Systems aufzuzeigen. Angesichts dessen liegt kein Fall vor, in dem es geboten wäre, den geschützten Gegenstand auf die konkret offenbarte Ausführungsform eines solchen mobilen Systems zu beschränken (s. dazu [X.], Urteil vom 25.
Februar 2010

Xa
ZR
100/05, [X.]Z 184, 300

Thermoplastische Zusammensetzung).

3.
Die Patentfähigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs
1 be-gründet ebenso die Rechtsbeständigkeit der von diesem
abgeleiteten Unteran-sprüche
2 bis
12, soweit sie sich auf die von der [X.] beschränkt
vertei-digten Fassung des Patentanspruchs
1 rückbeziehen. Ebenso begründet sie
die Rechtsbeständigkeit der Nebenansprüche
14 und
15,
zu denen ein den An-sprüchen
1 bis
13 entsprechendes [X.] gehört.
47
-
23
-
IV.
Die Kosten des Rechtsstreits
sind der Klägerin gemäß §
121 Abs.
2 [X.], §
91 Abs.
1 ZPO, §
92 Abs.
2 Nr.
1 ZPO
aufzuerlegen.
Meier-Beck
Richter am Bundesgerichtshof
Bacher
[X.] kann wegen Urlaubs nicht unterschreiben.

Meier-Beck

[X.]
Schuster
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 05.03.2009 -
2 Ni 34/07 ([X.]) -

48