Bundespatentgericht, Beschluss vom 24.06.2019, Az. 27 W (pat) 51/17

Die am 24. Juni 2012 angemeldete Wortmarke

[X.] Heroes,

ist am 27. August 2013 unter der Nr. 30 2012 036 318 für die nachfolgend genannten Waren der Klasse 16 und Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 in das beim [X.] ([X.]) geführte Markenregister eingetragen worden:

Klasse 16: [X.]; Lehr- und Unterrichtsmaterial (ausgenommen Apparate); Schriften (Veröffentlichungen); [X.]ungen, Magazinen ([X.]ungen); Bücher; Handbücher; Formulare (Formblätter); Photographien; Schreibwaren; Papier, Pappe, Plakate (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Schreibgeräte; alle vorgenannte Waren ausschließlich zum Thema Kunst;

Klasse 35: Öffentlichkeitsarbeit ([X.]); Durchführung von Messen und Ausstellungen zu wirtschaftlichen und Werbezwecken; Werbung; Merchandising (Verkaufsförderung); Marketing (Absatzforschung); Sponsoring in Form von Werbung; Marktforschung; Erstellen von Statistiken; Durchführung von Werbeveranstaltungen; sämtliche vorgenannte Dienstleistungen ausschließlich zum Thema Kunst; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten über das [X.]; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Personal- und Stellenvermittlung; Büroarbeiten; Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten, auch über das [X.]; Verbraucherberatung; Unternehmensberatung; Präsentation von Firmen im [X.] und anderen Medien; Erstellung von Wirtschaftsprognosen;

Klasse 41: Veröffentlichung und Herausgabe von Büchern, Broschüren, [X.]ungen, [X.]schriften und sonstigen Druckerzeugnissen (ausgenommen für Werbezwecke), auch in elektronischer Form; online Bereitstellung von elektronischen, nicht herunterladbaren Publikationen; Durchführung von Konferenzen; Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von [X.], Symposien, Schulungen, Seminaren, Workshops (Ausbildung); Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte), in elektronischer Form und im [X.] (nicht herunterladbar); Publikation von Pressemeldungen (ausgenommen für Werbezwecke); Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; redaktionelle Betreuung von [X.]auftritten; Dienstleistungen eines Verlages (ausgenommen Druckarbeiten); Online-Publikation von elektronischen Büchern und [X.]schriften; Erziehung; Schulung und Ausbildung; sämtliche vorgenannte Dienstleistungen ausschließlich zum Thema Kunst; Herausgabe von Texten (ausgenommen Werbetexte) mit Stellungnahmen und Initiativen in den Bereichen der Energie-, Gas- und Wasserwirtschaftspolitik auf [X.]; Veröffentlichung und Herausgabe von Telekommunikations-, Branchen-, Firmen-, Adressen- und sonstigen Kommunikationsverzeichnissen in elektronischer Form, soweit in Klasse 41 enthalten; Aus- und Weiterbildung zur Vermittlung von wirtschaftlichem Know-how.

Die Veröffentlichung der Eintragung erfolgte am 27. September 2013.

Gegen die Eintragung dieser Marke hat der Beschwerdeführer am 23. Dezember 2013 Widerspruch eingelegt, gestützt auf den Werktitel

[X.] Heroes,

der prioritätsälter genutzt worden sei „für die folgenden [X.] entsprechend markenrechtlichen Warenklassen“:

Klasse 16: Papierwaren und [X.]; Photographien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Bücher, Kataloge, Broschüren und Verzeichnisse in den Bereichen visuelle Medien, graphische Bilder, Druck, gedruckte, photographische Bilder, Kunst, Pressephotographien, Videoclips, Filmclips; gerahmte und ungerahmte photographische Drucke; Poster und Plakate;

Klasse 41: kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Photographieren; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Organisation und Veranstaltung von Symposien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung);

Der Beschwerdeführer ist Photograph. Er hat eine Reihe von Portraitphotographien älterer Hochleistungssportler gefertigt. Die [X.] bzw. [X.], deren [X.]er die Beteiligten des vorliegenden Verfahrens waren, hat diese Photographien unter der Bezeichnung „[X.] Heroes“ im Oktober/November 2009 u.a. in einer Ausstellung in [X.] präsentiert.

Zwischen den Beteiligten ist streitig, inwieweit die Rechte an den Photographien sowie an der Bezeichnung „[X.] Heroes“ beim Beschwerdeführer oder bei der [X.] entstanden sind und ob sie nunmehr beim Beschwerdeführer oder beim Inhaber der angegriffenen Marke liegen. Die Beteiligte haben in diesem Zusammenhang Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten geführt. [X.]. hat das [X.] mit Beschluss vom 4. Juli 2012 einen Antrag des Beschwerdeführers auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen, in dem dieser sich auf einen Titelschutz an einem im [X.] 2012 erst noch erscheinenden Fotobildband „[X.] Heroes“ gestützt hatte ([X.]. 2 – 03 O 263/12). In einem weiteren Rechtsstreit im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung der [X.] haben die Beteiligten am 20. Februar 2019 vor dem [X.] ([X.]. 16 U 118/16) einen Vergleich geschlossen, der auszugsweise lautet wie folgt:

„1. Der Beklagte zahlt an den Kläger einen Betrag von …

…

4. Der Beklagte gestattet dem Kläger die unentgeltliche Nutzung der Marke „[X.] Heroes“.

…

6. Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit vorstehenden Regelungen alle wechselseitigen Ansprüche aus der [X.] und ihrer Abwicklung abgeschlossen sind.

…“

Mit Beschluss vom 27. März 2017 hat das [X.], Markenstelle für Klasse 41, den Widerspruch aus dem Werktitel „[X.] Heroes“ zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, der Widerspruch aus dem Werktitel „[X.] Heroes“ für die [X.] „Kunstphotographien, Ausstellungen dieser Kunstphotographien“ sei bereits deshalb nicht begründet, weil der Widersprechende eine prioritätsältere, befugte Gebrauchsaufnahme der von [X.] aus unterscheidungskräftigen Bezeichnung „[X.] Heroes“ in Bezug auf diese [X.] nicht habe belegen können. Insbesondere sei der Verweis auf eine Ausstellung in [X.] mit dem Titel „[X.] Heroes“ nicht ausreichend, da zwischen den Beteiligten streitig sei, ob der Widersprechende die Photos lediglich als [X.]er der [X.] in deren Auftrag angefertigt habe und wem welche Rechte an dieser Ausstellung zustünden. Dementsprechend habe auch das [X.] in seinem Teil-Urteil vom 09. Mai 2016, [X.]. 2-27 O 256/12, festgestellt, dass zwischen den Beteiligten eine [X.] bürgerlichen Rechts bestanden habe, in deren Rahmen u.a. die Druckwerke „[X.] Heroes“ entstanden seien, die im Eigentum der [X.] gestanden hätten, deren Vermögen nach dem Ausscheiden des Widersprechenden und der Auflösung der [X.] auf den Inhaber der angegriffenen Marke übergegangen seien. Damit habe die GbR eventuelle [X.]e erworben. In Bezug auf die Veranstaltung von Kolloquien, Vorträgen und Workshops fehle es bereits an einem Vortrag zum [X.]punkt der Benutzungsaufnahme eines eventuellen [X.] „[X.] Heroes“.

Gegen den ihm am 30. März 2017 zugestellten Beschluss wendet sich der Widersprechende mit seiner Beschwerde vom 20. April 2014.

Zur Begründung verweist der Beschwerdeführer auf seinen Vortrag in einer Schutzschrift vom 30. September 2013. In dieser Schutzschrift sowie in seinen im Widerspruchsverfahren vor dem [X.] eingereichten Schriftsätzen hat er vorgetragen, dass er als international bekannter Photograph Urheber einer Serie von Lichtbildwerken zu älteren Hochleistungssportlern mit der Bezeichnung „[X.] Heroes“ sei. Ihm und nicht der [X.] oder dem Beschwerdegegner stünden die Urheberrechte an den Lichtbildern sowie Rechte an der Bezeichnung „[X.] Heroes“ zu. [X.]. der Werkform „Ausstellungen“ sei die Benutzungsaufnahme im geschäftlichen Verkehr in [X.] erstmals durch eine Ausstellung im Oktober und November 2009 in [X.] erfolgt, begleitend hierzu habe der Beschwerdeführer die am 4. August 2011 registrierte Domain [X.] angemeldet. [X.]. der Werkform „Druckschriften“ sei die Benutzungsaufnahme durch den Beschwerdeführer im Oktober 2012 durch Herausgabe des [X.] „[X.] Heroes" im [X.] erfolgt. Der Titelschutz sei auf den 6. Juni 2012 vorverlagert worden durch Veröffentlichung einer [X.] in branchenüblicher Weise, nämlich im Börsenblatt des [X.]. Parallel hierzu habe der Beschwerdeführer Vorträge, Kolloquien und Workshops zu den in seinen Photographien behandelten Themen, nämlich Aktivität im Alter, bewusste Gestaltung des Alterns etc. gehalten bzw. veranstaltet. Der Beschwerdegegner habe seine Marke erst nach der [X.] angemeldet. Dass dieser Eigentümer von physischen Duplikaten der Photographiewerke „[X.] Heroes“ sei, erlaube keine Rückschlüsse auf die Berechtigung an dem Titel des Werks „[X.] Heroes“. Der Werktitel „[X.] Heroes“ verfüge über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft, die [X.] seien identisch und die durch den Titel geschützten Werke, nämlich Kunstphotographien, Ausstellungen dieser Kunstphotographien und Bildbände zu diesen Kunstphotographien, seien mit den für die angegriffene Marke eingetragenen Waren und Dienstleistungen identisch, da diese auf die für den Widersprechenden geschützten Werkkategorien bezogen seien. Die [X.] ergebe sich aus den Zusätzen „Waren ausschließlich zum Thema Kunst“ bzw. „sämtliche vorgenannten Dienstleistungen ausschließlich zum Thema Kunst“. Die angegriffene Marke sei daher auf den Widerspruch aus dem Werktitel „[X.] Heroes“ zu löschen.

Der Beschwerdeführer und Widersprechende hat einen ausdrücklichen Antrag nicht gestellt.

Der Beschwerdegegner und Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Ansicht, dass es bereits an einem Rechtsschutzbedürfnis des Beschwerdeführers fehle. Der Widerspruch sei lediglich als Druckmittel im Zusammenhang mit der Abwicklung der [X.] erhoben worden, um während des laufenden Rechtsstreits eine Veräußerung der Marke zu erschweren bzw. zu verhindern. Dieses Ziel sei nicht schutzwürdig, so dass dem Beschwerdeführer das Rechtsschutzinteresse abzusprechen sei bzw. eine unzulässige Rechtsausübung vorliege. Im Übrigen sei ein Rechtsschutzbedürfnis jedenfalls im Hinblick auf den zwischen den Beteiligten vor dem [X.] geschlossenen Vergleich, in dem dem Beschwerdeführer ein unentgeltliches Nutzungsrecht eingeräumt werde und der eine allgemeine [X.] enthalte, nicht mehr gegeben.

Im Verfahren vor dem [X.] hat sich der Beschwerdegegner auf prioritätsältere Rechte an der Bezeichnung „[X.] Heroes“ berufen, da er zeitlich vor dem Beschwerdeführer mit der Benutzung der Marke „[X.] Heroes“ begonnen habe. Der Beschwerdeführer habe lediglich im Auftrag der [X.] Personen photographiert, die Rechte an der Ausstellung und an der Bezeichnung „[X.] Heroes“ seien bei der [X.] entstanden. Mit dem Ausscheiden des Beschwerdeführers und der Auflösung der GbR seien die Rechte auf den Beschwerdegegner übergegangen, der bis heute die Rechte an der Bezeichnung innehabe und Eigentümer der „[X.] Heroes“-Ausstellung sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss des [X.], die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg.

1. Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie gem. § 66 Abs. 1 [X.] statthaft und wurde gem. § 66 Abs. 2 [X.] fristgerecht eingelegt.

Der Zulässigkeit der Beschwerde steht kein fehlendes Rechtsschutzbedürfnis des Beschwerdeführers im Hinblick auf den zwischen den Beteiligten in einem Verfahren vor dem [X.] geschlossenen Vergleich entgegen. Das Rechtsschutzbedürfnis fehlt objektiv sinnlosen Klagen bzw. Beschwerden, d.h. wenn ein rechtsschutzwürdiges Interesse an der begehrten Entscheidung nicht vorliegt. Dies kann nur unter ganz besonderen Umständen angenommen werden, da grundsätzlich jeder Rechtssuchende einen Anspruch darauf hat, dass Gerichte sein Anliegen sachlich prüfen (vgl. [X.] in: [X.], ZPO, 32. Aufl. 2018, Vor § 253 Ran. 18). Das Rechtsschutzbedürfnis ist streng von der Berechtigung des inhaltlichen Begehrens zu trennen und kann nicht verneint werden, wenn sich die Schutzwürdigkeit der geltend gemachten Position erst nach näherer Prüfung materiell-rechtlicher Fragen beantworten lässt ([X.] a.a.O.).

Vorliegend bedürfen der vor dem [X.] geschlossene Vergleich und insbesondere die in diesem vereinbarte [X.] der Auslegung. Dies hat im Rahmen der Prüfung der Begründetheit der Beschwerde zu erfolgen.

2. Die Beschwerde bleibt in der Sache erfolglos.

Dabei kann offen bleiben, ob der Widersprechende seine Rechte an einem prioritätsälteren Werktitel „[X.] Heroes“ ausreichend dargelegt hat und ob die weiteren Voraussetzungen für die Löschung einer Marke wegen eines Widerspruchs aus einem Werktitel mit älterem [X.]rang gem. § 42 Abs. 2 Nr. 4 [X.] in Verbindung mit §§ 5 Abs. 3, 12 [X.] vorliegen. Im Hinblick auf den zwischen den Beteiligten vor dem [X.] geschlossenen Vergleich und die in diesem enthaltene [X.] ist es dem Beschwerdeführer verwehrt, weiterhin im Wege des Widerspruchs aus einem Werktitel „[X.] Heroes“ gegen die angegriffene Marke „[X.] Heroes“ vorzugehen.

a) Die Beteiligten haben als Parteien des Verfahrens 16 U 118/16 vor dem [X.] einen [X.]. § 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO abgeschlossen.

Ein derartiger Prozessvergleich, bei dem die Parteien die Ungewissheit über das streitige Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigen, hat eine Doppelnatur; er ist einerseits Prozesshandlung, deren Wirksamkeit sich nach den Grundsätzen des Verfahrensrechts bestimmt, und andererseits privates Rechtsgeschäft, für das die Regeln des materiellen Rechts gelten (vgl. [X.], [X.], 1942, 1943; Prütting in: [X.] Kommentar zur ZPO, 5. Auflage 2016, § 278 Rn. 52).

b) Zweifel an dem wirksamen Abschluss des zwischen den Beteiligten am 20. Februar 2019 vor dem [X.] abgeschlossenen Vergleichs, der von beiden Beteiligten im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurde, bestehen nicht.

c) Der materiell-rechtliche Inhalt des Vergleichs und insbesondere die in Ziff. 6 des Vergleichs enthaltene [X.] sind nach den allgemeinen Regeln der §§ 133, 157 BGB nach dem objektiven [X.] auszulegen. Dabei ist der gewählte Wortlaut ein erster Anhalt, im Übrigen kommt es darauf an, wie ein objektiver Dritter die Erklärungen bei vernünftiger Beurteilung der ihm bekannten oder erkennbaren Umstände nach [X.] und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte hätte verstehen können und müssen; zu berücksichtigen sind der mit der Absprache verfolgte Zweck, die Interessenlage und das Gesamtverhalten der Parteien, ihre rechtlichen Beziehungen zueinander und zu Dritten sowie sämtliche Nebenumstände einschließlich der Vorgeschichte (vgl. [X.], Urteil vom 09.05.2018 - 5 U 48/17, BeckRS 2018, 10328). An eine Willenserklärung, die zum Verlust einer Rechtsposition führt, sind grundsätzlich strenge Anforderungen zu stellen (vgl. [X.], Beschluss vom 08.03.2016 - I-22 U 51/16, BeckRS 2016, 117217).

Die in dem zwischen den Beteiligten am 20. Februar 2019 abgeschlossenen Vergleich enthaltene [X.], nach der die Beteiligten darüber einig sind, dass mit den im Vergleich enthaltenen Regelungen alle wechselseitigen Ansprüche aus der GbR und ihrer Abwicklung ausgeschlossen seien, ist dahingehend auszulegen, dass sie auch die vorliegend im Wege des Widerspruchs geltend gemachten Rechte des Beschwerdeführers an einem Werktitel „[X.] Heroes“ umfasst und dass insoweit ein Verzicht des Beschwerdeführers auf die Geltendmachung dieses Rechts gegenüber der angegriffenen Marke vereinbart wurde.

aa) Zwar war der vorliegende Widerspruch nicht unmittelbar Gegenstand des zwischen den Beteiligten im Verfahren vor dem O[X.] geführten Berufungsverfahrens. Auch liegen dem Senat die Klageschrift und die Entscheidung der Vorinstanz nicht bzw. nur auszugsweise vor. Der von den Beteiligten im Widerspruchsverfahren vor dem [X.] und im vorliegenden Beschwerdeverfahren vorgetragene Sachverhalt ist jedoch für eine Auslegung des in das vorliegende Verfahren eingeführten Vergleichs vom 20. Februar 2019 ausreichend.

bb) Im Rahmen der Auslegung des Vergleichs ist zunächst festzuhalten, dass die in Ziff. 6. des Vergleichs enthaltene [X.], nach der sich die Parteien des dortigen Rechtsstreits, also die Beteiligten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, darüber einig sind, dass mit den vorstehenden Regelungen alle wechselseitigen Ansprüche aus der [X.] und ihrer Abwicklung abgeschlossen sind, ein Schreibversehen enthält. Die Formulierung „abgeschlossen“ macht in diesem Zusammenhang keinen Sinn, vielmehr war offensichtlich eine [X.] gewünscht und daher gemeint, dass alle wechselseitigen Ansprüche aus der GbR und ihrer Abwicklung „abgegolten“ sein sollen.

cc) Aus dem Vortrag der Beteiligten ergibt sich übereinstimmend, dass das Berufungsverfahren vor dem O[X.] Ansprüche aus der Auflösung der [X.] GmbH zum Gegenstand hatte. Die [X.] unter Ziff. 6. betrifft somit die Ansprüche aus der [X.] und deren Abwicklung. Weiter ergibt sich aus dem Vortrag der Beteiligten, dass zwischen ihnen streitig ist, ob die Rechte an den Photographien und der Bezeichnung „[X.] Heroes“ der [X.] oder dem Beschwerdeführer zustehen bzw. zustanden.

Auch wenn der vorliegende Widerspruch nicht unmittelbar Gegenstand der zivilrechtlichen Auseinandersetzung vor dem O[X.] gewesen sein sollte, so handelt es sich bei dem zugrundeliegenden [X.] doch um ein zumindest nach den bestrittenen Behauptungen des Beschwerdegegners der [X.] zustehendes Recht. Die [X.], nach der alle Ansprüche aus der GbR und deren Abwicklung abgegolten sein sollen, umfasst damit sowohl ihrem Wortlaut als auch ihrem Sinn und Zweck nach auch Ansprüche aus dem Werktitel „[X.] Heroes“. Mit dem vorliegenden Widerspruch macht der Beschwerdeführer somit einen Anspruch geltend, der von der [X.] des Vergleichs erfasst ist und auf den er mit diesem Vergleich verzichtet hat.

Dem steht nicht entgegen, dass die Rechte an dem Werktitel bzw. der Bezeichnung „[X.] Heroes“ nach dem eigenen Vortrag des Beschwerdeführers gerade nicht der GbR, sondern ihm persönlich zustanden. Vorliegend kommt es nämlich nicht darauf an, ob die Rechte an dem Werktitel tatsächlich dem Beschwerdeführer zustanden oder der GbR, vielmehr ist ausreichend, dass diese Frage zwischen den Beteiligten bereits zum [X.]punkt des [X.] streitig war. Denn eine derartige [X.] macht nur Sinn, wenn auch gerade diejenigen Ansprüche abgegolten werden, in Bezug auf die die Rechtsposition der auseinander zu setzenden [X.] streitig ist. Zum [X.]punkt des Vergleichsabschlusses im Februar 2019 führten die Beteiligten bereits seit längerer [X.] das vorliegende Beschwerdeverfahren und das diesem zugrundeliegende Widerspruchsverfahren. Dass es sich bei den Rechten an der Bezeichnung „[X.] Heroes“ jedenfalls nach der Ansicht des Beschwerdegegners ursprünglich um solche der [X.] GmbH gehandelt haben soll, war beiden Beteiligten bei Abschluss des Vergleichs daher bewusst.

Für die Auslegung des Vergleichs dahingehend, dass mit diesem ein weiterer Streit über die Bezeichnung „[X.] Heroes“ beendet werden soll und dass die [X.] in Ziff. 6 somit einen Verzicht des Beschwerdeführers auf etwaige Ansprüche aus einem Werktitel „[X.] Heroes“ gegenüber dem Beschwerdegegner umfasst, spricht schließlich auch die Ziffer 4. des Prozessvergleichs, nach der der Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer das Recht der unentgeltlichen Nutzung der angegriffenen Marke „[X.] Heroes“ einräumt. Ausweislich des [X.]-Registers existiert insoweit lediglich die vorliegende Wortmarke „[X.] Heroes“. Diese Einräumung von Nutzungsrechten macht nur dann Sinn, wenn die vorliegend angegriffene Marke bestehen bleibt, nicht aber, wenn sie auf den Widerspruch des Beschwerdeführers aus dem Werktitel „[X.] Heroes“ gelöscht wird.

d) Selbst wenn man der [X.] nicht bereits einen Verzicht des Beschwerdeführers auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Werktitel „[X.] Heroes“ gegenüber dem Beklagten entnehmen wollte, so stünde das Festhalten an dem vorliegenden Widerspruch jedenfalls mit dieser Regelung des Vergleichs nicht im Einklang und wäre vor diesem Hintergrund als rechtsmissbräuchlich anzusehen.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 [X.], da [X.] für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch sonst ersichtlich sind. Insbesondere wurde der Vergleich der Beteiligten vor dem [X.] erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens geschlossen.

4. Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da die Beteiligten die Durchführung einer solchen nicht beantragt haben (§ 69 Nr. 1 [X.]) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 [X.]).