Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 15.02.2007, Az. I ZR 251/02

[X.] 251/02 vom 15. Februar 2007 in dem Rechtsstreit - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat am 15. Februar 2007 durch [X.] [X.] und [X.] Büscher, Dr. Schaffert, [X.] und [X.] beschlossen: Das Urteil der [X.] für Handelssachen des [X.] vom 23. August 2001 und das Urteil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 14. August 2002 sind wirkungslos, soweit durch sie die Klägerin und die [X.] zu 2 auf die Widerklage verurteilt worden sind. Von den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der Beklagten des ersten Rechtszugs haben die Klägerin 4 %, der [X.] zu 3 28 % und die Beklagte 68 % zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin des ersten Rechtszugs hat die Beklagte 96 % zu tragen. Die außergerichtli-chen Kosten der [X.]n zu 2 des ersten Rechtszugs fallen der Beklagten zur Last. Von den außergerichtlichen Kosten des [X.]n zu 3 des ersten Rechtszugs hat die [X.] 10 % zu tragen. Von den Gerichtskosten des zweiten Rechtszugs tragen die Klä-gerin und die [X.] zu 2 gesamtschuldnerisch 10 %, die Klägerin alleine weitere 2 %, der [X.] zu 3 16 % und die Beklagte 72 %. Die außergerichtlichen Kosten des zwei-ten Rechtszugs der Klägerin hat die Beklagte in Höhe von 88 % zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten des zweiten Rechtszugs - 3 - der [X.]n zu 2 fallen der Beklagten in Höhe von 90 % zur Last. Von den außergerichtlichen Kosten des zweiten Rechtszugs des [X.]n zu 3 hat die Beklagte 47 % zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten des zweiten Rechtszugs der Beklagten tragen die Klägerin und die [X.] zu 2 gesamtschuldnerisch 10 %, die Klägerin allein wei-tere 2 % und der [X.] zu 3 18 %. Von den außergerichtlichen Kosten der Klägerin des [X.] hat die Beklagte 83 % zu tragen. Von den außergerichtlichen Kosten der [X.]n zu 2 des [X.]s fallen 85 % der [X.]n zur Last. Von den außergerichtlichen Kosten der [X.] des [X.]s haben die Kläge-rin und die [X.] zu 2 gesamtschuldnerisch 14 % und die Klägerin allein weitere 3 % zu tragen. Im Übrigen tragen die Parteien ihre außergerichtlichen Kosten selbst. Gründe: [X.] Die Beklagte, eine der 16 Gesellschafterinnen des [X.], betreibt in [X.]u.a. das sogenannte "Mitt- wochs-Lotto" und das "[X.]". Zusammen mit den übrigen 15 [X.] - 4 - schafterinnen ist sie Inhaberin der mit Priorität vom 2. September 1996 als durchgesetztes Zeichen eingetragenen Wortmarke "[X.]". 2 Die Klägerin befasst sich u.a. mit der Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen. Sie hat beim [X.] die Wortmarke "[X.]" angemeldet und nimmt für sich Rechte an dem bei der [X.] für einen [X.]registrierten Domainnamen "f. lotto.de" in An- spruch, der zwischenzeitlich den Anspruch gerichtlich anerkannt hat. Die Klägerin hat von der Beklagten die Einwilligung zur Aufhebung eines zu ihren Gunsten bei der [X.] hinsichtlich des Domainnamens "f. lotto.de" registrierten [X.] verlangt; hilfsweise hat sie geltend gemacht, es zu unterlassen, bei der [X.] Dispute-Anträge zu dem Domainnamen zu stel-len. 3 Die Beklagte hat die Klägerin und die [X.]n zu 2 und 3 auf Unterlassung in Anspruch genommen, die Firmierungen "[X.] A.

GmbH & Co. International KG", "[X.] A.

GmbH", "[X.]" sowie die Bezeichnung "f. lotto.de" als Internetadresse für näher bezeichnete Dienstleistungen zu verwenden. Die Beklagte hat mit der Widerklage zudem ein Verbot erstrebt, dass die Klägerin und die [X.]n zu 2 und 3 unter der beim [X.] angemeldeten Wortmarke "[X.]" bestimmte Dienstleistungen anbieten. Weiterhin hat die Beklagte gestützt auf ihre eingetragene Marke "[X.]" Auskunfts-, Schadensersatz- und Ver-nichtungsansprüche verfolgt. 4 Die Klägerin und die [X.] zu 2 haben in der Berufungsin-stanz mit einer [X.] beantragt, festzustellen, dass der Klägerin und der [X.]n zu 2 an den [X.] - 5 - zeichen "[X.] A. GmbH & Co. International KG" und "[X.] A. GmbH" [X.] gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 [X.] gegenüber der Marke "[X.]" zustehen. 6 Nachdem der [X.] zu 3 eine Unterlassungserklärung ab-gegeben hat, haben die Parteien hinsichtlich dieses [X.]n in der Berufungsinstanz die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt. Das Berufungsgericht hat die Klage und die Zwischenfeststellungswi-derwiderklage abgewiesen und der Widerklage der Beklagten mit Ausnahme der auf die angemeldete Wortmarke "[X.]" bezogenen [X.] stattgegeben. Eine Aussetzung des Rechtsstreits wegen des gegen die Marke "[X.]" der Beklagten anhängigen Löschungsverfahrens hat das Berufungs-gericht abgelehnt. Die Revision hat das Berufungsgericht nicht zugelassen. 7 Gegen diese Entscheidung haben die Klägerin und die [X.] zu 2 Nichtzulassungsbeschwerde erhoben. 8 Der Senat hat das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag auf Löschung der Wortmarke "[X.]" der Beklagten ausgesetzt. Im Löschungsverfahren ist die Wortmarke "[X.]" für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von [X.] rechtskräftig gelöscht worden ([X.], [X.]. v. 19.1.2006 - [X.], [X.], 760 = [X.], 1130 - [X.]). Die Beklagte hat daraufhin die Widerklage zurückgenommen. Nachdem auch der zugunsten der Beklagten erfolgte [X.] bei der [X.] hinsichtlich des Domainnamens "f. lotto.de" gelöscht worden ist, haben die Parteien des Nichtzulassungsbe- schwerdeverfahrens die Klage und die [X.] - übereinstimmend für erledigt erklärt. Sie haben insoweit beantragt, der jeweils anderen Partei die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. 10 I[X.] Nachdem die Beklagte die Widerklage zurückgenommen hat und die Parteien im Übrigen den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt ha-ben, ist über die Kosten des Rechtsstreits, mit Ausnahme der Kosten, die den [X.]n zu 3 betreffen, gemäß § 269 Abs. 3 Satz 2, § 91a Abs. 1 ZPO zu entscheiden. 1. Die auf die gegen die Klägerin und die [X.] zu 2 gerich-tete Widerklage entfallenden Kosten hat die Beklagte nach § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO zu tragen, weil sie die Widerklage nach § 269 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO wirksam zurückgenommen hat. 11 2. Über die auf die Klage und die [X.] entfallenden Kosten einschließlich der Kosten der Vorinstanzen ist nach der übereinstimmenden Erledigungserklärung unter Berücksichtigung des [X.] Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden (§ 91a Abs. 1 ZPO). 12 a) Die Erledigung der Hauptsache kann noch in der Rechtsmittelinstanz während des Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde erklärt werden ([X.], [X.]. v. 13.2.2003 - [X.], [X.], 1075, 1076; [X.]. v. 30.9.2004 - I ZR 30/04, [X.], 126). Bei der danach zu treffenden Kosten-entscheidung ist der mutmaßliche Ausgang des Nichtzulassungsbeschwerde- und gegebenenfalls des Revisionsverfahrens zu berücksichtigen ([X.] [X.], 1075, 1076; [X.], 126). Dass eine fehlerhafte Kostenentscheidung des Berufungsgerichts in dem die Nichtzulassungsbeschwerde zurückweisen-den [X.]uss nicht korrigiert werden kann (vgl. [X.], [X.]. v. 28.3.2006 13 - 7 - - [X.], NJW-RR 2006, 1508), steht der Anwendung des § 91a ZPO im [X.] nicht entgegen. Denn die Entscheidung nach § 91a ZPO dient nicht der Korrektur fehlerhafter Entscheidungen der [X.] im [X.], sondern der Berücksichti-gung der durch die übereinstimmenden Erklärungen der Parteien eingetretenen Erledigung des Rechtsstreits. Diese kann auch noch im Nichtzulassungsbe-schwerdeverfahren berücksichtigt werden, weil die Einlegung der Beschwerde die Rechtskraft des Berufungsurteils hemmt (§ 544 Abs. 5 Satz 1 ZPO). b) Danach sind die auf die [X.] entfal-lenden Kosten der Klägerin und der [X.]n zu 2 aufzuerlegen, während die durch die Klage veranlassten Kosten im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten hälftig zu teilen sind. 14 Das [X.] wäre erfolgreich gewesen, weil die Revision nach Teillöschung der Wortmarke "[X.]" zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen worden wäre (§ 543 Abs. 2 Nr. 2, § 544 ZPO). 15 aa) Die [X.] hätte allerdings keinen Erfolg gehabt. 16 Das Berufungsgericht hat sie zwar schlüssig als sachdienlich i.S. von § 533 Nr. 1 ZPO zugelassen, weil es in der Sache über die Feststellungswider-widerklage entschieden hat. 17 Die Klage war jedoch unzulässig, weil die Klägerin und die Drittwiderbe-klagte zu 2 mit der begehrten Feststellung, dass ihnen an den Unternehmens-kennzeichen "[X.] A. GmbH & Co. International KG" und "[X.] - [X.]" [X.] gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 [X.] gegenüber der Marke "[X.]" zustehen, im Verletzungsrechtsstreit ausgeschlossen waren. Nach der Rechtsprechung des [X.] ist die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Altern. 2 [X.], um die es im Streitfall geht, im Wege teleologischer Reduktion einschränkend auszulegen. Danach kann im Verletzungsprozess das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden, wenn dies noch im Löschungsverfahren vor dem [X.] nach §§ 50, 54 [X.] und im Verfahren vor dem [X.] erfolgen kann ([X.]Z 156, 112, 117 - Kinder). [X.]) Die auf die Klage entfallenden Kosten sind in entsprechender An-wendung des § 91a ZPO im Verhältnis zwischen der Klägerin und der [X.] hälftig zu teilen. 19 Ob der Klägerin ein eigener Anspruch gegen die Beklagte auf Aufhe-bung des [X.] des auf einen Dritten bei der [X.] eingetragenen Domainnamens zustand, ist offen. Die Klärung dieser Rechtsfrage kann nicht im Rahmen einer Kostenentscheidung nach § 91a ZPO erfolgen. 20 3. Hinsichtlich des [X.]n zu 3 verbleibt es bei der Kosten-entscheidung des Berufungsgerichts nach § 91a ZPO. Diese kann im Revisi-onsverfahren nicht zur Überprüfung gestellt und im [X.] nicht geändert werden ([X.]Z 113, 362, 364; [X.] NJW-RR 2006, 1508). 21 - 9 - 4. Auf Antrag der Klägerin und der [X.]n zu 2 sind die [X.] der Rücknahme der Widerklage nach § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO durch [X.]uss auszusprechen (§ 269 Abs. 4 ZPO). 22 [X.]Büscher Schaffert
Bergmann [X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom [X.] - 84 O 7/01 - [X.], Entscheidung vom 14.08.2002 - 6 U 181/01 -