Bundespatentgericht, Beschluss vom 16.12.2014, Az. 35 W (pat) 26/13

Der Beschwerdeführer und Antragsteller (im Folgenden nur noch „Antragsteller“) hat am 2. Februar 2009, am 28. Januar 2010 und am 22. Juni 2010 jeweils eine Gebrauchsmusteranmeldung, beim [X.] ([X.]) eingereicht; alle drei Anmeldungen betreffen die Erfindung einer schwingungsabsorbierenden Aufhängung von Geräten in Fahrzeugen. Die 2. Anmeldung der Erfindung (1. Nachanmeldung) vom 28. Januar 2010, die das Aktenzeichen 20 2010 001 438 erhalten hat, betrifft eine - vom Antragsteller als „Präzisierung“ bezeichnete - Weiterentwicklung des am 2. Februar 2009 erstmals unter dem Aktenzeichen 20 2009 001 241 angemeldeten Erfindungsgegenstandes und nimmt die Priorität dieser 1. Anmeldung in Anspruch. Diese 2. Anmeldung der Erfindung ist vorliegend die streitgegenständliche Anmeldung. Der Antragsteller bezweifelt bei dieser Anmeldung, dass diese durch den Eintritt einer Rücknahmefiktion nach § 6 Abs. 1 Satz 2 [X.] [X.] m. § 40 Abs. 5 Satz 1 [X.] erledigt ist. Nach Auffassung der Gebrauchsmusterstelle ist diese Rücknahmefiktion durch die Inanspruchnahme der Priorität aus der hier streitgegenständlichen Anmeldung der Erfindung in der 3. Anmeldung der Erfindung (2. Nachanmeldung), also in der am 22. Juni 2010 eingereichten Anmeldung mit Aktenzeichen 20 2010 009 371 ausgelöst worden.

Die Unterlagen der 2. und 3. Anmeldung der Erfindung sind identisch, weisen also beide gegenüber der 1. Anmeldung der Erfindung die gleiche „Präzisierung“ auf. Die 3. Anmeldung der Erfindung hat der Antragsteller nur deshalb eingereicht, weil die 2. Anmeldung mangels unverschuldeter Nichtzahlung der Anmeldegebühr mit Wirkung zum 29. April 2010 als zurückgenommen galt. Auf seinen zwischenzeitlich gestellten Antrag sind dem Antragsteller mit Beschluss der Gebrauchsmusterstelle vom 14. Januar 2011 Wiedereinsetzung gewährt und die Folgen der Nichtzahlung rückwirkend wieder beseitigt worden.

Der Antragsteller hat mit anwaltlicher Eingabe vom 11. September 2012 die Auffassung vertreten, dass bei der hier streitgegenständlichen 2. Anmeldung der Erfindung die Voraussetzungen für den Eintritt der Rücknahmefiktion nicht vorgelegen hätten. Diese 2. Anmeldung sei ersichtlich keine Erstanmeldung der Erfindung gewesen, die ein [X.] zu Gunsten der späteren, hier 3. Anmeldung der Erfindung hätte begründen können. Wegen des in § 6 Abs. 1 Satz 1 [X.] geregelten Verbots der Kettenpriorität habe die Inanspruchnahme der Priorität in der 3. Anmeldung somit die Rücknahmefiktion zur streitgegenständlichen 2. Anmeldung nicht auslösen können. Auch sei zu beachten, dass die Prioritätserklärung, die in der 2. Anmeldung enthalten sei und sich auf die 1. Anmeldung beziehe, zusammen mit der Erledigung dieser 2. Anmeldung wegen Nichtzahlung der Anmeldegebühr untergegangen sei; durch die später im Januar 2011 erfolgte Wiedereinsetzung sei die Prioritätserklärung zusammen mit der 2. Anmeldung rückwirkend wieder in [X.] gesetzt worden. Spätestens von da an hätte wieder ein Verstoß gegen das Verbot einer Kettenpriorität vorgelegen, wodurch eine etwaige, zuvor zur 2. Anmeldung (aufgrund der 3. Anmeldung) eingetretene Rücknahmefiktion rückwirkend wieder entfallen sei. Die streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung sei somit weiterhin anhängig und nunmehr mit der Priorität aus der 1. Anmeldung vom 2. Februar 2009 einzutragen.

Mit Beschluss vom 15. Mai 2013 hat die Gebrauchsmusterstelle des [X.] das Begehren des Antragstellers als Antrag auf Feststellung, dass die vorliegende streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung als nicht zurückgenommen gelte, ausgelegt und diesen Antrag als unzulässig verworfen. Dem Antragsteller fehle das Rechtsschutzbedürfnis für einen derartigen Antrag. Dieser wolle nämlich über den „Umweg“ eines Feststellungsantrags die Weiterführung seiner als zurückgenommen geltenden, rechtlich nicht mehr existenten Anmeldung erreichen. Wegen der Unzulässigkeit seines Hauptbegehrens erübrige sich eine Entscheidung über den als „Eventualantrag“ gestellten Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters.

In der Sache hat sich die Gebrauchsmusterstelle die Überlegungen des Antragstellers hinsichtlich des Verbots einer Kettenpriorität grundsätzlich zu Eigen gemacht. Sie sieht jedoch im Verstoß gegen das Verbot einen Umstand, der zu Lasten des Antragstellers geht. Sinngemäß ist der Begründung des angefochtenen Beschlusses zu entnehmen, dass die hier streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung schon deshalb als zurückgenommen gelten müsse, da andernfalls ein rechtswidriges Ergebnis entstünde. Dieses bestünde darin, dass für die 3. Anmeldung der Erfindung, die bereits zur Eintragung des Gebrauchsmusters 20 2010 009 371 geführt hat, auch die Priorität aus der 1. Anmeldung der Erfindung vom 2. Februar 2009 mit dem Aktenzeichen 20 2009 001 241 zum Tragen käme, was § 6 Abs. 1 Satz 1 [X.] widersprechen würde.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers, der (sinngemäß) beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterstelle des [X.] vom 15. Mai 2013 aufzuheben und festzustellen, dass die Gebrauchsmusteranmeldung 20 2010 001 438.7 nicht als zurückgenommen gilt, sowie die Sache zur Weiterführung des [X.] an die Gebrauchsmusterstelle des [X.] zurückzuverweisen.

Der Antragsteller führt in seiner Beschwerdebegründung ergänzend aus, mit seiner Beschwerde wolle er erreichen, auch für den Zeitraum vom 2. Februar 2009 bis zum 28. Januar 2010 - also für den Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der 1. Anmeldung und dem Anmeldetag der hier streitgegenständlichen 2. Anmeldung der Erfindung - Schutz für den Gegenstand der streitgegenständlichen 2. Anmeldung zu erlangen. Im Übrigen wiederholt der Antragsteller im Wesentlichen seinen erstinstanzlichen Vortrag.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Die tragenden Gründe des angefochtenen Beschlusses sind sowohl in verfahrensrechtlicher als auch in materiell-rechtlicher Hinsicht unzutreffend. Im Ergebnis ist aber der durchaus zulässige Antrag des Antragstellers auf Feststellung, dass die Gebrauchsmusteranmeldung nicht als zurückgenommen gilt, nicht begründet und deswegen zurückzuweisen. Darüber hinaus ist dem Antragsteller die Beschwerdegebühr zu erstatten, da dies der Billigkeit entspricht.

1. Die Zulässigkeit der Beschwerde erscheint im vorliegenden Fall nicht unproblematisch, da das mit ihr verfolgte [X.] nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Der Antragsteller möchte mit seiner Beschwerde erreichen, dass seine hier streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung weiterbearbeitet wird und er schließlich ein Gebrauchsmuster mit dem Zeitrang der 1. Anmeldung der Erfindung, dem 2. Februar 2009, erhält. Hierbei geht der Antragsteller offensichtlich von der irrigen Vorstellung aus, durch die Eintragung eines Gebrauchsmusters Schutz auch mit Wirkung für die Vergangenheit - möglicherweise sogar bis hin zum [X.] - erhalten zu können. Dies sieht das Gebrauchsmusterrecht jedoch nicht vor, vielmehr erlangt der Gebrauchsmusterinhaber Schutz erst mit Eintragung seines Gebrauchsmusters und zwar nur für die Zukunft (vgl. [X.], [X.], 8. Aufl., § 23 Rn. 11). Insoweit stellt sich durchaus die Frage, welches legitime Interesse der Antragsteller noch verfolgen kann, wenn man berücksichtigt, dass die 3. Anmeldung der Erfindung am 11. November 2010 zur Eintragung eines mit der vorliegenden streitgegenständlichen Gebrauchsmusteranmeldung inhaltsgleichen Gebrauchsmusters geführt hat. Zu Gunsten des Antragstellers wird hier deshalb berücksichtigt, dass das Gebrauchsmuster 20 2010 009 371 einerseits mit Wirkung zum 1. Januar 2014 bereits wieder erloschen ist und nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Antragsteller die hier streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung möglicherweise mit geänderten Unterlagen zur Eintragung bringen würde.

2. In der Sache kann der Antragsteller mit seiner Beschwerde nicht durchdringen, wobei diesem allerdings zuzugestehen ist, dass die zum angefochtenen Beschluss gelieferte Begründung Mängel aufweist und keine tragfähige Grundlage dafür bildet, die vom Antragsteller verfolgten Begehren als unzulässig oder unbegründet zurückzuweisen.

a) [X.] durfte den Antrag des Antragstellers auf Feststellung, dass die vorliegende streitgegenständliche 2. Anmeldung der Erfindung nicht gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 [X.] [X.] m. § 40 Abs. 5 Satz 1 [X.] als zurückgenommen gilt, nicht als unzulässig „verwerfen“. Ein derartiger Antrag entspricht einem anerkennenswerten Rechtsschutzbedürfnis, gerade weil er letztlich auf die Weiterführung einer als zurückgenommen fingierten Anmeldung gerichtet ist. Hierin einen unzulässigen „Umweg“ zu sehen, mit dem in unlauterer Weise die Weiterführung einer rechtlich nicht mehr existenten Anmeldung erreicht werden soll, lässt sich weder überzeugend begründen noch entspricht dies der gängigen Rechtsmeinung (vgl. B[X.] GRUR 2006, 1018 ff. – „[X.]“; [X.]/

b) In der Sache bleibt die Beschwerde erfolglos, da die hier in Rede stehende 2. Anmeldung der Erfindung mit Wirkung zum 22. Juni 2010 als zurückgenommen gilt. Eine Fortsetzung des [X.] kommt daher nicht in Betracht.

aa) Nach § 40 Abs. 5 Satz 1 [X.] wird eine Rücknahmefiktion bei Anmeldungen innerhalb derselben Schutzrechtsgattung (Pat-Pat; Gbm-Gbm) durch eine frist- und formgerechte abgegebene Prioritätserklärung ausgelöst. Das vom Gesetzgeber mit der Regelung angestrebte Ziel besteht lediglich darin, dem [X.] eine Arbeitserleichterung zu verschaffen, indem die Prüfungsstellen und die Gebrauchsmusterstelle davon befreit werden, mehrere zeitrang- und gegenstandsgleiche Anmeldungen bearbeiten zu müssen (vgl. [X.]/

bb) Der angegriffene Beschluss weist in der Hauptsache u. a. deswegen einen Begründungsmangel auf, weil er die Frage nach dem Vorhandensein einer Kettenpriorität als entscheidungserheblich behandelt.

aaa) Bei der Frage nach dem Vorhandensein einer Kettenpriorität geht es um eine rein materiell-rechtliche Fragestellung, die die Gebrauchsmusterstelle nicht zu beurteilen hat. In gleicher Weise wie im Zusammenhang mit der Frage, ob eine innere Priorität in materiell-rechtlicher Hinsicht zu Recht beansprucht wird, also ob und wieweit es sich bei einer Vor- und Nachanmeldung um „dieselbe Erfindung“ handelt, ist über das Vorliegen einer Kettenpriorität erst dann zu befinden, wenn und soweit es darauf ankommt (vgl. [X.], [X.], 8. Aufl., § 6 Rn. 39; B[X.]E 28, 222, 224). Die Feststellung einer Kettenpriorität wird erst im Rahmen eines [X.] oder Verletzungsverfahrens getroffen (vgl. Busse/

bbb) Darüber hinaus liegt es auch neben der Sache, im Zusammenhang mit der Rücknahmefiktion nach § 40 Abs. 5 Satz 1 [X.] das in § 6 Abs. 1 Satz 1 [X.] geregelt Verbot der Kettenpriorität ins Spiel zu bringen. Dieses Verbot ist Ausfluss u. a. von Art. 4 B Satz 2, Art. 4 [X.] der [X.] ([X.]), wonach nur die 1. Anmeldung derselben Erfindung ein [X.] begründet (vgl. [X.]/

Nebenbei sei angemerkt, dass sich im vorliegenden Fall auch die Frage stellt, in welchem Umfang überhaupt - wie von der Gebrauchsmusterstelle behauptet - von einer Kettenpriorität ausgegangen werden kann. Aus dem Vorliegen einer kettenartigen Prioritätsinanspruchnahme darf nicht vorschnell auf das Vorliegen einer Kettenpriorität im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 [X.] geschlossen werden. Auch eine 2. Anmeldung der Erfindung kann Grundlage eines - weiteren - [X.]s sein, soweit diese einen Überschuss gegenüber der 1. Anmeldung der Erfindung aufweist (vgl. [X.]/

cc) Der Antragsteller geht fehl, indem er meint, der Umstand, dass er seine 3. Anmeldung nebst Prioritätserklärung im Zeitraum vom 29. April 2010 bis Mitte Januar 2011 eingereicht hatte, als seine 2. Anmeldung zeitweilig wegen Nichtzahlung der Anmeldegebühr gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen galt, müsse seiner Beschwerde zum Erfolg verhelfen. Anhand der vorstehenden Ausführungen ergibt sich bereits, dass selbst im Falle einer vorhandenen Kettenpriorität die Rücknahmefiktion zur streitgegenständlichen 2. Anmeldung der Erfindung ausgelöst worden wäre. Darüber hinaus ist zu beachten, dass das Schicksal einer Anmeldung ohne Einfluss auf das durch sie begründete [X.] ist. Ein [X.] entsteht mit Einreichung einer Anmeldung und geht im Falle eines etwaigen Wegfalls der Anmeldung durch Eintritt einer Rücknahmefiktion - wie hier - nicht unter (vgl. [X.]/

2. Die Beschwerdegebühr ist gemäß § 80 Abs. 3 [X.] zu erstatten, da dies im vorliegenden Fall der Billigkeit entspricht.

Nach ständiger Rechtsprechung ist die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 [X.] dann als billig anzusehen, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass des angefochtenen Beschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. [X.]/