Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 29.07.2003, Az. X ZB 29/01

[X.]UNDESGERI[X.]HTSHOF[X.]ES[X.]HLUSS[X.]/01vom29. Juli 2003in der [X.] das Gebrauchsmuster 296 23 383Nachschlagewerk:[X.]: neinParoxetin[X.] § 100 Abs. 3 Nr. 6; [X.] § 18 Abs. 5Auch ein ungewöhnlicher und besonders gravierender Rechtsfehler stellt für sich kei-nen [X.]egründungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 [X.] dar. Diese Vorschriftdient ausschließlich der Sicherung des Anspruchs der betroffenen [X.]eteiligten auf[X.]eilung der Gründe, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hatte.[X.], [X.]eschluß vom 29. Juli 2003 - [X.]/01 - [X.] -Der X. Zivilsenat des [X.] hat durch den Vorsitzenden [X.]. [X.], [X.] und [X.], die [X.] und [X.] [X.] 29. Juli 2003beschlossen:Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]eschluß des 5. [X.]ats (Ge-brauchsmuster-[X.]eschwerdesenats) des [X.] 25. April 2001 wird auf Kosten der [X.].Der [X.] wird auf 50.000,- [X.] festgesetzt.Gründe:1. Die Rechtsbeschwerdeführerin ist Inhaberin des [X.] [X.], das am 6. Februar 1998 als Abzweigung aus der[X.] Patentanmeldung 196 03 797.2 vom 2. Februar 1996 angemeldetwurde. Nach Eintragung des Gebrauchsmusters hat die Rechtsbeschwerdefüh-rerin am 26. Juni 1998 neue [X.] zu den [X.]. Das Gebrauchsmuster betrifft den pharmazeutischen Wirkstoff[X.], der in vier verschiedenen Formen A, [X.], [X.] undD in selbständigen [X.] beschrieben ist. Der nachgereichteSchutzanspruch 1 lautet:- 3 -"[X.] in Form A, dadurch gekennzeichnet,daß es einen Schmelzpunkt von etwa 123-125°[X.] aufweist, signifikanteIR-[X.]anden (Figur 1) bei etwa 513, 538, 571, 592, 613, 665, 722, 761,783, 806, 818, 839, 888, 906, 924, 947, 966, 982, 1006, 1034, 1068,1091, 1134, 1194, 1221, 1248, 1286, 1340, 1387, 1493, 1513, 1562,1604, 3402, 3631 cm-1 aufweist, die bei 10° pro Minute gemessene DS[X.]-Exotherme unter Verwendung einer offenen Schale ein Maximum bei et-wa 126°[X.] und unter Verwendung einer geschlossenen Schale ein Maxi-mum bei etwa 121°[X.] zeigt, es auch ein Röntgenbeugungsdiagramm wiedas in Figur 4 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 6,6, 8,0,Feldphasen-NMR-Spektrum wie das in Figur 7gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,3, 149,3, 141,6,138,5 ppm, [X.] Deutsche Patent- und Markenamt hat das Gebrauchsmuster [X.] der auf die Form A gerichteten [X.] 1 und 5 gelöscht. [X.] hat es den Löschungsantrag zurückgewiesen. Im [X.]eschwerdeverfahrenhat die Rechtsbeschwerdeführerin das Gebrauchsmuster in erster Linie mit denam 23. April 2001 eingereichten [X.]n 1 bis 6 verteidigt. [X.] sich von der am 26. Juni 1998 eingereichten [X.], daß das Merkmal des dortigen Anspruchs 5 "und in Form von Nadelnvorliegt" in den Schutzanspruch 1 mit aufgenommen und das Wort "und" vor derAngabe "ein Festphasen-NMR-Spektrum" gestrichen worden ist. Das [X.]undes-patentgericht hat die [X.]eschwerde der Rechtsbeschwerdeführerin zurückgewie-sen. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde.2. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft und zulässig. Die Rechtsbe-schwerdeführerin macht mit ihr einen [X.]egründungsmangel im Sinne der §§ 18Abs. 5 [X.], 100 Abs. 3 Nr. 6 [X.] in der Fassung des 2. [X.]ÄndG vom16. Juli 1998 ([X.]G[X.]l. I S. 1827) geltend. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nichtbegründet, da der gerügte Mangel nicht [X.] -a. Allerdings entfällt der Mangel fehlender [X.]egründung im Sinne des [X.] nicht schon deshalb, weil die angefochtene Entscheidung überhaupt [X.] versehen ist. Wie die Rechtsbeschwerde mit Recht geltend macht,kann nach der Rechtsprechung des [X.]ats ein [X.]egründungsmangel in [X.] bei einer vorhandenen [X.]egründung dann vorliegen, wenn diese unver-ständlich, widersprüchlich oder verworren ist (st. Rspr. u.a. [X.]Z 39, 333 -Warmpressen; [X.].[X.]eschl. v. 3.12.1991 - X Z[X.] 5/91, [X.], 159 -[X.]rackkatalysator II; [X.].[X.]eschl. v. 14.5.1996 - X Z[X.] 4/95, [X.], 753,755 - [X.]. Das [X.]eschwerdegericht hat ebenso wie das [X.] der mit Haupt- und Hilfsantrag bezeichneten Lehre des Anspruchs 1in der am 23. April 2001 eingereichten Fassung die Schutzfähigkeit abgespro-chen, weil sie im Hinblick auf die [X.] Patentschrift 85 26 407 nicht neu sei.Der Fachmann, ein promovierter Diplomchemiker, der mit der Synthese vonWirkstoffen befaßt und vertraut sei, könne ohne weiteres aus dieser Druck-schrift ein "Verfahren zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-[X.]" entnehmen, das dadurch gekennzeichnet sei, "daß man unter [X.] [X.]edingungen gasförmigen [X.]hlorwasserstoff zu einer Lösung der freien[X.]ase in [X.] auskristallisiert" (1 a), und ein "Verfahren zur Her-stellung von [X.], dadurch gekennzeichnet, daßman Paroxetin-Hydrochlorid-[X.] mit Wasser behandelt, an-schließend abfiltriert und trocknet" (1 b). Es liege nicht außerhalb der durch die[X.] Druckschrift vermittelten Lehre, das bei dem Verfahren (1 a) bevorzugthergestellte [X.] bei dem Verfahren (1 b) einzusetzen. Eine solche [X.] sei im Hinblick auf das in der [X.]n Druckschrift [X.] nichtmehr neu. Der Umstand, daß ein mit den im Schutzanspruch 1 angegebenenParametern und in Form von Nadeln charakterisiertes [X.] nicht in der entgegengehaltenen Druckschrift beschrieben sei, mache- 5 -diesen Stoff nicht schon deshalb gegenüber der [X.] neu. Zu dem neuheitsschädlichen Offenbarungsgehalt der [X.]eschrei-bung eines Verfahrens gehöre auch das, was dem Fachmann erst bei derNacharbeitung des vorgeschriebenen Verfahrens über dessen Ergebnis unmit-telbar und zwangsläufig offenbart werde, im vorliegenden Fall also die [X.] von [X.] in Form von Nadeln.[X.]erücksichtige man das praktische Vorgehen des einschlägigen [X.]s, der aufgrund der Angaben in der [X.]n Druckschrift [X.] herstellen wolle, so komme man zu keiner anderen [X.]e-urteilung. Da beide in der Druckschrift beschriebenen Wege zur Herstellung desAnhydrats von der [X.]-Vorstufe ausgingen, werde der [X.] zunächst dieses Ausgangsmaterial auf dem in der Druckschrift bevorzugtangegebenen Weg herstellen. Führe dies nicht zum Erfolg, werde er den vor-gegebenen Weg der [X.]ehandlung der [X.]kristalle mit Wasser ausprobierenund damit zwangsläufig zur Modifikation A des Anhydrats in [X.], wie es in dem nachgereichten Schutzanspruch 1 charakterisiert werde.Auch dieses bisher nicht bekannte Ergebnis sei dem neuheitsschädlichen Of-fenbarungsinhalt der [X.]n Druckschrift zuzurechnen.Das Gebrauchsmuster sei im Umfang des Schutzanspruchs 1 auch inder Fassung des [X.] gegenüber der [X.]n Druckschrift nicht neu.c. Die Rechtsbeschwerde rügt, diese Neuheitsprüfung leide an demgrundsätzlichen Fehler, daß das [X.]undespatentgericht die unterschiedlichen, insich geschlossenen und vollständigen Herstellungsverfahren (1 a) und (1 b)miteinander kombiniere und annehme, diese Kombination der [X.] sei in der [X.]n Druckschrift 85 26 407 neuheitsschädlich offenbart.Patent- und gebrauchsmusterrechtlich sei es unzulässig, ein aus [X.] bestehendes Verfahren als neuheitsschädlich vorbekanntanzusehen, weil die einzelnen Verfahrensschritte für sich allein aus verschiede-nen vorbekannten Verfahren bekannt seien. Dies gelte auch dann, wenn meh-rere unterschiedliche, in sich geschlossene Verfahren in ein- und derselbenDruckschrift beschrieben seien. Auch dann sei ein Verfahren nicht schon [X.] neuheitsschädlich vorbekannt, weil sich das Verfahren durch die [X.] einzelner Verfahrensschritte der verschiedenen vorbeschriebenen Verfah-ren bilden lasse. Es sei daher eine [patent]rechtlich völlig unverständliche undnicht nachvollziehbare Überlegung, daß das [X.]eschwerdegericht die [X.] der aus unterschiedlichen Verfahren entnommenen Verfahrensschritte (1 a)und (1 b) als neuheitsschädlich vorbeschrieben ansehe und daraus folgere,auch das resultierende Produkt sei nicht mehr neu. Dies bilde einen gravieren-den [X.]egründungsmangel, welcher der völlig fehlenden [X.]egründung im [X.] § 100 Abs. 3 Nr. 6 [X.] gleichstehe. Das gelte um so mehr, als das [X.]e-schwerdegericht für seine Würdigung nur eine völlig inhaltslose lapidare [X.]e-gründung gebe ("nach Überzeugung des [X.]ats") und nicht den geringsten An-haltspunkt aus der [X.]n Patentschrift 85 26 407 feststelle, aus dem [X.] einen Hinweis entnehmen könne, die einzelnen Schritte 1 a) und1 b) miteinander zu kombinieren.d. Hiermit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Die Rechtsbe-schwerde macht mit ihren [X.]eanstandungen keinen [X.]egründungsmangel imoben dargestellten Sinne geltend. Vielmehr rügt die Rechtsbeschwerde, das[X.]eschwerdegericht habe unter Verstoß gegen anerkannte Regeln die [X.] fehlerhaft vorgenommen und sei deshalb zu einem falschen Er-gebnis gelangt. Die [X.]eanstandungen der Rechtsbeschwerde betreffen daherdie inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Diese ist im Verfah-ren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu [X.] wenn mit der Rechtsbeschwerde davon auszugehen wäre, daßder gerügte Fehler ungewöhnlich und besonders gravierend sei, würde dies dieAnnahme eines [X.]egründungsmangels im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 [X.]nicht rechtfertigen. Denn diese Vorschrift stellt weder auf die Intensität einesFehlers in der angefochtenen Entscheidung ab, noch kommt es darauf an, obes unverständlich ist, daß dem Gericht der betreffende Fehler unterlaufen ist(vgl. [X.].[X.]eschl. vom 26.2.1985 - X Z[X.] 12/84, [X.]. 1985, 152 - [X.]). § 100 Abs. 3 Nr. 6 [X.] dient vielmehr ausschließlich der Si-cherung des Anspruchs der betroffenen [X.]eteiligten auf [X.]eilung der Gründe,aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hatte (§ 94 Abs. 2 [X.]).3. Eine mündliche Verhandlung hat der [X.]at nicht für erforderlichgehalten.[X.][X.][X.]MühlensMeier-[X.]eck