Bundespatentgericht, Beschluss vom 14.04.2021, Az. 29 W (pat) 547/18

Das Wortzeichen

betrained

ist am 16. März 2018 zur Eintragung als Wortmarke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für nachfolgende Dienstleistungen angemeldet worden:

[X.]: Unternehmensberatung, insbesondere die [X.]eratung von [X.]anken in den [X.]ereichen Management von Veränderungsprozessen sowie Einführung und Optimierung von ganzheitlichen [X.]eratungskonzepten;

[X.]: Organisation und Durchführung von Kursen, Seminaren und Workshops, insbesondere für Führungskräfte und Mitarbeiter von [X.]anken.

Mit [X.]eschluss vom 4. September 2018 hat die Markenstelle für [X.] des [X.] die Anmeldung unter [X.]ezugnahme auf den [X.]eanstandungsbescheid vom 28. Juni 2018 wegen fehlender Unterscheidungskraft und eines bestehenden [X.] gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 [X.] zurückgewiesen.

Die angemeldete [X.]ezeichnung werde von den Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von "ausgebildet werden" verstanden. Es handele sich um einfache [X.]egriffe der [X.], die der inländische Verkehr kenne, zumal er an die bevorzugte Verwendung der [X.] in der Werbung seit vielen Jahren gewöhnt sei. [X.]ezüglich der beanspruchten Dienstleistungen der [X.] sei die [X.]ezeichnung eine rein beschreibende Sachangabe dahingehend, dass diese Dienstleistungen zum Zwecke der Ausbildung angeboten würden. Im Rahmen der [X.]eratungsdienstleistungen der [X.] könne das Thema Ausbildung im Fokus liegen. Einen betrieblichen Herkunftshinweis würden die angesprochenen Verkehrskreise dem Zeichen nicht entnehmen. Als unmittelbar beschreibende Angabe bestehe auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.].

Hiergegen richtet sich die [X.]eschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den [X.]eschluss der Markenstelle für [X.] des [X.]es vom 4. September 2018 aufzuheben.

Die [X.]eschwerdeführerin hat ihre [X.]eschwerde nicht begründet. Auch im Verfahren vor dem [X.] hat sie keine Stellungnahme abgegeben.

Zur Ergänzung wird auf den Hinweis des Senats vom 22. Februar 2021 sowie auf den weiteren Akteninhalt [X.]ezug genommen.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 [X.] zulässige [X.]eschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des [X.]eschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die [X.]eurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht ([X.], 411 Rn. 8 - #darferdas? [X.]). Die [X.] der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 [X.]uchst. b und des [X.] aus Art. 3 Abs. 1 [X.]uchst. [X.] 2008/95/[X.] ([X.]) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 [X.]uchst. b und [X.] ([X.]) 2015/2436 ([X.]) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.].

2. Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens "betrained" als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten [X.]ezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 [X.]).

Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] [X.], 1198 Rn. 59f. – [X.]/[X.]]; [X.] 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/[X.] [[X.] DAS [X.]]; [X.], 228 Rn. 33 – [X.]/ [X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.], 608 Rn. 66 f. – [X.]ROHYPO; [X.], 932 Rn. 7 - #darferdas?, [X.], 301 Rn. 11 – [X.]; [X.], 934 Rn. 9 – [X.]; [X.], 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – [X.]; [X.], 1143 Rn. 7 – [X.]). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten ([X.] a. a. [X.] – [X.]/ [X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.] - #darferdas?; a. a. [X.] – [X.]).

Maßgeblich für die [X.]eurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt ([X.], 1143 Rn. 15 – [X.] werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] [X.], 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/[X.]; [X.], 943 Rn. 24 – [X.] 2; [X.], 449 Rn. 11 –grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden [X.]egriffsinhalt zuordnen ([X.] [X.], 674 Rn. 86 – Postkantoor; [X.] Rn. 8 - #darferdas?; [X.], 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden ([X.] [X.], 934 Rn. 12 – [X.]; GRUR 2014, 872 Rn. 21 - [X.]; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - [X.]; [X.], 1143 Rn. 9 - [X.]; [X.], 270 Rn. 11 - Link economy; [X.], 640 Rn. 13 - hey!; [X.], 952 Rn. 10 - [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender [X.]ezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen ([X.], 1204 Rn. 16 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 16 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 23 – TOOOR!).

Werbeslogans und sonstige spruchartige Wortfolgen – wie das hier angemeldete Wortzeichen – sind bei der [X.]eurteilung der Unterscheidungskraft wie andere Wortmarken zu behandeln. Sie unterliegen keinen strengeren Schutzvoraussetzungen und müssen insbesondere keine zusätzliche Originalität aufweisen (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, [X.], 13. Auflage, § 8 Rn. 267). Es ist auch nicht erforderlich, dass sie einen selbstständig kennzeichnenden [X.]estandteil enthalten oder in ihrer Gesamtheit einen besonderen fantasievollen Überschuss aufweisen (vgl. [X.], [X.], 1070, 1071 – [X.]ar jeder Vernunft). Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr in [X.] bzw. werblich-sachbezogenen Wortfolgen regelmäßig dann keinen Herkunftshinweis sieht, wenn der Slogan eine bloße Werbefunktion ausübt, die z. [X.] darin besteht, die Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzupreisen, es sei denn, dass die Werbefunktion im Vergleich zu ihrer behaupteten Herkunftsfunktion offensichtlich von untergeordneter [X.]edeutung ist (vgl. [X.], [X.], 1027 Rn. 35 – DAS PRINZIP DER [X.]EQUEMLICHKEIT) Die Unterscheidungskraft ist nach der Rechtsprechung des [X.] im Übrigen insbesondere dann zu bejahen, wenn die jeweiligen Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, die ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder beim Verkehr einen Denkprozess auslösen ([X.], [X.], 228 Rn. 57 – [X.] DURCH TECHNIK; vgl. dazu auch [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, a. a. [X.], § 8 Rn. 269 f. m. w. N.), wobei Kürze, Originalität und Prägnanz der jeweiligen Wortfolge wesentliche Indizien für die [X.]ejahung der Unterscheidungskraft sein können.

Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen "betrained" nicht, da es sich in einer sachbezogenen Werbebotschaft erschöpft.

a) Die beanspruchten Dienstleistungen der [X.] sprechen vorwiegend Unternehmensinhaber bzw. Angehörige der unternehmerischen Führungsebene an. Da die Dienstleistungen der [X.] durch die Aufnahme des Wortes "insbesondere" markenrechtlich nicht auf die danach genannten Führungskräfte und Mitarbeiter von [X.]anken beschränkt sind, sind auch die allgemeinen Verkehrskreise angesprochen.

b) Das angemeldete Zeichen ist aus den [X.] Wörtern "be" und "trained" zusammengesetzt. [X.]ei solchen aus mehreren [X.]estandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die [X.]estandteile getrennt zu betrachten, sofern die [X.]eurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser [X.]estandteile beruht (vgl. [X.] [X.], 943, 944 - [X.].2; [X.], 229, 230 - [X.]ioID).

"Trained" ist die Passivform von "to train" und bedeutet - nicht nur im [X.]ereich des Sports - "ausgebildet, geschult, gelernt, geübt" (https://www.dict.cc/?s=trained). Angesichts der Tatsache, dass im [X.] das Wort "trainieren" für "Training betreiben, üben, einüben (https://www.duden.de/rechtschreibung/trainieren; https://www.dwds.de/wb/trainieren) allgemein geläufig ist, wird nicht nur der angesprochene Verkehr, sondern auch der Endverbraucher den Wortbestandteil "trained" ohne weiteres verstehen.

"(To)be" bedeutet "sein" ([X.]). In Kombination mit einem weiteren Wort kann das Verb "to be" sowohl die Passivform ausdrücken (z. [X.]. "to be asked, to be discovered, to be presumed, to be considered”) als auch den Imperativ (z. [X.]. "be seated, [X.]”) (vgl. https://de.pons.com/%C3%[X.]Cbersetzung/englisch-deutsch/-to-be). Die Verwendung von Imperativformen – auch und gerade in [X.] – ist in der Werbung üblich und der Verkehr ist daran gewöhnt, durch Aussagen mit Aufforderungscharakter auf sachliche Eigenschaften hingewiesen zu werden (vgl. [X.]PatG, [X.]eschluss vom 07.01.2015, 29 W (pat) 82/12 – [X.]; [X.]PatG, [X.]eschluss vom 19.06.2012, 24 W (pat) 77/10 [X.]PatG, [X.]eschluss vom 19.06.2012, 24 W (pat) 77/10 – [X.]; [X.]eschluss vom [X.]PatG, [X.]eschluss vom 19.06.2012, 24 W (pat) 77/10 – [X.]; [X.]eschluss vom 27.11.2012, 33 W (pat) 556/11 – beactiv; [X.]eschluss vom 17.02.2009, 33 W (pat) 89/07 - Saugauf). Aus den der [X.]eschwerdeführerin vorab übersandten Recherchebelegen des Senats geht hervor, dass das Verb "be” zum Zwecke der sachlichen Anpreisung von Waren und Dienstleistungen häufig auffordernd verwendet wird (z.[X.]. "be creative, [X.], [X.], be vital" etc., vgl. www.slogans.de/, Anlage 1 zum Hinweis vom 22. Februar 2021, [X.]l. 15/16 d. A).

c) Neben den angesprochenen Fachverkehrskreisen, die in der Regel über gute Englischkenntnisse verfügen, werden selbst allgemeine Verkehrskreise die [X.]ezeichnung "betrained" unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken im Sinne von "(to) be trained" auffassen und in der [X.]edeutung "ausgebildet werden" oder - was in [X.]ezug auf die damit gekennzeichneten Dienstleistungen naheliegend ist - als Aufforderung, sich ausbilden zu lassen ("werde ausgebildet") verstehen. Insoweit reiht sich die Wortkombination in die oben genannten [X.]eispiele sprachüblich ein. Ein entsprechendes Verständnis entfällt auch nicht durch die Zusammenschreibung von "be" und "trained", da es sich hierbei um eine in der Werbung und insbesondere bei der Eingabe von Suchbegriffen im [X.] übliche Orthografieabweichung handelt, an die der Verkehr gewöhnt ist, und durch die der beschreibende [X.]egriffsgehalt nicht in den Hintergrund tritt (vgl. [X.]PatG, [X.]eschluss vom [X.], 30 W (pat) 529/17 – [X.]; [X.]eschluss vom 10.10.2017, 25 W (pat) 2/16 - findwhatyoulike; [X.]eschluss vom 29.06.2017, 30 W (pat) 2/16 - hansedeal; [X.]eschluss vom 11.12.2013, 29 W (pat) 104/12 – edatasystems).

d) Das Anmeldezeichen enthält in [X.]ezug auf die beanspruchten Dienstleistungen nur eine werbeübliche und dienstleistungsbezogene Anpreisung.

Die von der Anmeldung erfassten Dienstleistungen der [X.] betreffen explizit Schulungs- und Ausbildungsdienstleistungen, die durch die [X.]ezeichnung "betrained" inhaltlich beschrieben werden. Zudem enthält das Anmeldezeichen die sachlich-werbliche Aufforderung, sich mit Hilfe dieser Dienstleistungen trainieren zu lassen.

Auch die in der [X.] beanspruchten Dienstleistungen der Unternehmensberatung, die sich insbesondere auf Veränderungsprozesse beziehen sollen, werden durch "betrained" dahingehend beschrieben, dass es sich um [X.]eratung in Fragen der Schulung und Ausbildung u. a. auch von Personal handelt (zum Angebot von Unternehmensberatungen vgl. https://www.consulting.de/consulting/lexikon/einzelansicht/Unternehmensberatung https://www.consulting.de/consulting/lexikon/einzelansicht/UnternehmensberatungAnlage 2 zum Hinweis vom 22. Februar 2021, [X.]l. 18/19 d. A.), verbunden mit der https://www.consulting.de/consulting/lexikon/einzelansicht/UnternehmensberatungAnlage 2 zum Hinweis vom 22. Februar 2021, [X.]l. 18/19 d. A.), verbunden mit der werblichen Aufforderung, diese Dienstleistungen zum Training der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den [X.]ereichen "Management von Veränderungsprozessen", das mit dem Stichwort "Changemanagement" bezeichnet wird, sowie "Einführung und Optimierung von ganzheitlichen [X.]eratungskonzepten" in Anspruch zu nehmen.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden daher in dem angemeldeten Zeichen "betrained" nicht mehr als eine werbeübliche Aufforderung zur Inanspruchnahme der Dienstleistungen sehen und ihm keinen Hinweis auf eine konkrete Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen beimessen. Das Zeichen ist somit nicht geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete [X.]ezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]§ 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] für die beanspruchten Dienstleistungen § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] für die beanspruchten Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.