Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 26.10.2000, Az. I ZR 117/98

[X.] DES VOLKESURTEILI ZR 117/98Verkündet am:26. Oktober 2000WalzJustizamtsinspektorals Urkundsbeamterder Geschäftsstellein dem [X.] 2 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 26. Oktober 2000 durch [X.] und [X.], [X.], [X.] und Dr. Schaffertfür Recht erkannt:Auf die Revision der [X.] wird das Urteil des [X.] vom 26. Februar 1998 aufgeho-ben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung,auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zu-rückverwiesen.Von Rechts [X.]:Die Klägerin, die zunächst als "[X.]" firmierte, hat sichdurch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 4. Juli 1991 in "WSCWindsurfing [X.] Produktions- und Vertriebs-GmbH" umbenannt; die [X.] ist am 2. Oktober 1991 in das Handelsregister eingetragen [X.]. Aufgrund einer Umwandlung firmiert die Klägerin seit dem [X.] als "[X.] KG".- 3 -Die Klägerin befaßt sich u.a. mit der Herstellung und dem Vertrieb vonSport- und Modeartikeln jeder Art, insbesondere von solchen, die als "[X.]" bezeichnet werden. Sie ist u.a. Inhaberin der Wort-/Bildmarken Nr. 2 009 617 und Nr. 2 014 831, angemeldet am 26. [X.] und eingetragen am 17. Februar 1992 bzw. am 1. Juni 1992 für "[X.]". Die Marken enthalten jeweils die Wortbestandteile"WINDSURFING [X.]".Die am 25. November 1996 gegründete und am 20. Januar 1997 in [X.] eingetragene Beklagte zu 2 pachtete mit Miet- und [X.] vom 2. Januar 1997 von dem [X.] zu 1 dessen in der H.straße 12 inC. gelegenes, nach den Angaben der [X.] bereits seit 1894 bestehendesSportgeschäft mit den entsprechenden Gebäuden, Fahrzeugen, der [X.] Geschäftsausstattung sowie dem Recht der Fortführung aller [X.], Marken- und Firmenrechte. Der Beklagte zu 3 ist der [X.] der [X.] zu 2 und der [X.] des [X.] zu 1.Der Beklagte zu 1 ist Inhaber der am 7. Mai 1983 angemeldeten und am27. Januar 1984 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 1 058 925 gemäß dernachfolgenden Abbildung: - 4 -Diese Marke genießt Schutz für "Windsurf-Bretter und Zubehör, [X.], [X.], [X.], Segel; [X.] Beklagte zu 1 ist ferner Inhaber der am 29. August 1995 angemel-deten und am 29. Februar 1996 eingetragenen Wort-/Bildmarke Nr. 395 35 159gemäß der nachfolgenden Abbildung:Diese Marke ist geschützt für "22: Segel für Surfbretter; 25: [X.], Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Sweatshirts und Pullover,Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Mützen, Handschuhe undStirnbänder; 28: Surfbretter, insbesondere Windsurfbretter, Masten für Surf-bretter, Zubehör für vorgenannte Waren, nämlich [X.], [X.], [X.] Fußschlaufen; Snowboards und Bindungen hierfür; 41: Snowboardunter-richt".Die Klägerin hat geltend gemacht, sie sei als Herstellerin hochwertigerund hochpreisiger Freizeitbekleidung weithin bekannt und genieße einen [X.] guten Ruf. [X.] [X.], von dem sie ihr Recht zur Benutzung [X.] WINDSURFING [X.] ableitet, habe unter dieser [X.] bereits Anfang 1982 einen Handel mit Surfbrettern und Zubehör begon-nen. Seit 1984 sei er dazu übergegangen, als Designer Sportbekleidung zuentwerfen und zu vertreiben. Mit [X.] habe sie, die- 5 -Klägerin, sämtliche Rechte des Kaufmanns [X.] an dieser Bezeichnung zusam-men mit dem dazugehörigen Geschäftsbetrieb erworben. Seitdem beschränkesich [X.] darauf, als Designer die Kollektion zu entwerfen. Sie benutze für einenerheblichen Teil der von ihr vertriebenen Textilien die Marke "[X.]" [X.] und in unterschiedlichen Schreibweisen und genieße dafür hoheVerkehrsgeltung. Darüber hinaus verwende sie auch die Bezeichnung"WINDSURFING [X.]". Diese sei im übrigen der einzige kennzeich-nungskräftige Bestandteil ihrer Firma. Er sei für eine auf die Herstellung undden Vertrieb von Bekleidung gerichtete Tätigkeit originär unterscheidungskräf-tig. In gleicher Weise sei bei den Klagemarken der Bestandteil "Windsurfing[X.]" unterscheidungskräftig und schutzfähig. Der Beklagte zu 1, der [X.] "Windsurfing [X.]" möglicherweise länger als sie selbst be-nutze, habe diese stets nur rein beschreibend verwendet. Als besonderes Ge-schäftsabzeichen könne es nur kraft Verkehrsgeltung Schutz genießen; an [X.] solchen fehle es jedoch. Soweit der Beklagte zu 1 den Bildbestandteil s[X.] Marke Nr. 1 058 925 mit der Umschrift "Windsurfing-[X.] Sport-M.-C."verwendet habe, handele es sich ebenfalls nur um ein Geschäftsabzeichen, beidem der Begriff "Windsurfing [X.]" keine prägende Wirkung entfaltet ha-be. Der Beklagte zu 1 habe den Begriff "Windsurfing [X.]" stets nur be-nutzt, um seine Spezialisierung als Windsurfing-Fachgeschäft zum [X.] bringen. In anderem Zusammenhang, etwa beim Vertrieb von Schuhen oderAngelgeräten, sei die Bezeichnung weggelassen worden. Der Beklagte zu [X.] den Begriff im übrigen ohne den Zusatz "Verkauf u. Schulung" nur [X.] benutzt.Seit 1995 verwendeten der Beklagte zu 1 und nach ihrer Gründung auchdie Beklagte zu 2 die Bezeichnung "Windsurfing [X.]" herausgestellt undlosgelöst von der eigentlichen Firmenbezeichnung, insbesondere auch für Be-- 6 -kleidung. Damit verletzten die [X.] ihre, der Klägerin, prioritätsältereRechte an ihrer Firma und ihren Marken.Die Klägerin hat gegen die [X.] bezüglich der Bezeichnung"WINDSURFING [X.]" Ansprüche auf Unterlassung und Auskunftser-teilung sowie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und gegen [X.] zu 1 einen Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der [X.]. 395 35 159 geltend gemacht.Die [X.] sind dem entgegengetreten. Sie haben vorgetragen, [X.] zu 1 habe seit 1979 die Bezeichnung "Windsurfing [X.]" [X.] und als Warenkennzeichnung verwendet. Zumindest seit 1991 seider Klägerin die Geschäftsbezeichnung der [X.] bekannt. Das Wort"Windsurfing" gehöre der Umgangssprache an und sei freihaltungsbedürftig.Es bezeichne eine bestimmte Sportart und sei rein beschreibend, so daß eswegen fehlender Unterscheidungskraft für die Klägerin nicht geschützt sei.Auch das Wort "[X.]" sei nicht unterscheidungskräftig und nicht geeignet,auf die Herkunft von Ware aus einem bestimmten Geschäftsbetrieb hinzuwei-sen.Das [X.] hat die Klage abgewiesen.Das Berufungsgericht hat unter Zurückweisung eines geringen Teils [X.] auf Auskunftserteilung und der Schadensersatzverpflichtung bezüg-lich des [X.] zu 1I[X.]die [X.] unter Androhung der gesetzlichen [X.] -es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr die Bezeichnung"WINDSURFING [X.]" allein blickfangmäßig zur Kenn-zeichnung eines auch mit Bekleidung handelnden Unterneh-mens zu benutzen, insbesondere wenn dies in der nachfolgendwiedergegebenen Form geschieht:[X.][X.]den [X.] zu 1 verurteilt, in die Löschung der [X.] Nr. 395 35 159 einzuwilligen;IV.festgestellt, daß der Beklagte zu 1 verpflichtet ist, der Klägerinallen Schaden zu ersetzen, der dieser aus Handlungen gemäßNr. [X.] vom 28. Februar 1995 bis 31. Dezember 1996 entstandenist und noch entstehen wird;V.festgestellt, daß die [X.] zu 2 und zu 3 verpflichtet sind,der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser aus [X.] gemäß Nr. [X.] seit dem 2. Januar 1997 entstanden [X.] noch entstehen wird;V[X.]den [X.] zu 1 verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilenüber alle Handlungen gemäß Nr. [X.], die in der [X.] vom28. Februar 1995 bis 31. Dezember 1996 erfolgt sind, und zwardurch Mitteilung aller unter diesen Bezeichnungen geschalte-ten Werbeanzeigen, unter Angabe des Mediums, der Auflage,des Erscheinungszeitpunkts und der Inseratskosten, fernerdurch Vorlage eines nach Kalendermonaten geordneten [X.] aller mit seinem Sportgeschäft - einschließlichVersandhandel - erzielten Umsätze, aufgeschlüsselt nach [X.] und [X.];VI[X.]die [X.] zu 2 und zu 3 verurteilt, der Klägerin Auskunft zuerteilen über alle Handlungen gemäß Nr. [X.] seit 2. Januar 1997,und zwar durch Mitteilung aller unter diesen [X.] Werbeanzeigen, unter Angabe des Mediums, [X.], des Erscheinungszeitpunkts und der Inseratskosten,ferner durch Vorlage eines nach Kalendermonaten geordnetenVerzeichnisses aller mit ihrem Sportgeschäft - einschließlich- 8 -Versandhandel - erzielten Umsätze, aufgeschlüsselt nach [X.] und [X.].Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgendie [X.] ihren Klageabweisungsantrag weiter.Entscheidungsgründe:Die Revision hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des [X.] zur Zurückverweisung der Sache.[X.] Das Berufungsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche - soweites nicht die Klage abgewiesen hat - aufgrund des Firmenschlagworts der Klä-gerin "Windsurfing [X.]" gemäß § 5 Abs. 1 und 2 Satz 1 i.V. mit § 15Abs. 2 [X.] für begründet erachtet. Es hat dazu ausgeführt:Innerhalb der Gesamtfirma der Klägerin komme dem Schlagwort "[X.]" auch ohne Verkehrsgeltung Schutz gegen verwechselbareBezeichnungen zu. Dieser Firmenbestandteil sei unterscheidungskräftig undseiner Art nach geeignet, sich im Verkehr als namensmäßiger Hinweis auf einbestimmtes Unternehmen durchzusetzen, weil er für modische Bekleidung so-wie für ein Unternehmen, das modische Bekleidung herstelle und vertreibe,keinen beschreibenden Bezug zum Unternehmensgegenstand aufweise.Gegenüber dem Firmenschlagwort der Klägerin stehe dem [X.] kein prioritätsälteres Recht zu. Er habe zwar den Begriff "Windsurfing[X.]" schon vor der Klägerin verwendet, sämtliche Benutzungshandlun-gen vor dem 2. Oktober 1991, dem [X.] der Firma der [X.], seien - wie das Berufungsgericht näher ausgeführt hat -jedoch lediglich in beschreibender Art erfolgt.Zwischen dem für die Klägerin geschützten Firmenbestandteil "Windsur-fing [X.]" und der angegriffenen Bezeichnung bestehe Verwechslungs-gefahr.Die [X.] hätten auch schuldhaft gehandelt, da ihnen die Klägerinbekannt gewesen sei. Der Auskunftsanspruch beruhe als Hilfsanspruch zumbisher noch nicht bezifferbaren Schadensersatzanspruch auf § 242 BGB. [X.] sei die Verpflichtung zur Auskunftserteilung und zur Schadensersatzlei-stung bezüglich des [X.] zu 1 auf die [X.] vom 28. Februar 1995 bis zum31. Dezember 1996 (Verpachtung des Geschäfts) und für die [X.] zu 2und 3 auf die [X.] seit dem 2. Januar 1997, dem [X.]punkt der Fortführung desGeschäfts des [X.] zu 1, zu begrenzen. Der Löschungsanspruch beruheauf § 51 Abs. 1 [X.].Die Ansprüche der Klägerin seien weder verjährt noch verwirkt. Der [X.] zu 1 habe vor 1995 die Bezeichnung "Windsurfing [X.]" aus-schließlich beschreibend verwendet. Die Klägerin habe deshalb weder Veran-lassung noch die rechtliche Möglichkeit gehabt, vor Beginn der im Rechtsstreitangegriffenen Handlungen gegen den [X.] zu 1 gerichtlich vorzugehen.I[X.] Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht inallen Punkten stand.1. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß der Klägerin ausder am 2. Oktober 1991 ins Handelsregister eingetragenen Firma "[X.] -surfing [X.] Produktions- und Vertriebs-GmbH" für den Bestandteil"Windsurfing [X.]" als Firmenschlagwort Schutz als Unternehmenskenn-zeichen auch ohne Verkehrsgeltung zukomme. Das ist aus [X.] zu beanstanden.Ein kennzeichenrechtlicher Schutz kommt für den Firmenbestandteil"Windsurfing [X.]" unabhängig davon in Betracht, ob die Klägerin diesenBestandteil ihrer Firma bereits im Kollisionszeitpunkt in Alleinstellung benutzthat; ebensowenig ist es erforderlich, daß sich diese Kurzbezeichnung für dieKlägerin zum damaligen [X.]punkt im Verkehr bereits durchgesetzt hatte.Für einen Teil einer Firmenbezeichnung kann der vom Schutz des voll-ständigen Firmennamens abgeleitete Schutz als Unternehmenskennzeicheni.S. des § 5 Abs. 2 [X.] beansprucht werden, sofern es sich hierbei umeinen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nachim Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich [X.] als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen(st. Rspr.; vgl. [X.], Urt. v. 28.1.1999 - I ZR 178/96, [X.], 492, 493 =[X.], 523 - [X.], m.w.N.). Ist dies zu bejahen, kommt es nicht dar-auf an, ob die fragliche Kurzbezeichnung tatsächlich als Firmenschlagwort [X.] verwendet worden ist und ob sie sich im Verkehr [X.]. Von diesen Grundsätzen ist das Berufungsgericht, indem es als Kollisions-zeitpunkt bereits die Eintragung der Firma der Klägerin in das [X.] gelegt hat, zutreffend ausgegangen.Auch die Annahme des Berufungsgerichts, die Bezeichnung "Windsur-fing [X.]" sei für ein Unternehmen, das mit der Herstellung und dem [X.] von Sport- und Modeartikeln jeder Art befaßt sei, von Hause aus unter-- 11 -scheidungskräftig, kann revisionsrechtlich nicht beanstandet werden. Der [X.] stehende Firmenbestandteil weist als Gesamtbegriff einen [X.] gegenüber der geographischen Angabe "[X.]" auf, die für sichein Verständnis als beschreibende Angabe über den Sitz der Klägerin nahele-gen könnte. Ihm kann deshalb die Unterscheidungskraft nicht abgesprochenwerden. Gegen diese Beurteilung bringt die Revision eigene [X.] auch nichtvor.Das Berufungsgericht hat sich nicht im einzelnen mit der Frage ausein-andergesetzt, ob das Firmenschlagwort der Klägerin deshalb von [X.] schutzfähig sein könnte, weil es einem im [X.]punkt der Benutzungsauf-nahme am 2. Oktober 1991 bereits bestehenden oder einem zukünftigen Frei-haltungsbedürfnis unterliegt. Diese Frage ist auch sonst im Rechtsstreit vonden Parteien nicht besonders angesprochen worden. Sie ist indessen zu ver-neinen, weil - wie schon zuvor erörtert - das Berufungsgericht [X.] hat, daß das Firmenschlagwort der Klägerin für ihr Unternehmenkeinen beschreibenden Begriffsinhalt hat.Nichts anderes ergibt sich aus dem "[X.]"-Urteil des Gerichtshofsder Europäischen Gemeinschaften ([X.], 723 = [X.], 629). [X.] nach der Rechtsprechung des [X.] markenrechtlicheRechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts, also die Auslegung, die die [X.] durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaftengefunden hat, nur für diejenigen Vorschriften des [X.]es verbindlich,die in Umsetzung der [X.] erlassen worden sind, also einge-tragene Marken betreffen. Zu diesen gehören die im Streitfall in Rede stehen-den Vorschriften der §§ 5, 15 [X.] nicht. Allerdings spricht der schon [X.] von der Rechtsprechung herangezogene Grundsatz der Einheitlichkeit der- 12 -Kennzeichenrechte, der als maßgebliche Erwägung auch in der [X.] Regierungsentwurf des [X.]es zum Ausdruck gekommen ist (BT-Drucks. 12/6581, [X.], 67; vgl. auch [X.], [X.] 100 Jahre Markenamt,1994, 291, 303; [X.]/[X.], [X.], 6. Aufl., § 5 Rdn. [X.], Markenrecht, 2. Aufl., § 5 Rdn. 1; § 15 Rdn. 3; [X.]/[X.], Marken-gesetz, § 5 Rdn. 4; § 15 Rdn. 33), dafür, auch bei der Beurteilung der originä-ren Schutzfähigkeit von Unternehmenskennzeichen grundsätzlich im [X.] dieselben - gegebenenfalls auf der nur für eingetragene Marken binden-den Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften [X.] - materiellen Schutzvoraussetzungen, wenn auch bezogen auf [X.] zur Unterscheidung von Unternehmen bzw. zur Beschreibung von de-ren Geschäftstätigkeit, zugrunde zu legen, die in § 8 Abs. 2 [X.], bezogenauf Waren und Dienstleistungen, für die Schutzfähigkeit von [X.] vorgesehen sind (vgl. [X.], Urt. v. 5.10.2000 - I ZR 166/98, WRP2001, 273, 275 = [X.] 2001, 54 - DB Immobilienfonds).Gleichwohl kann aus dem "[X.]"-Urteil für die Beurteilung einesFreihaltungsbedürfnisses der Bezeichnung "Windsurfing [X.]" nichtsMaßgebliches entnommen werden, weil diese Entscheidung sich allein mit derbloßen geographischen Angabe "[X.]" befaßt. Wie bereits vorangehendausgeführt, ist auch kein Anhalt dafür erkennbar, daß für die im Streitfall in [X.] stehende zusammengesetzte Bezeichnung, die einen Gesamtbegriff dar-stellt, vernünftigerweise zu erwarten steht, daß mit ihr nach Auffassung der an-gesprochenen Verkehrskreise der Sitz der Klägerin bezeichnet [X.] Mit Erfolg wendet sich die Revision jedoch gegen die Annahme [X.], der Beklagte zu 1 habe die Bezeichnung "Windsurfing[X.]" bis zum Stichtag der Kollision, dem 2. Oktober 1991, stets nur in- 13 -beschreibender Weise verwendet, so daß ihm ein prioritätsälteres Recht aneinem Unternehmenskennzeichen mit dem Bestandteil "[X.]" nicht zustehe.Insoweit hat das Berufungsgericht im einzelnen zu den [X.] ausgeführt, daß die Bezeichnung "Windsurfing [X.]" von dem [X.]n zu 1 vor dem 2. Oktober 1991 nur beschreibend, gelegentlich marken-mäßig, jedoch nicht firmenmäßig verwendet worden sei, so daß ihm [X.] zeitlicher Vorrang vor dem Kennzeichen der Klägerin zukomme.Das kann insoweit nicht beanstandet werden, als der Bezeichnung"Windsurfing [X.]" die weiteren Begriffe "Verkauf & Schulung" bzw. "[X.]" unmittelbar zugeordnet sind, wie in den Aufklebern [X.] gemäß den [X.]agen [X.] und [X.] Darin wird der Verkehr, wie dasBerufungsgericht zutreffend festgestellt hat, eine Angabe sehen, daß Surfbret-ter und -zubehör für die Verwendung auf dem [X.] vertrieben und [X.] im Windsurfen auf dem [X.] angeboten werden. Das [X.] hat bei seiner Beurteilung aber nicht hinreichend berücksichtigt,daß der von ihm angenommene beschreibende Inhalt für den Verkehr nach derallgemeinen Lebenserfahrung gerade auf der Verbindung zu der weiteren An-gabe "Verkauf & Schulung" und "[X.]" beruht.Dagegen wird für den Verkehr dieser beschreibende Inhalt erfahrungs-gemäß nicht deutlich werden, soweit die zusätzlichen besonderen Angabenfehlen oder sogar - in Werbeanzeigen, wie im "[X.] Wochenblatt" oderdem Magazin "surf" (im Jahr 1979, vgl. [X.]. [X.] und [X.]6) - der ausdrücklicheHinweis auf den Vertrieb von Waren wie "Sport- und Freizeitbekleidung" gege-ben ist. Hierzu haben die [X.] sowohl in der Klageerwiderung als auch [X.] vom 14. Juli 1997 - die [X.] haben sich in der [X.] auf diesen Vortrag erneut bezogen - unter Beweisantritt vorgetragen,daß das Unternehmen des [X.] zu 1 schon in den Jahren seit 1977 dasgesamte Sortiment von Sportartikeln angeboten hat. Weder für die [X.], die vorgelegten Verwendungsformen brächten nur zumAusdruck, daß es sich bei dem Unternehmen des [X.] zu 1 um ein gro-ßes, leistungsfähiges, spezialisiertes Windsurfing- und Wassersportgeschäftam [X.] gehandelt habe, noch für die Annahme, die übrigen (nicht [X.] oder sonstigen Wassersport bestimmten) Artikel seien ein [X.], sprechen bei dieser Sachlage ausreichende Anhaltspunkte.Deshalb fehlt auch ein Anhalt dafür, daß es für den Verkehr nahegelegen hat,die Bezeichnung "Windsurfing [X.]", die im übrigen auch [X.] der Art eines Unternehmenskennzeichens verwendet worden ist, als das [X.] beschreibend anzusehen.Die zu diesem Vortrag angetretenen Beweise wird das [X.] neu eröffneten Berufungsverfahren zu erheben haben.Der Annahme des Berufungsgerichts, in der speziellen Gestaltung [X.] gemäß den [X.]agen [X.] und [X.]6 handele es sich bei derverwendeten Bezeichnung "Windsurfing [X.]" im Rahmen der Gesamt-bezeichnung des Geschäftsbetriebes allenfalls um ein besonderes Geschäfts-abzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 2 [X.], das nur bei [X.] Schutz genieße, kann auch für diese besonderen [X.] nicht beigetreten werden. Die hierfür vom [X.] Anzeigentext gesehenen Anhaltspunkte rechtfertigen die Beurteilung nicht.Es gibt keinen Erfahrungssatz, daß bei mehrgliedrigen [X.] einzelne Bestandteile vom Verkehr als besondere Geschäftsabzeichen- 15 -verstanden werden. Vielmehr gilt, wie schon zu Ziffer I[X.] 1. ausgeführt, daß füreinen Teil einer Firmenbezeichnung Schutz als Unternehmenskennzeichen i.S.des § 5 Abs. 2 [X.] beansprucht werden kann, sofern es sich hierbei umeinen unterscheidungskräftigen Firmenbestandteil handelt, der seiner Art nachim Vergleich zu den übrigen Firmenbestandteilen geeignet erscheint, sich [X.] als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen [X.] 16 -[X.][X.] Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zuranderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revi-sion - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.Erdmann[X.] [X.] [X.]