Bundespatentgericht, Beschluss vom 28.06.2011, Az. 33 W (pat) 69/10

Gegen die am 17. August 2006 eingetragene und am 22. September 2006 veröffentlichte Wortmarke 306 09 854

[X.]

eingetragen für folgende Waren und [X.]ienstleistungen:

Klasse 1:

Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, insbesondere chemische Bodenverfestigungs-, Bodenimprägnier- und Bodenstabilisierungsmittel

Klasse 19:

Baumaterialien (nicht aus Metall), insbesondere Straßenbaumaterialien und [X.], Straßenbaubindemittel

Klasse 42:

[X.]ienstleistungen von Ingenieuren, insbesondere auf dem Gebiet des [X.], des Baus von Flugzeugstart- und -landebahnen, von Gleiskörpern und Lagerplätzen und Hallenböden

ist am 25. September 2006, beim [X.] am folgenden [X.]ag eingegangen, Widerspruch erhoben worden aus der am 27. November 2002 eingetragenen Wortmarke 302 50 464

[X.] Roadpacker ([X.])

geschützt für Waren der Klasse 1:

Chemische Bodenverbesserungsmittel, chemische Ionenaustauscher, chemische Bodenverfestigungsmittel

und aus der am 3. [X.]ezember 2002 eingetragenen Wort-/Bildmarke 302 50 462

geschützt für Waren der Klasse 1:

Chemische Bodenverbesserungsmittel, chemische Ionenaustauscher, chemische Bodenverfestigungsmittel.

Mit Schriftsatz vom 15. Januar 2008 hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Nichtbenutzungseinrede im Hinblick auf beide [X.] erhoben.

[X.]ie Widersprechende hat daraufhin verschiedene Belege aus den Jahren 2003 bis 2006 vorgelegt, um eine Benutzung der [X.] zu belegen. Wegen der Einzelheiten wird auf die von der Widersprechenden vorgelegten Anlagen Blatt 83 bis 94 der Verwaltungsakte Bezug genommen.

[X.]ie Widersprechende hat die Auffassung vertreten, dass die Belege für die Glaubhaftmachung einer Markenbenutzung ausreichend seien. Insbesondere würden die beteiligten Verkehrskreise die Widerspruchsmarke „[X.]-[X.]“ als „[X.]-[X.]“ abkürzen, weil der Name des ursprünglichen Markeninhabers, [X.], in der Branche bekannt sei, so dass eine Benutzung der [X.] auch durch das Zeichen „[X.]-[X.]“ erfolge.

[X.]emgegenüber hat die Inhaberin der angegriffenen Marke im Verfahren vor der Markenstelle die Auffassung vertreten, dass eine Verwendung der [X.] in der eingetragenen Form durch die vorgelegten Belege nicht nachgewiesen worden sei, da die in den Belegen genannten Zeichen von den verfahrensgegenständlichen [X.] abweichen würden. Zudem seien zahlreiche Belege unbeachtlich, da sie nicht den für das vorliegende Verfahren maßgeblichen Benutzungszeitraum betreffen würden oder ein Inlandsbezug fehle und die Herkunft der Belege nicht erkennbar sei.

Mit Beschluss vom 15. Juni 2010 hat die Markenstelle für Klasse 1 den Widerspruch durch ein Mitglied des Patentamtes zurückgewiesen und hierzu ausgeführt, dass keine Verwechslungsgefahr nach § 9 [X.] bestehe.

[X.]ie Markenstelle ist der Auffassung, dass von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der [X.] auszugehen sei. Zumindest im Hinblick auf die Waren „Chemische Bodenverfestigungsmittel“ liege zudem Warenidentität vor. [X.]a es sich indes bei der Zielgruppe dieser Waren um ein Fachpublikum handele, welches berufsbedingt und auch im Hinblick auf den mit der Ware zu erzielenden bestimmten Zweck eine eher höhere Sorgfalt walten lasse, seien an den einzuhaltenden Abstand zwischen den zu beurteilenden Marken keine allzu strengen Anforderungen zu stellen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie ist der Ansicht, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen den [X.] und der angegriffenen Marke bestehe, da die betroffenen Waren teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich, die [X.]ienstleistungen zumindest durchschnittlich ähnlich seien.

Auch die zu vergleichenden Zeichen seien hochgradig ähnlich und die beiden [X.] würden eine erhöhte Kennzeichnungskraft aufweisen. [X.]iese ergebe sich daraus, dass die Marke bereits seit Jahrzehnten auf dem Markt und den beteiligten Verkehrskreisen bekannt sei. [X.]arüber hinaus gäbe es mehrere ältere Marken, die im Ausland und als Gemeinschaftsmarke eingetragen seien und bereits in den 1970er und 1980er Jahren durch die Widersprechende ausgiebig in den „später angemeldeten Ländern“ genutzt worden seien.

Unter Bezugnahme auf verschiedene Gerichtsentscheidungen vertritt die Widersprechende die Auffassung, dass ein Familien- oder Firmenname regelmäßig in den Hintergrund trete, wenn ein weiterer kennzeichnungskräftiger Markenbestandteil enthalten sei. Aus diesem Grunde sei „[X.]“ der prägende Bestandteil der [X.] und es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Publikum die [X.] einfach mit „[X.]“ abkürze.

[X.]arüber hinaus sei erkennbar, dass die Inhaberin der angegriffenen Marke eine Rufausbeutung und Verwässerung der [X.] der Widersprechenden zum Ziel habe, was sich aus ihrer Website ergebe, in der mit einer Marke unter der Bezeichnung „[X.]-235-Spezial“ geworben werde.

[X.]ie Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 vom 15. Juni 2010 aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

[X.]ie Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichts- und Verwaltungsakte Bezug genommen.

[X.]er Senat hat die Widersprechende mit [X.]erminsladung zum 17. Mai 2011 unter anderem auf die fehlende Erfolgsaussicht der Beschwerde mangels hinreichender Glaubhaftmachung der Benutzung hingewiesen.

[X.]ie zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist erfolglos.

Vorliegend kann allerdings dahinstehen, ob die teilweise Identität der betroffenen Waren und die zumindest in einzelnen Bestandteilen ähnlichen bzw. identischen Zeichen eine Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] begründen oder eine Löschung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] wegen unlauterer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung einer bekannten Marke veranlasst sein könnte, weil es der Widersprechenden jedenfalls nicht gelungen ist, die zulässig bestrittene Benutzung der [X.] gemäß §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 26 [X.] hinreichend glaubhaft zu machen.

[X.]ie Inhaberin der angegriffenen Marke hat die Nichtbenutzungseinrede im Schriftsatz vom 15. Januar 2008 undifferenziert erhoben. [X.]a die am 27. November 2002 bzw. am 3. [X.]ezember 2002 eingetragenen [X.] zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der jüngeren Marke am 22. September 2006 noch keine [X.] eingetragen waren, die [X.] vielmehr erst mit Ablauf des 27. November 2007 bzw. des 3. [X.]ezember 2007 endete, ist die Nichtbenutzungseinrede allein nach der Alternative des § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] zulässig. [X.]emnach hätte die Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung ihrer Marken für einen Zeitraum von [X.]n vor der gerichtlichen Entscheidung, also von Juni 2006 bis einschließlich Juni 2011 für die Waren: „chemische Bodenverbesserungsmittel, chemische Ionenaustauscher, chemische Bodenverfestigungsmittel“ glaubhaft machen müssen.

Eine ernsthafte Benutzung liegt vor, wenn die Marke nicht nur symbolisch, sondern entsprechend ihrer Hauptfunktion zur Garantie der Ursprungsidentität der Waren oder [X.]ienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, benutzt wird, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern ([X.]/02 ([X.]) - [X.]; [X.] GRUR 2003, 425 (Nr. 35 - 39) - [X.]/[X.]).

[X.]ie [X.] müssen zwar nicht den gesamten Zeitraum der [X.] ausfüllen ([X.] GRUR 2008, 343 (Nr. 74) - [X.]; [X.] 2008, 616 (Nr. 23) - [X.]), sie müssen sich jedoch auf den maßgeblichen Zeitraum erstrecken ([X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 26 Rd. 52).

[X.]ies ergibt sich aus dem Sinn und Zweck des Benutzungszwangs, der im Lichte des [X.] der [X.]/[X.] und des [X.] über die Marken vom 22.10.2008 ([X.]) zu ermitteln ist. [X.]anach soll eine Marke nicht wegen des Bestehens einer älteren Marke, die nicht benutzt worden ist, für ungültig werden. [X.]urch dieses Erfordernis soll die Gesamtzahl der in der [X.] eingetragenen und geschützten Marken und damit die Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte verringert werden ([X.]. 2010, 318 (Nr. 20) - [X.]). [X.]ritten sollen Rechte aus der Marke dementsprechend nicht entgegengehalten werden können, wenn die Marke ihren geschäftlichen Sinn und Zweck verliert, der darin besteht, für mit dem Zeichen versehene Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen bzw. zu sichern, indem sie dem Verkehr ermöglicht, die mit dem Zeichen gekennzeichneten Waren von den Waren anderer Herkunft zu unterscheiden ([X.] GRUR 2003, 425 (Nr. 36, 43) - [X.]/[X.]; [X.] GRUR Int. 2007, 1009 ([X.]) - [X.]; [X.]/02 ([X.]) - [X.]).

[X.]ie von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen und ihr erläuternder Vortrag hierzu genügen nicht, um eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung der beiden [X.] für den Zeitraum von Juni 2006 bis einschließlich Juni 2011 nach Art und Umfang glaubhaft zu machen.

a) [X.]er schlichte Hinweis der Widersprechenden auf die Eintragung weiterer Marken im Ausland bzw. als Gemeinschaftsmarke, die nicht Gegenstand dieses Widerspruchsverfahrens sind, lässt keine Rückschlüsse auf die Benutzung der hier verfahrensgegenständlichen [X.] zu, da die Eintragung von Marken eine vorherige oder gleichzeitige Benutzung gerade nicht voraussetzt. Zudem hat die Benutzung einer Marke im Inland und nicht im Ausland zu erfolgen.

b) Im Übrigen hat die Widersprechende im Rahmen des Verfahrens vor der Markenstelle für Klasse 1 zur Glaubhaftmachung der Benutzung lediglich drei Belege eingereicht, die den maßgeblichen Benutzungszeitraum von Juni 2006 bis einschließlich Juni 2011 betreffen.

Hierbei handelt es sich zum einen um ein [X.]okument vom 14. Juli 2006. Auf der eingereichten Urkunde ist als Absender die Firma [X.]. aus [X.] in [X.], als Adressat die Firma [X.] in [X.]… angegeben und es findet sich die Produktbezeichnung „[X.]-[X.] Ione Exchange Solution“. Wegen der weiteren Einzelheiten der Urkunde wird auf Blatt 92 der Verwaltungsakte Bezug genommen.

[X.]arüber hinaus finden sich zwei Rechnungen vom 4. August 2006 und vom 16. Oktober 2006, ausgestellt von der [X.] aus [X.], gerichtet an die Firma [X.] in [X.], [X.] für ein Produkt, das bezeichnet wird als „CHEMIKALIEN [X.]-[X.] ([X.] 3018)“. Wegen der weiteren Einzelheiten der Urkunden wird auf Blatt 93, 94 der Verwaltungsakte Bezug genommen.

aa) In den vorgenannten Belegen werden indes nicht die hier verfahrensgegenständlichen Widerspruchszeichen, nämlich die Wortmarke „[X.] Roadpacker ([X.])“ und die Wort-/Bildmarke „[X.]schache [X.] [X.] Road Packer 235“ verwendet, sondern die Zeichen „[X.]-[X.]“ bzw. „[X.]-[X.] Ione Exchange Solution“. [X.]iese Zeichen stellen eine von der Eintragung abweichende Form der Benutzung dar, die den kennzeichnenden Charakter der [X.] verändert. Grundsätzlich müssen Marken nämlich so benutzt werden, wie sie im Register eingetragen sind. Es besteht zwar die Notwendigkeit, Marken zur besseren Vermarktung und Absatzförderung an aktuelle [X.]arstellungsformen, moderne und grafische Standards und [X.]rends anzupassen, um in ihrem Erscheinungsbild für die Verbraucher zeitgemäß zu bleiben ([X.]. 2010, 60 ([X.]) - [X.]; [X.] in Götting/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht 2011, § 22 Rd. 114), weshalb auch abweichende Benutzungsformen eine rechtserhaltende Benutzung belegen können. [X.]ies gilt indes nur, wenn sie den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern (§ 26 Abs. 3 [X.]; vgl. [X.]. 2010, 60 (Nr. 29) - [X.]). [X.]ie Garantiefunktion der Marke, die dem Verkehr ermöglichen soll, die Ware von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden, ist nämlich nur gewahrt, wenn das im Verkehr verwendete Zeichen von der Form, in der es eingetragen ist, nur unmaßgeblich abweicht und die beiden Zeichen somit insgesamt als gleichwertig angesehen werden können ([X.]. 2010, 60 ([X.]) - [X.]; vgl. auch [X.]. 2010, 318 ([X.] ff.) - [X.]). Ob eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters i. S. v. § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.] vorliegt, bemisst sich dementsprechend danach, ob der Verkehr unter Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Form der Verwendung von Marken die eingetragene und die benutzte Form gerade bei Wahrnehmung der jeweiligen Unterschiede dem Gesamteindruck nach als dieselbe Marke ansieht ([X.] 2000, 1038 (1039) - Kornkammer; [X.] 2007, 592 (Nr. 12) - [X.]; [X.] 2008, 616 (Nr. 12) - [X.]; [X.] 2009, 772 (Nr. 39) - [X.]). Wenn der Verkehr bei einem direkten Vergleich den Unterschied zwischen eingetragener und benutzter Markenform erkennt, kann in der Regel von einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters i. S. v. § 26 Abs. 3 Satz 1 [X.] ausgegangen werden ([X.] 2003, 1047 (1048) - Kellogg’s/Kelly’s).

Hier ist davon auszugehen, dass der Verkehr die Unterschiede zwischen den benutzten Marken „[X.]-[X.]“ bzw. „[X.]-[X.] Ione Exchange Solution“ einerseits und den Widerspruchszeichen „[X.] Roadpacker ([X.])“ bzw. „[X.]schache [X.] [X.] Roadpacker 235“ ohne weiteres erkennt und nicht meint, dass es sich um identische Marken handeln könnte. Bei Wort- und Wort-/Bildmarken bestimmen nämlich die einzelnen Wortelemente den kennzeichnenden Charakter mit und dürfen deshalb in der Regel nicht weggelassen werden ([X.] 1997, 744 (746) - [X.]; [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 26 Rd. 119, 120 m. w. N.). Aus diesem Grund können allenfalls Wortbestandteile ohne kennzeichnende Funktion, wie z. B. glatt beschreibende Angaben, weggelassen werden ([X.] 2009, 772 (Nr. 45) - [X.]; [X.] 1997, 744 (746) - [X.]; [X.] 2008, 618 (Nr. 12) - [X.]; Ekey/Klippel/[X.], [X.], 2. Aufl., § 26 Rd. 112). Im Vergleich zu den beiden [X.] werden bei den benutzten Kennzeichen indes die Bestandteile „[X.] Roadpacker“ bzw. „[X.]“ und „[X.] Road Packer 235“ weggelassen. [X.]arüber hinaus wird bei den benutzten Zeichen ein weiterer Bestandteil, nämlich ein „[X.]“ hinzugefügt, das durch einen Bindestrich mit dem weiteren [X.] „[X.]“ verbunden wird, so dass ein neues zusammenhängendes Zeichen („[X.]-[X.]“) geschaffen wird. [X.]a es sich bei den [X.]en „[X.]“ und „[X.]“ nicht um beschreibende Elemente ohne eigenständige kennzeichnende Funktion handelt, verändert ihre Weglassung den kennzeichnenden Charakter der benutzten Wortzeichen.

[X.]em kann die Widersprechende nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass das Unternehmen „[X.]“ im Verkehr allgemein bekannt sei und daher regelmäßig auf „[X.]“ verkürzt werde. Zum einen ist eine entsprechende Bekanntheit des Unternehmens nicht glaubhaft gemacht worden, zum anderen kann gerade die Verbindung eines Unternehmenskennzeichens mit einem weiteren Zeichen zu einer besonders einprägsamen kennzeichnenden Funktion führen, da auf diese Weise die Garantie der Ursprungsidentität der Waren oder [X.]ienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen in besonderem Maße zum Ausdruck kommt. Schließlich erscheint es unter den gegebenen Umständen aber auch lebensfremd, anzunehmen, dass der Verkehr das Unternehmenskennzeichen „[X.]schache“, auf den einzelnen Buchstaben „[X.]“ verkürzt. [X.]ies gilt vorliegend insbesondere deshalb, weil in der Wort-/Bildmarke der Widersprechenden die Bezeichnung „[X.]schache“ vorangestellt ist und das „A“ in diesem [X.] größenmäßig stark hervorgehoben ist, so dass dieser Buchstabe einschließlich des zugehörigen Wortes vom Verkehr besonders beachtet wird (vgl. zu optisch hervorgehobenen [X.]en: [X.] (pat) 348/03 - Vitality/[X.] Vitality).

[X.]ie Hinzufügung des Buchstaben „[X.]“ mittels eines Bindestrichs in gleicher Schriftart und -größe sowie die Weglassung weiterer wesentlicher Wortbestandteile der eingetragenen Widerspruchszeichen stellen daher erkennbare und maßgebliche Änderungen der Zeichen dar, die dazu führen, dass diese im Hinblick auf ihre Garantiefunktion nicht mehr als gleichwertig anzusehen sind, sondern den kennzeichnenden Charakter verändern.

[X.]ie in den vorerwähnten drei [X.]okumenten benutzten Zeichen eignen sich demnach nicht, um eine Benutzung der verfahrensgegenständlichen Widerspruchszeichen glaubhaft zu machen.

bb) [X.]arüber hinaus lassen alle drei [X.]okumente nicht erkennen, inwieweit eine Nutzung der in den [X.]okumenten erwähnten Kennzeichen durch die Markeninhaberin selbst bzw. mit ihrer Zustimmung erfolgt ist, weil die Markeninhaberin selbst an keiner Stelle der Belege aufgeführt wird und auch ein entsprechender Vortrag der Markeninhaberin hierzu fehlt. § 26 Abs. 1 [X.] schreibt aber grundsätzlich eine Benutzung durch den Markeninhaber vor, wobei als Inhaber im Sinne dieser Vorschrift der im jeweiligen Benutzungszeitraum Legitimierte anzusehen ist (§ 28 Abs. 1 oder 2 [X.]). Nach § 26 Abs. 2 [X.] wird die Benutzung der Marke durch einen [X.]ritten mit Zustimmung des Markeninhabers der Benutzung durch den Markeninhaber selbst gleichgestellt. Zur Vermeidung von Missbräuchen ist allerdings die vorherige Zustimmung des Markeninhabers erforderlich, wozu die Widersprechende vorliegend nichts vorgetragen hat, obwohl den Inhaber der Widerspruchsmarke insoweit die [X.]arlegungs- und Glaubhaftmachungspflicht trifft (vgl. [X.] GRUR 2006, 582 (Nr. 44) - Sunrider; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 26 Rd. 124). Zwar sind an einen entsprechenden Nachweis keine zu hohen Anforderungen zu stellen (vgl. [X.] 2006, 152 (Nr. 23) - [X.]; [X.] GRUR 1997, 836 (837) - Apfelbauer; [X.]/[X.], [X.], 3. Aufl., § 26 Rd. 124), die bloße [X.]uldung der [X.]rittbenutzung durch den Markeninhaber reicht indes nicht aus (Ströbele/[X.], [X.], 9. Aufl., § 26 Rd. 84 m. w. N.).

c) Angesichts des Umstands, dass die Widersprechende für den einschlägigen Benutzungszeitraum von Juni 2006 bis Juni 2011 keinerlei Benutzung der Widerspruchszeichen glaubhaft gemacht hat, kann auch den [X.] vor diesem Zeitraum keine Indizwirkung beigemessen werden. [X.] außerhalb des [X.] werden nach ständiger Rechtsprechung nämlich nur zur Untermauerung der Ernsthaftigkeit einer mengenmäßig begrenzten Benutzung innerhalb des maßgeblichen Zeitraums berücksichtigt, nicht aber, wenn eine Benutzung im einschlägigen Zeitraum gar nicht belegt worden ist (vgl. [X.]/02 ([X.], 31) - [X.]; [X.] 1985, 926 - topfitz/topfit; [X.], 64 (67) - [X.] II; vgl. [X.]. 2010, 318 (Nr. 41) - [X.]).

Im Übrigen hat die Widersprechende auch in den Zeiträumen vor Juni 2006 eine Nutzung der [X.] nicht hinreichend glaubhaft gemacht, weil bei den in den vorgelegten Belegen benutzten Zeichen - wie oben dargelegt - größtenteils der kennzeichenmäßige Charakter der [X.] verändert wurde und/oder nicht ersichtlich ist, für welche Waren die Zeichen verwendet worden sind. Zudem genügt auch eine Benutzung als Unternehmenskennzeichen nicht, um eine Benutzung für Waren gem. § 43 [X.] glaubhaft zu machen ([X.] 2005, 1047 (1049) - [X.]; [X.]/[X.], [X.], 9. Aufl., § 26 Rd. 14).

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage besteht kein Anlass, aus Gründen der Billigkeit einem der Verfahrensbeteiligten die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1 [X.] aufzuerlegen.