Bundespatentgericht, Beschluss vom 25.06.2012, Az. 24 W (pat) 539/10

Am 26. April 2006 ist die Wortmarke

für die Dienstleistungen der Klasse

"(42) Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei"

beim [X.] ([X.]) angemeldet worden. Die Eintragung in das dort geführte Register erfolgte am 24. August 2006 unter der Nummer 306 27 040 und die [X.] am 29. September 2006.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der beiden folgenden prioritätsälteren Gemeinschaftsmarken Widerspruch eingelegt, nämlich aus der Wortmarke Nr. [X.] 1407857

[X.]

die am 2. Dezember 1999 für die folgenden Dienstleistungen angemeldet worden ist:

"(35) Unternehmensberatung;

(42) Dienstleistungen eines [X.]atentanwalts; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts; Dienstleistungen eines beim [X.] zugelassenen Vertreters (European [X.]atent Attorney); [X.]eratung, Vertretung, Gutachten und Recherchen (technische und rechtliche), insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bezüglich [X.]atenten, Gebrauchsmustern, [X.], Marken, Topographien, Sortenschutzrechten, Urheberrechten, [X.] und [X.]; Verwaltung von Schutzrechten einschließlich Gebührenüberwachung; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten den gewerblichen Rechtsschutz betreffend, insbesondere internationale Schutzrechtsrecherchen; technische [X.]eratung; technische und rechtsbezogene Übersetzungen",

und aus der [X.]ildmarke Nr. [X.] 224733

die am 4. Dezember 1998 für folgende Dienstleistungen eingetragen worden ist:

"(35) Unternehmensberatung;

(42) Dienstleistungen eines [X.]atentanwalts; Dienstleistungen eines beim [X.] zugelassenen Vertreters (European [X.]atent Attorney); [X.]eratung, Vertretung, Gutachten und Recherchen (technische und rechtliche), insbesondere auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bezüglich [X.]atenten, Gebrauchsmustern, [X.], Marken, Topographien, Sortenschutzrechten, Urheberrechten, [X.] und [X.]; Verwaltung von Schutzrechten einschließlich Gebührenüberwachung; Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten den gewerblichen Rechtsschutz betreffend, insbesondere internationale Schutzrechtsrecherchen; technische [X.]eratung; technische und rechtsbezogene Übersetzungen".

Mit [X.]eschluss vom 20. Mai 2010 wurden die Widersprüche von der Markenstelle für [X.] des [X.], besetzt mit einem [X.]eamten des gehobenen Dienstes, zurückgewiesen. Zur [X.]egründung hat sie ausgeführt, dass sich auch bei unterstellter durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken die Vergleichsmarken nach dem Gesamteindruck hinreichend unterschieden. Das folge aus dem in der angegriffenen Marke fehlenden [X.]uchstaben "[X.]", der im Vergleich zu der Widerspruchsmarke "[X.]" ein Drittel der Zeichenlänge ausmache, und aus der typographischen Gestaltung der [X.]. Neben dem Umstand, dass es sich bei den [X.] um jeweils ausgesprochen kurze Zeichen handele, sei zu berücksichtigen, dass die Terminologie auf dem Gebiete der Rechtsvertretung und Rechtswahrnehmung durch die häufige Verwendung von Kürzeln und Akronymen - mit teilweise diversen unterschiedlich beschreibenden [X.]edeutungsgehalten - geprägt sei. Diese Gepflogenheit sei auch dem angesprochenen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen, auch terminologiekundigen Verkehrskreisen bekannt. Dies werde die Verkehrskreise veranlassen, derartigen kurzen [X.]ezeichnungen in ihrer Gesamtheit mit der erforderlichen Sorgfalt zu begegnen. Auch in klanglicher Hinsicht unterscheide sich die angegriffene Marke von den Widerspruchsmarken hinreichend.

Hiergegen richtet sich die [X.]eschwerde der Widersprechenden vom 28. Juni 2010.

Die Widersprechende meint, dass die angegriffene Marke beiden Widerspruchsmarke verwechselbar nahekomme. Alle drei Marken seien sogenannte Kurzzeichen, deren Anfänge regelmäßig mehr [X.]eachtung fänden. Im Übrigen entstehe der kennzeichnende Charakter beider Widerspruchsmarken lediglich durch die beiden [X.]uchstaben "[X.]", die mit der [X.]uchstabenfolge der angegriffenen Marke identisch seien. Den jeweils dritten [X.]uchstaben "[X.]" würden die angesprochenen Verkehrskreise dagegen - zutreffend - nur als eine beschreibende Angabe verstehen, nämlich als Abkürzung für die Wortfolge "und [X.]artner". Aus diesen Gründen - meint die Widersprechende - handele es sich (auch) um einen Fall der Markenusurpation.

Die Widersprechende beantragt,

den [X.]eschluss der Markenstelle für [X.] des [X.]s vom 20. Mai 2010 aufzuheben und wegen des Widerspruchs aus den Gemeinschaftsmarken [X.] 224733 und [X.] 1407857 die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die [X.]eschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die kollidierenden Zeichen kämen einander nicht verwechslungsfähig nahe. Eine Kennzeichnungs- und/oder Wahrnehmungskonvention des Inhalts, dass der [X.]uchstabe "[X.]" in [X.]uchstabenmarken wie der Widerspruchsmarke "[X.]" im Zusammenhang mit Anwaltskanzleien als Abkürzung für die Angabe "und [X.]artner" gemeint sei bzw. verstanden werde, hat die Markeninhaberin bestritten.

[X.]ereits im patentamtlichen Verfahren hat die Markeninhaberin hinsichtlich der [X.]ildmarke Nr. [X.] 224733 die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten [X.]ezug genommen.

Die gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 [X.] statthafte und auch im Übrigen zulässige [X.]eschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Ob [X.] § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] vorliegt, ist im Einzelfall unter [X.]erücksichtigung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere der Identität bzw. Ähnlichkeit der Dienstleistungen, des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der Zeichen sowie der Art der Dienstleistungen und der bei der Auswahl bzw. Auftragsvergabe zu erwartenden Aufmerksamkeit des beteiligten Verkehrs umfassend zu beurteilen (st. Rspr.; vgl. [X.] GRUR 1998, 387 - Sabèl/[X.]; [X.], 343, Nr. 48 - Il [X.]onte Finanziaria S[X.]A/ HA[X.]M; [X.], 413 ff., - Nr. 17 - [X.]/SIR; [X.], 237 ff., - Nr. 18 - [X.]icaro/[X.]icasso; [X.]GH [X.], 903, Nr. 10 - [X.]; zur Wechselwirkung der genannten Einzelfaktoren vgl. [X.]/[X.], [X.], 10. Aufl. § 9 Rdn. 40, 41).

[X.]ei einer [X.]rüfung der Vergleichsmarken nach diesen Vorgaben lässt sich eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und den beiden Widerspruchsmarken nicht feststellen.

1. Zur Widerspruchsmarke [X.] 1407857 "[X.]":

1.1 Die sich in der [X.] gegenüberstehenden "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei" - für die die angegriffene Marke eingetragen ist - und "Dienstleistungen eines [X.]atentanwalts; Dienstleistungen eines Rechtsanwalts", die für die Widerspruchsmarke beansprucht werden, können identisch sein.

1.2 Zugunsten der Widersprechenden - und ohne Auseinandersetzung mit der generellen Frage nach der Kennzeichnungskraft von reinen, nicht aussprechbaren [X.]uchstabenfolgen - geht der [X.] von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke aus. Dass die [X.]uchstabenfolge "[X.]" auch als Abkürzung für solche [X.]egriffe dienen könnte, die im Zusammenhang mit den hier in Rede stehenden Dienstleistungen der [X.] als eine beschreibende Angabe verstanden werden könnten, ist nicht dargetan und vom [X.] auch sonst nicht festgestellt worden.

1.3 Dies vorausgesetzt muss die jüngere Marke zu der prioritätsälteren einen deutlichen Abstand halten. Dieser Anforderung wird die angegriffene Marke gerecht.

1.4 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr lässt sich zwischen den Vergleichsmarken nicht feststellen.

(a) Insbesondere kommt die angegriffene Marke der Widerspruchsmarke schriftbildlich auch in [X.] nicht verwechselbar nahe. [X.]ei dieser [X.]eurteilung ist zunächst festzustellen, dass es sich bei beiden Vergleichsmarken um nicht aussprechbare [X.]uchstabenfolgen handelt, die - bildlich - jede ein Kurzzeichen sind. [X.]ei [X.] ist in der Regel davon auszugehen, dass sie durch einzelne Abweichungen im Verhältnis stärker beeinflusst werden, als längere Markenwörter, so dass hier Abweichungen in nur einem Laut Verwechslungen ausschließen können (vgl. [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10. Auflage, § 9 Rdn. 241 u. a. unter Hinweis auf [X.][X.]atG [X.]. 1989, 243 - MONA/Moras und [X.][X.]atG [X.]eschluss vom 13. Mai 2009, 29 W (pat) 324/03 - [X.]/[X.]). Das gilt insbesondere dann, wenn die angesprochenen Verkehrskreise der Marke mit besonderer Aufmerksamkeit begegnen, wie hier. Denn sowohl die "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei", für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist, als auch alle Dienstleistungen in den Klassen 35 und 42, für die die Widerspruchsmarke Schutz beansprucht, haben für die Auftraggeber in der Regel eine wirtschaftliche und finanzielle [X.]edeutung von einigem Gewicht. Entsprechend aufmerksam ist der Verkehr bei der Auswahl des Auftragnehmers. Dazu gehört auch, dass sich der Verkehr die Marken genau ansieht, die auf die jeweiligen Herkunftsunternehmen der Dienstleistungen hinweisen. Außerdem gehört es seit jeher zur üblichen [X.]raxis im allgemeinen Geschäftsverkehr - und auch der Anwaltskanzleien - reine [X.]uchstabenfolgen als Marken zu verwenden, die sich häufig aus den Initialen der Inhaber zusammensetzen. Diese [X.]raxis ist sowohl dem Fachverkehr als auch den weitesten Verkehrskreisen bekannt und ein weiterer Grund für eine genaue [X.]etrachtung dieser Marken. Daher werden die angesprochenen Verkehrskreise auf einen [X.]lick erkennen, dass sich die Vergleichsmarken durch den zusätzlichen [X.]uchstaben "[X.]" in der Widerspruchsmarke von einander unterscheiden, und die beiden Marken nicht mit einander verwechseln.

Tatsächliche [X.]elege oder Indizien für die Richtigkeit der [X.]ehauptung der Widersprechenden, dass die angesprochenen Verkehrskreise den [X.]uchstaben "[X.]" am Ende von reinen [X.]uchstabenmarken wie der Widerspruchsmarke "[X.]" im Zusammenhang mit [X.] als Abkürzung für den begrifflichen Inhalt "und [X.]artner" verstehe, hat der [X.] nicht feststellen können. Dem [X.] ist eine solche [X.]raxis in der Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs nicht bekannt, genauso wenig wie eine entsprechende Kennzeichnungsgewohnheit der Anwaltskanzleien. Die Widersprechende hat für ihre [X.]ehauptung, die von der Markeninhaberin (durchgehend) mit Nichtwissen bestritten worden ist, keinen lexikalischen Nachweis und keine konkreten [X.]eispielsfälle oder sonstigen Indizien dargetan. Auch der [X.] hat keine entsprechenden Hinweise feststellen können. [X.]ekannt ist nur die [X.]raxis, dass der Verkehr die Zusätze "und [X.]artner" oder "& [X.]artner" nach den Namen von Kanzleipartnern oder deren Initialen als Hinweis darauf versteht, dass die Kanzlei neben den ausdrücklich genannten noch weitere [X.]artner hat. Im Übrigen ist der [X.]uchstabe "[X.]" im [X.] ein üblicher Anfangsbuchstabe für Familiennamen und kommt daher ohne weiteres als (weitere) Initiale in [X.]etracht.

Aus denselben Gründen stellt sich im Zusammenhang mit den Vergleichsmarken auch nicht die Frage, ob die angegriffene Marke womöglich die eigentlich kennzeichnenden [X.]estandteile der Widerspruchsmarke "usurpiert" haben könnte. Denn bei der dargetanen Sachlage kann nur davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Widerspruchsmarke "[X.]" als ein einheitliches Zeichen ansehen werden.

(b) Die angegriffene Marke kommt der Widerspruchsmarke "[X.]" auch klanglich nicht verwechselbar nahe. [X.]eide Marken sind reine [X.]uchstabenfolgen, die sich nur als solche, nicht dagegen als ein einheitliches Wort aussprechen lassen. Klanglich stehen also die zwei Silben "em-be" der angegriffenen Marke den drei Silben "em-be-pe" der Widerspruchsmarke gegenüber. Dabei wird nach den Ausspracheregeln der [X.] jeweils die letzte Silbe betont mit der Folge, dass in der Widerspruchsmarke klanglich gerade der [X.]uchstabe hervorgehoben wird, durch den sie sich von der angegriffenen Marke unterscheidet. Damit ist unter markenrechtlichen Gesichtspunkten eine klangliche Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

(c) Für eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestehen schon deswegen keine Anhaltspunkte, weil sich den Vergleichsmarken keine begrifflichen [X.]edeutungen zuordnen lassen.

1.5 Eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht ebenfalls nicht. Auf der Grundlage der getroffenen tatsächlichen Feststellungen ist nur die [X.]rognose möglich, dass der angesprochene Verkehr die Widerspruchsmarke nicht aufspalten wird in die [X.]uchstaben "[X.]" und "[X.]", sondern vielmehr als ein einheitliches Zeichen ansehen wird. Schon deswegen kann nicht der Anschein einer Serienmarke entstehen, wenn sich die Vergleichsmarken auf dem Markt begegnen.

2. Zur Widerspruchsmarke [X.] 224733 "[X.]?&[X.]":

2.1 Die mit der wirksamen Erhebung der Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 [X.] aufgeworfenen Fragen einer rechtserhaltenden [X.]enutzung dieser Widerspruchsmarke können dahingestellt bleiben. Denn selbst wenn zugunsten der Widersprechenden eine rechtserhaltende [X.]enutzung und eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft ihrer Marke unterstellt wird, scheitert auch dieser Widerspruch daran, dass sich zwischen dieser Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke keine Verwechslungsgefahr i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] feststellen lässt.

2.2 Die sich in der [X.] gegenüberstehenden "Dienstleistungen einer Anwaltskanzlei" - für die die angegriffene Marke eingetragen ist - und "Dienstleistungen eines [X.]atentanwalts", für die die Widerspruchsmarke eingetragen ist, können identisch sein.

2.3 Dies vorausgesetzt muss die jüngere Marke zu der prioritätsälteren einen deutlichen Abstand halten. Dieser Anforderung wird die angegriffene Marke gerecht.

2.4 Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr lässt sich zwischen den Vergleichsmarken nicht feststellen.

(a) Die angegriffene Marke kommt der Widerspruchsmarke bildlich nicht verwechselbar nahe, weil sich beide Marken auch dann deutlich von einander unterscheiden, wenn die beiden [X.]uchstaben der angegriffenen Marke groß geschrieben werden. In ihrer jeweiligen Gesamtheit lassen sich die beiden Marken auf den ersten [X.]lick sicher unterscheiden. Der Akzent auf dem Großbuchstaben "[X.]" in der Widerspruchsmarke ist nicht nur deswegen eine auffällige [X.]esonderheit, weil es ein solches Zeichen in der [X.] auch für andere [X.]uchstaben nicht gibt, gerade für den [X.]uchstaben "b" ist es auch in den anderen [X.] Sprachen unüblich. Jedenfalls hat der [X.] keinen sprachregelmäßigen [X.]eispielsfall feststellen können. Ein weiterer bildlicher Unterschied besteht darin, dass die Widerspruchsmarke wegen der zusätzlichen Zeichen "& [X.]" deutlich länger ist als die angegriffene Wortmarke "[X.]".

Die Widerspruchsmarke wird nicht von den beiden ersten [X.]uchstaben "[X.] (mit [X.])" in markenrechtlichen Sinne geprägt etwa mit der Folge, dass bei der [X.]rüfung der Verwechslungsgefahr die Zeichenbestandteile "& [X.]" außer [X.] gelassen werden könnten. Insbesondere erschöpft sich die begriffliche [X.]edeutung der Zeichenfolge "& [X.]" nicht in dem Sinn von "und [X.]artner". Einen lexikalischen Nachweis für eine entsprechende [X.]edeutung von "& [X.]" hat die Widersprechende nicht geführt und auch der [X.] hat keinen solchen [X.]eleg festgestellt. Die Widersprechende hat auch keine [X.]elege dafür vorgetragen bzw. eingereicht, dass es überhaupt eine [X.]raxis von nennenswertem Gewicht gäbe, wonach Unternehmen oder Kanzleien in ihren Unternehmensnamen oder Marken mit "& [X.]" auf weitere [X.]artner hinweisen wollen und von den angesprochenen Verkehrskreisen auch so verstanden werden. Dem [X.] ist eine solche, über einzelne Fälle hinausgehende [X.]raxis nicht bekannt und er hat auch im Zusammenhang mit diesem Verfahren keine entsprechenden Feststellungen treffen können.

Einer der Gründe für diesen praktischen [X.]efund dürfte die Existenz des [X.]artnerschaftsgesellschaftsgesetzes ([X.]artGG) sein, das bereits 1995, also noch vor Anmeldung der Widerspruchsmarke, in [X.] getreten ist. Der Name einer [X.]artnerschaft muss den Namen mindestens eines [X.]artners und außerdem den Zusatz "und [X.]artner" oder "[X.]artnerschaft" enthalten, § 2 Abs. 1 [X.]artGG. Die [X.]eifügung von Vornamen ist nicht erforderlich. Seit Inkrafttreten des [X.]artGG dürfen nur (noch) [X.]artnerschaften nach dem [X.]artGG den Zusatz "mit [X.]artner" oder "[X.]artnerschaft" führen. Anders als bis 1995 können daher Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und die [X.]ersonenfirmen von Handelsgesellschaften den Zusatz "mit [X.]artner" nicht mehr führen. Gesellschaften, die diese [X.]ezeichnungen bereits bei Inkrafttreten des [X.]artGG in ihrem Namen führten, ohne [X.]artnerschaften im Sinne des [X.]artGG zu sein, durften die genannten [X.]ezeichnungen nur noch zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes wie bisher führen und mussten nach Ablauf dieser Frist 1997 - das war noch vor Eintragung der Widerspruchsmarke - den [X.]ezeichnungen "[X.]artnerschaft" bzw. "und [X.]artner" einen Hinweis auf die andere Rechtsform hinzufügen, § 11 Abs. 1 [X.]artGG. Da die [X.]artnerschaftsgesellschaft speziell auf die Freien [X.]erufe, also auch auf Rechts- und [X.]atentanwälte zugeschnitten ist, haben sich inzwischen zahlreiche Anwaltskanzleien diese Gesellschaftsform gegeben. Es liegt daher nahe, dass Anwaltskanzleien, unabhängig davon, ob sie sich eine gesellschaftsrechtliche Verfassung gegeben haben oder nicht, seit Jahren auf eine eindeutige Namensgebung Wert legen, gerade wenn es um anonymisierte Angaben zu weiteren [X.]artnern geht, und jede Unschärfe gegenüber den Vorgaben des [X.]artGG vermeiden. Es mag daher sein, dass einzelne Kanzleien noch mit den Zeichen "& [X.]" auf weitere [X.]artner hinweisen wollen, eindeutig ist dieser Hinweis jedoch nicht. Denn allgemein üblich und geläufig ist eine andere [X.]raxis im Geschäftsleben, die darin besteht, mehrere Initialen von [X.]artnern bzw. Inhabern aneinanderzureihen und die letzte Initiale mit dem Zeichen "&" hinzuzufügen. Eben dieser [X.]raxis entspricht die Widerspruchsmarke in allen ihren [X.]estandteilen, zumal im [X.] viele Familiennamen mit "[X.]" beginnen und dem "[X.]" in der Widerspruchsmarke kein [X.]unkt nachgestellt ist, mit dem darauf hätte hingewiesen werden können, dass sich die generelle [X.]edeutung dieses letzten [X.]uchstabens von der [X.]edeutung der beiden ersten [X.]uchstaben unterscheiden soll.

(b) Die angegriffene Marke "[X.]" kommt der Widerspruchsmarke "[X.] (mit [X.]) & [X.]" auch klanglich nicht verwechselbar nahe. [X.]ei einer mündlichen Verständigung ist eine [X.]ezeichnung der Widerspruchsmarke mit den Lauten "em-be-und-pe" am wahrscheinlichsten. Diese viersilbige [X.] unterscheidet sich schon durch ihre doppelte Länge deutlich von den zweisilbigen Lauten "em-be" der angegriffenen Marke. Selbst wenn die Widerspruchsmarke - entgegen ihrer vier verschiedenen Zeichen - nur mit den drei Lauten "em-be-pe" bezeichnet werden sollte, wären diese drei Silben deutlich länger als die zwei Silben der angegriffenen Marke. Dabei gilt - wie bereits im Zusammenhang mit der Widerspruchsmarke "[X.]" festgestellt - dass nach den Ausspracheregeln der [X.] jeweils die letzte Silbe betont werden würde mit der Folge, dass in der Widerspruchsmarke klanglich gerade der [X.]uchstabe hervorgehoben wird, durch den sie sich von der angegriffenen Marke unterscheidet.

(c) Für eine begriffliche Verwechslungsgefahr bestehen schon deswegen keine Anhaltspunkte, weil sich den Vergleichsmarken - für sich genommen - keine begrifflichen [X.]edeutungen zuordnen lassen. Sofern sie als eine Aufzählung von Initialen verstanden werden können, stellt das [X.] mit [X.] in der Widerspruchsmarke einen unverwechselbare [X.]esonderheit dar.

3. [X.]illigkeitsgründe für eine Kostenauferlegung zu Lasten eines der beiden Verfahrensbeteiligten sind nicht vorgetragen worden und waren auch sonst nicht erkennbar. Daher bleibt es bei der allgemeinen Kostenregelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 [X.].