Bundespatentgericht, Beschluss vom 29.11.2010, Az. 35 W (pat) 21/09

[X.] (im Folgenden: Beschwerdeführer) war Inhaber des am 12. Juli 2007 in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2007 002 507 ([X.]) mit der Bezeichnung „Behältnis für Plastikbeutel für den Automatenverkauf“.

Die [X.] und Beschwerdegegner (im Folgenden: Beschwerdegegner) haben mit Schriftsatz vom 18. Februar 2008 Löschungsantrag gestellt mit der Begründung, dass der Gegenstand des [X.]s gegenüber konkret benanntem druckschriftlichen Stand der Technik weder neu sei noch auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Nachdem der Beschwerdeführer diesem Löschungsantrag, der seinen Vertretern am 14. März 2008 zugestellt worden ist, nicht widersprochen hat, ist das [X.] gelöscht worden.

Mit Beschluss vom 5. März 2009 hat die [X.] dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens mit der Begründung auferlegt, dass er sich aufgrund freiwilliger Abstandnahme von der Durchführung eines [X.] in die Rolle der unterlegenen [X.] begeben habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde, mit der der Beschwerdeführer die vollständige Kostenauferlegung auf den Beschwerdegegner anstrebt. Er trägt vor, dass er keinen Anlass zur Stellung des vorliegenden Löschungsantrags gegeben habe. Er sei vor Einleitung des [X.] vom Beschwerdegegner nicht abgemahnt worden. Ihm sei darüber hinaus auch im parallelen älteren Löschungsverfahren kein Stand der Technik genannt, aufgrund dessen er den Löschungsantrag für begründet hätte erachten können. Auch sei der dortige Löschungsantrag nur mit untauglichen Materialien begründet gewesen. [X.] habe nach Kenntnisnahme des dem hiesigen Löschungsantrag beigefügten älteren Gebrauchsmusters nicht widersprochen.

[X.] beantragt sinngemäß,

den Beschluss der [X.] des [X.] vom 5. März 2009 aufzuheben und den [X.] die Kosten des [X.] aufzuerlegen.

[X.] haben keine Antrag gestellt. Sie sind der Auffassung, dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 4. September 2007 zur Löschung aufgefordert worden sei. Dass in der Löschungsaufforderung kein Stand der Technik benannt worden sei, sei unerheblich, da die fehlende Schutzfähigkeit offenbar war.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die [X.] hat dem Beschwerdeführer als Unterlegenem die Kosten des [X.] zu Recht auferlegt Die Voraussetzungen des § 93 ZPO sind vorliegend nicht gegeben.

1. Um § 93 ZPO im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren entsprechend anwenden zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, nämlich a) dass der Gebrauchsmusterinhaber den gegen ihn gemäß §§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nrn. 1 oder 3 [X.] geltend gemachten Löschungsanspruch sofort anerkennt und b) dass er keine Veranlassung zur Einreichung des Löschungsantrags gegeben hat (Bühring, a. a. [X.], § 17, Rn. 60).

1.1. Der Beschwerdeführer hat den Löschungsanspruch dadurch, dass er die Widerspruchsfrist des § 17 Abs. 1 S. 1 [X.] verstreichen ließ, ohne Widerspruch einzulegen, zwar sofort i. S. v. § 93 ZPO anerkannt (vgl. Bühring, [X.], 7. Aufl. 2007, § 17 Rn. 62 m. w. N.; [X.] 8, 47, 50).

1.2. Es fehlt aber an der zweiten Voraussetzung, wonach der Löschungsantragsgegner keine Veranlassung gegeben haben darf, gegen ihn das Löschungsverfahren einzuleiten. Veranlassung gibt ein Verhalten, das vernünftigerweise den Schluss auf die Notwendigkeit eines Löschungsverfahrens rechtfertigt (Bühring a. a. [X.], Rn. 67 m. w. N.). Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Gebrauchsmusterinhaber einer angemessen befristeten und mit Gründen versehenen Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters oder einer wesensgleichen Aufforderung nicht gefolgt ist. Ob das Schreiben vom 4. September 2007 diese Voraussetzungen erfüllt, erscheint schon deshalb zweifelhaft, weil es keine Verzichtsaufforderung enthält, sondern nur die Forderung, der Beschwerdeführer solle gegenüber der Antragstellerin zu 1) erklären, dass er gegen sie aus dem [X.] keine Rechte geltend machen werde. Zum anderen ist der anwaltliche Vertreter, der dieses Schreiben verfasst hat, offensichtlich von einem falschen Schutzgegenstand ausgegangen, nämlich einer Falttechnik. Darauf kommt es aber hier nicht an. Denn von einer vorherigen Löschungsaufforderung kann ohne Kostenrisiko dann abgesehen werden, wenn der Löschungsantragsteller vom Gebrauchsmusterinhaber mit einer Verletzungsklage überzogen worden ist (Bühring a. a. [X.], Rn. 84). Dies ist vorliegend der Fall. [X.] haben im Verfahren vor dem [X.] im Zusammenhang mit der Diskussion des [X.] vorgetragen, dass der Beschwerdeführer sie vor dem [X.] aus dem [X.] auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch genommen habe. Der Beschwerdeführer ist dem nicht entgegen getreten. Er kann sich also nicht darauf berufen, dass er keine Veranlassung gegeben habe, dass gegen ihn ein Löschungsverfahren eingeleitet wird.

2. Da die vorliegende Entscheidung einen Beschluss des [X.] betrifft, der in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergangen ist, ist gemäß § 18 Abs. 2 S. 2 [X.] über die Kosten zu entscheiden, die der Beschwerdeführer als Unterlegener gem. §§ 84 Abs. 2 S. 2 [X.], 91 Abs. 1 ZPO zu tragen hat. Eine andere Entscheidung aus Billigkeitsgründen ist nicht veranlasst.