Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 15.09.2005, Az. I ZB 10/03

[X.] Verkündet am: 15. September 2005 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.] betreffend die Marke Nr. 395 06 940 Nachschlagewerk: ja [X.] : nein [X.]R : ja

[X.] [X.] § 26 Abs. 1 Ein Einzelhandelsunternehmen, das eine Vielzahl von Waren vertreibt, die teils mit eigenen Marken des Unternehmens, teils mit Marken der Hersteller [X.], teils ohne Marke sind, benutzt seine für entsprechende Waren [X.], mit seiner Unternehmensbezeichnung übereinstimmende Marke mit deren Verwendung an Schaufenstern und in Geschäftsräumen seiner Filialen, auf Einkaufstüten, Regal- und Preisaufklebern sowie in der Werbung in [X.] und auf [X.] auch dann nicht rechtserhaltend, wenn der [X.] im Einzelfall ein "R" im Kreis angefügt ist. Ohne einen konkreten Bezug zu der Ware bezieht sich dieser Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des [X.], nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft (Fortführung von [X.], [X.]. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - [X.]). [X.], [X.]. v. 15. September 2005 - [X.]/03 - [X.]
- 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 15. September 2005 durch [X.] Dr. [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, [X.], [X.] und Dr. Bergmann beschlossen: Die Rechtsbeschwerde gegen den [X.]uss des 27. Senats ([X.]) des [X.]s vom 19. November 2002 wird auf Kosten der Widersprechenden zu-rückgewiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festgesetzt. Gründe: [X.] Gegen die für "Strumpfwaren" eingetragene und am 5. Februar 1996 veröffentlichte Wortmarke Nr. 395 06 940 1 "[X.]" hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der am 20. Juni 1990 u.a. für die Waren "Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen" [X.]n Wortmarke [X.] 137 - 3 - "[X.]". 2 Die zuständige Markenstelle des [X.] hat zunächst die Verwechslungsgefahr zwischen den Marken bejaht und die Lö-schung der angegriffenen Marke angeordnet. Auf die Erinnerung der Markenin-haberin ist der Widerspruch zurückgewiesen worden, weil es an einer Ver-wechslungsgefahr fehle. Die Beschwerde der Widersprechenden ist ohne Erfolg geblieben (BPatGE 46, 108). 3 Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Widersprechende ihren Widerspruch weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die [X.] zurückzuweisen. 4 I[X.] Das [X.] hat den Widerspruch für [X.] von § 43 Abs. 2 Satz 2 [X.] unbegründet erachtet, weil die Widersprechende eine rechts-erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß § 26 [X.] nicht glaubhaft gemacht habe. Dazu hat es ausgeführt: 5 Es könne dahingestellt bleiben, ob die Widerspruchsmarke in dem vor der [X.] der angegriffenen Marke liegenden Zeitraum von fünf Jah-ren auf Preisetiketten, die an der [X.] angebracht gewesen seien, rechtserhaltend [X.] von § 26 [X.] verwendet worden sei. Jedenfalls [X.] die Art und Weise, in der die Widerspruchsmarke in dem Fünfjahres-zeitraum vor der Entscheidung über die Beschwerde verwendet worden sei, nicht den Anforderungen an eine rechtserhaltende Benutzung. 6 - 4 - Die Marke müsse so verwendet werden, dass der Verkehr in ihr eine kennzeichenmäßige Benutzung bestimmter Waren und Dienstleistungen sehe, weil Ausgangspunkt für die Beurteilung die Funktion der Marke sei, Waren oder Dienstleistungen einem bestimmten Unternehmen zuzuordnen und sie von den-jenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Um ihre Herkunfts- und [X.] erfüllen zu können, müsse die Marke allerdings nicht [X.] unmittelbar mit der Ware verbunden sein. Die von der Widersprechen-den für Strumpfhosen dargelegte Benutzung der Widerspruchsmarke als sog. [X.] werde der Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion als Haupt-funktion der Marke nicht gerecht. Die Widersprechende habe die mit dem [X.] ihres Discounthandelsunternehmens identische Marke "[X.]" für ihr gesamtes Warensortiment verwendet, ohne dass ein Bezug der Marke zu den einzelnen Waren bestehe. Das gelte nicht nur für die Anbringung der Marke an den Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Einkaufstüten, Regalaufklebern usw., sondern auch in den vorgelegten Werbe-unterlagen sei die Widerspruchsmarke stets nach Art einer Überschrift für einen ständig wechselnden Ausschnitt aus dem Warensortiment der Widersprechen-den eingesetzt worden. Die einzelnen Produkte seien in den Anzeigen zwar dargestellt. Es fehle aber - ebenso wie beispielsweise bei der Anbringung der Marke auf der Titelseite eines Katalogs oder einer Gesamtpreisliste - die unmit-telbare Verbindung der Marke mit einer bestimmten Ware. Der Verkehr sehe in dem Kennzeichen "[X.]", wenn es ihm in den Werbeanzeigen begegne, im Allgemeinen nur einen Hinweis auf das Unternehmen des [X.] selbst, der unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündige, welche Artikel er in seinen Filialen aktuell zu günstigem Preis anbiete. Nach ständiger Rechtsprechung könne die Marke bei einem solchen firmenmäßigen Gebrauch, selbst wenn er - auch - markenmäßig [X.] des § 14 Abs. 2 [X.] sein möge, ihre [X.] in Bezug auf die eingetragene Ware nicht erfüllen. Sie repräsentiere die Waren nicht und sei für diese auf dem Markt nicht tatsächlich 7 - 5 - und ernsthaft präsent, sondern weise allenfalls mittelbar über den Namen der Einkaufsstätte auf die betriebliche Herkunft der Waren hin. Für den Verkehr stelle nur das an der Ware selbst angebrachte Kennzeichen das Unterschei-dungsmittel dar, das ihm die betriebliche Zuordnung ermögliche und nach dem er die Ware benenne, wiederverkaufe und weiterempfehle. Bei den in den Filia-len der Widersprechenden angebotenen Strumpfhosen seien das die auf der Verpackung befindlichen Marken "[X.]", "[X.]" und "[X.]". II[X.] Die zulässige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg. [X.] hat das [X.] festgestellt, dass die Widerspruchsmarke in dem Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über die Beschwerde nicht ge-mäß § 26 [X.] für die eingetragenen Waren benutzt worden ist. Für den Eintritt der Löschungsreife reicht gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] aus, wenn die Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung fünf Jahre nicht benutzt worden ist. Unerheblich ist dabei, ob die [X.] im Zeitpunkt der [X.] der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist und ob deshalb die Einrede mangelnder Benutzung auch nach § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] erhoben werden könnte (vgl. [X.], [X.]. v. 17.5.2001 - I ZR 187/98, [X.], 59, 61 = [X.], 1211 - [X.]; [X.]. v. 24.11.1999 - [X.], [X.], 890 = [X.], 743 - [X.]/[X.]; [X.]. v. 14.5.1998 - [X.], [X.], 938, 940 - [X.]). 8 1. Das [X.] ist rechtlich zutreffend davon ausgegangen, dass die Benutzung eines Kennzeichens, das als Marke für Waren eingetragen ist, nur dann rechtserhaltend wirkt, wenn sie der Hauptfunktion der Marke ent-spricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Waren von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden ([X.], [X.]. v. 11.3.2003 - Rs. [X.]/01, [X.]. 2003, [X.] Tz. 36 = [X.], 9 - 6 - 425 - [X.]/[X.]; [X.], [X.]. v. 21.7.2005 - I ZR 293/02 - [X.], [X.]eilsumdruck S. 8). Dazu ist es nicht erforderlich, dass die Marke unmittelbar an der Ware angebracht oder mit ihr verbunden ist. Der genannten Unterscheidungsfunktion kann vielmehr durch jede übliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke für die Ware, für die sie eingetragen ist, genügt werden ([X.] aaO - [X.], [X.]eilsumdruck S. 9 m.w.N.). Eine rechtserhaltende Benutzung der Marke für die eingetragenen Waren liegt jedoch nicht vor, wenn das Zeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zumindest zugleich auch als Marke für die konkret vertriebene Ware verwendet wird ([X.] aaO - [X.], [X.]eilsumdruck S. 9; [X.], [X.]. v. 10.10.2002 - [X.], [X.], 428, 430 = [X.], 647 - [X.]). Diese Grundsätze gelten unabhängig davon, ob als Inhaber der Marke ein Hersteller- oder ein Handels-unternehmen (sog. Handelsmarke) eingetragen ist. Auch bei für bestimmte Wa-ren eingetragenen sog. Handelsmarken ist nur eine Benutzung für den Gegen-stand der Eintragung, also für die jeweils eingetragenen Waren, rechtserhaltend ([X.] aaO - [X.], [X.]eilsumdruck S. 9). 2. Diese Grundsätze hat das [X.] im Streitfall rechtsfeh-lerfrei angewandt. 10 a) Das [X.] hat angenommen, dass die Verwendung des mit dem Namen des [X.] der Widersprechenden identischen Zeichens "[X.]" für ihr gesamtes Warensortiment durch Anbringung an den Schaufenstern und in den Geschäftsräumen der zahlreichen Filialen, auf Ein-kaufstüten, Regalaufklebern sowie in der Werbung in Zeitungsanzeigen und auf [X.] keinen hinreichenden Bezug zu den einzelnen Waren herstellt, sondern der Verkehr darin lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen selbst sieht, das unter seiner Geschäftsbezeichnung ankündigt, welche Produkte es in seinen Filialen aktuell zu günstigen Preisen anbietet. Diese Beurteilung lässt 11 - 7 - einen Rechtsfehler nicht erkennen. Der Senat hat nach Verkündung der [X.] Entscheidung ausgesprochen, dass die Benutzung eines mit der [X.] übereinstimmenden Kennzeichens, das als Marke für einzelne Waren eingetragen ist, auf und in dem Katalog eines Versandhändlers sowie auf den von ihm verwendeten Versandtaschen nicht rechtserhaltend [X.] von § 26 [X.] ist, weil dadurch kein konkreter Bezug zu den einzelnen, in dem Katalog oder den Versandtaschen enthaltenen unterschiedlichen Produk-ten hergestellt wird ([X.] aaO - [X.], [X.]eilsumdruck S. 10 f.). Vielmehr liegt in einem solchen Fall für den angesprochenen Verkehr die Annahme nahe, das von einem Unternehmen verwendete Kennzeichen stelle allein das Unterneh-menskennzeichen dar, wenn das Unternehmen eine Vielzahl unterschiedlicher Waren anbietet, die zum Teil von bekannten Markenherstellern, zum Teil von unbekannten Herstellern stammen und die als Gemeinsamkeit lediglich den Vertrieb über das betreffende Handelsunternehmen aufweisen ([X.] aaO - [X.], [X.]eilsumdruck S. 11). Für die hier zu beurteilenden Formen der Benutzung der [X.] durch die Widersprechende gilt nichts anderes. Auch die [X.] verwendet das mit ihrer Unternehmensbezeichnung identische Kenn-zeichen "[X.]" gleichfalls für ihr gesamtes, aus einer Vielzahl von Waren bestehendes Sortiment. Die Waren sind teils mit Marken der Hersteller, teils mit Eigenmarken der Widersprechenden versehen, teils werden sie ohne Marke vertrieben. Unter diesen Umständen stellt der Verkehr bei der Verwendung der mit dem Unternehmenskennzeichen identischen Bezeichnung "[X.]" in der vom [X.] festgestellten Art und Weise keinen Bezug zu der Herkunft bestimmter Waren aus einem bestimmten Unternehmen her, sondern sieht darin lediglich eine Verwendung als Unternehmenskennzeichen. Auch dort, wo eine räumliche Nähe zu einzelnen von der Widersprechenden vertrie-benen Produkten hergestellt wird wie etwa bei der Anbringung des Zeichens auf 12 - 8 - Einkaufstüten und Regalaufklebern, liegt es für den Verkehr fern, in der Kenn-zeichnung nicht lediglich einen Hinweis auf das Unternehmen der [X.]n als solches, sondern zugleich einen Hinweis auf die Herkunft einer bestimmten Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft zu sehen. 13 b) Die Rüge der Rechtsbeschwerde, das [X.] hätte prü-fen müssen, ob nicht durch die Verwendung der Widerspruchsmarke in der [X.] und Zeitungswerbung mit einem "R" im Kreis das Verständnis des Verkehrs im Sinne eines [X.] beeinflusst worden sei, vermag ihr nicht zum Erfolg zu verhelfen. Das [X.] hat ausgeführt, dass die Art und Weise der Benutzung der Marke "[X.]" in den Werbeunterlagen allenfalls als Benutzung des Zeichens für die von der Widersprechenden er-brachten Dienstleistungen als Einzelhandelsunternehmen angesehen werden könnte, darin aber nicht eine Benutzung der Warenmarke mit dem erforderli-chen unmittelbaren Bezug zu den einzelnen eingetragenen Waren liege. Diese rechtlich nicht zu beanstandende Erwägung des [X.]s gilt auch und gerade für den Fall, dass durch die Anfügung des "R" im Kreis das [X.] von der Verwendung des Kennzeichens im Sinne eines [X.] beeinflusst worden sein sollte. Ohne einen konkreten Bezug zur Ware bezieht sich dieser Herkunftshinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Händlers, nicht aber auf die Herkunft der Ware zur Unterscheidung von Waren anderer Herkunft. c) Ob die Widersprechende, wie die Rechtsbeschwerde weiter ausführt, hinreichend glaubhaft gemacht hat, dass nicht nur in dem Zeitraum von fünf Jahren vor der [X.] der Eintragung der angegriffenen Marke, [X.] auch in dem [X.] vor der Entscheidung über die [X.] auf Preisetiketten die Marke "[X.]" deutlich sichtbar angebracht war, kann dahingestellt bleiben. Denn die von der Widersprechenden behauptete 14 - 9 - Verwendung auf den Preisetiketten stellte unter den vom [X.] im Übrigen rechtsfehlerfrei festgestellten Umständen gleichfalls keine rechtser-haltende Benutzung für die eingetragenen Waren dar. 15 aa) Die Widersprechende hat vorgetragen, dass Preisetiketten mit der Bezeichnung "[X.] [X.] reduziert" bzw. "[X.] [X.]" immer wieder im Rahmen von [X.] auf den Verpackungen der Waren angebracht würden. Sie hat eine Verpackung der unter ihrer Marke "[X.]" vertriebenen Strumpfhosen vorgelegt, auf der deutlich sichtbar ein Preisetikett mit der [X.]: "[X.] [X.] reduziert [X.]" aufgeklebt ist. Die Verpackung selbst weist lediglich die Marke "[X.]" auf. Ferner hat die Widersprechende entspre-chende Kopien derartiger Verpackungen zu den Akten gereicht. Auf einer weite-ren Kopie ist ein entsprechender Aufkleber auf einer Verpackung der unter der Marke der Widersprechenden "[X.]" vertriebenen Feinstrumpfhosen zu se-hen. Ein weiteres mit der Aufschrift "[X.] [X.] DM 9.98" versehenes Preisetikett befindet sich auf einer Verpackung, die für Damenwäsche mit der Bezeichnung "TOP [X.] BUSTIER-SLIP" bestimmt ist. [X.]) Das [X.] hat es im Rahmen seiner Erwägungen zu dem auf § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] gestützten [X.] offen gelassen, ob die Verwendung des Zeichens "[X.]" auf den Preisetiketten vom Verkehr als ein Hinweis auf die Herkunft der Strumpfhosen zur Unterschei-dung von Strumpfhosen anderer Hersteller verstanden wird. 16 Eine rechtserhaltende Benutzung ist indes auch für diesen Fall zu ver-neinen. Dies kann der Senat anhand der vorgelegten [X.] und des vom [X.] festgestellten sonstigen Tatsachenstoffs selbst beurteilen (vgl. [X.], [X.]. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, [X.], 167, 170 = [X.], 1320 - Bit/Bud). Der Verkehr sieht in der Verwendung der 17 - 10 - erkennbar nachträglich aufgeklebten Preisetiketten mit dem Zeichen "[X.]" lediglich einen Hinweis darauf, dass das unter diesem Zeichen auftretende Un-ternehmen für die so ausgezeichneten Waren einen bestimmten Preis fordert ("[X.]-Preis"). 18 IV. Die Rechtsbeschwerde ist danach auf Kosten der Widersprechenden (§ 90 Abs. 2 Satz 1 [X.]) zurückzuweisen.
[X.] v. Ungern-Sternberg [X.]

[X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 19.11.2002 - 27 W(pat) 4/01 -