Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 10.01.2017, Az. X ZR 17/13

[X.]:[X.]:[X.]:2017:100117UXZR17.13.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X [X.]
Verkündet am:
10.
Januar
2017
Hartmann
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Restitutionsverfahren
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
ja
[X.]R:
ja

Vakuumtransportsystem
Z[X.]O § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, § 544 Abs. 2 Satz 2, § 580 Nr. 6, § 582
a)
Die Revision gegen ein auf [X.]atentverletzung erkennendes Berufungsurteil ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zuzulassen, wenn das [X.]a-tent ganz oder teilweise rechtskräftig für nichtig erklärt wird und dies dem Be-rufungsurteil die Grundlage entzieht. Der [X.] muss

gegebenenfalls innerhalb der Frist zur Wiedereinsetzung in die insoweit versäumte Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde

geltend gemacht werden (Fortführung von [X.], Beschluss vom 6.
April
2004

X
ZR
272/02, [X.]Z
158, 372

Druckmaschinen-Temperierungssystem
I).
b)
Die [X.] kann den Wegfall der [X.] nicht im Wege einer Resti-tutionsklage geltend machen, wenn sie es schuldhaft unterlassen hat, den [X.] zum Gegenstand einer Beschwerde gegen die Nichtzulas-sung der Revision im [X.] zu machen.
[X.], Urteil vom 10. Januar 2017 -
X [X.] -
[X.]

-
2
-
Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 10.
Januar
2017 durch [X.], die Richter [X.], [X.] und Dr.
Deichfuß und die Richterin Dr.
Kober-Dehm
für
Recht erkannt:
Auf die Revision der Restitutionsklägerin wird das Urteil des 2.
Zivilsenats des [X.] vom 17.
Januar 2013 aufgehoben.
Die Sache wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Oberlandesge-richt zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Restitutionsbeklagte war Inhaberin des mit Wirkung für das [X.] erteilten europäischen [X.]atents 333
045 ([X.]), das ein Vakuumtransportsystem für Abwässer betrifft. Das Kla-gepatent wurde am 9.
März 1989 unter Inanspruchnahme einer [X.] [X.]riorität vom 11.
März
1988 angemeldet und ist am 9.
März 2009 durch [X.]ab-lauf erloschen. [X.]atentanspruch
1 des in der Verfahrenssprache Französisch erteilten [X.] lautet in der erteilten Fassung wie folgt:
1
-
3
-
"[X.]rocédé d'évacuation d'eaux usées par aspiration et refoulement à l'aide d'une pompe dans lequel un collecteur tubulaire (42) est relié par un passage d'aspiration (33) à ladite pompe et [X.], ainsi que
des masses d'air consécutives à ces bouchons et provenant de l'atmosphère, et ladite pompe aspire ces bouchons et ces masses d'air consécutives en abaissant la pression d'air dans ledit collec-teur à une pression d'aspiration inférieure à la pression atmosphé-rique, et refoule par un passage de refoulement (34) lesdites [X.] d'aspiration et suffisante pour permettre leur évacuation, caracté-e pompe à anneau liquide ([X.]) qui est en outre munie d'un passage d'alimen-tation en eau (19) pour recevoir un débit minoritaire d'une eau d'alimentation propre à former et/ou entretenir un anneau liquide dans cette pompe."
Das Landgericht verurteilte die Restitutionsklägerin, die während der Laufzeit des [X.] Vakuumpumpen zur Installation in [X.] in Schiffen hergestellt und die Model-le
15
[X.], 25 MBA, 25 [X.] und 65 MBA unter der Bezeichnung "[X.]"
in der [X.] vertrieben hat, am 2.
August
2007 wegen mittelbarer Verletzung des [X.] auf der Grundlage von [X.]atentanspruch
1 in der erteilten Fassung zu Unterlassung, Auskunft, Rech-nungslegung und Schadensersatz. Die hiergegen gerichtete Berufung wies das [X.] durch Urteil vom 13.
November
2008 mit der [X.], dass der Ausspruch zur Rechnungslegung in Bezug auf die Angaben zum erzielten Gewinn geringfügig abgeändert wurde. Die Revision ließ es nicht zu. Hiergegen legte die Restitutionsklägerin Nichtzulassungsbeschwerde ein. Der [X.] setzte das Beschwerdeverfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über eine von der Restitutionsklägerin erhobene Klage auf Nich-tigerklärung des [X.] aus. Durch Urteil des [X.] vom 5.
Mai
2011 (10
Ni
21/10 ([X.]), juris) wurde das [X.] teilweise für nichtig erklärt. [X.]atentanspruch
1 erhielt danach folgende Fassung:
2
-
4
-
"Verfahren zum Abtransport von Abwässern durch Saugen und Fördern mit Hilfe einer [X.]umpe, bei dem an einem rohrförmigen Kollektor (42) mindestens eine [X.] (43) mit einer Was-serspülung und einem dichten Vakuumentleerungsventil ange-schlossen ist, und bei dem der rohrförmige Kollektor (42) über ei-nen [X.] (33) mit der [X.]umpe verbunden ist und die Abwässer in Form von aufeinanderfolgenden [X.]fropfen sowie auf diese [X.]fropfen folgende Luftmassen empfängt, die von der Atmo-sphäre stammen, bei dem zwischen dem rohrförmigen Kollektor (42) und der [X.]umpe ein Rückschlagventil (55) und vor dem Ventil eine das Vakuum im Kollektor messende Vakuumsonde (56) [X.] werden, die über ein Relais (57) die [X.]umpe bei einem hohen Druckschwellwert in Gang setzen und bei einem niedrigen Druckschwellwert anhalten kann, und bei dem die [X.]umpe diese [X.]fropfen und diese nachfolgenden Luftmassen ansaugt, indem sie den Luftdruck im Kollektor (42) auf einen Saugdruck unterhalb des Atmosphärendrucks senkt und die Abwässer durch einen [X.] (34) unter einem Auslassdruck abgibt, der höher ist als der Ansaugdruck und ausreicht, um den Abtransport zu erlauben, wobei als [X.]umpe eine Flüssigkeitsringpumpe ([X.]) verwendet wird, die außerdem mit einem Wasserversorgungsdurchlass (19) ver-sehen ist, um einen geringen Durchsatz an Versorgungswasser zu erhalten, das
einen Flüssigkeitsring in dieser [X.]umpe bildet und/oder aufrechterhält."
Die hiergegen gerichtete Berufung der Restitutionsklägerin verwarf der [X.] mit Beschluss vom 20.
Dezember
2011 (X
ZR
116/11) als unzulässig, weil die Restitutionsklägerin die Frist zur Begründung der Berufung versäumt hatte. Mit Beschluss vom 17.
April
2012 (X
ZR
139/08) lehnte der [X.] eine weitere Aussetzung des Beschwerdeverfahrens gegen die Nichtzulassung der Revision ab, die die Restitutionsklägerin im
Hinblick auf eine in der Zwischenzeit von ihrem [X.]atentanwalt erhobene erneute [X.]atentnich-tigkeitsklage beantragt hatte, und wies die Nichtzulassungsbeschwerde zurück. Die vom [X.]atentanwalt der Restitutionsklägerin erhobene zweite [X.]atentnichtig-keitsklage wies das [X.]atentgericht ab; die Berufung des [X.] blieb erfolglos ([X.], Urteil vom 24.
Mai
2016

X
ZR
28/14, juris).
3
-
5
-
Mit ihrer am 18.
Mai
2012 beim Berufungsgericht eingegangenen Resti-tutionsklage hat die Restitutionsklägerin geltend gemacht, die angegriffene Aus-führungsform stelle nach der teilweisen Nichtigerklärung von [X.]atentanspruch
1 keine mittelbare Verletzung des [X.] mehr dar, weil sie keine Flüssig-keitsringpumpe aufweise, die eine das Vakuum im Kollektor messende Vaku-umsonde enthalte. Das
im [X.] ergangene Berufungsurteil sei daher aufzuheben und die Verletzungsklage abzuweisen. Das Berufungsgericht hat die Restitutionsklage abgewiesen. Mit der vom [X.] zugelassenen [X.] erstrebt die Restitutionsklägerin weiterhin die Aufhebung des rechtskräftigen [X.]s und die vollständige Abweisung der Klage. Die [X.] tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Revision hat Erfolg.
Sie führt zur Aufhebung des angefoch-tenen Urteils
und Zurückverweisung der Sache an das [X.].
I.
Das [X.] hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt begründet:
Die Voraussetzungen des §
582 Z[X.]O lägen nicht vor. Die Restitutions-klägerin
sei nicht ohne ihr Verschulden außerstande gewesen, den [X.] in einem früheren Verfahren geltend zu machen.
[X.] sei die teilweise Nichtigerklärung des [X.] durch das Urteil des [X.] vom 5.
Mai
2011. Die teilweise Nich-tigerklärung stelle
gleichzeitig einen Revisionszulassungsgrund dar, den die Restitutionsklägerin
bereits im Verfahren über die Beschwerde gegen die Nicht-4
5
6
7
8
-
6
-
zulassung der Revision im [X.]atentverletzungsverfahren im Wege eines Antrags auf Wiedereinsetzung in die Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbe-schwerde hätte geltend machen können und müssen. Nach der Rechtspre-chung des [X.] liege ein Revisionszulassungsgrund vor, wenn entweder das [X.] ganz
für nichtig erklärt worden sei
oder der Bundes-gerichtshof seiner Entscheidung im [X.] eine Ausle-gung des [X.]atents zu Grunde gelegt habe, die in einem für den [X.]atentverlet-zungsprozess entscheidungserheblichen [X.]unkt von derjenigen abweiche, die das [X.] seinem mit der Nichtzulassungsbeschwerde angefoch-tenen Urteil zugrunde gelegt habe. Für die dem Streitfall zugrunde liegende Konstellation, bei der die Restitutionsklägerin
auf der Grundlage der erteilten Fassung wegen [X.]atentverletzung verurteilt und das [X.] danach in ei-nem [X.] teilweise für nichtig erklärt worden sei, könne nichts anderes gelten. Denn auch in diesem Fall könne es zu widerstreitenden Ent-scheidungen im Verletzungs-
und [X.] kommen, die es im [X.] Interesse zu vermeiden
gelte. Die Restitutionsklägerin
hätte daher im Streitfall die teilweise Nichtigerklärung des [X.] als [X.] im Rahmen des Beschwerdeverfahrens über die Nichtzulassung der Revision geltend machen müssen. Zwar sei die teilweise Nichtigerklärung des [X.] erst am 20.
Dezember
2011 rechtskräftig geworden, nach-dem der [X.] die Berufung gegen das Urteil des Bundespatent-gerichts vom 5.
Mai
2011 als unzulässig verworfen habe, während die Frist für die Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde bereits am 21.
September 2009 abgelaufen sei. Indessen habe der [X.] für den Revisions-zulassungsgrund der abweichenden Auslegung bereits entschieden, dass die-ser dann, wenn er sich erst nach Ablauf der Frist zur Begründung der im Verlet-zungsverfahren eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde ergebe, mittels eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand geltend gemacht werden -
7
-
müsse ([X.], Hinweisbeschluss vom 29.
Juni 2010

X
ZR
193/03, [X.]Z
186, 90

[X.]
III). Die Restitutionsklägerin
habe in der [X.] zwischen der Verwerfung der [X.] am 20.
Dezember
2011 und der Zurück-weisung der Nichtzulassungsbeschwerde am 17.
April 2012 hinreichend Gele-genheit gehabt, die angebliche Nichtbenutzung der im Zuge der teilweisen Nichtigerklärung in den [X.]atenanspruch 1 zusätzlich aufgenommenen Merkmale mittels eines Antrags auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur [X.] der Nichtzulassungsbeschwerde in das Verfahren einzuführen. §
234 Abs.
3 Z[X.]O hätte im Streitfall einer Wiedereinsetzung nicht entgegengestan-den, da die Überschreitung der Jahresfrist nicht in der Sphäre der Restitutions-klägerin gelegen hätte. Die Restitutionsklägerin
habe es auch schuldhaft unter-lassen, die Änderung der [X.]atentansprüche in das Beschwerdeverfahren einzu-führen. Sie habe als Klägerin des [X.]s sofortige Kenntnis vom [X.] der teilweisen Nichtigkeit gehabt. Ebenso seien ihr die tech-nischen Merkmale der angegriffenen Ausführungsform geläufig gewesen, so dass sie habe erkennen können, ob diese vom [X.] in der nunmehr maßgeblichen Fassung

wie mit der Restitutionsklage behauptet -
keinen Ge-brauch mehr mache. Die Entscheidung "[X.]"
sei ab September 2010 in mehreren Fachzeitschriften publiziert worden und habe daher den an-waltlichen Vertretern der Restitutionsklägerin
bekannt sein müssen. Die [X.], der die Fahrlässigkeit ihrer anwaltlichen Vertreter zuzurechnen sei, hätte erkennen müssen, dass sie nach dieser Entscheidung auch die teil-weise Nichtigerklärung des [X.] bereits im [X.] hätte einwenden müssen. Sie hätte

jedenfalls vorsorglich

[X.] in die Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde [X.] und sich ergänzend darauf berufen müssen, dass die angegriffene Ausführungsform von den zusätzlichen (einschränkenden) Merkmalen des [X.] keinen Gebrauch mache.
Die Restitutionsklägerin
habe nicht darauf -
8
-
vertrauen dürfen, dass der [X.] aufgrund der rechtskräftigen
teil-weisen Nichtigerklärung des [X.] von Amts wegen die Revision zulas-sen
und die Sache an das Berufungsgericht zurückverweisen werde. Aufgrund des Beschlusses des [X.] vom 10.
November
2009 (X
ZR
11/06,
GRUR
2010, 272

[X.]roduktionsrückstandsentsorgung) habe der Restitutionsklägerin
bekannt sein müssen, dass eine Nichtzulassungsbe-schwerde nicht schon deshalb zum Erfolg führe, weil das [X.] nach [X.] des Urteils im [X.] teilweise für
nichtig erklärt worden sei. Vielmehr habe der Restitutionsklägerin
angesichts dieser Rechtsprechung [X.] sein müssen, dass es entscheidend darauf ankomme, ob die Teilvernich-tung die angegriffene Ausführungsform aus dem Schutzbereich des [X.] herausführe.
II.
Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung zwar im Ausgangspunkt, nicht aber im Ergebnis stand. Das [X.] hat zu Recht entschieden, dass eine wegen [X.]atentverletzung verurteilte [X.] den sich aus der teilweisen Nichtigerklärung des [X.] ergebenden Wegfall der Grundlage des rechtskräftigen Berufungsurteils im Verletzungsprozess nicht im Wege einer Restitutionsklage geltend machen kann, wenn sie es schuldhaft unterlassen hat, diesen zum Gegenstand einer zum [X.]punkt der teilweisen Nichtigerklärung des [X.] bereits anhängigen Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zu machen. Im Streitfall ist die Restitutionsklage allerdings nicht ausgeschlossen, weil die Restitutionsklägerin ohne ihr [X.] außerstande war, den [X.] bereits im Nichtzulassungs-beschwerdeverfahren geltend zu machen.
1.
Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die Restitutionsklage bei Klagen aus einem [X.]atent, an dessen Bestand das [X.] gebunden ist, in entsprechender Anwendung des 9
10
-
9
-
§
580 Nr.
6 Z[X.]O darauf gestützt werden kann, dass die [X.] auf-grund des Widerrufs des [X.] im Einspruchsverfahren oder der Nichtigerklärung
im [X.] entfallen ist, und dies auch dann gilt, wenn der Gegenstand des [X.]atents im Beschränkungs-, Einspruchs-
oder Nich-tigkeitsverfahren bestandskräftig derart eingeschränkt worden ist, dass das [X.] im Umfang eines [X.]atentanspruchs, dessen Benutzung durch die als patentverletzend angesehene Ausführungsform vom Verletzungsgericht festgestellt worden ist, vollständig oder durch die Aufnahme zusätzlicher Merk-male, deren Benutzung nicht festgestellt ist, in Wegfall geraten ist ([X.], Urteil vom 29.
Juli 2010

Xa
ZR 118/09, [X.]Z 187, 1 Rn.
12

Bordako; Urteil vom 17.
April
2012

X
ZR
55/09, GRUR
2012, 753 Rn.
13

Tintenpatrone
III).
2.
Die Restitutionsklage ist jedoch grundsätzlich ausgeschlossen, wenn der Restitutionskläger es unterlassen hat, den [X.] in einem zum [X.]punkt des vollständigen oder teilweisen Wegfalls des [X.]atents anhängigen Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision geltend zu machen.
a)
Nach §
582 Z[X.]O ist die Restitutionsklage nur dann zulässig, wenn die [X.]

ohne ihr Verschulden

außerstande war, den [X.] in einem früheren Verfahren, insbesondere durch Einlegung entsprechender Rechtsmittel, geltend zu machen. Die Restitutionsklage ist danach ausge-schlossen, wenn der Restitutionskläger vor Ablauf der Frist für die Einlegung des jeweils statthaften Rechtsmittels oder für einen Antrag auf Wiedereinset-zung in eine etwa bereits abgelaufene Rechtsmittelfrist positive Kenntnis von dem [X.] bzw. von den einen [X.] begründenden Tatsachen Kenntnis erhalten hat und das Vorbringen Aussicht auf Erfolg gehabt hätte ([X.]/[X.], Z[X.]O, 31.
Aufl., §
582 Rn.
4). Denn dann bestand die Mög-lichkeit, den [X.] in dem früheren Verfahren geltend zu machen.
11
12
-
10
-
b)
Der Widerruf oder die Nichtigerklärung des [X.] muss im Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in einem auf Verletzung dieses [X.]atents erkennenden Urteil als [X.] geltend gemacht werden, will der Beschwerdeführer nicht des entsprechenden Restitu-tionsgrundes verlustig gehen.
aa)
Dem Restitutionskläger gereicht es allerdings grundsätzlich nicht zum Nachteil, wenn er den [X.] begründende neue Tatsachen nicht in das Revisionsverfahren einführt.
Nach der Rechtsprechung des [X.] ist neues tatsächli-ches Vorbringen zu [X.] in der Revisionsinstanz trotz §
559 Abs.
1 Satz
1 Z[X.]O zwar unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, weil zum einen aus Gründen der [X.]rozessökonomie Wiederaufnahmegründe

soweit möglich

in einem noch anhängigen Rechtsstreit geprüft
werden sollen, anstatt die [X.] auf ein nach rechtskräftigem Abschluss des anhängigen Rechtsstreits einzuleitendes Wiederaufnahmeverfahren zu verweisen, und sich zum anderen für die Einheitlichkeit und das Ansehen der Rechtsprechung in hohem Maße abträgliche Folgen ergäben, wenn in der Revisionsinstanz ein ohne Berücksich-tigung des neuen Vorbringens ergehendes Urteil sich mit dem Inhalt eines rechtskräftigen Erkenntnisses eines anderen Gerichts in Widerspruch setzen oder doch diese Erkenntnis unbeachtet lassen würde ([X.], Urteil vom 23.
November
2006

IX
ZR
141/04, NJW-RR
2007, 767 Rn.
14; Urteil vom 6.
März
1952

IV
ZR
80/51, [X.]Z
5, 240, 247; Urteil vom 9.
Juli
1951

IV
ZR
3/50,
[X.]Z
3, 65, 67). Es stellt aber grundsätzlich kein

eine spätere Restitutionsklage ausschließendes

Versäumnis dar, wenn eine [X.] es un-terlässt, ihr erst in der Revisionsinstanz bekannt gewordene neue Tatsachen, die noch nicht Gegenstand des Berufungsurteils sein konnten, im [X.] vorzubringen ([X.], Urteil vom 27.
Oktober
1976

IV
ZR
147/75, 13
14
15
-
11
-
NJW
1977, 498, 499), da sie regelmäßig nicht wissen kann, ob diese Tatsachen unstreitig gestellt und im Revisionsverfahren berücksichtigt werden. Erst recht ist sie nicht gehalten, nur im Hinblick auf solche lediglich möglicherweise zu berücksichtigenden Tatsachen Revision oder Beschwerde gegen die Nichtzu-lassung der Revision einzulegen.
bb)
Ist jedoch im [X.]atentverletzungsverfahren eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision anhängig oder die Frist zu ihrer Einlegung noch nicht abgelaufen, ist die durch das [X.] beschwerte [X.] gehalten, die Nichtigerklärung des [X.]atents mit der Beschwerde geltend zu ma-chen.
(1)
Eine Änderung der [X.]atentlage ist

anders als erst in der [X.] entstandene und bekannt gewordene, einen [X.] begrün-dende Tatsachen

im [X.] wie eine zwischenzeitliche Änderung der Rechtslage von Amts wegen zu berücksichtigen ([X.], Hinweisbeschluss vom 29.
Juni
2010

X
ZR
193/03, [X.]Z
186, 90 Rn.
6

[X.]
III). Sie füllt nach der Rechtsprechung des [X.]s sogar den Revisionszulassungs-grund des § 543 Abs.
2 Satz
1 Nr.
2 Z[X.]O aus. So ist, wenn [X.]atentnichtigkeits-verfahren und [X.]atentverletzungsrechtsstreit parallel geführt werden, in [X.] auf eine zulässig eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision zuzulassen, wenn das [X.] ganz oder teilweise für nichtig erklärt [X.] ist und diese Entscheidung Auswirkung auf diejenige im Verletzungsrechts-streit hat ([X.], Beschluss vom 6.
April
2004

X
ZR
272/02, [X.]Z
158, 372, 376

Druckmaschinen-Temperierungssystem
I).
Anders als bei der Einführung neuer Tatsachen im [X.] gibt es mithin für die hierdurch begünstigte [X.] keinen Grund, eine Änderung im Rechtsbestand des [X.]atents, die sogar für die Zulassung der Revision ins 16
17
18
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-
Feld geführt werden kann, nicht in das Revisionsverfahren einzuführen. [X.] ist sie in Anbetracht der Subsidiarität der Restitutionsklage gehalten, eine nach Erlass des Berufungsurteils eingetretene und ihr bekannt gewordene teil-weise oder vollständige Nichtigerklärung des [X.] in einem anhängi-gen Revisionsverfahren geltend zu machen, um so eine Überprüfung zu errei-chen, ob die Beurteilung der Verletzungsfrage im Urteil des Berufungsgerichts auch in Ansehung der Entscheidung im [X.] Bestand hat. [X.] deswegen wird ein Revisionsverfahren
oder ein Beschwerdeverfahren ge-gen die Nichtzulassung der Revision auch in der Regel bis zum Abschluss ei-nes anhängigen [X.]atentnichtigkeitsverfahrens ausgesetzt, wenn der [X.] hierauf anträgt.
(2)
Für das Verfahren der Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision folgt hieraus, dass die durch eine vollständige oder teilweise Nichtig-erklärung des [X.]atents begünstigte [X.] diese Nichtigerklärung auch als [X.] geltend machen muss.
Denn die Revision darf nicht von Amts wegen, sondern nur dann [X.] werden, wenn ein [X.] geltend gemacht wird und tatsäch-lich vorliegt oder jedenfalls bei Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde vor-gelegen hat ([X.], Beschluss vom 23.
Juli
2002

VI
ZR
91/02, NJW 2002, 3334). Dass jedenfalls die vollständige Nichtigerklärung im Revisionsverfahren von Amts wegen zu berücksichtigen ist, vermag deshalb nichts daran zu [X.], dass sie

jedenfalls soweit kein weiterer [X.] durchgreift

mit der Nichtzulassungsbeschwerde geltend gemacht werden muss, um das Revisionsverfahren überhaupt zu eröffnen.
Ist das [X.] nur teilweise für nichtig erklärt worden, kommt hinzu, dass dies anders als beim vollständigen Wegfall des [X.]atents nicht zwingend zu 19
20
21
-
13
-
einer Aufhebung der der Verletzungsklage stattgebenden Entscheidung führt, sondern nur dann, wenn die Änderung der [X.] für den [X.] entscheidungserheblich ist, weil die angegriffene Ausführungsform vom geänderten Schutzrecht keinen Gebrauch mehr macht ([X.], Beschluss vom 10.
November
2009

X
ZR
11/06, [X.], 272 Rn.
1

[X.]roduktions-rückstandsentsorgung). Dementsprechend muss die wegen [X.]atentverletzung verurteilte [X.] darlegen, dass ein [X.] entstanden sei, weil die Feststellungen des Berufungsgerichts die Annahme nicht trügen, die angegrif-fene Ausführungsform verletzte das [X.] auch in der Fassung des durch zusätzliche Merkmale beschränkten Anspruchs. Neuen Tatsachenvortrags [X.] es hierzu nicht; er kann nur im Revisionsverfahren insoweit ausnahmswei-se Bedeutung erlangen, als der Kläger
Behauptungen zur Verwirklichung der zusätzlichen Merkmale aufstellt, die vom Beklagten unstreitig gestellt werden.
cc)
Ist bei Nichtigerklärung des [X.]atents eine Nichtzulassungsbeschwer-de anhängig und die Frist zu ihrer Begründung bereits abgelaufen, ist der [X.] gehalten, den [X.] nachträglich geltend zu ma-chen und auf Wiedereinsetzung in die (insoweit) versäumte Begründungsfrist anzutragen
(vgl. [X.]/[X.]/[X.], [X.]rozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 1.
Aufl., §
544 Z[X.]O Rn.
51, wo noch offen gelassen wird, ob den Beschwerdeführer eine entsprechende Obliegenheit trifft; vgl. auch [X.]/[X.]/[X.], [X.]rozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz, 1.
Aufl., §
582 Z[X.]O Rn.
5, der für den Fall der teilweisen Nichtigerklärung des [X.]
die Geltendmachung mittels eines Wiedereinsetzungsantrags für geboten hält).
Dies hat der [X.] bereits für den in Bezug auf die verfah-rensmäßige Situation vergleichbaren Fall entschieden, dass er seiner Entschei-dung im [X.] eine Auslegung des [X.]atents zugrunde gelegt hat, die in einem für den [X.]atentverletzungsprozess entscheidungserheb-lichen [X.]unkt von derjenigen abweicht, die das [X.] seinem mit 22
-
14
-
der Nichtzulassungsbeschwerde angefochtenen Urteil zugrunde gelegt hatte ([X.]Z
186, 90 Rn.
16

[X.]
III).
(1)
Die

außerhalb des [X.]atentverletzungsverfahrens grundsätzlich nicht eröffnete

Möglichkeit, einen sich aus der Änderung der [X.]atentlage oder einer vom Berufungsurteil abweichenden Auslegung des [X.] durch den [X.] im [X.]atentnichtigkeitsverfahren nach Ablauf der Frist zur [X.] ergebenden Revisionszulassungs-grund mittels eines Wiedereinsetzungsantrags geltend machen zu können, soll dem Interesse des wegen [X.]atentverletzung Beklagten Rechnung tragen, sich ungeachtet der verfahrensrechtlichen Trennung des Angriffs gegen das [X.] umfassend gegen die Inanspruchnahme aus diesem [X.]atent verteidigen zu können. Dem dient auch, wie bereits erörtert, die Möglichkeit der Aussetzung des [X.]s, die dem Beklagten die Möglichkeit erhält, einen solchen Wiedereinsetzungsantrag stellen zu können, bevor über die Nichtzulassungsbeschwerde entschieden wird. Der [X.] setzt, sofern die übrigen in der Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen vorliegen, das [X.] sogar dann aus, wenn außer dem Aussetzungsantrag und dem [X.], der aus dem Ausgang des [X.]atentnichtigkeitsverfahrens erwachsen soll, kein weite-rer [X.] geltend gemacht wird.
Stellt der [X.] hingegen keinen Aussetzungsantrag, gibt er damit zu erkennen, dass er nicht damit rechnet, dass sich aus dem anhängi-gen [X.]atentnichtigkeitsverfahren ein Grund zur Zulassung der Revision ergeben wird. In diesem Fall kann über die Nichtzulassungsbeschwerde ohne Rücksicht auf den möglichen Ausgang des [X.]s entschieden werden.
23
24
-
15
-
(2)
Mit Sinn und Zweck dieser spezifischen Verzahnung zwischen [X.]a-tentverletzungs-
und -nichtigkeitsverfahren und der Subsidiarität der [X.] wäre es
nicht vereinbar, wenn es im Belieben des Beschwerdeführers stünde, einem erfolgreich gestellten Aussetzungsantrag zum Trotz und unge-achtet einer teilweisen Nichtigerklärung, die Auswirkungen auf den Bestand des [X.]s hat, den Antrag auf Wiedereinsetzung in die

insoweit

[X.] Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde nicht zu stellen und den nachträglich erwachsenen Revisionszulassungsgrund nicht geltend zu machen.
3.
Im Streitfall ist die Restitutionsklage

anders als das Berufungsge-richt angenommen hat

nach §
582 Z[X.]O zulässig, weil die Restitutionsklägerin ohne ihr Verschulden außer Stande war, den [X.] im Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde geltend zu machen.
Zwar hatte die Restitutionsklägerin als Klägerin des Nichtigkeitsverfah-rens Kenntnis vom Wegfall der Grundlage für ihre Verurteilung im [X.]atentverlet-zungsrechtsstreit und wäre daher auch in dem zum [X.]punkt der teilweisen Nichtigerklärung des [X.] noch anhängigen Verfahren über die Be-schwerde gegen die Nichtzulassung der Revision im Verletzungsrechtsstreit zu der erforderlichen Darlegung in der Lage gewesen, dass sich aus den [X.] die Verletzung des [X.] unter Berück-sichtigung der rechtskräftig beschränkten Fassung des [X.]atentanspruchs nicht ergebe. Ihr kann aber im Streitfall nicht zur Last gelegt werden, dass sie es [X.] hat, den ihr bekannten [X.] bereits in dem Nichtzulas-sungsbeschwerdeverfahren geltend zu machen.
a)
Eine [X.] ist auch dann ohne ihr Verschulden außerstande, den [X.] in einem früheren Verfahren geltend zu machen, wenn ihr 25
26
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28
-
16
-
diese Geltendmachung zwar tatsächlich möglich gewesen wäre, sie aber an-nehmen durfte, hierzu rechtlich nicht in der Lage oder
jedenfalls nicht gehalten zu sein.
b)
So verhält es sich mit der Geltendmachung des Wegfalls der [X.] eines [X.]atentverletzungsurteils durch die vollständige oder teilweise Nichtigerklärung
des [X.].
aa)
Zu dem [X.]punkt Anfang 2012, zu dem die Restitutionsklägerin die Zulassung der Revision im Hinblick auf die teilweise Nichtigerklärung des Streitpatents hätte beantragen müssen, durfte sie nicht nur davon ausgehen, dass die Änderung im Rechtsbestand des [X.] im Verfahren über die
Revision, deren Zulassung sie beantragt hatte, von Amts wegen berücksichtigt werden würde. Sie hatte auch keinen für ein Verschulden ausreichenden [X.] zu der Annahme, die Änderung im Rechtsbestand des [X.] sei im [X.] nicht
von Amts wegen zu berücksichti-gen.
(1)
Ein [X.] im Sinne des § 543 Abs. 2 Satz 1 Z[X.]O kann grundsätzlich nicht nachträglich entstehen. Vielmehr muss er bei Einlegung der Beschwerde gegen die Nichtzulassung vorliegen; nur dann kann er, wie erfor-derlich, in der Beschwerdebegründung dargelegt werden (vgl. [X.], Beschluss vom 23.
Juli
2002

VI
ZR
91/02, NJW 2002, 3334).
(2)
Im Beschluss des [X.]s vom 6.
April
2004 (X
ZR
272/02, [X.]Z
158, 372

Druckmaschinen-Temperierungssystem
I) ist
aufgrund der Besonderheiten der gesetzlichen Aufspaltung des [X.]atentstreits im [X.] Verfahrensrecht auf [X.]atentverletzungs-
und [X.]atentnichtigkeitsstreit und im [X.] auf die zur Wahrung einer effektiven Verteidigung des [X.] mit dem ([X.] gegen das [X.] (vgl. dazu auch [X.], Be-29
30
31
32
-
17
-
schluss vom 16.
September
2014

X
ZR
61/13, [X.]Z
202, 288 Rn.
7

Kurz-nachrichten) gebotene Verschränkung beider Verfahren die Zulassung der [X.] bei nachträglicher Nichtigerklärung des [X.] für statthaft erachtet worden. Der [X.] hat die Zulassung der Revision in diesen Fällen jedoch nicht ausdrücklich mit einem [X.] in Beziehung gesetzt und [X.] nicht die Frage erörtert, ob und in welcher Weise ein etwa nachgewachsener [X.] nach Ablauf der Frist zur Begründung der Nichtzulassungs-beschwerde noch geltend gemacht werden kann. In den [X.] ist lediglich ausgeführt, dass in Fällen, in denen [X.]atentnichtigkeitsverfahren und [X.]atentverletzungsrechtsstreit parallel geführt werden, in letzterem auf zulässige
Nichtzulassungsbeschwerde hin die Revision zuzulassen ist, wenn das den [X.]rozessen zu Grunde liegende [X.]atent ganz oder teilweise für nichtig erklärt worden ist und diese Entscheidung Auswirkung auf diejenige im Verletzungs-rechtstreit haben kann ([X.]Z
158, 372, 376

Druckmaschinen-Temperie-rungssystem
I). Diese Ausführungen lassen nicht erkennen, dass die vollstän-dige oder teilweise Nichtigerklärung des [X.] als [X.] geltend zu machen ist und der Beschwerdeführer gegebenenfalls in die versäumte Begründungsfrist [X.] ist, sondern besagen [X.] nur, dass bei einer vollständigen oder teilweisen Nichtigerklärung des [X.] auf eine

aus anderen Gründen

zulässig erhobene Nichtzulas-sungsbeschwerde hin die Revision zugelassen wird.
(3)
Erstmals in der Entscheidung "[X.]"
([X.]Z
186, 90

[X.]
III) hat der [X.] die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde für den Fall entwickelt, dass der Beschwerdeführer eine von einer

nachträglich ergange-nen

höchstrichterlichen Entscheidung abweichende Auslegung des [X.] durch das Berufungsgericht geltend machen will. Er hat hierin

wiederum mit Blick auf die bei der [X.] nicht berücksichtigten [X.]
-
18
-
arten des [X.]atentstreitverfahrens

eine besondere Ausprägung des [X.] einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Z[X.]O) gesehen ([X.]Z
186, 90 Rn.
14
f.

[X.]
III).
(4)
Die Entscheidungen "Druckmaschinen-Temperierungssystem
I"
und "[X.]"
waren zu dem in Rede stehenden [X.]punkt weder in der Rechtsprechung des [X.]s noch

soweit ersichtlich

in
der Literatur zueinan-der in Beziehung gesetzt worden. Insbesondere war aus dem Mitte 2010 er-gangenen Beschluss "[X.]"
nicht der Schluss gezogen worden, die durch "Druckmaschinen-Temperierungssystem
I"
eröffnete Zulassung der Revision bei Nichtigerklärung des [X.] sei nach jenem Beschluss

innerhalb der Frist für eine Wiedereinsetzung in die insoweit versäumte Be-gründungsfrist

durch die nachträgliche Geltendmachung des Zulassungsgrun-des der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geltend zu machen. [X.] ändert auch die Entscheidung "[X.]roduktionsrückstandsentsorgung"
([X.], [X.], 272)
nichts, die sich zur Frage des [X.]es und einer etwaigen Wiedereinsetzung ebenso wenig verhält wie der Beschluss "Druck-maschinen-Temperierungssystem
I".
bb)
Vor diesem Hintergrund kann nicht angenommen werden, dass die Restitutionsklägerin es schuldhaft unterlassen hat, den [X.] in dem zum [X.]punkt seiner Entstehung noch anhängigen Beschwerdeverfahren gegen die Nichtzulassung der Revision in dem im [X.] ergan-genen Berufungsurteil geltend zu machen.
III.
Soweit die Restitutionsklage in der Revisionsbegründung auch da-rauf gestützt
wird, dass die Auslegung des [X.] in dem rechtskräftigen Berufungsurteil von dem Urteil des [X.] vom 24.
Mai 2016 ab-weiche, und ferner beantragt, den Beschluss des [X.] vom 34
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36
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19
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17.
April
2012 aufzuheben, durch den die Beschwerde gegen die Nichtzulas-sung der Revision in jenem Urteil zurückgewiesen worden ist, ist dieses Begeh-ren nicht statthaft. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist, wie das Oberlandesge-richt zutreffend ausgeführt hat, nur gegen das rechtskräftige Berufungsurteil im Verletzungsprozess statthaft, das die letzte Sachentscheidung enthält. Die Gel-tendmachung eines weiteren [X.]es stellt eine Klageänderung dar, die im Revisionsverfahren nicht zulässig ist. Im Übrigen liegt ein [X.] insoweit auch nicht vor, da eventuelle Abweichungen bei der Ausle-gung des [X.]
den Bestand des rechtskräftigen Berufungsurteils im Verletzungsprozess nicht in Frage stellen würden.
-
20
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IV.
Da es weiterer Feststellungen insoweit nicht bedarf, ist der [X.] hinsichtlich der Restitutionsklage zur Endentscheidung reif, die sich als zulässig und begründet erweist. Zur erneuten Verhandlung über die Berufung gegen das Urteil des [X.] vom 2.
August 2007 unter Be-rücksichtigung der geltenden beschränkten Fassung des [X.] ist der Rechtsstreit an das [X.] zurückzuverweisen.
Meier-Beck
[X.]
[X.]

Deichfuß
Kober-Dehm
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 17.01.2013 -
I-2 [X.] und [X.]/07 -

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