Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.04.2013, Az. I ZB 71/12

BUNDESGERICHTSHOF
BESCHLUSS
I
ZB
71/12
vom
18.
April 2013
in der
Rechtsbeschwerdesache
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.] werden Fakten
[X.] § 8 Abs. 2 Nr. 1, § 37 Abs. 1, § 41 Satz 1, § 50 Abs. 1
Für die im Eintragungsverfahren (§
37 Abs.
1, §
41 Satz
1 [X.]) und im [X.] (§
50 Abs.
1 [X.]) vorzunehmende Prüfung, ob ei-nem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen jegliche Un-terscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach
§
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] ausgeschlossen oder entgegen §
8 Abs.
2 Nr.
1 Mar-kenG eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen (Aufgabe von [X.], Beschluss vom 15.
Januar 2009 -
I [X.], [X.], 411 = [X.], 439 -
STREET-BALL; Beschluss vom 9.
Juli 2009 -
I [X.], [X.], 138 = [X.], 260
Rocher-Kugel; Anschluss an [X.], Beschluss vom 23.
April 2010

332/09, [X.] 2010, 439
[X.]/[X.] [FLUGBÖRSE]).
[X.], Beschluss vom 18. April 2013 -
I [X.] -
[X.]
-
2
-
Der [X.]
Zivilsenat des [X.] hat am 18.
April 2013
durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff und Dr.
Koch

beschlossen:
Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Beschluss des 30.
Senats ([X.]) des [X.] vom 29.
Oktober 2012 aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen.
Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000

festgesetzt.
Gründe:
[X.] Die Anmelderin hat am 25.
September 2007 beim Deutschen Patent-
und Markenamt die Eintragung der Wortfolge

[X.] werden Fakten
als Marke für folgende Waren
und Dienstleistungen beantragt:
Computersoftware (gespeichert), insbesondere für das Vertragsmanagement; Unternehmensberatung (Beratung bei Einführung, Konfiguration, Betrieb); EDV-Beratung (Beratung bei technischen Problemen rund um Einführung und Be-trieb); Programmierung von Software für das Vertragsmanagement.
Die Markenstelle des Deutschen Patent-
und Markenamts hat die Anmel-dung am 17.
August 2009 wegen Fehlens der
Unterscheidungskraft zurückge-wiesen.
1
2
-
3
-
Die dagegen
gerichtete Beschwerde
ist ohne Erfolg geblieben ([X.], [X.], 383).
Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihren
Eintragungsantrag
weiter.
I[X.]
Das [X.] hat angenommen, die angemeldete Wortfol-ge
sei nach §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] von der Eintragung als Marke ausge-schlossen, weil ihr jegliche
Unterscheidungskraft fehle. Es hat hierzu ausge-führt:
Der Wortfolge [X.] werden Fakten

in Bezug auf die
ange-meldeten
Waren und Dienstleistungen nicht schon von Haus aus jede Unter-scheidungskraft abgesprochen werden. Die Wortfolge habe jedoch ihre von Haus aus bestehende
Unterscheidungskraft verloren, weil sie
zum maßgebli-chen Zeitpunkt der Entscheidung über ihre Eintragung im
hier betroffenen Be-reich des IT-gestützten Vertragsmanagements als
Werbespruch verwendet und vom angesprochenen Publikum daher nicht als betrieblicher
Herkunftshinweis,
sondern als werbeübliche Anpreisung verstanden
werde.
II[X.] Die zulässige Rechtsbeschwerde ist begründet. Die Annahme des [X.]s, bei der Prüfung, ob
einem Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehle
und es daher von der Eintragung nach §
8 Abs.
2
Nr.
1 [X.] ausgeschlossen sei, sei
auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung
über die Eintragung des Zeichens als Marke
abzustellen, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

1. Gemäß §
8 Abs.
2
Nr.
1 [X.] sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt, von der Eintragung 3
4
5
6
7
8
-
4
-
ausgeschlossen. Ist die Marke nach §
8 Abs.
2 Nr.
1 [X.] von der Eintra-gung ausgeschlossen, wird die Anmeldung gemäß §
37 Abs.
1 [X.]
zu-rückgewiesen und die Marke nach §
41 Satz
1 [X.] nicht in das Register eingetragen. Ist die Marke entgegen §
8 Abs.
2
Nr.
1 [X.] eingetragen worden, wird die Eintragung gemäß §
50 Abs.
1 [X.] auf Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht.
2. Nach der bisherigen Rechtsprechung des [X.] ist [X.] sowohl im Eintragungsverfahren (§
37 Abs.
1, §
41 Satz
1 [X.]) als auch im [X.]
(§
50 Abs.
1 [X.]) bei der Prüfung, ob
einem
Zeichen für die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen
jegliche Un-terscheidungskraft fehlt
oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach §
8 Abs.
2
Nr.
1 [X.] ausgeschlossen ist oder entgegen §
8 Abs.
2
Nr.
1 [X.] eingetragen worden ist, auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens als Marke abzustellen (zum Eintragungsverfahren
[X.], Beschluss vom 15.
Januar
2009

I
ZB
30/06, [X.], 411 Rn.
14 = [X.], 439 -
STREETBALL; zum Nichtigkeits-verfahren
[X.], Beschluss vom 9.
Juli 2009 -
I
ZB
88/07, [X.], 138 Rn.
48 = [X.], 260 -
Rocher-Kugel, mwN; vgl. zum [X.] [X.], Beschluss vom 13.
Mai 1993

I
ZB
8/91, [X.], 744, 745

MICRO [X.], mwN; vgl. weiter zum absoluten Schutzhindernis der bösgläubigen Markenanmeldung [X.], Beschluss vom 27.
April 2006 -
I
ZB
96/05, [X.]Z 167, 278 Rn.
42 -
FUSSBALL WM 2006; Beschluss vom 2.
April 2009

I
ZB
8/06, [X.], 780 Rn.
11 = [X.], 820 -
Ivadal; vgl. ferner [X.] in [X.]/[X.], [X.], 10.
Aufl., §
8 Rn.
15
und 18; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
37 Rn.
3, §
50 Rn.
5; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
8 Rn.
32; Fezer,
Markenrecht, 4.
Aufl., §
37 [X.] Rn.
18; [X.], Markenrecht, Bd.
1, 2.
Aufl., §
37 [X.] Rn.
4; [X.]
-
5
-
ge, Marken-
und Kennzeichenrecht, 2.
Aufl., Rn.
574; Bingener in Fezer, [X.], 2.
Aufl., Markenverfahren DPMA Rn.
282).
Das Abstellen auf den Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens statt auf den Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens wird vor [X.] damit begründet, dass es sich bei dem Eintragungsverfahren um
ein auf schnelle Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen gerichtetes Registrie-rungsverfahren
handelt, in dessen Rahmen für eingehende, langwierige Ermitt-lungen kein Raum ist ([X.], [X.], 744, 745 -
MICRO [X.]; vgl. auch [X.], Beschluss
vom 23.
Mai 1984 -
I
ZB
6/83, [X.]Z 91, 262, 270
-
Indo-rektal). Zwischen der Anmeldung des Zeichens und der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens könnten -
insbesondere wenn gegen die Eintragungs-entscheidung Rechtsbehelfe eingelegt
würden -
mehrere Jahre liegen. Wäre der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich, müssten bei der Ent-scheidung über die Eintragung des Zeichens oft schwierige Ermittlungen zum Vorliegen von [X.] am Anmeldetag angestellt werden. Komme
es
dagegen auf den
Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung
des Zei-chens
an, könne
das Vorliegen von [X.] schneller und zuverläs-siger festgestellt werden
(vgl. [X.]
in [X.]/[X.]
aaO
§
8 Rn.
15).
Der Anmelder muss nach
dieser Ansicht
sowohl im Eintragungsverfahren als auch im [X.] nach der Anmeldung des Zeichens und vor der Entscheidung über die Eintragung des Zeichens entstandene Eintragungs-hindernisse -
wie hier den Verlust der Unterscheidungskraft des Zeichens -
ge-gen sich gelten lassen.

3. Nach der neueren Rechtsprechung
des Gerichtshofs der [X.] zur Gemeinschaftsmarkenverordnung ist dagegen für die Prüfung eines auf Art.
51 Abs.
1 Buchst.
a [X.] aF (Art.
52 Abs.
1 Buchst.
a [X.] nF) 10
11
12
-
6
-
gestützten Antrags auf Nichtigerklärung allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ([X.], Beschluss vom 5.
Oktober 2004

[X.]/03, Slg. 2004

I8993 Rn.
37 bis 41 -
Alcon/[X.] [BSS]; Beschluss vom 23.
April 2010

[X.]/09, [X.] 2010, 439 Rn.
41 bis 46 -
[X.]/[X.] [[X.]]). Nach Art.
51 Abs.
1 Buchst.
a [X.] aF
(Art.
52 Abs.
1 Buchst.
a [X.] nF) wird die Gemeinschaftsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Vorschriften des Art.
7 [X.]
eingetragen worden ist. Gemäß Art.
7 Buchst.
b [X.]
sind Marken, die keine Unterscheidungskraft ha-ben, von der Eintragung ausgeschlossen.
Nach Ansicht des Gerichtshofs lässt sich nur
mit dieser
Auslegung von Art.
51 Abs.
1 Buchst.
a [X.] aF (Art.
52 Abs.
1 Buchst.
a [X.] nF) vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert ([X.], [X.] 2010, 439 Rn.
47 bis 54 -
[X.]/[X.] [FLUGBÖRSE]). Daraus folgt, dass auch für die Prüfung, ob die Anmeldung einer Marke gemäß Art.
38 Abs.
1 [X.] aF
(Art.
37 Abs.
1 [X.]
nF) zurückzuweisen ist, weil sie nach Art.
7 [X.]
und insbesondere wegen Fehlens der Unterscheidungskraft nach Art.
7 Buchst.
b [X.]
von der Eintragung ausgeschlossen ist, allein der Zeitpunkt der Anmeldung maßgeblich ist. Denn nur mit dieser Auslegung von Art.
38 Abs.
1 [X.] aF
(Art.
37 Abs.
1 [X.] nF) lässt sich vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert.
Der Anmelder muss danach
weder im Eintragungsverfahren noch im [X.]
eine nach dem Zeitpunkt der Anmeldung eingetretene nachteilige Veränderung der Marke, wie den Verlust ihrer Unterscheidungskraft oder ihre Umwandlung in eine gebräuchliche Bezeichnung, gegen sich gelten 13
14
-
7
-
lassen (vgl. [X.], [X.] 2010, 439 Rn.
53 -
[X.]/[X.] [FLUGBÖRSE]).
4. Der Senat hält im Blick auf diese Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht an seiner bisherigen Rechtsprechung fest. Für die im Eintragungsverfah-ren (§
37 Abs.
1, §
41 Satz
1 [X.]) und im [X.] (§
50 Abs.
1 [X.]) vorzunehmende Prüfung, ob
einem Zeichen für die [X.] Waren oder Dienstleistungen
jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder ge-fehlt hat und es daher von der Eintragung nach §
8 Abs.
2
Nr.
1 [X.] aus-geschlossen oder entgegen §
8 Abs.
2
Nr.
1 [X.] eingetragen worden ist, ist auf das Verkehrsverständnis im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens ab-zustellen. Dafür spricht nicht nur das Interesse des Anmelders, durch die Dauer des [X.] keine Nachteile zu erleiden. Hinzu kommt das Inte-resse der Allgemeinheit
an einer grundsätzlich einheitlichen Auslegung dieser miteinander übereinstimmenden
Regelungen der
Gemeinschaftsmarkenverord-nung einerseits und des Markengesetzes andererseits
(vgl. [X.], GRUR 2011, 472, 477). Diese Interessen des Anmelders und der Allgemeinheit sind

jedenfalls in ihrer Gesamtheit
-
höher zu bewerten
als das Interesse an einer schnellen Erledigung einer Vielzahl von Anmeldungen.
5. Es ist keine
Vorabentscheidung des Gerichtshofs der [X.] nach Art.
267 Abs.
1 Buchst.
b und Abs.
3 AEUV zu der Frage einzuho-len, ob die Bestimmungen der [X.] dahin auszulegen sind, dass für die Prüfung, ob ein Zeichen gemäß Art.
3 Buchst.
b [X.]L
wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausgeschlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, allein der Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens maßgeblich
ist.
15
16
-
8
-
a) Eine Vorlage wäre ausgeschlossen, wenn der Gerichtshof diese Frage nicht
entscheiden könnte. Nach Erwägungsgrund
6 Satz
1 [X.]L
sollte es den Mitgliedstaaten weiterhin freistehen, Verfahrensbestimmungen für die Ein-tragung, den Verfall oder die Ungültigkeit der durch Eintragung erworbenen Marken zu erlassen. Bei der Regelung des für die Beurteilung der Unterschei-dungskraft einer Marke im Eintragungsverfahren (§
37 Abs.
1, §
41 Satz
1 Mar-kenG) und im [X.] (§
50 Abs.
1 [X.]) maßgeblichen Zeit-punkts könnte es sich um eine solche
Verfahrensbestimmung handeln, auf die sich die [X.] nicht erstreckt (vgl. [X.] in [X.]/[X.] aaO §
8 Rn.
16; [X.] in [X.]/[X.] aaO §
37 Rn.
4, §
50 Rn.
6). Die Regelung könnte allerdings
auch als eine von der [X.] erfass-te sachlich-rechtliche Bestimmung anzusehen sein, weil sie den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetragenen Marke betrifft und die Verwirklichung des mit der Angleichung verfolgten Ziels nach Erwägungsgrund
8 Satz
1 [X.]L
voraussetzt, dass für
den Erwerb und die Aufrechterhaltung einer eingetrage-nen Marke in allen Mitgliedstaaten grundsätzlich gleiche Bedingungen gelten
(vgl. [X.], GRUR 2011, 472, 476; vgl. weiter zur Feststellungslast [X.], Beschluss vom 22.
Januar 2013
-
33
W
[pat]
103/09, juris Rn.
116
ff.). Das kann aber offenbleiben.
b) Eine Vorlage ist schon deshalb nicht geboten, weil im Blick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Gemeinschaftsmarkenverordnung jeden-falls kein vernünftiger Zweifel
daran besteht, dass der Gerichtshof diese Frage bejahen würde
(vgl. aber zur Frage, ob Art.
3 Abs.
3 Satz
1 [X.]L
dahin auszulegen ist, dass es auch dann auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke -
und nicht auf den Zeitpunkt ihrer Eintragung -
ankommt, wenn der Markenin-haber im Rahmen der Verteidigung gegen einen Antrag auf Ungültigerklärung der Marke geltend macht, dass die Marke jedenfalls über drei Jahre nach der Anmeldung, aber noch vor der Eintragung infolge ihrer Benutzung Unterschei-17
18
-
9
-
dungskraft erlangt habe, [X.], Beschluss vom 22.
Januar 2013

33
W
[pat]
103/09, juris Rn.
97
ff.). Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, sind gemäß Art.
3 Abs.
1 Buchst.
b [X.]L
von der Eintragung aus-geschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung. Diese Regelung, die durch §
8 Abs.
2
Nr.
1 und
§
37 Abs.
1, §
41 Satz
1, §
50 Abs.
1 [X.] ins [X.] Recht umgesetzt worden
ist, entspricht Art.
7 Buchst.
b [X.] und
Art.
38 Abs.
1, Art.
51 Abs.
1 Buchst.
a
[X.] aF
(Art.
37 Abs.
1, Art.
52 Abs.
1 Buchst.
a
[X.] nF). Es ist daher nicht zweifelhaft, dass der Gerichtshof für die Prüfung, ob ein Zeichen gemäß Art.
3 Buchst.
b Mar-kenRL
wegen Fehlens der Unterscheidungskraft von der Eintragung ausge-schlossen ist oder im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung unterliegt, ebenso wie für die entsprechende Prüfung bei Art.
7 Buchst.
b [X.]
allein den
Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens für maßgeblich erachten würde.
-
10
-

IV. Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben
und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen (§
89 Abs.
4 Satz
1 [X.]).

Bornkamm
Pokrant
Schaffert

Kirchhoff
Koch

Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 29.10.2012 -
30 W(pat) 40/11 -

19