Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 22.01.2009, Az. I ZR 125/07

BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS [X.]/07 Verkündet am: 22. Januar 2009 [X.] Justizangestellte als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.] : nein [X.]R : ja
Bananabay Erste Richtlinie des [X.]/[X.] vom 21. Dezember 1988 zur [X.] der Mitgliedstaaten über die Marken ([X.]. [X.] Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a [X.] § 14 Abs. 2 Nr. 1 Dem [X.] wird zur Auslegung der Ersten Richtlinie des [X.]/[X.] vom 21. Dezember 1988 zur [X.] der Mitgliedstaaten über die Marken ([X.]. [X.] Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der Richtlinie 89/104/[X.] vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markeninhabers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein Schlüsselwort (Keyword) zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Suchwort in die Suchmaschine ein ab-satzfördernder elektronischer Verweis ([X.]) zur Website des Dritten als [X.] für identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock erscheint, dieser Verweis als Anzeige gekenn-zeichnet ist und die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hin-weis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte enthält? [X.], [X.]. v. 22. Januar 2009 - [X.]/07 - [X.] - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 9. Oktober 2008 durch [X.] [X.] und [X.], Dr. Schaffert und Dr. Bergmann beschlossen: [X.] Das Verfahren wird ausgesetzt. I[X.] Dem [X.] wird zur Auslegung der Ersten Richtlinie des [X.]/[X.] vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ([X.]. [X.] Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 1) folgende Frage zur Vorabentscheidung vor-gelegt: Liegt eine Benutzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der Richtlinie 89/104/[X.] vor, wenn ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen ohne Zustimmung des Markenin-habers einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als ein Schlüsselwort (Keyword) zu dem Zweck angibt, dass bei Eingabe des mit der Marke identischen Zeichens als Such-wort in die Suchmaschine ein absatzfördernder elektroni-scher Verweis ([X.]) zur Website des Dritten als Werbung für identische Waren oder Dienstleistungen in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock erscheint, dieser Verweis als Anzeige gekennzeichnet ist und die Anzeige selbst weder das Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder auf die von diesem angebotenen [X.] enthält? - 3 - Gründe: 1 [X.] Die Klägerin vertreibt unter der Internet-Adresse —www.bananabay.defi Erotikartikel. Sie ist Inhaberin der für eine Vielzahl von Waren und Dienstleis-tungen der Klassen 03, 05, 09, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 und 42 einge-tragenen nationalen Wortmarke Nr. 30452046 —[X.] Die Beklagte ver-treibt in ihrem Internet-Shop unter der Adresse www.eis.de/erotikshop ein ver-gleichbares Angebot. Die Beklagte verwendete dabei die Bezeichnung —[X.] als Schlüsselwort (Keyword), um eine vom Suchmaschinenbetreiber [X.] eröffnete Möglichkeit zur Werbung auf einem auf einer Internetseite er-scheinenden [X.] ([X.]-Anzeige) zu nutzen. Gegen Zahlung eines Entgelts zeigt [X.] die von dem Werbenden vorgegebene [X.]-Anzeige auf der Internetseite, die erscheint, wenn der als Schlüsselwort benannte Begriff von einem Internetnutzer in die Suchmaske eingegeben wird, rechts neben der Trefferliste in einem gesonderten Bereich an, der mit —[X.] überschrieben ist. Bei der Eingabe des Wortes —[X.] in die Suchmaske bei [X.] zeigte sich in diesem Bereich bis zum 26. Juli 2006 folgende Anzeige: 2 Erotikartikel für 0,00 • Rabattaktion bis 20.07.2006! Ersparnis bis 85% garantiert www.eis.de/erotikshop Ab dem 26. Juli 2006 wurde eine identische Anzeige geschaltet, in der die Rabattaktion jedoch bis zum 31. Juli 2006 befristet war. Über die in dieser Anzeige als elektronischer Verweis ([X.]) ausgestaltete Internet-Adresse ge-langte man auf die Homepage der [X.]. 3 - 4 - Die Klägerin hat zuletzt beantragt, 4 die Beklagte unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr der [X.] zu Wettbewerbszwecken im [X.] mit dem Vertrieb von [X.] die Bezeichnung —[X.] als [X.] im Aufruf von [X.]-Anzeigen zu benutzen oder benutzen zu lassen. Ferner hat sie die Feststellung der Schadensersatzpflicht der [X.] begehrt. 5 6 Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben (vgl. [X.] 2007, 449 = [X.], 789). 7 Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die [X.] ihren Klageabweisungsantrag weiter. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen. I[X.] Der Erfolg der Revision hängt von der Auslegung des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a der Ersten Richtlinie des [X.]/[X.] vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Mar-ken ([X.]. [X.] Nr. L 40 v. 11.2.1989, S. 1; im Folgenden: [X.]) ab. Vor [X.] Entscheidung über das Rechtsmittel ist deshalb das Verfahren auszusetzen und gemäß Art. 234 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 [X.] eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften einzuholen. 8 1. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 [X.] angenommen. Es ist - wie bereits das [X.] - von der Benutzung eines mit der Marke der Klägerin identi-schen Zeichens für identische Waren und/oder Dienstleistungen ausgegangen. Die Beurteilung, dass es sich um identische Zeichen und identische Waren 9 - 5 - und/oder Dienstleistungen handelt, wird von der Revision nicht angegriffen und lässt auch keinen Rechtsfehler erkennen. 10 Das Unterlassungsbegehren, das nach der Fassung des dem Tenor des Berufungsurteils zugrunde gelegten Unterlassungsantrags auf ein Verbot der Benutzung der Bezeichnung —[X.] als —[X.] im Aufruf von [X.]-[X.] gerichtet ist, hat das Berufungsgericht, wie sich aus den [X.] ergibt, dahin verstanden, dass es nicht, wie der Wortlaut des Antrags nahelegen könnte, um eine Benutzung des Wortes —[X.] in der rechts neben der Trefferliste erscheinenden Anzeige geht. Nach dem von den Parteien vorgetragenen und vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalt ist eine solche Verwendung nicht Streitgegenstand. Die konkret beanstandete An-zeige der [X.] enthielt das Wort —[X.] nicht. Das Berufungsgericht, das ebenso wie die Klägerin und das [X.] die Begriffe —[X.] und —[X.]fi synonym verwendet, hat den Unterlassungsantrag der Klägerin unter Berücksichtigung des Klagevorbringens mit Recht vielmehr dahin ausgelegt, dass damit nur die Verwendung des Begriffs —[X.] durch die Beklagte als Schlüsselwort (Keyword) zum Aufruf ihrer - diesen Begriff selbst nicht ent-haltenen - Anzeige ([X.]) bei [X.] untersagt werden soll. 2. Eine Markenverletzung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a [X.], § 14 Abs. 2 Nr. 1 [X.] setzt voraus, dass die geschützte Bezeichnung marken-mäßig verwendet wird, dass die Bezeichnung also im Rahmen des Produktab-satzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient (vgl. [X.], Urt. v. 12.11.2002 - [X.]/01, [X.]. 2002, [X.] = [X.], 55 [X.]. 51 ff. = [X.], 1415 - [X.]; [X.] 153, 131, 138 - [X.]; 164, 139, 145 - Dentale Abformmasse). Die Rechte des Markeninhabers sollen sicherstellen, dass die Marke ihre Funktion erfüllen kann. Die [X.] - 6 - machung der Rechte ist daher auf die Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Funktionen der Marke und insbesondere ihre Hauptfunktion, die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (vgl. [X.] [X.], 55 [X.]. 51 f. - [X.]; [X.], Urt. v. 7.10.2004 - I ZR 91/02, [X.], 427, 428 = [X.], 616 - Lila-Schokolade). 3. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe die Be-zeichnung —[X.] durch die Verwendung dieses Begriffs als [X.] zum Aufruf ihrer Werbeanzeige bei [X.] markenmäßig benutzt. Im Schrifttum und in der Instanzrechtsprechung zum [X.] [X.] ist umstritten, ob die Verwendung von Schlüsselwörtern zum Zwecke der [X.]-Werbung bei [X.] eine markenmäßige Benutzung darstellt. Ist der [X.] des Berufungsgerichts zu folgen, so ist die Revision der [X.] [X.], weil der Schutz der Marke nach Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a Mar-kenRL, § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 [X.] bei markenmäßiger Benutzung eines identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen nicht vom Vorliegen einer Verwechslungsgefahr abhängt (vgl. [X.], Urt. v. 20.3.2003 - [X.]/00, [X.]. 2003, [X.] = [X.], 422 [X.]. 49 - [X.]/[X.]]). Ist der Gegenansicht zu folgen, ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die Klage abzuwei-sen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-schaften kann diese Frage nicht eindeutig beantwortet werden. 12 a) Teilweise wird vertreten, eine Bezeichnung werde bei einer Verwen-dung als Schlüsselwort nicht zur Unterscheidung von Produkten eines Anbie-ters von denen eines anderen eingesetzt. Der Mehrzahl der Internetnutzer sei bekannt, dass es sich bei [X.]-Anzeigen um kontextbezogene Werbung handele, die gesondert von der über [X.] erzeugten Trefferliste unter der 13 - 7 - Rubrik —[X.] auf dem Bildschirm sichtbar werde. Die Verwendung von [X.] sei mit der Angabe von Schlüsselwörtern bei der [X.]-Werbung nicht vergleichbar. Nur bei den in der Trefferliste aufgeführten Treffern erwarte der Internetnutzer einen Zusammenhang mit dem Suchbegriff (vgl. OLG Frank-furt [X.], 830, 831; [X.] [X.] 2008, 117 f.; [X.], 1304; [X.], [X.], 1057, 1065 f.; [X.], [X.] 2006, 57, 59; [X.], [X.], 223, 224; [X.], [X.], 401 f.; [X.], [X.], 557, 561; [X.], [X.], 49, 53 f.; Schaefer, [X.], 807, 810; [X.], [X.], 633, 638; vgl. ferner Kur, [X.]. 2008, 1, 10). b) Die Gegenauffassung sieht in der Verwendung von Schlüsselwörtern hingegen eine markenmäßige Benutzung. Es mache keinen Unterschied, ob sich der Werbende eines sogenannten [X.] oder eines Schlüsselworts bediene. Der Umstand allein, dass das Suchergebnis bei der Verwendung ei-nes [X.] in der sogenannten Trefferliste aufgelistet werde, die Anzeige bei der [X.]-Werbung dagegen nur unter der räumlich abgesetzten Rubrik —[X.] erscheine, rechtfertige keine unterschiedliche Behandlung beider Fälle. Ebenso wie bei einem Metatag bestehe die Funktion des Schlüsselworts in der Beeinflussung des Suchvorgangs (vgl. [X.], 269, 270; [X.], 334, 335; OLG Stuttgart [X.], 1265, 1267; [X.] in [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medien-recht, § 14 [X.] Rdn. 126; [X.], [X.], 71, 72; [X.]/Jüngst, [X.], 239, 242; Schmelz, [X.] 2008, 196, 198; Seichter, [X.] 2006, 375, 379). 14 c) Nach der Rechtsprechung des [X.] kann eine mar-kenmäßige Verwendung eines Zeichens darin bestehen, dass es durch Einga-be als Suchwort in eine Internetsuchmaschine dazu benutzt wird, den Nutzer durch Beeinflussung des Suchverfahrens zu einer Internetseite zu führen, auf 15 - 8 - der er dann auf das dort werbende Unternehmen und dessen Angebot [X.] wird ([X.] 168, 28 [X.]. 17 - Impuls; [X.], Urt. [X.], [X.], 784 [X.]. 18 = [X.], 1095 - [X.]). Eine kennzeichen- oder markenmäßige Benutzung kann danach in diesen Fällen nicht mit der [X.] verneint werden, dass das Suchwort für den durchschnittlichen Internet-nutzer nicht wahrnehmbar ist. Vielmehr wird darauf abgestellt, ob das betref-fende Zeichen entsprechend seiner Funktion eingesetzt wird, um als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen auf das werbende Unterneh-men und dessen Angebot und damit auf die Herkunft der so beworbenen [X.] hinzuweisen. d) Die Frage, ob bei einem wie dem im Streitfall in Rede stehenden Ein-satz von Suchwörtern zur Steuerung des Ergebnisses von Internetsuchmaschi-nen von einer Markenfunktion des betreffenden Zeichens Gebrauch gemacht wird, kann in unterschiedlicher Weise beantwortet werden. 16 aa) Geht man davon aus, dass der Marke neben ihrer Hauptfunktion als Herkunftshinweis weitere von der Rechtsordnung geschützte Funktionen [X.] und jede Verwendung des Zeichens, die eine dieser Funktionen beein-trächtigt oder beeinträchtigen kann, als eine Benutzung als Marke i.S. von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a [X.] anzusehen ist, so kann eine markenmäßige Be-nutzung im Streitfall darin liegen, dass die Werbefunktion der Marke beeinträch-tigt wird. Der Marke kommt auch die Funktion zu, als Kommunikations- und Werbemittel eingesetzt zu werden (vgl. Art. 5 Abs. 3 lit. d [X.]). Der Schutz der Marke beschränkt sich, wie etwa Art. 5 Abs. 2 [X.] (Schutz vor Beeinträchtigung der Wertschätzung der Marke) entnommen werden kann, nicht auf die Herkunftsfunktion (vgl. auch [X.], Urt. v. 4.11.1997 - [X.]/95, [X.]. 1997, I-6013 [X.]. 39 ff. = [X.]. 1998, 140 = [X.], 150 - [X.]/ [X.] zu Art. 7 Abs. 2 [X.]; vgl. ferner [X.]. 43 der Schlussanträge des 17 - 9 - Generalanwalts [X.] vom [X.] in der Sache [X.]/01 - [X.]). Kommt der Werbefunktion der Marke neben der Herkunftsfunktion eine selbständige Bedeutung in dem Sinne zu, dass bereits die Beeinträchtigung der Werbefunktion zur Annahme einer markenmäßigen Benutzung führt, auch wenn die Herkunftsfunktion nicht berührt ist, so kann ei-ne solche Beeinträchtigung der Werbefunktion und demzufolge eine marken-mäßige Benutzung im Streitfall anzunehmen sein, weil durch das identische Schlüsselwort erreicht wird, dass die Anzeige des Mitbewerbers (hier: der [X.]n) auf der durch den Suchvorgang aufgerufenen Internetseite erscheint, und dadurch die vom Klagezeichen ausgehende Werbekraft geschwächt wird. [X.]) Muss dagegen die Herkunftsfunktion der Marke immer zumindest auch beeinträchtigt sein, so ist zunächst zu prüfen, ob eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion schon darin gesehen werden kann, dass das [X.] benutzt wird, um auf die eigene Werbung hinzuweisen. Insofern stellt sich die Frage, ob es für die Annahme einer Benutzung im Sinne des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 lit. a [X.] genügen kann, dass der Werbende mit dem Einsatz der fremden Marke als Schlüsselwort darauf abzielt, den Absatz der eigenen Waren oder Dienstleistungen zu fördern (vgl. [X.], Urt. v. 12.6.2008 - [X.]/06, [X.], 698 [X.]. 35 - [X.]/[X.]). 18 cc) Das Erfordernis, dass die Herkunftsfunktion als Hauptfunktion der Marke beeinträchtigt sein muss, könnte aber auch in der Weise zu verstehen sein, dass eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion nur in Betracht kommt, wenn durch die Benutzung des Zeichens der Eindruck erweckt wird, es bestehe eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren oder Dienstleistungen und dem Markeninhaber (vgl. [X.], Urt. v. 14.5.2002 - C-2/00, [X.]. 2002, [X.] = [X.], 692 [X.]. 16 = [X.], 664 - [X.]/[X.]; [X.] [X.], 55 [X.]. 56 - [X.] Football 19 - 10 - Club/[X.]; [X.], Urt. v. [X.] - [X.]/05, [X.]. 2007, [X.] = [X.], 318 [X.]. 24 = [X.], 299 - [X.]/[X.]). Wenn - wie im [X.] - nach Eingabe des als Schlüsselwort gebuchten Begriffs als Suchwort durch einen Internetnutzer die Anzeige des werbenden Unternehmens in einem mit der Überschrift —[X.] gekennzeichneten, deutlich abgesetzten beson-deren Werbeblock ohne irgendeinen Hinweis auf das eingegebene Markenwort erscheint, könnte freilich die Annahme eher fernliegen, der Nutzer stelle eine Verbindung zwischen dem eingegebenen Suchwort und der Anzeige her und verstehe das mit dem Suchwort übereinstimmende Zeichen als Hinweis auf die Herkunft der in der Anzeige beworbenen Produkte. 4. Die Vorlagefrage ist auch Gegenstand des Vorabentscheidungsersu-chens des [X.] vom 26. Juni 2008 (Akten-zeichen des Gerichtshofs: C-278/08) und der drei Vorabentscheidungsersuchen 20 - 11 - der [X.] vom 20. Mai 2008 (Aktenzeichen des Gerichtshofs: [X.]/08, [X.]/08 und [X.]/08). [X.] Ri[X.] Pokrant ist krankheitsbedingt [X.] abwesend und kann daher nicht un- terschreiben.
[X.] [X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 07.03.2007 - 9 O 2382/06 - O[X.], Entscheidung vom 12.07.2007 - 2 U 24/07 -