Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.07.2019, Az. 28 W (pat) 531/18

Die [X.] sucht für die am 13. März 2015 hinterlegte international registrierte Wortmarke 1 248 719

GLYNGØRE

um Schutz in der [X.] nach. Die Marke genießt Schutz für Waren, die in der maßgeblichen [X.] Fassung wie folgt lauten:

Klasse 29: Canned fish.

Das [X.], Markenstelle für Klasse 29, [X.], hat der Marke mit Beschluss vom 26. Februar 2018 und mit Beschluss vom 27. Februar 2018 wegen des Bestehens eines Freihaltebedürfnisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] den Schutz in der [X.] gemäß §§ 119, 124, 113 und 37 [X.] i. V. m. Art. 5 PMMA, Art. 6

In den Beschlüssen vom 26. Februar 2018 und vom 27. Februar 2018 ist ausgeführt, dass die [X.] die geografische Herkunft der registrierten Waren angeben könne. Bei „[X.]“ handele es sich um den Namen einer nicht ganz unbedeutenden Gemeinde an der fischreichen Westküste [X.]. Auf Grund der typischen Schreibweise mit dem durchgestrichenen Buchstaben „O“ sei für wesentliche Teile der inländischen Verkehrskreise die Annahme naheliegend, dass die [X.] einen Ort in Skandinavien bezeichne. Auf Grund seiner geografisch günstigen Lage komme „[X.]“ als Ort der Herstellung und des Vertriebs der beanspruchten Fischkonserven in Betracht. Hierfür spreche auch, dass dort mindestens eine Fischfabrik ansässig sei. Für die Verweigerung des Schutzes einer [X.] reiche ihre Eignung als geografische Angabe aus. Dies gelte auch dann, wenn der inländische Verkehr den Namen „[X.]“ im Zusammenhang mit Fischkonserven noch nicht kenne. Maßgeblich sei, dass nach den konkreten Gesamtumständen tatsächlich ein Interesse an der Freihaltung des Begriffs bestehe. Auch die Basiseintragung in [X.] begründe nicht die Schutzfähigkeit, da sie keine Bindungswirkung entfalte und vor über fünf Jahrzehnten erfolgt sei.

Die [X.] hat mit [X.] vom 3. April 2018 Beschwerde erhoben, in der sie sich nur gegen den Beschluss vom 27. Februar 2018 wendet. Zur Begründung trägt sie vor, dass ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht gegeben sei. Die Angabe „[X.]“ werde nicht als Ortsbezeichnung erkannt, zumal dem Verkehr die [X.] nicht geläufig sei. Er könne somit ohne weiteres Nachdenken keinen Bezug zu den beanspruchten Waren herstellen. Bei der [X.] könne es sich vielmehr um ein beliebiges [X.] Wort handeln. Damit verstünden ein inländischer Verbraucher und das Fachpublikum das in Rede stehende Zeichen nicht als Ortsangabe. Zudem zähle der ländlich geprägte Ort „[X.]“ weniger als 1.500 Einwohner. Aufgrund seiner Größe biete er sich für eine gewerbliche Betätigung von Unternehmen nicht an. „[X.]“ gehöre auch nicht zu den wichtigen Fischereihäfen in [X.].

Die [X.] beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 29, [X.], des [X.] vom 26. Februar 2018 und vom 27. Februar 2018 aufzuheben.

In der mündlichen Verhandlung am 13. März 2019 hat der Senat dem Vertreter der [X.] eine Kopie des Artikels „[X.] modernste Verarbeitung von Kaltwasser-Garnelen“ aus der Publikation „[X.]“, 11/2010, Seiten 50 ff., übergeben. In ihm ist ausgeführt, dass sich in [X.] eine der modernsten und leistungsfähigsten Fischfabriken [X.] befinde.

Hierzu hat die [X.] im Rahmen der ihr nachgelassenen [X.]frist ergänzend vorgetragen, dass sich der Artikel mit der Verpackung von in [X.] und [X.] gefangenen Garnelen in [X.] befasse. Das Schutzersuchen betreffe aber Fische. Es handele sich somit um eine andere Branche, da Fische regelmäßig in der Nähe des Ortes ihrer Verarbeitung gefangen würden. Weiter sei zu berücksichtigen, dass der Standort in [X.] zwischenzeitlich aufgegeben worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 29, [X.], vom 27. Februar 2018. Der [X.] vom 26. Februar 2018 bleibt dagegen ohne Erfolg.

1. Die anfänglich ausdrücklich nur auf die Aufhebung des Beschlusses vom 27. Februar 2018 gerichtete Beschwerde ist dahingehend auszulegen, dass mit ihr – wie von der [X.] in der mündlichen Verhandlung klargestellt – auch der Beschluss vom 26. Februar 2018 angefochten werden sollte. Ohne Angriff dieses Beschlusses kann die Beschwerdeführerin nämlich ihr eindeutiges Ziel, die Schutzverweigerung zu beseitigen, nicht erreichen. Demzufolge ist mit der ausschließlichen Nennung des Beschlusses vom 27. Februar 2018 in dem [X.] vom 3. April 2018 keine verbindliche Beschränkung auf den Gegenstand des Angriffs verbunden.

2. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29, [X.], vom 27. Februar 2018 ist rechtsfehlerhaft ergangen.

Die Markenstelle hatte bereits mit Beschluss vom Vortrag über das Schutzersuchen der [X.] entschieden. Mit seinem Wirksamwerden war das [X.] analog § 318 ZPO an ihn gebunden (vgl. [X.]E 25, 147, 149; [X.]/Hacker/Thiering, [X.], 12. Auflage, § 61, Rdnr. 12). Demzufolge konnte es den Beschluss vom 26. Februar 2018 nicht mehr aufheben oder abändern (vgl. [X.]/[X.], ZPO, 37. Auflage, § 318, Rdnr. 3 f.).

Der Hinweis der Markenstelle in dem Schreiben vom 27. Februar 2017, dass der Beschluss vom 26. Februar 2018 als gegenstandslos zu betrachten sei, ist unter Zugrundelegung obiger Ausführungen unzutreffend und entbehrt jeder rechtlichen Grundlage. Der Bestand des Beschlusses vom 26. Februar 2018 wird durch den Erlass des Beschlusses vom 27. Februar 2018 nämlich nicht berührt. Dieser hätte angesichts der Bindung der Markenstelle an den Beschluss vom 26. Februar 2018 nicht ergehen dürfen und leidet damit an einem schwerwiegenden formalen Mangel. Der Beschluss vom 27. Februar 2018 ist folglich auf Grund der sich auch gegen ihn richtenden Beschwerde aufzuheben.

3. Der Beschluss vom 26. Februar 2018 ist hingegen weder in formaler noch in materieller Hinsicht zu beanstanden. Insbesondere hat die Markenstelle dem Streitzeichen den Schutz zu Recht gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] i. V. m. §§ 119 Abs. 1, 124, 113 Abs. 1 Satz 1, 37 Abs. 1 [X.] i. V. m. Art 5 PMMA und Art. 6

Dem Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] unterfallen Zeichen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, der geografischen Herkunft oder sonstiger Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Die Regelung verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von allen Unternehmen frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. [X.] GRUR 1999, 723, Rdnr. 25 – [X.]; [X.], 680, Rdnr. 35, 36 – [X.]; [X.], Beschluss vom 24. Oktober 2018, 28 W (pat) 548/12 – [X.]; Beschluss vom 9. März 2017, 28 W 41/15 – [X.]).

a) Das Wort „[X.]“ ist in der [X.] die Bezeichnung einer am [X.] gelegenen jütländischen Hafenstadt mit etwa 1.500 Einwohnern (vgl. unter „[X.]“, Suchbegriff: „[X.]”). Es ist zwar nicht feststellbar, dass diese Ortsangabe im Inland zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung bereits als geografischer Hinweis auf den Herstellungsort der registrierten Waren „Fischkonserven“ verwendet worden ist. Allerdings ist der Schutz nicht nur zu versagen, wenn ein Ort gegenwärtig von den beteiligten Verkehrskreisen mit den betreffenden Waren in Verbindung gebracht wird. Das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] hebt vielmehr darauf ab, ob die fragliche Angabe zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen „dienen kann“. Es kommt insofern vorrangig auf die objektive Eignung der Bezeichnung an, als geografische Herkunftsangabe eingesetzt zu werden. Eine schutzunfähige geografische Angabe liegt deswegen auch dann vor, wenn eine realitätsbezogene Prognose unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Entwicklungen die Annahme zulässt, dass zukünftig vernünftigerweise eine beschreibende Verwendung in Verbindung mit den in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen in Betracht kommt (vgl. [X.] GRUR 1999, 723, Rdnr. 31 ff. – [X.]; [X.] GRUR 2003, 882, 883 – [X.]; [X.] GRUR 2000, 149 – [X.]; [X.], Beschluss vom 24. Oktober 2018, 28 W (pat) 548/12 – [X.]; Beschluss vom 9. März 2017, 28 W (pat) 41/15 – [X.]). Dabei sind alle relevanten Umstände zu würdigen, insbesondere die voraussichtliche wirtschaftliche Bedeutung des Ortes und die zugehörige Infrastruktur (vgl. [X.] GRUR 1999, 723, Rdnr. 37 – [X.]; [X.], Beschluss vom 9. März 2017, 28 W (pat) 41/15 – [X.]). Abweichend zur früheren [X.] Rechtsprechung besteht eine Vermutung dafür, dass eine Ortsbezeichnung als geografische Herkunftsangabe dienen kann (vgl. [X.] GRUR 1999, 723, Rdnr. 29 ff. – [X.]; [X.] GRUR 2000, 149, 150 – [X.]; [X.], Beschluss vom 24. Oktober 2018, 28 W (pat) 548/12 – [X.]; [X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 8, Rdnr. 440 und 448). Nach diesen Maßstäben kann die Eignung der [X.] „[X.]“, als geografische Herkunftsangabe verwendet zu werden, nicht verneint werden.

b) In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass Aussagen zur geografischen Herkunft generell von Lebensmitteln und insbesondere von Fischprodukten weithin üblich sind und aus Gründen der Lebensmittelsicherheit sowie -qualität von Verbrauchern erwartet werden. Dies gilt auch im Bereich der registrierten Waren „Fischkonserven“. Eine Ortsangabe mag hier zwar nicht zwingend darauf schließen lassen, dass die verarbeiteten Fische örtlichen Gewässern entnommen worden sind. Jedenfalls kann sie aber einen vertrauensbildenden Anhalt für die bei der Auswahl, Lagerung und Zubereitung der Fische beobachteten Standards liefern. Darüber hinaus empfiehlt sich die Bezugnahme auf einen Ort gerade für einen [X.] Hersteller, nachdem skandinavische Fischproduzenten regelmäßig eine hohe Wertschätzung im Inland genießen. Auch kann sich aus der geografischen und kulturellen Nähe zum [X.] Markt ein Wettbewerbsvorteil ergeben. Daher ist davon auszugehen, dass besonders bei [X.] Herstellern von Fischkonserven ein beachtliches Interesse daran besteht, [X.] Ortsbezeichnungen in [X.] verwenden zu können.

Ein derartiges Interesse ist auch in Bezug auf den Namen „[X.]“ anzunehmen. [X.] und gerade die Region [X.] verfügen ausweislich der auf Seite 3 des angegriffenen Beschlusses vom 26. Februar 2018 genannten Belege über eine stark entwickelte Fischwirtschaft. Die Gemeinde [X.] ist im vergangenen Jahrhundert nachhaltig als Standort eines auf Fischfang und Fischverarbeitung ausgerichteten Unternehmens hervorgetreten (vgl. Anlage 1 zur Ladung vom 5. Februar 2019). Hierzu wird neben der Lage [X.]s am fischreichen [X.] (vgl. „https://de.wikipedia.org“, Suchbegriff „[X.]“) seine günstige Verkehrsanbindung beigetragen haben (vgl. unter „https://de.wikipedia.org“, Suchbegriff: „[X.]“). Soweit ersichtlich, beruhte die Einstellung des genannten Betriebs nach seiner Eingliederung in eine komplexe Unternehmensstruktur nicht entscheidend auf örtlichen Faktoren. Denn im [X.] hat ein anderes Unternehmen eine der modernsten und leistungsfähigsten Fischfabriken [X.] in [X.] gegründet (vgl. den in der mündlichen Verhandlung am 13. März 2019 überreichten Artikel „[X.] modernste Verarbeitung von Kaltwasser-Garnelen“ in „[X.]“, 11/2010, Seiten 50 ff.). Dem stand die überschaubare Einwohnerzahl und das damit verbundene Risiko des Fehlens notwendiger Fachkräfte nicht entgegen. Die Fischfabrik ist zwar auf die Bearbeitung von Kaltwasser-Garnelen spezialisiert, die möglicherweise nicht zu „Fischkonserven“ im Sinne des [X.] verarbeitet werden. Die Ansiedlung des Betriebs lässt aber die Annahme zu, dass [X.] nach seiner Lage, Infrastruktur und Ressourcen im Umfeld einer Volkswirtschaft, in der die Fischwirtschaft einen hohen Stellenwert genießt, weiterhin als Standort von Unternehmen, die Fischkonserven herstellen, in Betracht kommt. Auch wenn in dieser Fabrik in [X.] und [X.] gefangene Garnelen verarbeitet werden, ist es nicht ausgeschlossen, dass dort Fische zubereitet werden, die wesentlich ortsnäher, ggf. sogar im anliegenden [X.] gefangen wurden.

Diese Annahme wird durch den Hinweis der Beschwerdeführerin, dass die Betreibergesellschaft den Standort aufgegeben habe, nicht in Frage gestellt. Zum einen wird die Fabrik durch einen [X.] weitergeführt (vgl. Seite 18 des von der Beschwerdeführerin eingereichten „[X.] REPORT Royal Greenland A/S 2014/2015“). Zum anderen kann die Schließung einer Fabrik verschiedene unternehmensinterne Gründe haben, die keine Rückschlüsse auf die Eignung eines Ortes für die Herstellung von Fischkonserven zulassen.

c) Im Zusammenhang mit der Frage der Eignung als geografische Herkunftsangabe kommt es [X.] auch darauf an, ob die beteiligten Verkehrskreise den in Rede stehenden Ort kennen (vgl. [X.] GRUR 1999, 723, Rdnr. 32 – [X.]; [X.] GRUR 2003, 882, 883 - [X.]). Dabei kommt bereits dem Verständnis der am Handel beteiligten inländischen Fachkreise für sich eine selbständige Bedeutung zu (vgl. [X.] GRUR 1999, 723, Rdnr. 29 – [X.]). Es ist vorliegend davon auszugehen, dass [X.] aufgrund seiner Tradition sowie seiner aktuellen wirtschaftlichen Bedeutung als Standort einer Fisch- bzw. einer Garnelenfabrik insbesondere den für inländische Händler tätigen Sortimentsmanagern, die regelmäßig einen ausgeprägten Marktüberblick haben und über entsprechende Ortskenntnisse verfügen, bekannt sein wird.

Die Eignung des Namens „[X.]“ als geografische Herkunftsangabe wird des Weiteren dadurch gefördert, dass er auf das inländische Publikum den Eindruck einer Ortsbezeichnung macht. Denn die Endung „øre“, die auf dem Wort „ør“ für einen kiesigen Strandabschnitt beruht (vgl. unter „https://de.wikipedia.org“, Suchbegriff: „[X.]“), ist in zahlreichen [X.] Ortsbezeichnungen enthalten (etwa „[X.]“, „Sundsøre“ oder „Strenøre“). Demzufolge legt sie auch bei der [X.] ein Verständnis als geografische Angabe nahe.

d) Der Umstand, dass die Beschwerdeführerin über Markenschutz in [X.] verfügt, lässt die Eignung des in Rede stehenden Zeichens als Ortsangabe in [X.] nicht entfallen. Insbesondere bleibt es Wettbewerbern unbenommen, in [X.] hergestellte Fischkonserven mit der [X.] zu versehen, um auf die geografische Herkunft der Produkte hinzuweisen (vgl. Art. 14 Abs. 1 b) der [X.] ([X.]) 2015/2436 DES [X.]ROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken).

Die Beschwerde der [X.] war daher insoweit zurückzuweisen.

4. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen nach § 71 Abs. 3 [X.] kommt ungeachtet des schweren Rechtsfehlers, der der Markenstelle in Bezug auf den Beschluss vom 27. Februar 2018 unterlaufen ist, nicht in Betracht. Denn dieses Fehlverhalten war für die Einlegung der Beschwerde, die in der Sache auf die Aufhebung der Schutzverweigerung als solche zielte, nicht kausal.