Bundespatentgericht, Beschluss vom 22.09.2016, Az. 30 W (pat) 44/14

Die Wortmarke

[X.]

ist am 15. Januar 2013 angemeldet und am 10. Juli 2013 in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 5: Abformmassen für otoplastische und orthopädische Zwecke; Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke;

Klasse 35: Großhandelsdienstleistung in dem Bereich: Waren des Gesundheitssektors“.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 9. August 2013 veröffentlicht wurde, ist Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der am 21. Januar 2005 angemeldeten und am 1. August 2005 eingetragenen Marke 305 03 005

[X.]   

die für die Waren der

„Klasse 5: Porzellan für Zahnprothesen, [X.] für zahnärztliche Zwecke, Zahnfüllmittel, ausgenommen Abdruckmassen"

Schutz genießt.

Mit Beschluss vom 29. September 2014 hat die Markenstelle für Klasse 5 den Widerspruch zurückgewiesen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionsmarken zu verneinen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Im Beschwerdeverfahren hat die Inhaberin der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke zunächst „gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.]“ bestritten.

[X.] gekennzeichneten [X.] in der [X.] für den Zeitraum der Kalenderjahre 2007 bis 2014 dargelegt werden, nebst Anlagen vorgelegt.

Mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 hat die Markeninhaberin „klargestellt“, dass der [X.] gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 und Satz2 [X.] als erhoben gilt.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

[X.] wegen des Widerspruchs aus der Marke 305 03 005 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Widersprechende auf die von der Markeninhaberin erhobene Einrede der Nichtbenutzung die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht hat, § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.]. Die Markenstelle hat den Widerspruch daher im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen, § 43 Abs. 2 Satz 2 [X.].

1. Die Markeninhaberin hat die Benutzung der Widerspruchsmarke, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke (9. August 2013) bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen war, in zulässiger Weise gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] bestritten.

[X.] wurde von der Markeninhaberin auch bis zur Entscheidung durch den Senat vollumfänglich aufrecht erhalten. Insbesondere hat die Markeninhaberin die Benutzung der Widerspruchsmarke nicht - nach Eingang der [X.] und mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 - anerkannt. Soweit die Widersprechende argumentiert, die Markeninhaberin habe zuletzt nur noch eine von der eingetragenen Form abweichende Benutzung der Widerspruchsmarke (mit Zusätzen) beanstandet und damit zugleich „indirekt“ anerkannt, dass die vorgelegten [X.] zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung grundsätzlich ausreichten, kann dem nicht beigetreten werden. Dem steht bereits entgegen, dass auch der rechtliche Einwand der Veränderung des kennzeichnenden Charakters der eingetragenen Marke von dem allgemeinen Bestreiten im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] umfasst ist. Im Übrigen hat sich die Markeninhaberin sowohl mit Schriftsatz vom 23. Februar 2015, bei erstmaliger Erhebung der [X.], als auch mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 eindeutig dahingehend erklärt, dass die Einrede der Nichtbenutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] erhoben wird und bleibt.

Soweit die Markeninhaberin darüber hinaus mit Schriftsatz vom 21. Juli 2016 „klargestellt“ hat, dass der [X.] gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1

2. Im Hinblick auf das somit wirksame Bestreiten können bei der Entscheidung über den Widerspruch nur diejenigen Waren berücksichtigt werden, für die von der Widersprechenden eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den [X.] des § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] glaubhaft gemacht worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 3 [X.]). Die Widersprechende hatte demnach die Benutzung ihrer Marke für den Zeitraum innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke glaubhaft zu machen, somit für den Zeitraum vom 9. August 2008 bis 9. August 2013. Dies ist ihr nicht gelungen. Die in der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015  mit den beigefügten Anlagen enthaltenen Angaben sind nicht geeignet, in ihrer Zusammenschau für diesen Zeitraum eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

a) Zwar hat die Widersprechende mit der eidesstattlichen Versicherung die in [X.] erzielten Jahresumsätze (von 1,3 bis maximal 2,8 Millionen Euro) für mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete [X.] für die Kalenderjahre 2007 bis 2014 (und damit auch für den [X.] gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.]) glaubhaft gemacht.

b) Dies alleine reicht indes für eine Glaubhaftmachung im Sinne von § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] nicht aus. Denn über die Darlegung der Umsätze hinaus ist immer auch die Glaubhaftmachung einer funktionsgemäßen Benutzung der Marke im relevanten [X.] erforderlich, d. h. die Marke muss grundsätzlich eine (qualifizierte) Beziehung zu den relevanten Waren aufweisen (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 35; Hacker, Markenrecht, a. a. O., S. 137 Rn. 343). Entscheidend ist dabei, ob die angesprochenen Verkehrskreise in dem jeweiligen Gebrauch der Marke einen Hinweis auf die Herkunft einer Ware aus einem bestimmten Unternehmen sehen können ([X.] [X.] 2003, 425, Nr. 38 - [X.]/[X.]; [X.] 2005, 1047, 1049 - [X.]; [X.] 2006, 150, Nr. 9-11 - [X.]; [X.] 2011, 623, Nr. 23 - Peek & Cloppenburg II). Dies muss unter Berücksichtigung der jeweils branchenüblichen Gepflogenheiten und der Art der verwendeten Marke (Hersteller-, Handels- oder Dienstleistungsmarke) festgestellt werden, wobei es auf die Sicht des jeweils angesprochenen verständigen Durchschnittsverbrauchers ankommt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 35).

Soweit es um die rechtserhaltende Benutzung einer für Waren eingetragenen Marke geht, ist dabei regelmäßig die Verwendung der Marke auf der Ware oder ihrer Verpackung oder Umhüllung erforderlich (Hacker, Markenrecht, a. a. O., Rn. 346). Die Benutzung auf Geschäftspapieren, Preisetiketten, Transportbehältnissen, in Katalogen oder am Geschäftslokal reicht im Allgemeinen nicht aus, da solche Kennzeichnungen im Verkehr lediglich als Hinweis auf das Unternehmen als solches, also als bloße firmenmäßige Benutzung gelten (vgl. m. w. [X.], Markenrecht, a. a. O., S. 137, Rn. 346). Letztlich ist als Maßstab stets der Grundsatz heranzuziehen, dass nur ein der verkehrsüblichen wirtschaftlichen Betätigung entsprechendes Handeln eine rechtserhaltende Benutzung darstellt, als solches aber auch immer für die Anerkennung als Benutzung ausreicht ([X.] [X.] 2003, 425, Nr. 38-43 - [X.]/[X.]; [X.] 1995, 347, 340 - [X.]; [X.] 1999, 995, 997 - [X.]; [X.] 2002, 1072, 1073 - SYLT-Kuh; [X.] 2005, 1047, 1049 - [X.]; [X.] 2008, 616, Nr. 10 - AKZENTA).

In verfahrensrechtlicher Hinsicht kommt als Mittel der Glaubhaftmachung (§ 43 Abs. 1 Satz 1 [X.]) auch insoweit die eidesstattliche Versicherung (§ 294 Abs. 1 ZPO) in Betracht, aus der allerdings im Hinblick auf die geforderte Glaubhaftmachung einer qualifizierten [X.] zweifelsfrei erkennbar sein muss, in welcher konkreten Form die Marke in den relevanten Zeiträumen benutzt worden ist. Dies macht in der Regel die Bezugnahme auf Anlagen wie Produktabbildungen, Verpackungsmuster oder ähnliches erforderlich, wobei sich die Datierung dieser Unterlagen aus den Anlagen selbst oder aus der eidesstattlichen Versicherung ergeben muss (Hacker, Markenrecht, a. a. O., S. 141 f., Rn. 360).

c) Nach Maßgabe dieses rechtlichen Hintergrundes hat die Widersprechende eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke für den [X.] des § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] (9. August 2008 bis 9. August 2013) nicht glaubhaft gemacht, im Einzelnen:

aa) Die Widersprechende hat zur funktionsgemäßen Benutzung der Marke vorgetragen, die von ihr hergestellten [X.] seien in Beuteln verpackt worden, denen Legierungskarten (mit der Widerspruchsmarke) beigefügt worden seien. Zur Glaubhaftmachung ist hierzu in der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015 ausgeführt, es seien „als Anlage“ [zur eidesstattlichen Versicherung] „Legierungskarten beigefügt, die den einzelnen verkauften Legierungen beigefügt werden“. Der Anlage 3 seien Legierungskarten aus dem Jahr 2013 und der Anlage 4 Legierungskarten aus dem Jahre 2014 zu entnehmen. Entsprechende Legierungskarten würden für die [X.]-[X.] benutzt, „jeweils seit dem darauf angegebenen Datum bis zum nächsten Revisionsdatum“. Mit den „entsprechenden“, mit der Marke [X.] gekennzeichneten Legierungen seien in der [X.] die bereits erwähnten Jahresumsätze erzielt worden.

bb) Ausgehend von diesem Inhalt der eidesstattlichen Versicherung kann dahinstehen, ob die geltend gemachte Verwendungsform (Beigabe von mit dem Markenzeichen bedruckten „Legierungskarten“ in die Beutel mit der Ware) als rechtserhaltende Benutzung anerkannt werden kann. Denn sämtliche in der eidesstattlichen Versicherung in Bezug genommenen und dieser als Anlage beigefügten Legierungskarten datieren außerhalb des maßgeblichen [X.]s (9. August 2008 bis 9. August 2013), so dass bereits aus diesem Grunde eine rechtserhaltende Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] nicht glaubhaft gemacht ist.

Dies ist für die in Bezug genommene Anlage 4 offensichtlich, bei der es sich ausschließlich um Legierungskarten aus dem [X.] handelt.

Aber auch die als Anlage 3 zur eidesstattlichen Versicherung beigefügten Legierungskarten, welche jeweils das Revisionsdatum August 2013 tragen („

cc) Soweit die Widersprechende darüber hinaus weitere Legierungskarten zu den Akten gereicht hat, sind diese bereits nicht Gegenstand der eidesstattlichen Versicherung (und wurden auch nicht als Anlage zu dieser, sondern gesondert als Anlage zum Schriftsatz vom 25. Juni 2015 vorgelegt). Überdies datieren sie hinsichtlich des jeweiligen Revisionsdatums auf das Jahr 2007 (vgl. [X.] 64 bis 68 d. A.) bzw. auf Mai 2008 ([X.] 69 d. A.), so dass der [X.] gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] auch insoweit nicht abgedeckt ist.

dd) Auch die weiteren Anlagen zur eidesstattlichen Versicherung sind nicht geeignet, eine funktionsgemäße Benutzung der Marke im maßgeblichen [X.] gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] glaubhaft zu machen.

[X.]-Legierungen - in Bezug genommen.

Die Anlage 2 datiert jedoch aus dem [X.] und betrifft somit wiederum nicht den [X.] gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.].

[X.]-[X.] in Beuteln, unter Beigabe von mit der Widerspruchsmarke bedruckten Legierungskarten) aus der Anlage nicht ersichtlich wird (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26 Rn. 38, zur Glaubhaftmachung der qualifizierten [X.] in Katalogen und ähnlichen Druckerzeugnissen). Soweit in der Anlage möglicherweise eine weitere Benutzungsform durch die Firma [X.] (Eingravierung des Markenzeichens [X.] nebst Zusätzen auf den [X.] in Guß- bzw. Barrenform) angedeutet ist, ist diese nicht Gegenstand der eidesstattlichen Versicherung bzw. weicht diese von der eidesstattlich versicherten Benutzungsform ab.

ee) Eine Glaubhaftmachung der funktionsgemäßen Benutzung der Marke im maßgeblichen [X.] gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] kann schließlich auch nicht unter Berücksichtigung der Argumentation der Widersprechenden in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat angenommen werden.

[X.]-[X.] benutzt werden, „jeweils seit dem darauf angegebenen Datum bis zum nächsten Revisionsdatum“. Zu einem neuen Revisionsdatum auf den Legierungskarten komme es indes nur dann, wenn sich an der Zusammensetzung der [X.] etwas ändere. Die Gesamtschau der zu den Akten gereichten Legierungskarten aus den Jahren 2007 und 2008 mit der Anlage 1 aus 2009 belege aber, dass in diesem Zeitraum jedenfalls hinsichtlich der beiden (in Anlage 1 ersichtlichen) Legierungen [X.] E und [X.] Au keine Veränderung in der Zusammensetzung stattgefunden habe, so dass in diesem Zeitraum auch keine Revision der entsprechenden Legierungskarten durchgeführt worden sein könne. Damit sei zugleich, unter Berücksichtigung der dargelegten Formulierung in der eidesstattlichen Versicherung, glaubhaft gemacht, dass die Legierungskarten aus 2007 und 2008 kontinuierlich bis in das Jahr 2009 (und damit in den [X.] gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] hinein) benutzt worden seien.

Diese Argumentation genügt den Anforderungen an eine Glaubhaftmachung der funktionsgemäßen Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 [X.] bereits deshalb nicht, weil es an einer Erklärung in der eidesstattlichen Versicherung dahingehend fehlt, dass die älteren Legierungskarten aus 2007 und Mai 2008 tatsächlich bis zum nächsten Revisionsdatum verwendet wurden. Denn wie dargelegt sind die älteren Legierungskarten aus den Jahren 2007/2008 nicht Gegenstand der eidesstattlichen Versicherung vom 8. Juni 2015; diese bezieht sich nach ihrer eindeutigen Formulierung ausschließlich auf diejenigen Legierungskarten, die mit der eidesstattlichen Versicherung vorgelegt wurden (nämlich die Anlagen 3 und 4 mit den Revisionsdaten August 2013 bzw. 2014), was sich wohl auch daraus erklärt, dass die eidesstattlich Versichernde eine Angestellte der Beschwerdeführerin ist, während der Vertrieb der [X.] bis 2010 durch das Schwesterunternehmen [X.] Dental erfolgte.

[X.] Star -  zunächst mit dem Revisionsdatum „

d) Damit sind die in der eidesstattlichen Versicherung vom  8. Juni 2015  mit den beigefügten Anlagen enthaltenen Angaben auch in ihrer Gesamtschau nicht geeignet, für den Zeitraum innerhalb der letzten 5 Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke eine ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.

3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 [X.], da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.