Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 05.10.2005, Az. X ZB 7/03

[X.]BESCHLUSS [X.] vom 5. Oktober 2005 in der [X.] betreffend die Gebrauchsmusteranmeldung 200 14 819.2 Nachschlagewerk: ja [X.]: ja [X.]R: ja Arzneimittelgebrauchsmuster [X.] § 2 § 2 Nr. 3 [X.] schließt die Eintragung eines Gebrauchsmusters für die [X.] bekannter Stoffe im Rahmen einer medizinischen Indikation nicht aus. [X.], [X.]. v. 5. Oktober 2005 - [X.] - [X.] - 2 - [X.] hat am 5. Oktober 2005 durch den [X.] Scharen, die [X.]in [X.] und die [X.] Prof. Dr. Meier-Beck, [X.] und [X.] beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde des Anmelders wird der [X.]uss des 5. [X.]ats ([X.]) des Bundespa-tentgerichts vom 28. Oktober 2002 aufgehoben. Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Rechtsbeschwerde - an das [X.] zurückverwiesen. Gründe: [X.] Der Anmelder begehrt die Eintragung eines Gebrauchsmusters mit elf [X.]n und der Bezeichnung "[X.] wirksame Substanz zur Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen", wobei er die Abzweigung aus der [X.] Patentanmeldung 100 38 043.3 erklärt hat. Der [X.] lautet: 1 "1. Verwendung von Serin/Threonin-Proteinphosphatase-Inhibito-ren für ein Arzneimittel zur therapeutischen und präventiven Behandlung arteriosklerotischer Erkrankungen." - 3 - Die Ansprüche 10 und 11 beziehen sich auf die Verwendung eines näher be-stimmten Arzneimittels nach Anspruch 1 mit mindestens einer weiteren phar-makologisch wirksamen Substanz (Anspruch 9) und einer solchen weiteren Substanz aus einer bestimmten Gruppe von Substanzen (Anspruch 10) zur [X.] bestimmter Krankheiten. Durch [X.]uss vom 11. Juli 2001 hat die Gebrauchsmusterstelle des [X.] die Anmeldung zurückgewiesen, weil sie ein nach § 2 Nr. 3 [X.] nicht schutzfähiges Verfahren betreffe. 2 Die gegen diese Entscheidung gerichtete Beschwerde des Anmelders hat das [X.] durch den angefochtenen [X.]uss [X.]. 2004, 266) zurückgewiesen. Es geht davon aus, dass es sich bei den angemeldeten [X.]n um typische [X.] handele, die gemäß § 2 Nr. 3 [X.] ausdrücklich vom Schutz durch Gebrauchsmuster ausge-schlossen seien. Die beantragten [X.] seien darauf gerichtet, ein bekanntes Erzeugnis durch Verfahrensmaßnahmen "für eine neue Verwendung geeignet" zu machen. Typische Ansprüche auf medizinische Verwendungen seien Verfahrensansprüche. Denn sie umfassten neben der Verabreichung des Stoffs an den Patienten auch die Maßnahmen für seine Herrichtung zur [X.] bei der therapeutischen Behandlung, etwa seine gebrauchsfertige Verpackung und Kennzeichnung für den neuen therapeutischen Verwendungs-zweck (unter Bezug auf [X.]. [X.] 88, 209, 212 "[X.]"). Die [X.] in den beanspruchten [X.]n richtet sich darauf, einen be-stimmten Stoff, der als solcher selbst nicht geschützt werden solle, zu einem bestimmten Zweck, nämlich der Behandlung näher bezeichneter Krankheiten, zu verwenden. Soweit neben diesem nach den Ansprüchen 10 und 11 noch ein 3 - 4 - zweiter Stoff benutzt werden solle, ändere dies nichts an der Qualifizierung als Verfahrensanspruch. Einerseits werde Schutz wiederum nicht für das [X.] begehrt, andererseits würde auch ein Verwendungsanspruch, bei dem ein Stoff eingesetzt werde, um ein neues Erzeugnis (Verbindung/Mischung) hervorzubringen, nichts am Charakter als Verfahrensanspruch ändern. Da der Ausschluss des Gebrauchsmusterschutzes für [X.] dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers entspreche, fehle es an einer unbewussten Regelungslücke, die durch Analogie geschlossen werden müsse. 4 Es liege auch kein gegenständlich eingeschränktes Sachschutzbegehren vor, das auf einen zweckgebundenen Erzeugnisschutz gerichtet wäre und § 2 Nr. 3 [X.] nicht unterfallen würde. Zwar könne sich ein Erzeugnisanspruch auf einen zweckgebundenen Erzeugnisschutz oder auch einen Schutz des [X.] für eine bestimmte Verwendung beschränken. Zwischen diesen beiden Formen des eingeschränkten Schutzes sei aber ein Unterschied zu ma-chen. Das folge aus der Regelung des § 3 Abs. 3 [X.] zum zweckgebundenen Arzneimittel-Stoffschutz und dem daneben möglichen patentrechtlichen Schutz für die Verwendung des Stoffs. 5 Das [X.] will nicht der in der Literatur vertretenen An-sicht folgen, wonach [X.] im Wege der Auslegung als auf den betreffenden Gebrauch beschränkte Erzeugnisansprüche angesehen wer-den könnten, für die mangels [X.] auch der Gebrauchsmuster-schutz offenstehen solle ([X.], GRUR Int. 1996, 354, 355, jetzt anders in [X.].Komm. z. EPÜ, Art. 64 [X.]. 10; [X.], [X.], § 1 [X.]. 136). Auch diese Literaturmeinung knüpfe an einen erteilten patentrechtlichen [X.] - 5 - anspruch an, so dass sich allenfalls in Fällen der Abzweigung aus einer Er-zeugnispatentanmeldung auf die Zulässigkeit solcher [X.] im [X.] schließen lasse. Hier dagegen ent-halte die der Abzweigung zugrundeliegende Patentanmeldung nur [X.], die sich auf den Schutz von Verwendungen richteten. Das [X.] hat die Rechtsbeschwerde wegen grundsätzli-cher Bedeutung zugelassen. Der Anmelder verfolgt mit ihr seinen [X.] weiter. Er vertieft die bereits vor dem [X.] vorgetragene Argumentation. 7 I[X.] Die Rechtsbeschwerde erweist sich als begründet. Entgegen der Auf-fassung des [X.]s schließt § 2 Nr. 3 [X.] die Eintragung eines Gebrauchsmusters für die Verwendung bekannter Stoffe im Rahmen [X.] nicht aus. 8 1. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 betrifft kein Verfahren im Sinne der Ausschlussbestimmung des § 2 Nr. 3 [X.]. Denn der in dieser gesetzlichen Regelung verwendete Begriff entspricht der herkömmlichen [X.] bei den technischen Schutzrechten des gewerblichen Rechts-schutzes und schließt insbesondere Arbeitsverfahren und Herstellungsverfah-ren ein ([X.] 158, 142, 149 - Signalfolge). 9 Die Verwendung eines bekannten Stoffs zur Erzielung einer bestimmten therapeutischen oder präventiven Wirkung am menschlichen oder tierischen Körper kann nicht schlechterdings als auf die Erzeugung eines Stoffs oder einer Sache ausgerichtetes Herstellungsverfahren angesehen werden. Denn auch wenn bekannte Wirkstoffe regelmäßig der augenfälligen Herrichtung bedürfen, 10 - 6 - ehe sie zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden (vgl. [X.] 68, 156, 161 - [X.]; [X.].[X.]. v. 03.06.1982 - [X.], [X.], 548, 549 - Sitosterylglykoside; [X.] 88, 209, 216 - [X.]), fehlt es hier doch an einem durch ein Verfahren hergestellten Erzeugnis im üb-lichen Sinn. Vielmehr erschöpft sich die Verwendung in einem Handlungserfolg, auf den sie abzielt (vgl. [X.] 110, 82, 87 - [X.]). Ebenso wenig han-delt es sich um ein Arbeitsverfahren. Denn als Arbeitsverfahren wird eine tech-nische Betätigung bezeichnet, durch die an einem Objekt Arbeitsschritte vollzo-gen werden, ohne dass dabei eine Veränderung der behandelten Sache eintritt ([X.].[X.]. v. 16.09.1997 - [X.], [X.], 130 - Handhabungsge-rät). Bei der medizinischen Indikation dagegen wird zur Erzielung einer thera-peutischen oder präventiven Wirkung auf einen menschlichen oder tierischen Körper eingewirkt. Gegenstand des Verwendungsanspruchs gemäß Schutzanspruch 1 ist die Eignung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft. Der Gegenstand eines solchen Verwendungsanspruchs wird charakterisiert durch einen Stoff in einer bestimmten Verwendung ([X.].Urt. [X.] [X.], [X.], 845, 847 - Abgasreinigungsvorrichtung). Verwen-dungsansprüche dieser Art weisen jedenfalls Elemente von Erzeugnisansprü-chen auf. Ihre Verwandtschaft mit Erzeugnisansprüchen manifestiert sich auch darin, dass der [X.]at im Patentrecht die eingeschränkte Verteidigung eines Erzeugnisanspruchs in Form eines Verwendungsanspruchs zulässt. Das ist [X.], weil es nur zu einer Einschränkung, nicht aber einer Verlagerung des [X.] kommt. Denn ein Anspruch für ein Erzeugnis als solches umfasst alle Verwendungsmöglichkeiten (vgl. [X.].Urt. v. 17.09.1987 - [X.], [X.], 287, 288 - Abschlussblende). 11 - 7 - 2. Diese Überlegungen sprechen im Streitfall dagegen, den für Verfahren in § 2 Nr. 3 [X.] vorgesehenen [X.] auch auf [X.] anzuwenden, deren Gegenstand die Verwendung bekannter Stoffe für bestimmte medizinische Indikationen ist. Auch den Gesetzesmaterialien ist, ent-gegen der Auffassung des [X.]s, nicht zu entnehmen, dass [X.] für bestimmte medizinische Indikationen vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen werden sollten. Das Bundespatentge-richt führt in diesem Zusammenhang einen von dem Präsidenten des [X.] in das Verfahren eingeführten Bericht des [X.] an, auf den sich die [X.] bezögen. Dieser Bericht referiert zwar den überwiegenden Wunsch der im [X.] befragten Wirtschaftskreise, die [X.] "einschließlich der Anwendungen oder Verwendungen bekannter Gegenstände für einen [X.]" auch weiterhin vom Gebrauchsmusterschutz auszunehmen (vgl. S. 18 des Berichts). Der Rechtsausschuss des [X.] hat sich aber nicht dieses Referat über die Ergebnisse der durchgeführten Befragung, sondern nur die Schlussfolgerungen des Berichts des [X.] zu eigen gemacht ([X.]ussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses, [X.]. [X.] 1990, 195, 197). Diese Schlussfolgerungen enthalten an keiner Stelle im Zusammenhang mit dem Ausschluss der Verfahren vom Gebrauchsmuster-schutz die vom [X.] zur Begründung seines angefochtenen [X.]usses herangezogene Parenthese "einschließlich der Anwendungen [X.] Verwendungen bekannter Gegenstände für einen neuen Zweck". Die Schlussfolgerungen nehmen darauf auch keinen Bezug. 12 Nach den Schlussfolgerungen sollte die mit dem Verzicht auf das Raum-formerfordernis bezweckte Öffnung des Gebrauchsmusterschutzes lediglich 13 - 8 - dort eine Grenze haben, wo das ungeprüfte Schutzrecht Gebrauchsmuster die Rechtssicherheit erheblich gefährden würde und der Gebrauchsmusterschutz aufgrund seiner dann mangelnden Bestandskraft praktisch ins Leere ginge. Diese Grenze sei bei [X.] überschritten, weil es bei ihnen wegen des Fehlens von Zeichnungen oder von Darstellungen chemischer For-meln an einer Überprüfbarkeit auf Schutzfähigkeit und Schutzumfang mangele (Bericht, aaO, S. 23 f.). Dementsprechend führt der Rechtsausschuss als Grund für den Ausschluss der [X.] vom Gebrauchsmusterschutz an, dass sie sich mangels konkreter Darstellbarkeit nicht für ein ungeprüftes Schutzrecht eigneten ([X.]ussempfehlung, aaO). Diese Begründung erfasst nicht [X.] für medizini-sche Indikationen, die sich darauf beschränken, einen bekannten Stoff in einer beliebigen, bekannten Darreichungsform dem menschlichen oder tierischen Körper zuzuführen, um in diesem eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Schwie-rigkeiten der Darstellung des Schutzanspruchs sind hier nicht zu erkennen. [X.] lässt sich den Schlussfolgerungen des [X.] ent-nehmen, dass mit dem am 1. Juli 1990 in [X.] getretenen Verzicht auf das Raumformerfordernis im [X.] Gebrauchsmustergesetz die Eintragung von Gebrauchsmustern insbesondere für gestaltlose Stoffe und Stoffmischun-gen wie Arzneimittel ermöglicht werden sollte (Bericht, aaO, S. 21). Ein Grund für eine hinsichtlich ihrer Schutzfähigkeit als Gebrauchsmuster unterschiedliche Behandlung von neuen Stoffen, die Arzneimittel sind, und bekannten Stoffen, deren Wirkung als Arzneimittel in einem erfinderischen Schritt gefunden wurde, ist indes nicht ersichtlich. 14 An der Entwicklung neuer Arzneimittel besteht ein überragendes Interes-se der Öffentlichkeit. Die Entwicklung solcher Innovationen würde nicht [X.] - 9 - dert, sondern gehemmt, wenn Arzneimittel zwar als neue Stoffe, nicht jedoch als neuartige Verwendungen bekannter Stoffe Gebrauchsmusterschutz [X.] könnten. Denn häufig wird bemerkenswerter medizinischer Fortschritt durch die innovative Verwendung bereits bekannter Stoffe erzielt. 3. Auch der [X.] des § 5 Abs. 2 [X.] steht der Eintra-gung eines Gebrauchsmusters für [X.], die sich auf die Verwen-dung bekannter Stoffe zu bestimmter medizinischer Indikation richten, nicht entgegen. Denn auch als solche oder als Arzneimittel bekannte Wirkstoffe be-dürfen regelmäßig der augenfälligen Herrichtung im gewerblichen Bereich, ehe sie zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden können (vgl. [X.] 68, 156, 161 - [X.]; [X.].[X.]. v. 03.06.1982 - [X.], [X.], 548, 549 - Sitosterylglykoside; [X.] 88, 209, 216 - [X.]). 16 4. Die [X.] 10 und 11 beziehen sich auf die Verwendung zweier pharmakologisch wirksamer Substanzen zur Behandlung einer Krank-heit. Auch wenn sie die Mischung oder Verbindung dieser Substanzen voraus-setzen, geben sie doch keine Anleitung für ein Herstellungs- oder Arbeitsverfah-ren in dem beschriebenen, von § 2 Nr. 3 [X.] erfassten Sinn. Diese Schutz-ansprüche sind daher ebenfalls nach den vorstehend für medizinische Indikationen entwickelten Grundsätzen zu beurteilen und nicht prinzipiell vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen. 17 II[X.] Die vom [X.] für die Ablehnung der Eintragung des angemeldeten Gebrauchsmusters angeführte Begründung erweist sich somit im Ergebnis als nicht tragfähig. Die Rechtsbeschwerde führt daher zur Aufhebung des angefochtenen [X.]usses und zur Zurückverweisung zur neuen [X.] und Entscheidung an das [X.] (§§ 18 Abs. 4 18 - 10 - [X.], 108 Abs. 1 [X.]). Das [X.] wird seine erneute [X.] anhand der in dieser Entscheidung ausgeführten Grundsätze vorzuneh-men haben. Eine Zurückweisung der Anmeldung im Hinblick auf den in § 2 Nr. 3 [X.] formulierten [X.] ist danach im Streitfall ausge-schlossen. Eine mündliche Verhandlung hat der [X.]at nicht als erforderlich angese-hen (§ 18 Abs. 4 [X.] i.V.m. § 107 Abs. 1 [X.]). 19 Scharen [X.] Meier-Beck

[X.] [X.] Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom [X.](pat) 25/01 -