Bundespatentgericht, Beschluss vom 21.01.2021, Az. 30 W (pat) 517/17

Das Zeichen

[X.][X.]o

ist am 25. Februar 2015 angemeldet und am 10. Juli 2015 für die Waren und Dienstleistungen der

„[X.]: [X.] aus Metall; Befestigungsmaterial aus Metall; Befestigungsschrauben aus Metall; Befestigungsteile aus Metall; Griffstangen aus Metall für Duschen; Haken [Kleineisenwaren]; Haltebügel aus Metall; Haltegriffe aus Metall; Haltegriffe aus Metall für Badewannen; Halterungen aus Metall zum Anbringen von Metallhaken; metallische Dosen [Behälter]; [X.] [Tragwerke]; Metallwaren; Sammelbüchsen aus Metall; Spender aus Metall; Verschlüsse aus Metall; Wandelemente aus Metall

Klasse 9: Magnete; Magnetbänder; Magnetplatten; magnetische Selbstklebeetiketten

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf sanitäre Anlagen“

als Wortmarke unter der Nummer 30 2015 030 290 in das beim [X.] geführte Register eingetragen worden.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 14. August 2015 veröffentlich wurde, hat die Inhaberin der am 3. Dezember 1998 angemeldeten und am 7. März 2000 registrierten [X.]smarke [X.] 001 004 662

[X.]

die für die Waren

„[X.]: Warenträger, Lochplatten und Lochplattenhaken, Körbe, Regale und Regalteile, einschließlich Böden, Stützen und Befestigungssysteme, Vitrinen, Schaukästen, Displays, Theken, Wände, Bücherstützen, Werkzeughalter, alle vorstehend genannten Waren aus Metall; Draht- und Metallwaren, insbesondere Biegeteile und Drahtbiegeteile, Verbindungs- und Befestigungselemente, einschließlich Schrauben, vorgenannte Waren soweit in [X.] enthalten

Klasse 9: Preisschilder, nämlich mit elektronischer Steuerung und elektronischen Displays

Klasse 20: Warenträger, Lochplatten und Lochplattenhaken, Körbe, Regale und Regalteile, einschließlich Böden, Stützen und Befestigungssysteme, Vitrinen, Schaukästen, Displays, Theken, Wände, Bücherstützen, Werkzeughalter, alle vorstehend genannten Waren aus Kunststoff und/oder Holz; Preisauszeichnungssysteme, nämlich Preisschilder und deren Halter und Befestigungssysteme, vorgenannte Waren aus Kunststoff“

Schutz genießt, Widerspruch erhoben. Der Widerspruch ist beschränkt auf die Waren der Klassen 6 und 9 der angegriffenen Marke.

Mit Schriftsatz vom 8. März 2016 hat der Markeninhaber die Einrede der Nichtbenutzung erhoben.

Die Widersprechende hat daraufhin Unterlagen zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenen Benutzung vorgelegt.

Mit Beschluss vom 29. November 2016 hat die mit einem Beamten des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 9 des [X.]s den Widerspruch mangels [X.] im Sinne von §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 125b Nr. 1 [X.] zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, die Widerspruchsmarke sei durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Die Voraussetzungen für eine durch intensive Benutzung erworbene gesteigerte Kennzeichnungskraft seien jedoch nicht dargelegt. Auch die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke sei im Ergebnis nicht nachgewiesen. Denn da die Widersprechende weder eine eidesstattliche Versicherung noch Rechnungen zu den relevanten Waren vorgelegt habe, könnten keinerlei Schlüsse auf den Benutzungsumfang der Widerspruchsmarke gezogen werden.

Überdies fehle es an einer die [X.] begründenden Zeichenähnlichkeit. Die Vergleichsmarken enthielten zwar die übereinstimmende Buchstabenfolge „[X.]“, die jedoch in der jüngeren Marke mit weiteren Buchstaben sowohl am Wortbeginn als auch am Wortende verschmolzen sei. Im schriftbildlichen Markenvergleich wirke die Widerspruchsmarke [X.] deutlich kürzer als die jüngere Vergleichsmarke [X.][X.]o. In klanglicher Hinsicht stünden sich die Widerspruchsmarke als Kurzwort und eine dreisilbige jüngere Marke gegenüber, wodurch auch die jeweilige Betonung voneinander abweiche. Schließlich sei der angegriffenen Marke [X.][X.]o leicht ein Sachaussagegehalt im Sinne von „Mein [X.]o“ ([X.]o = echsenartiges Kriechtier) zu entnehmen, was die [X.] deutlich reduziere. Ob dem breiten Verkehr die Bedeutung des Wortes „[X.]“ (Widerspruchsmarke) bekannt sei, könne dabei dahingestellt bleiben.

Da sich die Vergleichsmarken somit in klanglicher, schriftbildlicher und auch begrifflicher Hinsicht jeweils deutlich voneinander unterschieden, komme eine [X.] von Vorneherein nur dann in Betracht, wenn der in der jüngeren Marke enthaltene Wortbestandteil „[X.]“ diese alleine kollisionsbegründend präge. Vorliegend stehe einer solchen Prägung aber bereits entgegen, dass die jüngere Marke eine gesamtbegriffliche Einheit (mit dem Aussagegehalt „Mein [X.]o“) darstelle. Dies stehe sowohl der Annahme einer unmittelbaren [X.] als auch der Annahme einer [X.] im weiteren Sinne unter dem Gesichtspunkt einer selbständig kennzeichnenden Stellung entgegen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie macht geltend, entgegen der Auffassung der Markenstelle sei die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nachgewiesen. Bereits aus den im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen ergebe sich unzweifelhaft, dass die Widersprechende die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Widerspruchswaren europaweit führend vertreibe. Schon seit den 1980er-Jahren sei die Widersprechende führende Produzentin in dem Segment der Warenträger (für Shopfitting und Verkaufsförderung). Dementsprechend werde sie in den vorgelegten Unterlagen, darunter Auszügen aus Fachmagazinen, als „Weltmarktführer [X.]s“

(neben Unternehmen wie [X.], [X.] oder [X.]) bzw. als „weltmarktführen- ‚des Unternehmen“ bezeichnet und erwirtschafte mit ihren Produkten Millionenumsätze.

Vorsorglich hat die Widersprechende im Beschwerdeverfahren weitere Unterlagen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt, so u.a. eine eidesstattliche Versicherung ihres geschäftsführenden Gesellschafters, [X.], vom 24.2.2017, mehrere Konvolute mit Rechnungen sowie schließ- lich ein Beispiel für eine Zeichennutzung auf den Waren (Anlage [X.]).

Die sich gegenüberstehenden Waren seien teils identisch und teils hochgradig ähnlich. Die angegriffene Marke sei u.a. für [X.] aus Metall (wie eben Warenträger), Befestigungsmaterial (wie eben Haken), Halterungen aus Metall zum Anbringen von Metallhaken oder Metallwaren eingetragen. In genau diesen Bereichen sei die Widersprechende absolute Marktführerin, was den relevanten Fachkreisen auch bekannt sei. Würden nun die entsprechenden, identischen Metallwaren unter dem Zeichen [X.][X.]o angeboten, unterlägen die Verkehrskreise unweigerlich einer [X.] bzw. gingen zumindest von lizenzvertraglichen Beziehungen aus.

Innerhalb der angegriffenen Marke werde der Bestandteil „[X.]“ vom Verkehr ohne Weiteres als Possessivpronomen aufgefasst, das in der inländischen Werbung omnipräsent sei und hier als anpreisender Hinweis auf Waren, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, verwendet werde (unter Hinweis auf [X.] 25 W (pat) 3/10 – [X.]Fruit; 29 W (pat) 35/07 – my choice; 27 W (pat) 5/08 – [X.]). Da es sich somit um einen schutzunfähigen Bestandteil handele, müsse dieser im [X.] zurücktreten. [X.] sich somit die Zeichen [X.] und „[X.]o“ gegenüber, bestehe in klanglicher Hinsicht eine hochgradige Zeichenähnlichkeit.

Selbst begrifflich bestehe eine hochgradige Zeichenähnlichkeit, da der Verkehr an Verkürzungen (wie „Zweck“ und „Zwecke“, „[X.]“ und „[X.]e“, „Schneck und Schnecke“) gewöhnt sei und daher in Ansehung des Zeichens „[X.]“ unweigerlich an einen „[X.]o“ denken werde. Eine andere Bedeutung des Wortes „[X.]“ (etwa „eitle männliche Person, die sich übertrieben kleidet“) kenne der Verkehr entgegen der Behauptung der Markenstelle nicht.

In visueller Hinsicht sei der Markenstelle zwar zuzugeben, dass die angegriffene Marke schriftbildlich länger erscheine. Auch hier müsse allerdings berücksichtigt werden, dass der Bestandteil „[X.]“ als anpreisender und werbeüblicher Bestandteil von den [X.] nicht so sehr beachtet werde wie der übrige Bestandteil „[X.]o“.

Es liege somit eine unmittelbare [X.] vor. Zumindest aber werde der Verkehr aufgrund der Bedeutung und Bekanntheit der Widerspruchsmarke im relevanten Warenbereich darauf schließen, dass zwischen den Zeichen [X.] und [X.][X.]o geschäftliche, wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen bestünden, so dass die Gefahr bestehe, dass die Zeichen gedanklich miteinander in Verbindung gebracht würden.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 9 des [X.]s vom 29. November 2016 aufzuheben und aufgrund des Widerspruchs aus der [X.]smarke [X.] 001 004 662 die Löschung der Marke 30 2015 030 290 für die Waren der Klassen 6 und 9 anzuordnen.

Der Markeninhaber hat sich am Beschwerdeverfahren nicht beteiligt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemäß § 64 Abs. 6 Satz 1 i. V. m. § 66 [X.] statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Zwischen den Vergleichsmarken besteht keine Gefahr von Verwechslungen (§§ 125b Nr. 1, 43 Abs. 2, 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 [X.] a. F.), so dass die Markenstelle den Widerspruch aus der [X.]smarke [X.] 001 004 662 zu Recht zurückgewiesen hat (§ 43 Abs. 2 Satz 2 [X.]).

B. Ob [X.] vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Europäischen Gerichtshofes als auch des [X.] unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. [X.] [X.], 1098, Nr. 44 – [X.]/[X.]; [X.], 933, Nr. 32 – [X.]; GRUR 2011, 915, [X.] – [X.]; [X.], 1040, [X.] – [X.]/pure; [X.], 930, Nr. 22 – [X.]/[X.]; [X.], 64, [X.] – [X.]/[X.]; [X.], 235, Nr. 15 – [X.]/[X.]). Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen). Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und – davon abhängig – der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der [X.] eine gewisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. [X.], 833, Nr. 30 – [X.]/[X.]; [X.], 1040, [X.] – [X.]/pure; [X.], 930, Nr. 22 – [X.]/[X.]; [X.], 64, [X.] – [X.]/[X.]; [X.], 1103, Nr. 37 – Pralinenform II; [X.] [X.], 343 Nr. 48 – [X.]/[X.]).

C. Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den Vergleichsmarken keine markenrechtlich relevante Gefahr von Verwechslungen zu besorgen.

1. Die seitens der Inhaberin der angegriffenen Marke zulässigerweise erhobene Einrede mangelnder Benutzung (§§ 43 Abs. 1, 125 b Nr. 4 [X.] i. V. m. Art. 15 [X.] [jetzt: Art. 18 [X.]V]) erstreckt sich auf beide Benutzungszeiträume nach § 43 Abs. 1 Satz 1 u. Satz 2 [X.], da die ([X.] [X.] 001 004 662 zum [X.]punkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke bereits seit mehr als fünf Jahren eingetragen war.

a) Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind daher gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 125b Nr. 4 [X.] nur die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist.

Der Widersprechenden oblag es demnach, eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für den [X.]raum innerhalb der letzten fünf Jahre vor der [X.] der Eintragung der Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, glaubhaft zu machen (§§ 43 Abs. 1 Satz 1, 125 b Nr. 4 [X.]), nämlich für den [X.]raum von August 2010 bis August 2015 , sowie für die [X.] innerhalb der letzten fünf Jahre vor dieser Beschwerdeentscheidung (§§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 [X.]), somit von Januar 2016 bis Januar 2021.

b) Nach § 125b Nr. 4 [X.] sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine ältere [X.]smarke gestützt wird (vgl. § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125b Nr. 1 [X.]), die [X.] des § 43 Abs. 1 [X.] entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke mit älterem [X.]rang gemäß § 26 [X.] die Benutzung der [X.]smarke gemäß Artikel 15 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (jetzt: Artikel 18 [X.]V) tritt. Danach muss die Marke in der [X.] ernsthaft benutzt worden sein (vgl. hierzu im Einzelnen Ströbele/Hacker/Thiering, [X.], 13. Aufl. 2021, § 125 b Rn. 51 ff.). Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren (oder Dienstleistungen), für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren (oder Dienstleistungen) einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtlicher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benutzung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. [X.] GRUR 2003, 425, 428, Rn. 38 – [X.]/Ansul; [X.], 582, 584, Rn. 70 – [X.]). Nach der europäischen Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die Marke „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist“ (vgl. [X.] [X.], 343, 346, Nr. 74 – [X.]/[X.]).

c) In Anwendung der dargelegten Grundsätze hat die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß Art. 18 [X.]V in der [X.] für beide nach §§ 43 Abs. 1 Satz 1 und 2, 125 b Nr. 4 [X.] maßgeblichen [X.]räume nicht hinreichend glaubhaft gemacht.

aa) Zwar kann u.a. hinsichtlich der folgenden Waren der [X.]

„Lochplattenhaken aus Metall; Körbe aus Metall, nämlich Drahtkörbe; Warenträger, nämlich [X.] aus Metall; [ggf. auch Displays aus Metall]“

bei großzügiger Betrachtung ein hinreichender Umfang der Benutzung angenommen werden.

In der eidesstattlichen Versicherung des geschäftsführenden Gesellschafters der Widersprechenden vom 24. Februar 2017 werden u.a. für diese Waren jeweils Millionenumsätze glaubhaft gemacht, wenngleich nur für die [X.] und 2014 (d.h. nur für den ersten Benutzungszeitraum) und ohne Angabe, auf welchen konkreten Länder (der Europäischen [X.]?) sich die Umsatzzahlen beziehen.

Ungeachtet dieser Mängel der eidesstattlichen Versicherung erscheint ein hinreichender Umfang der Benutzung in Bezug auf die o.g. Waren für beide Benutzungszeiträume nicht zweifelhaft. Generell geht aus den im Amts- und Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen hervor, dass die Widersprechende seit vielen Jahrzehnten ein international führender Hersteller von „Warenpräsentationslösungen“ ist sowie ein „[X.]“ für Warenträger, Displays, Einkaufswagen, Preisauszeichnungssysteme und [X.]; besonders bekannt sei der sog. „[X.]-Haken“ (vgl. zB die Anlage [X.], [X.], „Weltmarktführer und Bestleistungen der Industrie aus [X.]“, 5. Aufl. 2018). Die Widersprechende hat zudem im Beschwerdeverfahren eine Vielzahl von Rechnungen vorgelegt, die beide Benutzungszeiträume abdecken und den Verkauf der o. g. Waren in [X.] jeweils mit relevanter Stückzahl belegen (vgl. z. B. Anlage 22: Rechnungen aus 2013 und 2014 über Lochplattenhaken; Anlage 23: Rechnungen aus 2013 und 2014 u.a. über [X.] und Haken; Anlage 24: Rechnungen aus 2013 und 2014, u.a. über [X.]; Anlage 25: Rechnungen aus 2013 und 2014 über Einhängekörbe, Drahtkörbe und Trenngitter; Anlage 31: [X.] aus dem [X.]raum 2015-2019, u.a. 2016: Plakatständer; 2017: Lochplattenhaken; Anlage zum Schriftsatz vom [X.], Rechnungen aus 2018 über [X.], [X.], Körbe aus Metall ([X.]; [X.]). Die für einen einzigen Mitgliedsstaat – hier: [X.] – nachgewiesene, hinreichend intensive Benutzung kann dabei für die Annahme einer ernsthaften Benutzung i. S. v. Art. 18 [X.]V grundsätzlich ausreichen (vgl. [X.]/ Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 125 b, Rn. 52 mwN).

bb) Es fehlt jedoch an einer Glaubhaftmachung der funktionsgemäßen Benutzung der Marke (vgl. hierzu Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 26 Rn. 25 ff., 45). Bei der Verwendung von Warenmarken muss eine funktionelle Beziehung zwischen der Marke und den registrierten Waren gegeben sein. Ohne eine solche Beziehung stellt sich die verwendete Marke für den Verkehr lediglich als Unternehmenskennzeichen dar. Soweit es um die Benutzung für Produkte geht, bei denen Marken branchenüblich auf der Ware selbst bzw. deren Verpackung aufgebracht werden, reicht es deshalb nicht aus, dass die Marke lediglich im Geschäftslokal, an Verkaufsständern, Regalen oder Prospekten etc. angebracht ist (vgl. ausführlich und mwN Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 26 Rn. 46).

Vorliegend macht die Widersprechende geltend, dass die „Zeichennutzung“ auf den Waren selbst erfolgt sei „so wie im Beispiel Anlage [X.]“.

Die Anlage [X.] zeigt zwar die Marke [X.] mit hochgestelltem „R im Kreis“ auf einem Metallstück bzw. einer Metallware. Es erschließt sich jedoch nicht, um welche konkrete Ware es sich handeln könnte, so dass eine Subsumtion unter einen Warenoberbegriff des Verzeichnisses nicht möglich ist. Es fehlt insoweit an jeglicher Darlegung und insbesondere auch an der Glaubhaftmachung, dass die konkret beanspruchten Waren (bzw. die in der eidesstattlichen Versicherung im Einzelnen genannten Waren, u.a. „Körbe“, „[X.]“, „Displays“, „Lochplattenhaken“) in den maßgeblichen Benutzungszeiträumen tatsächlich so wie in Anlage S&J 28 abgebildet mit der Marke gekennzeichnet wurden.

Auch im Übrigen hat die Widersprechende eine funktionsgemäße Benutzung der Widerspruchsmarke nicht glaubhaft gemacht. Die im Amtsverfahren vorgelegten Unterlagen zeigen die Marke [X.] lediglich auf Merchandisingartikeln (u.a. auf einer Tasse sowie auf einem Zollstock), nicht aber auf den konkret beanspruchten Waren der Klassen 6 und 9 bzw. deren Verpackungen. In den vorgelegten Warenkatalogen (vgl. u.a. Anlage 10) ist zwar die Marke [X.] mit hochgestelltem „R im Kreis“ mehrfach auf jeder Katalogseite abgedruckt. Dies reicht aber nicht aus. Denn von einer rechtserhaltenden Benutzung kann nur ausgegangen werden, soweit in dem Katalog eine Anbringung der fraglichen Marke auf der jeweiligen Ware ersichtlich ist (etwa durch eine Abbildung der mit der Marke versehenen Ware), denn erst hierdurch wird die funktionsgemäße Verbindung zwischen Marke und konkreter Ware hergestellt (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 26 Rn. 48). Sofern dagegen der Katalog – wie hier – nur allgemein auf ein Angebot von Waren hinweist, die nicht erkennbar mit der eingetragenen Marke versehen sind, handelt es sich nicht um einen Beleg für eine funktionsgemäße Benutzung, sondern lediglich um eine firmenmäßige Verwendung (Ströbele/Hacker/Thiering, ebenda).

Das gleiche gilt für die weiteren Unterlagen mit Fotografien eines Messeauftritts der Firma [X.] (wobei ein Foto wohl einen Messestand zeigt, nicht ein von der Firma selbst hergestelltes Display), für die vorgelegten Screenshots von einem Internetauftritt der Widersprechenden sowie schließlich die im Beschwerdeverfahren vorgelegten [X.], die nur eine firmenmäßige Benutzung belegen.

Auf keinem der im Amts- und Beschwerdeverfahren vorgelegten Belege ist die Widerspruchsmarke [X.] erkennbar auf einer Ware im Sinne des Warenverzeichnisses bzw. der Verpackung einer solchen Waren angebracht zu sehen. Zwar ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Produkten (für Warenrepräsentationslösungen) der Widersprechenden um solche Waren handeln kann, bei denen eine Anbringung der Marke [X.] teilweise nicht möglich oder aber von Kundenseite nicht erwünscht ist. Selbst wenn man dies berücksichtigt, wäre es auch in Bezug auf solche Waren aber zumindest erforderlich gewesen, die Verwendung der Widerspruchsmarke auf Verpackungen, Schutzhüllen o. ä. zu belegen. Dies hat die Widersprechende jedoch versäumt, so dass es insgesamt an Belegen dafür fehlt, welche Beziehung die Marke zu den beanspruchten Waren aufweist (vgl. Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 26 Rn. 45).

d) Im Ergebnis ist die funktionsgemäße Verwendung und damit die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke [X.] nicht glaubhaft gemacht, so dass Widerspruch und Beschwerde bereits aus diesem Grunde zurückzuweisen sind.

Aber auch wenn man eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke [X.] für bestimmte (o. g.) Waren der [X.] unterstellt, sind der Widerspruch und die Beschwerde mangels [X.] zurückzuweisen, im Einzelnen:

2. Soweit man eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der [X.]

„Lochplattenhaken aus Metall; Körbe aus Metall, nämlich Drahtkörbe; Warenträger, nämlich [X.] aus Metall; Displays aus Metall“

unterstellt, können sich die Vergleichsmarken teilweise im Bereich identischer oder überdurchschnittlich ähnlicher Waren begegnen.

Die Widerspruchswaren „Lochplattenhaken aus Metall“ sind u. a. identisch zu den von der angegriffenen Marke beanspruchten „Haken“. Auch zu den weiteren „Befestigungsmaterialien“ bzw. „Befestigungsteilen“ bzw. generell Metallwaren zur Befestigung besteht Identität bzw. zumindest eine hochgradige Ähnlichkeit. Dasselbe gilt für die – unterstellt rechtserhaltend benutzten – „Körbe aus Metall, nämlich Drahtkörbe“ im Verhältnis zu den von der angegriffenen Marke in [X.] beanspruchten Metallwaren zu Aufbewahrungszwecken.

Einer eingehenderen Erörterung der [X.] bedarf es nicht, da zwischen den [X.] selbst dann keine [X.] besteht, wenn sie sich bei identischen Waren begegnen.

3. Die Widerspruchsmarke verfügt über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. [X.], 833, [X.] – [X.]/[X.]).

a) Marken, die wie hier erkennbar aus einem Familiennamen gebildet sind, genießen grundsätzlich durchschnittliche Kennzeichnungskraft (vgl. Ströbele/ Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 9 Rn. 151). Ein Verständnis der Widerspruchsmarke im Sinne der lexikalischen Bedeutung des Wortes [X.] (also im Sinne von „Narr“, „männliche Person, die als eitel, sich übertrieben modisch kleidend angesehen wird“, vgl. www.duden.de) liegt im vorliegenden [X.] fern. Im Übrigen wiese auch dieser begriffliche Inhalt keinen beschreibenden Bezug zu den relevanten Waren auf, so dass es bei der originär durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Marke verbleibt.

b) Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden kann für den hier relevanten Warensektor nicht von einer aufgrund intensiver Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit bedarf es grundsätzlich hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil, zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke, zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive des Investitionsumfangs zur Förderung der Marke sowie ggf. zu demoskopischen Befragungen zwecks Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen ([X.], a. a. [X.], Rn. 41 – [X.]/[X.]). Diese Voraussetzungen müssen bereits im Anmeldezeitpunkt der jüngeren Marke vorgelegen haben (vgl. [X.] [X.], 903 Rn. 13 f. – [X.]) und bis zum Entscheidungszeitpunkt fortbestehen ([X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 9 Rn. 225). Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch intensive Benutzung ist nach dem Beibringungs- und Verhandlungsgrundsatz von der Widersprechenden darzulegen und glaubhaft zu machen, soweit die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichtsbekannt ist ([X.] [X.], 152 Rn. 19 – [X.]; [X.], Beschluss vom 11. Juni 2015, 29 W (pat) 76/12; [X.], 468, 469 – Senkrechte Balken).

Die für die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft maßgeblichen Umstände müssen dabei grundsätzlich für das Inland festgestellt werden ([X.] GRUR 2017, 75, 79 ([X.]) – [X.]; [X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 9 Rn. 170). Bei [X.]smarken kann eine gesteigerte Kennzeichnungskraft nur berücksichtigt werden, wenn diese auch in [X.] vorliegt; eine intensive Benutzung und erhöhte Bekanntheit nur im [X.] genügen insoweit nicht ([X.], 1239, 1241, Nr. 29 – [X.]/Volks. Inspektion; [X.]/Hacker/Thiering, a. a [X.], § 9 Rn. 173 mwN).

Ausgehend hiervon lassen die gemäß eidesstattlicher Versicherung unter der Marke [X.] erzielten Umsätze für die [X.] und 2014 schon deshalb keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die (damalige) inländische Verkehrsbekanntheit zu, da unklar verbleibt, ob diese Umsätze in [X.] oder im europäischen Ausland (oder sogar weltweit) erzielt worden sind. Unabhängig davon sind die angegebenen Gesamt-Jahresumsätze (in Höhe von … Euro für 2013/ 2014) auch nicht derart hoch, dass sie ohne weitere Angaben – etwa zu den Marktanteilen – sichere Rückschlüsse auf eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit zuließen. Für den Entscheidungszeitpunkt fehlt es völlig an (aktuellen) Umsatzzahlen. Die vorgelegten Rechnungen an einzelne Kunden, die sich im fünfstelligen bzw. maximal unteren sechsstelligen Eurobereich bewegen, vermögen wie dargelegt zwar einen gewissen Umfang der Benutzung (in Abgrenzung zur bloßen Scheinbenutzung) zu belegen, für eine Verkehrsbekanntheit geben sie jedoch keine Anhaltspunkte. Dies gilt auch für die weiteren vorgelegten Unterlagen über [X.] (u.a. über einen Auftritt der Firma [X.] auf der [X.] 2014, mit einer Gesamtauftragssumme von … €). Auch soweit die Firma [X.] in mehreren Anlagen (u.a. Anlage S&P 6; S&J 30, IHK Südwestfalen, „Weltmarktführer und Bestleistungen der Industrie aus Südwestfalen“, 5. Aufl. 2018) als international führender Hersteller von Warenpräsentationslösungen, europaweit führendes Unternehmen bzw. „Weltmarktführer aus Südwestfalen“ bezeichnet wird, fehlt es an einer Unterfütterung mit konkreten Zahlen. Derartige allgemeine Anpreisungen ersetzen die nach der Rechtsprechung erforderlichen konkreten Angaben (zu Marktanteil, Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke) nicht, und sie sind vorliegend auch in der Gesamtschau mit allen Unterlagen nicht hinreichend aussagekräftig, um eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu belegen.

4. Die Zeichenähnlichkeit ist sehr gering.

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist der Gesamteindruck der Vergleichsmarken unter Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente ([X.] GRUR 2013, 922 Rn. 35 – [X.]/Asda; [X.], 833 Rn. 30 – [X.]/[X.]), wobei von dem allgemeinen Erfahrungsgrundsatz auszugehen ist, dass der Verkehr eine Marke so aufnimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. u. a. [X.] GRUR 2004, 428, Rn. 53 – [X.]; [X.] GRUR 2001, 1151, 1152 – marktfrisch). Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zeichen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, ([X.] und Sinngehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. [X.] [X.], 413 Rn. 19 – [X.]/SIR; [X.] [X.], 235 Rn. 15 – [X.]/[X.]; NJW-RR 2009, 757 Rn. 32 – [X.]). Dabei genügt für die Annahme einer [X.] regelmäßig bereits die hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung ([X.] a.a.[X.] Rn. 18 – [X.]/[X.]; [X.], 724 Rn. 37 – idw).

b) In ihrer Gesamtheit hebt sich die angegriffene Marke [X.][X.]o von der Widerspruchsmarke [X.] in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht durch die zusätzliche Buchstabenfolge „[X.]“ am besonders beachteten Wortanfang sowie den zusätzlichen Schlussvokal „o“ deutlich ab.

[X.] ist die jüngere Marke mit sieben Buchstaben fast doppelt so lang wie die Widerspruchsmarke und weist zudem eine deutlich andere Umrisscharakteristik auf. Klanglich stehen sich ein einsilbiges Kurzwort und eine dreisilbige Wortkombination gegenüber; die zusätzlichen Elemente in der angegriffenen Marke beeinflussen den klanglichen Gesamteindruck u.a. im Hinblick auf die lauttragende Vokalfolge, die Betonung und den Sprechrhythmus so stark, dass die sich daraus ergebenden Abweichungen überaus deutlich und nicht zu überhören sind.

In begrifflicher Hinsicht verleihen die abweichenden Elemente dem angegriffenen Zeichen eine völlig abweichende Gesamtbedeutung. Der Verkehr wird, wie die Markenstelle zutreffend ausgeführt hat (und was die Widersprechende nicht in Abrede stellt), [X.][X.]o unmittelbar im Sinne von „Mein [X.]o“ verstehen, so dass die angegriffene Marke auch begrifflich deutlich anders wahrgenommen wird als die Widerspruchsmarke.

Das Vorbringen der Widersprechenden, dass [X.] im vorliegenden [X.] unmittelbar im Sinne von „[X.]o“ verstanden werde, da der Verkehr an entsprechende Verkürzungen („Schnecke/Schneck“) gewöhnt sei, ist abwegig. „[X.]“ ist kein gebräuchliches Kurzwort für „[X.]o“, und es bestehen überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verkehr das [X.] im vorliegenden [X.] stets in diesem Sinne verstehen würde (vgl. [X.], 731 – Kaleido).

c) Die Annahme einer [X.] kann auch nicht darauf gegründet werden, dass die Vergleichsmarken in der Zeichenfolge „[X.]“ übereinstimmen.

aa) Es ist zwar anerkannt, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusammengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine rechtlich relevante [X.] begründen können ([X.], [X.], 772 [X.]. 57 – [X.]). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. [X.], [X.], 64, [X.]. 15 – [X.]/[X.]; [X.], 729 [X.]. 31 – [X.]; [X.], 1055 [X.]. 23 – airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können.

Diese Grundsätze können nach der Rechtsprechung des [X.] auch auf einteilige Zeichen – wie hier die angegriffene Marke – anzuwenden sein (vgl. [X.] [X.], 905, Nr. 26 – [X.]; [X.], 729, Nr. 34 – [X.]; GRUR 2013, 631, Nr. 33 – [X.]/Marulablu). Dies setzt allerdings voraus, dass der Verkehr aufgrund besonderer Umstände Veranlassung hat, das zu einem Wort zusammengesetzte Zeichen zergliedernd und nicht als einheitliche Bezeichnung aufzufassen ([X.] [X.], 729, Nr. 34 – [X.]; GRUR 2013, 631, Nr. 33 – [X.]/Marulablu). Bei der Feststellung solcher besonderen Umstände handelt es sich um einen eigenständigen [X.], der der eigentlichen Anwendung des Prägungsgrundsatzes vorgelagert ist und mit dieser nicht vermengt werden darf. Denn es geht bei dieser Prüfung darum festzustellen, ob die Anwendung des für kombinierte Zeichen geltenden Prägungsgrundsatzes trotz der formalen Einteiligkeit eines Zeichens ausnahmsweise in Betracht kommt.

bb) In Anwendung der dargelegten Grundsätze ist der Widersprechenden im Ausgangspunkt (auf erster Prüfungsebene) zwar einzuräumen, dass vorliegend ein Anlass zur zergliedernden Wahrnehmung der Einwortmarke [X.][X.]o besteht, weil der Verkehr in dem vorangestellten Zeichenelement „[X.]“ ohne Weiteres das [X.] Possessivpronomen erkennen wird.

cc) Entgegen dem Vorbringen der Widersprechenden kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass für den Verkehr Veranlassung besteht, das Element „[X.]“ völlig zu vernachlässigen und sich in Bezug auf die angegriffene Marke alleine an dem Bestandteil „[X.]“ bzw. „[X.]o“ zu orientieren.

Eine solche Prägung muss nämlich insbesondere verneint werden bei Marken, die sich als einheitliche Gesamtbegriffe darstellen (vgl. u.a. [X.] [X.], 484, Nr. 34 – Metrobus; [X.] GRUR 2005, 772, 773 – [X.]/PUBLIC; [X.], 167, [X.]-60 – [X.] albéniz), wobei der gesamtbegriffliche Charakter – anders als die Widersprechende meint – auch durch beschreibende Bestandteile vermittelt werden kann (vgl. [X.] [X.], 484, Nr. 32 – Metrobus; [X.], 772, 777, [X.] – [X.]; [X.]/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 9 Rn. 430).

So liegt der Fall aber hier. Die Vorstellung eines Gesamtbegriffs wird sowohl durch die Zusammenschreibung als auch vor allem durch die sprachliche Ausgestaltung der [X.] gefördert, da „[X.]“ als Possessivpronomen im Sinngehalt auf „[X.]o“ bezogen ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 9 Rn. 431). Die jüngere [X.] wirkt dabei unmittelbar als geschlossener Gesamtbegriff mit einer einheitlichen begrifflichen Aussage („Mein [X.]o“). Die ältere Marke „[X.]“ wird daher innerhalb der jüngeren Wortkombination nicht mehr erkannt bzw. nicht als Hinweis auf den älteren Markeninhaber verstanden.

5. Daher wird die angegriffene Marke weder durch den Bestandteil „[X.]o“ noch alleine durch das Element „[X.]“ geprägt, so dass eine unmittelbare [X.] mit der durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke selbst dann nicht in Betracht kommt, wenn sich die [X.] bei identischen Waren begegnen.

6. Eine Gefahr, dass die Zeichen gedanklich unter dem Aspekt des Serienzeichens miteinander in Verbindung gebracht werden, § 9 Abs. 1 Nr. 2, 2. Halbs. [X.], scheidet ebenso aus. Dieser Art der [X.], die erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwechselbar sind, steht bereits entgegen, dass die Widersprechende zu einer entsprechenden Zeichenserie und deren Benutzung im Inland nichts vorgetragen hat. Ohne Benutzung einer solchen Markenfamilie ist aber nichts dafür ersichtlich, dass der Verkehr [X.] als Stammbestandteil einer Zeichenserie auffasst. Die erstmalige Verwendung einer einzigen Marke gibt keinen Anlass, darin ein Stammzeichen zu sehen (vgl. [X.], 840, Nr. 23 – [X.]). Darüber hinaus steht der Annahme einer mittelbaren [X.] entgegen, dass der Verkehr das angegriffene Zeichen [X.][X.]o wie dargelegt als geschlossenen Gesamtbegriff verstehen wird, was ihn von der Vorstellung wegführt, es handele sich um eine Serienmarke ein und desselben Unternehmens (vgl. [X.], a. a. [X.], Rn. 40 – OSTSEE-POST).

7. Es ist auch nicht ersichtlich, dass „[X.]“ innerhalb der angegriffenen Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung einnehmen würde, was die Bejahung einer [X.] im weiteren Sinne rechtfertigen könnte.

Nach der Rechtsprechung des [X.] und des [X.] ist es zwar möglich, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt. Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren [X.]rangs kann [X.] zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen [X.] der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen ([X.] GRUR 2005, 1042, Nr. 37 – [X.] LIFE; [X.] [X.], 258, Nr. 33 – INTERCONNECT/T-InterConnect; [X.], 903, Nr. 33 – [X.]; [X.], 905, Nr. 37 – [X.]; GRUR 2013, 833, [X.] – [X.]/[X.]). Insoweit bedarf es aber der Feststellung besonderer Umstände, die es rechtfertigen, in einem zusammengesetzten Zeichen einzelne oder mehrere Bestandteile als selbständig kennzeichnend anzusehen ([X.], 833, Nr. 50 – [X.]/[X.]).

Solche Umstände lassen sich vorliegend aber nicht feststellen. So handelt es sich bei den weiteren Bestandteilen der angegriffenen Marke offensichtlich weder um ein Firmenkennzeichen noch um eine bekannte Marke oder einen bekannten Serienbestandteil der Inhaberin der angegriffenen Marke, welche dem Verkehr eine selbständig kennzeichnende Stellung von „[X.]“ nahelegen könnte (vgl. dazu [X.] [X.], 905, Nr. 38 – [X.]; Ströbele/Hacker, a. a. [X.], § 9 Rn. 492 m. w. N.). Im Übrigen steht der Annahme einer selbständig kennzeichnenden Stellung wiederum entgegen, dass die ältere Marke in die jüngere Marke vollständig integriert ist und mit deren weiteren Bestandteilen zu einer gesamtbegrifflichen Einheit verschmolzen ist (vgl. Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. [X.], § 9 Rn. 499).

8. Die Widersprechende kann die Löschung der jüngeren Marke schließlich auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Sonderschutzes der bekannten Marke (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3, 125 b Nr. 1 [X.]) verlangen.

a) Gem. § 125 b Nr. 1 [X.] gilt § 9 Abs. 1 Nr. 3 [X.] für Widersprüche aus [X.]smarken mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Bekanntheit im Inland die Bekanntheit in der [X.] gem. Art. 9 Abs. 2 c [X.]V tritt. Bekanntheit der [X.]smarke in einem wesentlichen Teil des [X.]sgebiets, das dem Gebiet eines Mitgliedstaats entsprechen kann, reicht für die Annahme einer Bekanntheit der fraglichen [X.]smarke in der gesamten [X.] aus (vgl. [X.] GRUR 2019, 621 Rn. 50 – ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe [ÖKO-TEST]). Diese Bekanntheit muss nicht im Inland vorliegen (vgl. [X.] [X.], 1158 Rn. 24 – PAGO/Tirolmilch [Pago]), allerdings ist für die weitere Voraussetzung einer „gedanklichen Verknüpfung“ erforderlich, dass jedenfalls ein „wirtschaftlich nicht unerheblicher Teil“ der angesprochenen inländischen Verkehrskreise die Marke kennt (vgl. [X.] [X.], 1002 Rn. 30, 34 – Iron & [X.]/[X.]). Die Marke muss einem bedeutenden Teil dieses Publikums bekannt sein (vgl. [X.] GRUR 2019, 621 Rn. 47 – ÖKO-Test Verlag [ÖKO-TEST]), ein bestimmter Prozentsatz ist dabei aber nicht zu fordern (vgl. [X.] [X.], 1158 Rn. 24 – PAGO/Tirolmilch [Pago]). Bei der Prüfung, ob eine Marke bekannt ist, sind alle relevanten Umstände des Falls zu berücksichtigen, also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geographische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat (vgl. [X.] [X.], 1158 Rn. 25 – PAGO/Tirolmilch [Pago]; [X.] GRUR 2017, 75 Rn. 37 – [X.]; [X.], 1114 Rn. 10 – Springender Pudel).

b) Nach Maßgabe dieses rechtlichen Hintergrundes kann vorliegend eine Bekanntheit der Widerspruchsmarke nicht festgestellt werden. Die vorgelegten Unterlagen weisen wie dargelegt Mängel und Unklarheiten auf (vgl. hierzu ausführlich oben, [X.])); u. a. bleibt unklar, ob und ggf. zu welchem Anteil die in der eidesstattlichen Versicherung (ohnehin nur für die [X.]/2014) genannten Umsatzzahlen im Inland oder zumindest im [X.]sgebiet erzielt worden sind; es könnte sich auch um weltweite Umsätze handeln, zumal die Widersprechende nach ihrem eigenen Vortrag sowie den vorgelegten Unterlagen global tätig ist. Ferner fehlt es an belastbaren Angaben insbesondere etwa zum Marktanteil der Widerspruchsmarke. Die Feststellung, dass die Widerspruchsmarke in einem wesentlichen Teil des [X.]sgebiets bekannt ist, lässt sich daher nicht treffen.

9. Daher ist die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.

D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 [X.], da Billigkeitsgründe für die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich sind.