Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 12.01.2016, Az. X ZR 38/14

[X.]:[X.]:[X.]:2016:120116UXZR38.14.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X ZR
38/14
Verkündet am:
12. Januar 2016
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Ges[X.]häftsstelle
in der Patentni[X.]htigkeitssa[X.]he

-
2
-

Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündli[X.]he Verhandlung vom 12.
Januar 2016 dur[X.]h [X.], den Ri[X.]hter [X.], die Ri[X.]hterin S[X.]huster, [X.]
Dei[X.]hfuß und die Ri[X.]h-terin Dr.
Kober-Dehm
für
Re[X.]ht erkannt:
Auf die Berufung der Klägerin wird unter Zurü[X.]kweisung
des Re[X.]htsmittels der Beklagten das am 12.
November 2013 verkündete Urteil des 3. Senats ([X.]) des [X.] abgeändert.
Das [X.] Patent 1
379
220 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für ni[X.]htig erklärt.
Die Beklagte trägt die Kosten des Re[X.]htsstreits.
Von Re[X.]hts wegen
Tatbestand:
Die Beklagte ist Inhaberin des am 27.
Mai 2002 unter Inanspru[X.]hnahme einer [X.] Priorität vom 1.
Juni 2001 angemeldeten und mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.]n Patents 1
379
220 (Streitpatents), das [X.] und deren Verwendung betrifft und in der erteilten Fassung 16
Patentansprü[X.]he umfasst.
Die Beklagte hat
das Streitpatent in erster Linie in einer bes[X.]hränkten Fassung mit zehn Patentansprü[X.]hen
verteidigt, wobei die Ansprü[X.]he
1 bis 7
1
2
-
3
-

[X.] und die Ansprü[X.]he
8
bis 10 deren Verwendung betreffen. Patentanspru[X.]h
1 in der verteidigten Fassung lautet:
[X.], die als [X.] im [X.] mit einem physiologis[X.]h unbedenkli[X.]hen Hilfsstoff ent[X.], dadur[X.]h gekennzei[X.]hnet, dass das Kapselmaterial einen re-duzierten Feu[X.]htegehalt als TEWS-
oder [X.]-Feu[X.]hte von weniger als 15% aufweist,
und dadur[X.]h, dass das Kapselmaterial ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus [X.], Hydroxypropylmethyl[X.]ellulose, Hydroxypropyl[X.]ellulose, [X.], Hydroxymethyl[X.]ellulose und Hydroxyethyl[X.]ellulose, wobei die Gelatine im Gemis[X.]h mit anderen Zusätzen aus der Gruppe bestehend aus [X.] ([X.]), bevorzugt [X.]
3350, Gly[X.]erol, Sorbitol, Propylengly[X.]ol, PEO-PPO-Blo[X.]k-[X.]opolymeren und anderen Polyalkoholen und Polyethern vorliegt.
Zum Wortlaut der weiteren mit dem Hauptantrag verteidigten Ansprü[X.]he wird auf das angefo[X.]htene Urteil
(S. 8
und
9)
verwiesen.
Die Klägerin hat geltend gema[X.]ht, der Gegenstand des Streitpatents in der verteidigten Fassung sei ni[X.]ht patentfähig.
Die Beklagte hat das Streitpatent in der
Fassung des [X.]
und mit fünf [X.]n verteidigt.
Das Patentgeri[X.]ht hat dem
Streitpatent die
Anspru[X.]hsfassung des
Hilfs-antrags
IV
gegeben. Hiergegen ri[X.]hten
si[X.]h die Berufungen
beider Parteien. Die Klägerin begehrt die Ni[X.]htigerklärung des Streitpatents in
vollem
Umfang, die Beklagte erstrebt die
Abweisung der Klage, soweit das Streitpatent mit dem Hauptantrag, hilfsweise mit weiteren se[X.]hs
Anspru[X.]hsfassungen
verteidigt wird.
Ents[X.]heidungsgründe:
Die Berufung
der Klägerin
ist begründet; das Re[X.]htsmittel der Beklagten bleibt ohne
Erfolg.
3
4
5
6
-
4
-

I.
Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung [X.] aus spezifis[X.]hen Kapselmaterialien mit reduziertem Feu[X.]htegehalt, die den Wirkstoff Tiotropium in Form pulverförmiger Zubereitungen enthalten.
1.
Na[X.]h den Ausführungen in der Patentbes[X.]hreibung bietet si[X.]h bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen, insbesondere von [X.]hronis[X.]her
obstruktiver Lungenerkrankung ([X.]hroni[X.] obstru[X.]tive pulmonary disease
-
[X.])
und Asthma,
die inhalative Anwendung des Wirkstoffs [X.]
an. Dabei handle
es si[X.]h um einen Wirkstoff mit
besonders hoher
Wirksamkeit, der zur Erzielung des therapeutis[X.]h erwüns[X.]hten Effekts nur in geringer
Menge pro Einzeldosis benötigt werde.
Zur Herstellung des [X.]s sei es deshalb erforderli[X.]h, den Wirkstoff
mit geeigneten Hilfsstoffen zu verdünnen. Um eine
glei[X.]hbleibende Dosierung des Wirkstoffs zu gewährleisten, müsse das Arzneimittel in einer besonders stabilen Form bereitgestellt werden.
2.
Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das te[X.]hnis[X.]he Pro-blem, eine ein tiotropiumhaltiges [X.] enthaltende [X.] bereitzustellen, die ein
ausrei[X.]hendes Maß an Stabilität des Wirkstoffs ge-währleistet. Die [X.] soll die Freisetzung des Wirkstoffs mit hoher Dosiergenauigkeit ermögli[X.]hen. Hohe Stabilität und geringe Brü[X.]higkeit der
In-halationskapsel sollen ein gutes Lo[X.]hungsverhalten und eine
problemlose An-wendung
in geeigneten Inhalationsgeräten gewährleisten
(Abs. 6).
3.
Zur Lösung dieses Problems s[X.]hlägt das Streitpatent in der in erster
Linie verteidigten Fassung vor (kursiv Merkmale na[X.]h Hilfsantrag V, der
Hilfsan-trag IV aus der 1. Instanz
entspri[X.]ht;
der unterstri[X.]hene Text entfällt beim Hilfs-antrag):
1.
[X.], die als [X.] enthalten
1.1
Tiotropium
7
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9
10
-
5
-

1.2
im Gemis[X.]h mit einem physiologis[X.]h unbedenkli[X.]hen Hilfsstoff.
im Gemis[X.]h mit Laktose, insbesondere, aber ni[X.]ht auss[X.]hließli[X.]h in Form ihrer Hydrate.
2.
Das Kapselmaterial weist einen reduzierten Feu[X.]htegehalt als Tews-
oder [X.]feu[X.]hte von weniger als 15% auf.
3.
Es ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus
3.1
Gelatine, wobei die Gelatine im Gemis[X.]h mit 1 bis 10
Gewi[X.]htsprozent anderen Zusätzen aus der Gruppe bestehend aus
[X.] ([X.]), bevorzugt [X.] 3350, Gly[X.]erol, Sorbitol, Propylengly[X.]ol, PEO-PPO-Blo[X.]k-[X.]opolymeren und anderen Polyalkoholen und Polyethern
vorliegt,
und
3.2
Hydroxypropylmethyl[X.]ellulose, Hydroxypropyl[X.]ellulose, Methyl[X.]ellulose, Hydroxymethyl[X.]ellulose und Hydroxyethyl-[X.]ellulose.
4.
Die Laktose besteht aus einem Gemis[X.]h von gröberer Laktose mit einer mittleren Teil[X.]hengröße von 15 bis 80
µm und feinerer Laktose mit einer mittleren Teil[X.]hengröße von 1 bis 9 µm.
5.
Der Anteil von feinerer Laktose an der Gesamtlaktosemenge beträgt 5 bis 10%.
4.
Patentanspru[X.]h 1 na[X.]h dem Hauptantrag hat dana[X.]h zwei Maßnah-men zum Gegenstand. Er s[X.]hlägt zum einen
die Zusammensetzung
der
Wirk-11
-
6
-

stoffmis[X.]hung (Merkmale 1.1 und 1.2) und zum anderen
die Bes[X.]haffenheit
des
[X.]
(Merkmal 2 und Merkmalsgruppe 3) vor. Als Wirkstoffmis[X.]hung oder [X.] ist Tiotropium
angegeben, das erfindungsgemäß au[X.]h
in Form eines Salzes, z.B. [X.],
vorliegen kann
(Abs. 41),
im [X.] mit einem physiologis[X.]h unbedenkli[X.]hen Hilfsstoff. Das [X.] befindet si[X.]h in [X.], deren Hüllenmaterial aus Gelatine oder Cel-lulosederivaten besteht (Abs. 13). Es weist einen reduzierten Feu[X.]htegehalt auf
(Merkmal 2), der konkretisiert ist als [X.], d.h. die Feu[X.]hte, die mittels des [X.] MW 2200 des Herstellers
Tews
bestimmt werden kann. Zur Kalibrierung des Geräts kann ein [X.] Verwendung [X.], so
dass im
Rahmen der Erfindung der Begriff [X.] die glei[X.]he Bedeutung wie der
Begriff [X.]feu[X.]hte hat
(im Einzelnen hierzu Abs.
10 und 11). Wird Gelatine als Kapselmaterial verwendet, liegt sie als [X.] mit im Anspru[X.]h näher bezei[X.]hneten Polyalkoholen und Polyethern vor
(Abs. 14).

In der
vom Patentgeri[X.]ht zuerkannten Anspru[X.]hsfassung
ist als
Hilfsstoff Laktose
gewählt, die aus einem Gemis[X.]h von gröberer und feinerer Laktose in angegebener Teil[X.]hengröße besteht, wobei der Anteil
der feineren Laktose 5
bis 10% der Gesamtlaktosemenge ausma[X.]ht
(Merkmale 4 und 5). Als Kapsel-material ist hier Gelatine im Gemis[X.]h mit 1 bis 10
Gewi[X.]htsprozent
Polyethylen-gly[X.]ol
([X.]), bevorzugt [X.]
3350,
oder Hydroxypropylmethyl[X.]ellulose vorge-sehen
(geänderte Merkmale 3.1 und 3.2).
[X.].
Das Patentgeri[X.]ht hat seine Ents[X.]heidung im Wesentli[X.]hen wie folgt begründet:
Die Gegenstände der jeweiligen Patentansprü[X.]he
1 des [X.] und der [X.]
I
bis [X.]I
beruhten ni[X.]ht auf erfinderis[X.]her
Tätigkeit.
Zur Lösung der patentgemäßen Aufgabe habe der Fa[X.]hmann
-
ein im Berei[X.]h der pharmazeutis[X.]hen [X.]nologie tätiger promovierter Apotheker oder 12
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-
7
-

Chemiker (Galeniker) mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwi[X.]klung von phar-mazeutis[X.]hen Formulierungen, insbesondere von geeigneten Darrei[X.]hungsfor-men von Arzneimitteln für die Inhalationstherapie, der si[X.]h für eventuell auftre-tende medizinis[X.]he Fragestellungen bei einem Mediziner informiere
-
von der Studie von [X.] et al., "Tiotropium bromide, [X.] bron[X.]hodilator: [X.] in patients with [X.]hroni[X.]
obstru[X.]-tive pulmonary disease ([X.])", [X.] 1995, 8,
1506
-
1513
([X.]4) ausgehen können. Die Doppelblindstudie bes[X.]hreibe die dosisabhängige bron[X.]hienerweiternde Effektivität und Wirkdauer von Tiotropi-umbromid, das aus Kapseln mit Laktosepulver mittels eines Inhalators von Pa-tienten inhaliert worden sei. Die Studie offenbare
zwar keine Na[X.]hteile der ein-gesetzten [X.] mit Tiotropium. Der Fa[X.]hmann habe
aber auf-grund seines allgemeinen Fa[X.]hwissens die S[X.]hwierigkeiten
gekannt, die mit [X.] verbunden seien.
Um lungengängige Partikelgrößen zu er-zeugen,
müsse das Pulver mikronisiert (vermahlen)
werden. Zum allgemeinen Fa[X.]hwissen gehöre au[X.]h, eine Verbesserung der Dosierung dur[X.]h interaktive Pulvermis[X.]hungen anzustreben, die einen wesentli[X.]h gröberen Trägerstoff
-
wie Laktose -
enthielten,
der pharmakologis[X.]h inaktiv sei
und
an den si[X.]h der mik-ronisierte Wirkstoff anlagere. Derartig
gestaltete
[X.], die
im Be-darfsfall angesto[X.]hen (gelo[X.]ht) würden,
seien dem Fa[X.]hmann
ebenso wie
der Umstand
bekannt gewesen, dass dur[X.]h Feu[X.]htigkeit das in [X.] verwendete mikronisierte lungengängige [X.] seine feine Verteilung verliere und der inhalierbare Anteil der abgegebenen Dosis abfalle, weshalb eine aufwendige Verpa[X.]kung erforderli[X.]h sei
([X.]/Fahr, Pharmazeutis[X.]he [X.]nologie, 9.
Aufl. 2000, [X.] -
434, [X.]22). Für den Einsatz in einem Multidosis-Tro[X.]kenpulverinhalator seien sol[X.]he Pulver ungeeignet, da dieser in der Regel
keine di[X.]hte Verpa[X.]kung gegenüber Wasserdampf darstelle (interna-tionale Patentanmeldung [X.] 00/28979, [X.] -
S.
8 Z.
2, [X.]). Der Fa[X.]hmann werde au[X.]h bei [X.] einen Stabilitätsver-lust dur[X.]h Feu[X.]htigkeit in Betra[X.]ht ziehen ([X.] 9, S. 28 Abs. 1) und daher sei--
8
-

ne Aufmerksamkeit auf die Feu[X.]htigkeit der Umgebung der Pulvermis[X.]hung ri[X.]hten und versu[X.]hen, den Feu[X.]htegehalt der [X.] niedrig zu [X.].
Um eine Verbesserung gegenüber übli[X.]hen Kapselmaterialien wie Gelatine oder Cellulose zu errei[X.]hen, sei
der Fa[X.]hmann dur[X.]h sein Fa[X.]hwissen veran-lasst
gewesen, im Stand der [X.]nik na[X.]h Kapseln mit niedrigem Feu[X.]htegeh-alt zu su[X.]hen.
Aus der [X.] Offenlegungss[X.]hrift 2000-143502 ([X.]5a) seien Kapseln für inhalierbare Pulverformulierungen bekannt.
Die Kapseln
müssten
einen niedrigen Feu[X.]htegehalt aufweisen,
um eine Zusammenballung und ein Anhaften des Pulvers an der Innenwand der Kapsel zu vermeiden; ein zu nied-riger Feu[X.]htegehalt wiederum könne zur Brü[X.]higkeit der Kapseln
führen.
Die
Entgegenhaltung
löse diese Probleme dur[X.]h [X.], die Polyethy-lengly[X.]ol ([X.]) enthielten. Die Kapseln seien ausrei[X.]hend fest,
ohne brü[X.]hig zu sein,
und wiesen einen erniedrigten Feu[X.]htegehalt auf, der
bevorzugt weni-ger als 14
Gewi[X.]htsprozent
betrage. In die [X.] könnten jegli[X.]he [X.] für die Inhalation eingefüllt werden, insbesondere au[X.]h [X.], das ebenso wie [X.] ein Anti[X.]holinergikum
sei und
zum Teil ähnli[X.]he Strukturmerkmale aufweise. Daraus habe si[X.]h für den Fa[X.]hmann eine hinrei[X.]hende
Erfolgserwartung ergeben, dur[X.]h Verwendung der aus [X.]5b
bekannten Kapseln für tiotropiumhaltige [X.] das Prob-lem einer bru[X.]hfesten Kapsel mit geringer Feu[X.]htigkeit lösen zu können.
Aus dem Aufsatz von
Ogura
et al., "[X.] -
An Alternative to Gelatin"
(Pharm. [X.]. [X.] 1998, 10, S. 32
-
42, [X.]12) habe
der [X.] s[X.]hließli[X.]h den Hinweis erhalten,
Kapseln aus Hydroxypropylmethyl[X.]ellu-lose ([X.]), die au[X.]h im Streitpatent alternativ als Kapselmaterial ausgewählt sei, für diesen Zwe[X.]k zu verwenden.
Die von der Beklagten na[X.]h Hilfsantrag
IV
verteidigte Fassung der Pa-tentansprü[X.]he
1 bis 9 erweise si[X.]h dagegen als re[X.]htsbeständig. Patentan-spru[X.]h
1 des vierten [X.] erfülle das Erfordernis der Klarheit,
und
die 16
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-

Kombination seiner
Merkmale sei ausgehend von den bekannten Kapseln au[X.]h ni[X.]ht nahegelegt gewesen.
Dem
Fa[X.]hmann sei allerdings allgemein geläufig gewesen, dass dem gröberen Hilfsstoff Laktose ein Anteil an feinerer Laktose zugesetzt werden könne. In den
Abhandlungen von
Lu[X.]as
et al., "[X.] in [X.]", in: [X.], 1998, 1, [X.]
-
249, [X.]31) und [X.] et al., "Modifi[X.]ation of Ele[X.]trostati[X.] Charge on Inhaled Carrier La[X.]tose Parti[X.]les by Addition of
Fine Parti[X.]les"
in: Drug Development and Industrial Pharma[X.]y
25(1), 1999, [X.]
-
103, [X.]39) werde bes[X.]hrieben, dass der Zusatz von feiner Laktose zu grober
Laktose als Träger für [X.] das Inhalationsvermögen deutli[X.]h verbessere, wenn Albumin als Modellprotein oder Salbutamol als Modell für einen niedermo-lekularen Wirkstoff verabrei[X.]ht werden solle.
Aus [X.]39 gehe hervor, dass der Zusatz einer kleinen Menge feiner Laktosepartikel die Wirkstoffablösung vom gröberen Träger in der turbulenten Stoffströmung dur[X.]h die Inhalation des [X.] fördere. Au[X.]h die mit feiner Laktose versetzten Pulvermis[X.]hungen seien na[X.]h [X.] empfindli[X.]h gegenüber Feu[X.]htigkeit.
Jedo[X.]h werde in [X.] zur Lösung des Feu[X.]htigkeitsproblems ein ande-rer Lösungsweg als im Streitpatent bes[X.]hritten. Die Entgegenhaltung
s[X.]hlage vor, die Feu[X.]hteempfindli[X.]hkeit von Pulvermis[X.]hungen dur[X.]h die Verwendung von Magnesiumstearat zu verringern. Diese Maßnahme sei au[X.]h zur Verbesse-rung der Feu[X.]htigkeitsbeständigkeit von vordosierten Einheiten in Form von Kapseln geeignet. Weder aus [X.] no[X.]h aus anderen [X.] er-gebe si[X.]h eine Anregung, [X.] mit [X.]n na[X.]h den Merkmalen des in Hilfsantrag IV enthaltenen Patentanspru[X.]hs 1 bereitzustellen.
[X.]I.
Diese
Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren ni[X.]ht in vollem Umfang stand.
19
20
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22
-
10
-

1.
Zutreffend hat das Patentgeri[X.]ht angenommen, dass si[X.]h der [X.] der Patentansprü[X.]he na[X.]h dem Hauptantrag für den Fa[X.]hmann in naheliegender Weise aus dem Stand
der [X.]nik ergab
(Art. 56 EPÜ).
a)
In der Entgegenhaltung [X.]4 beri[X.]hten die Autoren über eine Stu-die, die die
dosisabhängige Wirksamkeit und Wirkungsdauer von Tiotropium-bromid bei Patienten mit [X.]hronis[X.]her obstruktiver Lungenerkrankung
untersu[X.]h-te. Die von den Patienten inhalierten Wirkstoffdosen lagen im Gemis[X.]h mit
Lak-tose
vor und waren in [X.] gefüllt ([X.]4, Abstra[X.]t, 2. Abs.). [X.]4 bes[X.]hreibt, wie das Patentgeri[X.]ht zutreffend ausgeführt hat, keine Na[X.]hteile der verwendeten [X.]. Dem Artikel ist
sona[X.]h
im Wesentli[X.]hen
die Information zu entnehmen, dass die Inhalation von [X.]
in übli[X.]her Zubereitung ein wirksames [X.]-Mittel darstellt.
b)
Vor diesem Hintergrund stellte si[X.]h dem Fa[X.]hmann das Problem, die bekannte [X.] sinnvoll auszuführen.
(1)
Als Fa[X.]hmann hat das Patentgeri[X.]ht re[X.]htsfehlerfrei und au[X.]h von der Berufung unangefo[X.]hten einen mit der Entwi[X.]klung von Darrei[X.]hungsfor-men für die Inhalationstherapie vertrauten Galeniker angesehen.
Es hat mithin den Fa[X.]hmann ni[X.]ht als au[X.]h einen Mediziner umfassendes Team angesehen. Seine von der Berufung angegriffene Annahme, der Fa[X.]hmann werde gegebe-nenfalls einen Mediziner hinzuziehen, ist ni[X.]ht zu beanstanden und im Übrigen für die Ents[X.]heidung des Streitfalls unerhebli[X.]h, da das Patentgeri[X.]ht einen An-lass für die Hinzuziehung eines Mediziners oder anderer Fa[X.]hleute bei der Lö-sung des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems ni[X.]ht gesehen hat.
(2)
Zutreffend hat das Patentgeri[X.]ht angenommen, dass dem
[X.], der ein Tiotropiumgemis[X.]h zur Verabrei[X.]hung in [X.] [X.] sollte,
aufgrund seines allgemeinen Fa[X.]hwissens die mit der [X.] zu inhalierender
Wirkstoffmis[X.]hungen verbundenen Probleme bekannt
waren. Insbesondere war dem Fa[X.]hmann geläufig, dass das [X.] 23
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25
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11
-

mikronisiert werden
muss, um lungengängige Partikelgrößen zu erhalten,
dass es einen Trägerstoff wie beispielsweise Laktose enthalten
muss, an den si[X.]h der mikronisierte Wirkstoff anlagert, und dass
das Pulver dur[X.]h Feu[X.]htigkeit seine feine Verteilung und damit den Wirksamkeitsgrad der gewählten Dosie-rung verliert. Diese Überlegungen
wurden
dem Fa[X.]hmann, wie au[X.]h die Beru-fung ni[X.]ht in Frage stellt,
bereits in seiner Ausbildung vermittelt (vgl. das
Lehr-bu[X.]h für Studium und Beruf [X.]22, [X.], 433).

(3)
Das
Bemühen des Fa[X.]hmanns, der Feu[X.]htigkeitsempfindli[X.]hkeit von
[X.]n Re[X.]hnung zu tragen, spiegelt au[X.]h die Entgegenhaltung [X.]
wieder, die si[X.]h damit befasst, die Feu[X.]htigkeitsbeständigkeit von [X.] zur Inhalation zu verbessern und neben anderen ei-ne Formulierung des Wirkstoffs
[X.] mit dem Hilfsstoff Laktose in Beispiel 6 angibt ([X.], S.
27, 28). Ob der Fa[X.]hmann, wie das Patentgeri[X.]ht angenommen hat,
deshalb Anlass
hatte, bei der Wahl des [X.] im Stand der [X.]nik gezielt na[X.]h Kapseln mit besonders niedrigem Feu[X.]hte-gehalt zu su[X.]hen, kann dahinstehen. Jedenfalls hatte der Fa[X.]hmann, wenn er darüber ni[X.]ht ohnedies unterri[X.]htet war, Anlass si[X.]h darüber zu orientieren, wel[X.]he Kapseln und Kapselmaterialien im Stand der [X.]nik für Inhalationspul-ver in Betra[X.]ht gezogen worden waren.
[X.])
Ein sol[X.]hes Kapselmaterial wird in [X.]5b vorges[X.]hlagen.
Die Entgegenhaltung befasst si[X.]h allgemein mit
inhalierbaren
Zuberei-tungen, bei denen ein pulverförmiger Arzneistoff in [X.] ver-pa[X.]kt ist und der Arzneistoff na[X.]h Anste[X.]hen der Kapsel dur[X.]h [X.]rühen oder Inhalieren in den [X.] eingeführt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die
in der
Gelatinehülle enthaltene Feu[X.]htigkeit lei[X.]ht an den
in der Kapsel verpa[X.]kten
pulverförmigen Arzneistoff binden
könne
([X.]5b, Abs. 5). Zur Lö-sung des Problems s[X.]hlägt [X.]5b [X.] vor, die 3 bis 10 Gewi[X.]hts-prozent
Polyethylenglykol ([X.]) enthalten
([X.]5b, Abs. 12). Bevorzugt wird dabei [X.] 4000, das, wie das Patentgeri[X.]ht unangefo[X.]hten festgestellt hat, 27
28
29
-
12
-

dem in Anspru[X.]h
1 des Streitpatents ebenfalls als bevorzugt genannten [X.] 3350 na[X.]h [X.]r Nomenklatur entspri[X.]ht. Die Kapseln seien ausrei-[X.]hend fest, ohne brü[X.]hig zu sein, und wiesen einen Feu[X.]htegehalt von vor-zugsweise weniger als 14 Gewi[X.]htsprozent, insbesondere 12 bis 8 Gewi[X.]hts-prozent,
auf.
In die in [X.]5b vorgestellten [X.] sollen beliebige pul-verförmige Arzneistoffe für Inhalationszwe[X.]ke eingefüllt werden
können, unter anderem Bron[X.]hodilatatoren und Bron[X.]hokonstriktionsblo[X.]ker
wie Ipratropium-bromid und derglei[X.]hen ([X.]5b, Abs. 16). [X.] ist, wie das Pa-tentgeri[X.]ht unangegriffen
festgestellt hat, ebenso wie [X.] ein Anti[X.]holinergikum. Inwieweit es dem [X.] ähnli[X.]he Strukturmerk-male aufweist, was die Berufung in Abrede stellt, ist ohne Belang, da [X.] nur als Beispiel für die beliebigen pulverförmigen Arzneistoffe für Inhalationszwe[X.]ke genannt wird, für die si[X.]h die Kapseln eigneten.
d)
Vor diesem Hintergrund erhielt der Fa[X.]hmann aus [X.]5b die Anre-gung, die dort bes[X.]hriebene [X.] au[X.]h für
[X.]
in Betra[X.]ht zu ziehen.
Selbst wenn der Fa[X.]hmann -
wofür konkrete Anhaltspunkte ni[X.]ht aufgezeigt sind -
es für unsi[X.]her gehalten hätte, ob si[X.]h die bes[X.]hriebenen [X.] mit [X.]-Zusatz au[X.]h für diesen Wirkstoff eigneten, bestand jedenfalls Anlass zu entspre[X.]henden
Versu[X.]hen, zumal keine Anhaltspunkte dafür bestanden, dass diese
mit te[X.]hnis[X.]hen S[X.]hwierigkeiten
oder unangemes-senem Aufwand verbunden sein
könnten. Vor diesem Hintergrund kann dahin-stehen, ob, was die Beklagte mit ihrem Versu[X.]hsberi[X.]ht vom 30.
September 2013 ([X.]) bestreitet,
der Fa[X.]hmann erwarten konnte, dass
eine Wirkstoffmi-s[X.]hung mit [X.] in der Hartgelatinekapsel der [X.]5b das Feu[X.]h-tigkeitsproblem lösen würde
(vgl. [X.], Urteil vom 15. Mai 2012 -
X [X.], [X.], 803 Rn.
46 -
Cal[X.]ipotriol-Monohydrat mwN).

30
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-
13
-

e)
Dur[X.]h
die
Abhandlung
[X.]12 erhielt der Fa[X.]hmann s[X.]hließli[X.]h die Anregung, alternativ Kapseln bereitzustellen, deren Hülle ni[X.]ht aus Gelatine, sondern aus Hydroxypropylmethyl[X.]ellulose ([X.]; Merkmal 3.2) besteht.

(1)
Na[X.]h den Ausführungen in [X.]12 wird als Material zur Herstellung von Hartkapseln in der Regel Gelatine verwendet. Diese Kapseln enthielten im Allgemeinen 13
bis 15% Wasser und seien deshalb unter Umständen ni[X.]ht zur Verwendung für lei[X.]ht wasserlösli[X.]he Wirkstoffe geeignet ([X.]12, S. 32 li. [X.].).
Als Alternative s[X.]hlagen die Autoren deswegen u.a. die Herstellung von Cellu-lose-, insbesondere [X.]-Kapseln vor. [X.] sei ni[X.]ht nur [X.]hemis[X.]h inert, sondern habe au[X.]h einen geringeren Feu[X.]htegehalt (2
bis 5%), was die Auf-re[X.]hterhaltung einer Umgebung mit niedrigerer Feu[X.]htigkeit innerhalb der [X.]-Kapselhülle ermögli[X.]he ([X.]12, S.
36 li. [X.].).
Die Autoren kommen zu der S[X.]hlussfolgerung, [X.] habe ni[X.]ht nur von Natur aus einen niedrigen Feu[X.]htegehalt, sondern behalte au[X.]h selbst unter Bedingungen extrem niedri-ger Feu[X.]htigkeit, wie sie dur[X.]h die Zugabe von [X.] ges[X.]haffen würden, seine me[X.]hanis[X.]he Integrität und sei deshalb bestens für die Verwendung mit Formulierungen geeignet, die feu[X.]htigkeitsempfindli[X.]he Wirkstoffe enthielten ([X.]12, [X.]. [X.].).

(2)
Der Fa[X.]hmann konnte sona[X.]h [X.]12 den Hinweis entnehmen, dass
[X.] als Material für die Kapselumhüllung neben Gelatine sehr gut geeignet ist und insbesondere einen niedrigen Feu[X.]htegehalt mit geringer Brü[X.]higkeit und damit gutem Lo[X.]hungsverhalten bietet. In Anbetra[X.]ht dessen und au[X.]h an-gesi[X.]hts des in [X.]12 ges[X.]hilderten Problems, dass bestimmte Wirkstoffe mit den Aminogruppen der Gelatine reagieren könnten,
und des Umstands, dass [X.] aufgrund religiöser oder vegetaris[X.]her Ernährungsvors[X.]hriften gemieden würden ([X.]12, S. 32 li. [X.].),
hatte er Anlass, als Alternative zu der übli[X.]herweise als Material für die Kapselhülle verwendeten Gelatine die in [X.]12 vorges[X.]hlagenen Cellulosederivate
einzusetzen
(so au[X.]h der High 33
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Court für [X.] und [X.] [J.
Morgan]
in seiner Beurteilung des [X.], Ents[X.]heidung
vom 21.
Oktober 2015 -
[2015] [X.] 2963 [X.]), [X.] vs. [X.] Pharma GmbH & Co. KG).

2.
Die Gegenstände der [X.], [X.] und [X.]I beruhen ebenfalls ni[X.]ht auf erfinderis[X.]her Tätigkeit. Patentanspru[X.]h 1 der [X.] ist dadur[X.]h ein-ges[X.]hränkt, dass die Gelatine im Gemis[X.]h mit 1
bis 10 Gewi[X.]htsprozent [X.], bevorzugt [X.] 3350 (Hilfsantrag I), Laktose als Hilfsstoff (Hilfsantrag [X.]) und Hydroxypropylmethyl[X.]ellulose als Kapselmaterial (Hilfsantrag [X.]I) ausgewählt ist. Das Patentgeri[X.]ht hat zutreffend angenommen, dass au[X.]h diese Gegenstände dur[X.]h die [X.] [X.]4, [X.]5b und [X.]12, die die eins[X.]hränken-den Merkmale enthalten
und auf deren obige Erörterung Bezug genommen wird, nahegelegt waren.
3.
Entspre[X.]hendes gilt für den
Gegenstand des mit der Berufung
der Beklagten
neu vorgelegten [X.] IV, bei dem na[X.]h Patentanspru[X.]h 1 das Kapselmaterial einen reduzierten Feu[X.]htegehalt von weniger oder glei[X.]h 10% aufweisen soll. Na[X.]h der Entgegenhaltung [X.]5b soll der Feu[X.]htigkeitsgehalt der Kapselhülle so niedrig wie mögli[X.]h gehalten werden
und soll vorzugsweise
12 bis 8 Gewi[X.]htsprozent betragen.
4.
Entgegen der Auffassung des
Patentgeri[X.]hts war au[X.]h der Gegen-stand des dur[X.]h die Merkmale 4 und 5 geänderten Patentanspru[X.]hs
1 na[X.]h Hilfsantrag V
dur[X.]h den bereits erörterten Stand der [X.]nik nahegelegt.
[X.] kann dahinstehen, ob
ein sol[X.]her Patentanspru[X.]h auf das Erfordernis
der Klarheit na[X.]h Art. 84 EPÜ
zu überprüfen wäre und ob er, wie das Patentgeri[X.]ht angenommen hat, dieses Erfordernis erfüllte.

a)
Der Anspru[X.]h enthält die Merkmale der [X.] bis [X.]I und in den Merkmalen 4 und 5 Angaben zur Teil[X.]hengröße der gröberen und der fei-35
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15
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neren Laktose und zum Anteil der feineren Laktose an der Gesamtlaktosemen-ge, die 5 bis 10% betragen soll.
b)
Aus den [X.] [X.]31 und [X.]39 war dem Fa[X.]hmann geläufig, dass dem übli[X.]hen Hilfsstoff (gröberer)
Laktose ein Anteil an feinerer Laktose zugesetzt werden kann.
So behandelt der Aufsatz [X.]31 die Rolle von feinteiligen Hilfsstoffen in pharmazeutis[X.]h tro[X.]kenen Pulveraerosolen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Teil[X.]heneigens[X.]haften und die We[X.]hselwir-kungen innerhalb der Systeme das
Verhalten von [X.] und agglome-rierten Tro[X.]kenpulver-Aerosolzubereitungen beeinflussen. Beispielsweise
sei das Inhalationsvermögen bei Zusatz von feiner zu grober Laktose als Träger für [X.] deutli[X.]h verbessert worden,
wenn Albumin als Modellprotein oder Salbutamol als Modell für einen niedermolekularen Wirkstoff verabrei[X.]ht werden sollten.
In der
Entgegenhaltung [X.]39
wird die Wirkung von zugefüg-ten Laktosefeinpartikeln auf die elektrostatis[X.]he Ladung der Laktoseträgerparti-kel untersu[X.]ht,
da
die elektrostatis[X.]he Ladungsansammlung auf Pulvern die Leistung von Tro[X.]kenpulverinhalatoren beeinflussen könne. Der Zusatz einer kleinen Menge
(<
10 Gewi[X.]htsprozent)
feiner Laktosepartikel (10
µm) fördere
die Wirkstoffablösung vom gröberen Träger in der turbulenten Luftströmung dur[X.]h den Inhalierungsvorgang, was
dur[X.]h die
elektrostatis[X.]he Ladung an der Oberflä[X.]he der mikronisierten Pulverpartikel bedingt sei
([X.]39, [X.] re.
[X.]. unten
bis S.
100 li. [X.].
Abs. 1).
Wie au[X.]h das Patentgeri[X.]ht angenommen hat, erhielt der Fa[X.]hmann damit -
sowie au[X.]h aus der internationalen [X.] ([X.]10)
-
die Anregung, den für das [X.] Laktose na[X.]h den Merkmalen 4 und 5 auszugestalten.
[X.])
Damit war dem Fa[X.]hmann aber au[X.]h der Gegenstand des Patentan-spru[X.]hs 1 in seiner Gesamtheit nahegelegt. Der Bewertung des Patentgeri[X.]hts, die Kombination der -
jeweils für si[X.]h nahegelegten -
Wahl des [X.] na[X.]h der Merkmalsgruppe 3 und der Ausgestaltung des Laktosegemis[X.]hes 39
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na[X.]h den Merkmalen 4 und 5 beruhe auf erfinderis[X.]her Tätigkeit, kann der [X.] ni[X.]ht beitreten.
(1)
Beide Maßnahmen dienen unters[X.]hiedli[X.]hen Zielen und lösen unter-s[X.]hiedli[X.]he Probleme. Weder ma[X.]ht die Wahl eines geeigneten [X.] es für den Fa[X.]hmann entbehrli[X.]h, si[X.]h Gedanken darüber zu ma[X.]hen, wie der Trägerstoff für den [X.] günstig ausgestaltet werden kann, no[X.]h entbindet ein geeignetes Laktosegemis[X.]h von der Aufgabe, eine [X.] Kapsel zu finden, in die das [X.] eingefüllt werden kann. Es ist au[X.]h ni[X.]hts erkennbar, was eine Kapsel na[X.]h Merkmal 3.1 oder 3.2 für ein Lak-tosegemis[X.]h na[X.]h den Merkmalen 4 und 5 ni[X.]ht oder weniger geeignet hätte ers[X.]heinen lassen können.
(2)
Etwas anderes ergibt si[X.]h au[X.]h ni[X.]ht aus der in [X.] vorges[X.]hlage-nen
Beifügung von Magnesiumstearat zu einem Gemis[X.]h aus gröberer und fei-nerer Laktose. Vielmehr bestätigt die Entgegenhaltung die ohnehin gehegte Erwartung des Fa[X.]hmanns, dass er bei einem [X.], dessen Trä-gerstoff aus einem sol[X.]hen Laktosegemis[X.]h besteht, ni[X.]ht von der [X.] entbunden ist, auf die Feu[X.]htigkeitsempfindli[X.]hkeit des Pulvers Beda[X.]ht zu nehmen. Damit war die Ents[X.]heidungssituation hinsi[X.]htli[X.]h des [X.]
für den Fa[X.]hmann von der Zusammensetzung der Laktose grundsätzli[X.]h unab-hängig.
Als von der Wahl eines [X.] na[X.]h Merkmal 3.1 oder 3.2 weg-führend könnte die [X.] allenfalls dann angesehen
werden, wenn Magne-siumstearat standardmäßig den hier angespro[X.]henen Wirkstoffzusammenset-zungen
zugemis[X.]ht
worden wäre. Dies ist aber gerade
ni[X.]ht der Fall.
Vielmehr war, wie die Klägerin zutreffend ausführt, in der Fa[X.]hwelt bekannt, dass die Beigabe von Magnesiumstearat toxikologis[X.]h ni[X.]ht unbedenkli[X.]he Wirkungen
entfalten kann
([X.]31, [X.], 2. Abs.; [X.] et al., Improving the delivery effi-[X.]ien[X.]y of dry powder inhalers [[X.]] by adding fine [X.]arrier parti[X.]les to powder formulations, [X.]32, Abstra[X.]t; [X.] et al., The role of fine parti[X.]le la[X.]tose on 41
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the dispersion and deaggregation of salbutamol sulphate in an [X.] in vitro, [X.]36 S. 107).
Der Fa[X.]hmann hatte demzufolge
gerade au[X.]h mit Bli[X.]k auf die
in der [X.] vorges[X.]hlagene Beifügung einer
mögli[X.]herweise s[X.]hädli-[X.]he Nebenwirkungen auslösenden
Substanz Anlass, na[X.]h einer unbedenkli-[X.]hen Alternative zu su[X.]hen
und si[X.]h neben den
Überlegungen zur Zusammen-setzung des Wirkstoffgemis[X.]hs au[X.]h Gedanken zur Ausgestaltung des Kap-selmaterials zu ma[X.]hen.
5.
Entspre[X.]hendes gilt für den
Gegenstand von Patentanspru[X.]h 1 na[X.]h Hilfsantrag VI,
na[X.]h dem
Patentanspru[X.]h 1 neben den Änderungen dur[X.]h die vorangehenden [X.] weiter dahingehend bes[X.]hränkt
wird, dass das Kapselmaterial Gelatine im Gemis[X.]h mit 1
bis 10 Gewi[X.]htsprozent
Polyethylen-glykol vorliegt.
Diese Ausgestaltung war, wie oben
unter [X.]I 1 [X.]
dargestellt, dur[X.]h die Entgegenhaltung [X.]5b nahegelegt.
6.
Die nebengeordneten Verwendungsansprü[X.]he na[X.]h dem Hauptan-trag und den [X.]n nehmen jeweils Patentanspru[X.]h 1
unmittelbar oder mittelbar in Bezug. Für eine abwei[X.]hende Beurteilung der erfinderis[X.]hen Tätig-keit ist ni[X.]hts
ersi[X.]htli[X.]h.
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IV.
Die Kostenents[X.]heidung beruht auf §
121 Abs. 2 [X.] und § 91 Abs.
1 Satz 1 ZPO.
Meier-Be[X.]k
[X.]
S[X.]huster

Dei[X.]hfuß
Kober-Dehm
Vorinstanz:
Bundespatentgeri[X.]ht, Ents[X.]heidung vom 12.11.2013 -
3 Ni 10/12 (EP) -

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