Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 17.11.2005, Az. I ZB 13/04

[X.] Verkündet am: 17. November 2005 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in der [X.] betreffend die [X.] 638 663 - 2 - Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 17. November 2005 durch [X.] Dr. Ullmann und [X.] [X.], [X.], Dr. Schaffert und [X.] beschlossen: Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der am 4. Mai 2004 an [X.] statt zugestellte [X.]uss des 28. Senats ([X.]) des [X.] aufgehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen. Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000 • festge-setzt. Gründe: [X.] Der Schutz der nachfolgend wiedergegebenen, unter [X.] für die Waren —Rasoirs électriques, parties et a[X.]essoires pour les produits [X.], [X.], composées de supports avec têtes de rasagefi (elektri-sche Rasierapparate, Teile und Zubehör für die genannten Produkte einschließlich [X.] bestehend aus [X.] mit [X.]) international registrierten Marke 1 - 3 - ist am 17. Januar 1996 auf [X.] erstreckt worden. Die Antragstellerin hat am 6. Dezember 2000 beim [X.] beantragt, der Marke den Schutz für [X.] zu entziehen. Sie hat ihren Antrag damit [X.], dass der angegriffenen Marke als bloßer Wiedergabe des Kopfes eines elektrischen [X.] nicht nur die Markenfähigkeit, sondern auch die [X.] Unterscheidungskraft fehle; außerdem stehe dem Schutz der Marke ein Freihaltebedürfnis entgegen. Die Markeninhaberin hat dem Antrag auf Schutzentziehung widersprochen. Sie beruft sich auf den [X.], der eine Prüfung der Markenfähigkeit, insbesondere der Vorschrift des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.], verbiete. Die Marken-abteilung des [X.]es hat den Antrag zurückge-wiesen; § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] finde keine Entsprechung in Art. [X.] und gehöre daher nicht zu den [X.], die allein bei der Schutzerstreckung ebenso wie bei der nachträglichen Schutzentziehung zu prüfen seien. 2 Auf die Beschwerde der Antragstellerin hat das [X.] diesen [X.]uss aufgehoben und die Schutzentziehung ausgesprochen. Hiergegen [X.] - 4 - tet sich die vom [X.] zugelassene Rechtsbeschwerde der Mar-keninhaberin, mit der sie ihren Antrag auf Zurückweisung des [X.] weiterverfolgt. Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde [X.]. I[X.] Das [X.] hat die Voraussetzungen für eine Schutzent-ziehung als gegeben erachtet. Zur Begründung hat es ausgeführt: 4 5 Die Antragstellerin habe sich in erster Linie auf die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] gestützt. Dabei sei zu beachten, dass § 3 [X.] zwei unterschiedliche Sachverhalte erfasse: zum einen die in Absatz 1 geregelte ab-strakte Markenfähigkeit und zum anderen das in Absatz 2 normierte, nicht wider-legliche Freihaltebedürfnis an Produktformen, das systematisch zu den absoluten Schutzhindernissen zähle. Der [X.] bedeute, dass einer [X.] nur die in Art. [X.]. [X.] aufgeführten Eintragungshindernisse ent-gegengehalten werden könnten. Die Eintragungshindernisse des [X.]es entsprächen aber denen der [X.]. Denn die [X.], die in [X.] durch das [X.] umgesetzt worden sei, berufe sich ausdrücklich auf die völlige Übereinstimmung ihrer Bestimmungen mit denen der [X.]. Durch den [X.] solle die Prüfung der abstrakten Markenfähigkeit, nicht dagegen die der technischen Bedingtheit ausgeschlossen werden. Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 [X.] sei auch auf Bildmarken anzuwenden, die aus der grafischen Darstellung einer drei-dimensionalen Form bestünden. Tatsächlich unterliege die angegriffene Marke diesem Schutzhindernis; denn sie bestehe ausschließlich aus der Form, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europä-ischen Gemeinschaften sei die Form der Ware dann nicht als Marke schutzfähig, 6 - 5 - wenn nachgewiesen werde, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale dieser Form ihrer technischen Wirkung zuzuschreiben seien. Dabei sei unbeachtlich, dass auch Alternativformen mit gleicher technischer Wirkung denkbar seien. Diese Voraussetzungen seien im Streitfall erfüllt. Gegenstand der [X.] sei der Aufsatz für einen Rasierapparat, bestehend aus drei auf einer Platte in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordneten Scherköpfen. Die Scherköpfe ließen ringförmige [X.] erkennen, durch die die Barthaare an die jeweiligen Schermesser gelangten. Würden bei einem elektrischen [X.] drei Scherköpfe mit rotierenden Messern eingesetzt, sei diese Anordnung nahe liegend, weil nur so eine Lücke in der [X.] vermieden und der Antrieb auf diese Weise über eine zentrale Antriebsachse geführt werden könne. 7 8 Ein besonderer Nachweis für die technische Formbedingtheit, etwa durch ein Sachverständigengutachten, sei im [X.] nicht zu verlangen. Hier müsse die Schutzfähigkeit einer Marke im Wege einer summarischen Prüfung un-ter Berücksichtigung allgemein zugänglicher Quellen, unter Heranziehung von Er-fahrungssätzen sowie unter Würdigung der von den Beteiligten eingereichten [X.] beurteilt werden. Ein starkes Indiz für eine ausschließlich technisch [X.] Form der angegriffenen Marke seien Produktschutzrechte an der Form, auch wenn sie [X.] wie das Patent im Falle der Markeninhaberin [X.] inzwischen abge-laufen seien. Das [X.] könne sich des Weiteren auf diverse [X.] stützen, die zu den Akten gereicht worden seien und die sich mit der Frage befassten, ob die Gestaltung des fraglichen [X.] technisch [X.] sei. Schließlich hätten verschiedene nationale Gerichte, die über die Frage der Schutzfähigkeit der Streitmarke zu entscheiden gehabt hätten, unabhängige Sachverständige eingeschaltet, die übereinstimmend zu dem Schluss gekommen seien, dass die Form des in Rede stehenden [X.] erforderlich sei, um eine technische Wirkung zu erzielen. Angesichts dieser mit der [X.] - schätzung des [X.] übereinstimmenden Erkenntnisse bestehe kein Anlass zu weiteren Ermittlungen. Die Markeninhaberin könne sich auch nicht darauf berufen, dass sich die Marke inzwischen beim Verkehr durchgesetzt habe. Zwar ergebe sich aus Art. [X.]. [X.], dass für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer [X.] alle Umstände, insbesondere die Dauer des Gebrauchs, zu berücksichtigen seien. Auch wenn damit die Benutzung im [X.] ausnahmsweise bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eine Rolle spielen könne, gewähre diese Be-stimmung doch keinen Anspruch auf Schutzerlangung kraft Verkehrsdurch-setzung. Denn Art. [X.]. [X.] spreche nur von der Würdigung der Schutzfähigkeit der Marke, ohne sich mit den einzelnen Schutzversagungsgrün-den auseinanderzusetzen, zu denen auch solche zählten, die unzweifelhaft nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden könnten. Dies spreche dafür, dass die [X.] den nationalen Gesetzgebern einen erheb-lichen Gestaltungsspielraum ließe. 9 II[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.]. Das Bundespatentge-richt hat zwar zu Recht angenommen, dass die ausgesprochene Schutzentzie-hung für die [X.] der Markeninhaberin auf die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] gestützt werden kann. Die Rechtsbeschwerde rügt aber mit Erfolg, dass das [X.] das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Be-stimmung nicht rechtsfehlerfrei festgestellt hat. 10 1. Das [X.] ist von einer Bildmarke ausgegangen. Die da-gegen von der Rechtsbeschwerde erhobene Rüge, es handele sich bei der Streitmarke um eine dreidimensionale Marke, ist für die Entscheidung im [X.] ohne Bedeutung. Denn aus der Rechtsprechung des [X.] der Europäischen Gemeinschaften ergibt sich, dass eine Marke, die ausschließlich aus der grafischen Darstellung der Form der Ware besteht, im Rahmen der Anwendung des Art. 3 Abs. 3 [X.] ebenso zu behandeln ist wie eine entsprechende dreidimensionale Marke ([X.], [X.]. v. [X.][X.] [X.]. [X.]/99, [X.]. 2002, [X.] = GRUR 2002, 804 [X.]. 76 [X.] [X.]/[X.]). Für die Anwendung der Bestimmung des § 3 Abs. 2 [X.], die ihrem Wortlaut nach ebenfalls nur Zeichen betrifft, die ausschließlich aus einer Form bestehen, gilt nichts anderes. 12 2. Die Annahme des [X.], dass einer nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht eintragungsfähigen [X.] der Schutz nach § 115 Abs. 1, § 50 Abs. 1 [X.] zu entziehen ist, steht im Einklang mit Art. [X.]. [X.]. a) Das [X.] ist zu Recht davon ausgegangen, dass sich die Frage, ob der Streitmarke der Schutz für [X.] entzogen werden kann, ausschließlich nach Art. [X.]. [X.] beurteilt. Denn eine im [X.] vorschriftsmäßig eingetragene [X.] wird in den anderen Ver-bandsländern [X.] vorbehaltlich der Regelung in Art. [X.] [X.] so, wie sie ist, geschützt (Art. [X.]. [X.] 1 Satz 1 [X.]: —sera – protégée telle quelle dans les autres pays de l™Unionfi). Dies bedeutet, dass der Schutz nur aus den in Art. [X.]. [X.] bis 3 [X.] genannten Gründen entzo-gen werden kann. 13 b) Zu den von Art. [X.]. [X.] bis 3 [X.] erfassten [X.] zählt indessen auch die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Mar-kenG über die vom Markenschutz ausgeschlossenen Formmarken. 14 - 8 - aa) Die Regelung des [X.]es über die Schutzhindernisse beruht auf den Bestimmungen der [X.]. Wie sich aus dem 12. Erwä-gungsgrund der Richtlinie ergibt, ist der [X.] Gesetzgeber davon [X.], dass sich die [X.] ihrerseits in vollständiger Überein-stimmung mit der [X.] befindet, also keine weiterrei-chenden Schutzversagungsgründe kennt, als Art. [X.]. [X.] bis 3 [X.] sie zulässt. Die Beurteilung nach den Vorschriften des [X.]es darf daher zu keinem anderen Ergebnis als die Prüfung nach Art. [X.]. [X.] führen (vgl. [X.], [X.]. v. 25.3.1999 [X.] I ZB 22/96, [X.], 728, 729 = [X.], 858 [X.] Premiere II; [X.]. v. 14.12.2000 [X.] I ZB 27/98, [X.], 413, 414 = [X.], 405 [X.] [X.]; [X.]. v. 14.12.2000 [X.] I ZB 25/98, [X.], 418, 419 [X.] Montre; [X.]. v. 4.12.2003 [X.] I ZB 38/00, [X.], 329 = [X.], 492 [X.] Käse in Blütenform). 15 bb) Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 [X.] geht auf Art. 3 Abs. 1 lit. e [X.] zurück. In der [X.] steht diese Regelung [X.] ungeach-tet ihres qualifizierten Charakters als eines auch durch Verkehrsdurchsetzung nicht zu widerlegenden Eintragungshindernisses (Art. 3 Abs. 3 [X.]) [X.] im Kontext der absoluten Eintragungshindernisse des Art. 3 Abs. 1 [X.]. Die [X.] macht damit [X.] stärker als der [X.] Gesetzestext, der den irrtümlichen Eindruck erweckt, als handele es sich um eine Frage der Marken-fähigkeit [X.] deutlich, dass die besonderen Eintragungshindernisse für mit der [X.] übereinstimmende Formmarken (Art. 3 Abs. 1 lit. e [X.] = § 3 Abs. 2 [X.]) auf ein besonders ausgeprägtes Allgemeininteresse an der [X.] der betreffenden [X.] zurückzuführen sind (vgl. [X.] GRUR 2002, 804 [X.]. 78 bis 80 [X.] [X.]/[X.]; [X.]. v. 8.4.2003 [X.] verb. [X.]. [X.]/01, [X.]/01, [X.]/01, [X.]. 2003, [X.] = [X.], 514 [X.]. 72 bis 75 [X.] Linde, [X.], [X.]) und damit einem Schutzversagungsgrund 16 - 9 - entsprechen, wie er sich auch in Art. [X.]. [X.] 1 Nr. 2 [X.] findet. Diese Eintragungshindernisse unterscheiden sich von den [X.] nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d [X.] (= § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 [X.]) [X.] dadurch, dass sie auch mit Hilfe einer durch Benutzung erworbenen [X.] nicht überwunden werden können. [X.]) Auch dort, wo die [X.] und ihr folgend das [X.] bestimmte besonders freihaltebedürftige [X.] von der Möglichkeit ausschließen, ein Eintragungshindernis nach Art. 3 Abs. 1 lit. b bis d [X.] bzw. nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 [X.] durch Verkehrsdurchsetzung zu über-winden, befinden sie sich in Übereinstimmung mit den Vorschriften der [X.]. Diese befasst sich [X.] ausgehend von der Schutzerstre-ckung der [X.] nach dem [X.] Markenabkommen [X.] naturgemäß nicht mit der Überwindung von [X.] durch Verkehrsdurchsetzung in dem Vertragsland, auf das der Schutz erstreckt worden ist. 17 3. Mit Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde dagegen, dass das [X.] die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] im Streitfall als gegeben angesehen hat. 18 a) Nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] ist ein Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, dem Markenschutz nicht zugänglich, wenn die Form zur Errei-chung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Wie der Gerichtshof der Europä-ischen Gemeinschaften zu der entsprechenden Bestimmung des Art. 3 Abs. 1 lit. e zweiter Spiegelstrich [X.] entschieden hat, setzt dieses Eintragungshinder-nis voraus, dass die wesentlichen funktionellen Merkmale der Form nur der tech-nischen Wirkung zuzuschreiben sind, selbst wenn die fragliche technische Wir-kung durch andere Formen erzielt werden kann ([X.] GRUR 2002, 804 [X.]. 83 [X.] [X.]/[X.]). 19 - 10 - b) Das [X.] hat die Frage der technischen Formbedingtheit der Streitmarke selbst beantwortet. Diese Beurteilung ist [X.] wie die Rechtsbe-schwerde mit Erfolg rügt [X.] nicht frei von [X.]. 20 Den insoweit [X.] Feststellungen des [X.] ist mit hinreichender Klarheit zu entnehmen, dass es sich bei der Anordnung der drei Scherköpfe in einem gleichseitigen Dreieck sowie bei den kreisförmig angeordne-ten Schlitzen, durch die die Barthaare den in den Scherköpfen sich bewegenden Messern zugeführt werden, um Gestaltungsmerkmale handelt, die allein der tech-nischen Wirkung zuzuschreiben sind, auch wenn es andere Gestaltungsformen geben mag, mit denen ähnliche oder gleiche technische Wirkungen erzielt werden können (vgl. [X.] GRUR 2002, 804 [X.]. 84 [X.] [X.]/[X.]). Dagegen [X.] sich der angefochtenen Entscheidung keine klaren und tragfähigen Aussagen darüber entnehmen, dass auch die Gestaltung der abgerundeten dreieckigen [X.] sowie die an ein dreiblättriges Kleeblatt erinnernde abgehobene Umran-dung der drei Scherköpfe gleichfalls ausschließlich technisch bedingt sind. Zwar hat das [X.] hinsichtlich einzelner Merkmale [X.] etwa hinsichtlich der Abrundung der Ecken der dreieckigen Trägerplatte [X.] auf eine mögliche techni-sche Funktion hingewiesen, mit der aber nicht die gesamte Gestaltung als aus-schließlich technisch bedingt erklärt werden kann. Hinsichtlich der konkreten [X.] konnte sich das [X.] nicht auf ein Patent mit entsprechen-den Merkmalen stützen. Mit Recht weist die Rechtsbeschwerde auf den Vortrag der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren hin, wonach die hier in Rede ste-hende konkrete Gestaltung nicht Gegenstand eines technischen Schutzrechts ge-wesen sei. 21 IV. Nach allem ist die angefochtene Entscheidung aufzuheben. Das [X.] hat erneut darüber zu entscheiden, ob hinsichtlich der Streitmar-ke die Voraussetzung einer technischen Bedingtheit der Form auch hinsichtlich 22 - 11 - der konkreten Gestaltung des Sockels gegeben ist. Verfügen die Mitglieder des beschließenden Senats selbst über die erforderliche Sachkunde, ist hierfür die Einholung eines Sachverständigengutachtens nicht erforderlich. Andererseits ist die Erhebung von [X.] auch im [X.] keines-wegs ausgeschlossen (vgl. § 74 Abs. 1 [X.]). Die Notwendigkeit einer sol-chen Beweisaufnahme könnte sich insbesondere daraus ergeben, dass sich beide Parteien auf widersprechende gutachterliche Äußerungen stützen. Im Übrigen ist im Streitfall gegenüber dem Parallelverfahren [X.] zu beachten, dass sich das [X.] nicht nur auf elektrische Rasierapparate, sondern auch auf Teile und Zubehör für die genannten Produkte einschließlich [X.] beste-hend aus [X.] mit [X.] bezieht und dass die Prüfung der Vorausset-zungen des § 3 Abs. 2 Nr. 2 [X.] warenbezogen zu erfolgen hat. [X.] Büscher

Schaffert Bergmann Vorinstanz: [X.], Entscheidung vom 04.05.2004 - 28 W(pat) 149/02 -