Bundespatentgericht, Beschluss vom 17.12.2013, Az. 27 W (pat) 108/12

Gegen die am 30. Oktober 2009 angemeldete und am 31. Mai 2010 für die Dienstleistungen

41: Organisation von Konzerten;

43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen;

45: [X.]icherheitsdienstleistungen zum [X.]chutz von [X.]achwerten oder Personen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen

eingetragene Wort-/Bildmarke 30 2009 064 083 (veröffentlicht am 2. Juli 2010)

hat die Widersprechende aus ihrer am 13. [X.]eptember 2000 angemeldeten und am 15. Januar 2007 für die Waren und Dienstleistungen

„Papier und Papierwaren; Druckereierzeugnisse; Bücher; Magazine; Mitteilungsblätter und Zeitschriften; Landkarten und Atlanten; Kataloge; Programme; Grußkarten und Postkarten; [X.]pielkarten; Bleistifte, Füllfederhalter und Kugelschreiber; Kalender; Poster und Plakate; Fotografien und Bilder; Abziehbilder und Aufkleber; Taschen und Beutel; Matten; Platzdeckchen, Bierdeckel und Untersetzer; [X.]peisekarten; Artikel aus Leder oder Lederimitationen; Gepäckartikel; Taschen und Beutel; Reisetaschen; Plattentaschen; Ledertaschen; Handtaschen; Etuis; Notenmappen; Rucksäcke; Handkoffer; Regenschirme; Brieftaschen; Geldbörsen; T[X.]hirts; Hemden; [X.]weatshirts; Jacken; Lederjacken; Hüte und Mützen; Hals-, Kopf-, [X.]chultertücher; Hosen; Jeans; [X.]horts; Handschuhe; Gürtel; Ledergürtel; alle vorstehend genannten Waren in Bezug auf Motorradfahrer und/oder das Motorradfahren, jedoch alle nicht für den Verkauf durch Geschäfte oder ähnliche Verkaufsstellen, ausgenommen Restaurants, Cafés, Bars oder ähnliche Verkaufsstellen; Verschlüsse und [X.]chnallen; Gürtelschließen und Gürtelschnallen; Abzeichen; Nadeln; gestickte Muster; Heftpflaster; [X.] zum Aufbügeln; Broschen; Knöpfe; Befestigungsteile sowie Teile und Bestandteile; [X.]chnürsenkel für [X.]chuhe und [X.]tiefel; Haarschmuck; [X.]tartnummern für Wettbewerbe; Unterhaltungs- und Erziehungsdienste; Unterhaltung und Bildung in Bezug auf Motorradfahrer oder Motorradsport; Organisation von Veranstaltungen und Versammlungen; Betrieb von Clubs; Betrieb von Nachtclubs; Produktion von Veranstaltungen, [X.]hows und Filmen; Produktion von Video-, Rundfunk- und Fernsehprogrammen; [X.]; Organisation von Wettbewerben; Erstellung von Informationen und Bereitstellung von Websites in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen; [X.]; Restaurants; Cafés; Bars; mobile [X.]; Betrieb von Nachtclubs; Verpflegung von Gästen in Restaurants, Cafés, Bars, Nachtclubs, [X.]nackbars oder Betrieb von mobilen Verpflegungseinrichtungen mit einem Motorradthema; Erstellung von Informationen und Bereitstellung von Websites in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen“

eingetragenen Gemeinschaftswort-/Bildmarke 001 871 961

und ihrer am 3. Juli 1997 angemeldeten und am 16. März 2001 für die Waren und Dienstleistungen

„Grußkarten und Postkarten; [X.]pielkarten; Landkarten und Atlanten; Bleistifte, Füllfederhalter und Kugelschreiber; Kalender; Abziehbilder und Aufkleber; Taschen und Beutel; Matten; Platzdeckchen; Bierdeckel und Untersetzer; [X.]peisekarten; T[X.]hirts; Hemden; [X.]weatshirts; Jacken; Hüte und Mützen; Hals-, Kopf-, [X.]chultertücher; Hosen; Jeans; [X.]horts; Handschuhe; Gürtel; alle vorstehend genannten Waren in Bezug auf Motorradfahrer und/oder das Motorradfahren, jedoch alle nicht für den Verkauf durch Geschäfte oder ähnliche Verkaufsstellen, ausgenommen Restaurants, Cafés, Bars oder ähnliche Verkaufsstellen; Verschlüsse und [X.]chnallen; Gürtelschließen und Gürtelschnallen; Abzeichen; Nadeln; gestickte Muster; selbsthaftende Flicken; Broschen; Knöpfe; Befestigungsteile sowie Teile und Bestandteile; [X.]tartnummern für Wettbewerbe; Restaurants; Cafés; Bars; [X.]“

eingetragenen Gemeinschaftswortmarke 000 581 595

[X.]

Widerspruch eingelegt. Die Widersprüche vom 1. Oktober 2010 werden auf Dienstleistungen der [X.] der [X.] gestützt und richten sich gegen alle Dienstleistungen der angegriffenen Marke.

Die Markenstelle für [X.] des [X.] hat die Widersprüche mit zwei Beschlüssen vom 28. Juli 2011 und vom 31. Juli 2012, von denen letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen. Dabei ist die Erinnerungsprüferin teilweise von einer Dienstleistungsidentität und einer hochgradigen -ähnlichkeit ausgegangen. Keine Ähnlichkeit bestehe mit den angegriffenen Dienstleistungen „[X.]icherheitsdienstleistungen zum [X.]chutz von [X.]achwerten oder Personen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen“. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 001 871 961 habe die Erstprüferin zutreffend als gerade noch normal und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 000 581 595 als minimal angesehen.

Danach müsse zwecks Ausschluss einer Verwechslungsgefahr ein mittlerer Markenabstand eingehalten werden, dem die jüngere Marke „rockses“ im Verhältnis zu beiden [X.] gerecht werde. Der Vergleich der Marken „rockses“ und „[X.]“ (Wortmarke bzw. kürzeste und einfachste Benennung der Wort-/Bildmarke) ergebe, dass - auch wenn die Vergleichsmarken in der [X.], im Betonungsrhythmus, den [X.]n sowie dem Wortanfang „[X.]“ identisch übereinstimmten - die Unterschiede in den [X.] „-ses/-ER[X.]“ angesichts der abgegriffenen [X.]ilbe „Rock- ([X.]; Rockmusik)“ gerade noch genügten.

Auch bei der Beurteilung einer schriftbildlichen Verwechslungsgefahr spiele die Kennzeichnungskraft des Anfangsbestanteils „Rock-“ eine Rolle und könne nicht außer [X.] gelassen bzw. wie eine Fantasiesilbe betrachtet werden. Daher werde eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr ebenfalls verneint.

Der Erinnerungsbeschluss wurde der Widersprechenden am 17. [X.]eptember 2012 zugestellt.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden vom 17. Oktober 2012. Unter Bezugnahme auf ihr Vorbringen im Amtsverfahren hält sie die Marken für verwechselbar. Die angegriffenen Dienstleistungen seien mit den zugunsten der [X.] eingetragenen Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und im Übrigen ähnlich. Was die Ähnlichkeit der Marken anbelange, seien die graphischen Ausgestaltungen sowohl bei der Widerspruchsmarke 001 871 961 als auch bei der angegriffenen Marke lediglich von geringer Bedeutung. Bei der Widerspruchsmarke unterstreiche das verlängerte „R“ den restlichen Wortbestandteil, der seinerseits in einer Ellipse eingebettet sei, während im Fall der angegriffenen Marke ein bestimmter [X.]chrifttyp von „rockses“ verwendet worden sei. Die kürzeste und einfachste Benennung der beiden Wort-/Bildmarken ergebe sich folglich zu „[X.]“ bzw. „ROCK[X.]E[X.]“.

Es sei festzuhalten, dass die gegenüberstehenden Zeichen sowohl im Wortanfang „[X.]“, als auch im Wortabschluss „[X.]“ identisch übereinstimmten. Genau diese Bestandteile prägten in beiden Fällen die Zeichen. Das Publikum achte besonders auf den Wortanfang und bemerke das stimmhafte „[X.]“ am Wortende. Hinzu kämen die identische Wortlänge in der Anzahl der Buchstaben, die gleiche [X.] und [X.] sowie der gleiche Betonungsrhythmus. Dies führe insgesamt zu einer hochgradigen Ähnlichkeit in phonetischer und schriftbildlicher Erscheinungsform.

Die [X.] seien entgegen der Auffassung der Markenstelle durchschnittlich kennzeichnungskräftig. Dass [X.] - wie andere Bevölkerungsgruppen auch - Bars besuchten und sich dort träfen, sei noch kein Indiz für einen „engen Zusammenhang zu Verpflegungsdienstleistungen“. [X.]chließlich seien „[X.]“ nur Konsumenten und nicht Erbringer von Verpflegungsdienstleistungen.

Die Widersprechende beantragt (sinngemäß),

die Beschlüsse der Markenstelle vom 28. Juli 2011 und vom 31. Juli 2012 aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er hält die Marken für nicht verwechselbar.

Zu der auf den Antrag der Widersprechenden anberaumten mündlichen Verhandlung ist die Widersprechende nicht erschienen. Ihr Vertreter hat vor der Verhandlung telefonisch mitgeteilt, er werde an der Verhandlung nicht teilnehmen.

Der Vertreter des Markeninhabers hat in der mündlichen Verhandlung die rechtserhaltende Benutzung beider [X.] bestritten und im Übrigen die Auffassung vertreten, die angegriffene Marke sei mit den [X.] nicht verwechselbar.

Die zulässige Beschwerde hat in der [X.]ache keinen Erfolg. Die Widersprechende hat eine rechtserhaltende Benutzung ihrer [X.] nicht glaubhaft gemacht. Abgesehen davon hält der [X.]enat die Vergleichsmarken auch nicht für verwechselbar gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 [X.].

1. Die in der mündlichen Verhandlung vom 17. Dezember 2013 erstmals erhobene Nichtbenutzungseinrede gegen die [X.] war zulässig, nachdem die fünfjährige sog. Benutzungsschonfrist der am 15. Januar 2007 eingetragenen Widerspruchsmarke 001 871 961 und der am 16. März 2001 eingetragenen Widerspruchsmarke 000 581 595 abgelaufen war.

[X.] kann nicht gemäß § 82 Abs. 1 [X.] i. V. m. § 282 Abs. 2, § 296 Abs. 2 ZPO als verspätet zurückgewiesen werden, da es wegen der Nichtteilnahme der Widersprechenden an der auf ihren Hilfsantrag anberaumten mündlichen Verhandlung nicht zu einer Verfahrensverzögerung gekommen ist ([X.] 1997, 534 - [X.]). Ein Widersprechender geht ein großes Risiko ein, wenn er an einer angesetzten mündlichen Verhandlung nicht teilnimmt, obwohl im Zeitpunkt dieser Verhandlung eine Einrede nach § 43 Abs. 1 [X.]atz 1 oder 2 [X.] gegen die Widerspruchsmarke objektiv möglich ist ([X.]tröbele/[X.], [X.], 10. Aufl., § 43 Rn. 38). Diese Einrede ist eine Anfangsbehauptung, zu der sich ein Widersprechender erst nach § 138 Abs. 2 ZPO erklären muss, damit sie nicht als zugestanden gilt (§ 138 Abs. 3 ZPO). Diese Einrede stellt nach Ansicht des [X.]enats nicht eine mit Widerspruchseinlegung implizit behauptete Benutzung strittig (vgl. Fezer, [X.], § 43 Rn. 9; [X.]tröbele/[X.], [X.] 10. Aufl., § 43 Rn. 38). Die Widersprechende hat vorliegend zur Benutzung ihrer Marke auch nichts vorgetragen, was als vorsorglicher Vortrag zur Benutzung gewertet werden könnte.

Der Widersprechenden obliegt es daher, eine rechtserhaltende Benutzung der [X.] für den gemäß § 43 Abs. 1 [X.]atz 2 [X.] maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung in diesem Verfahren (Dezember 2008 bis Dezember 2013) und bezüglich der Widerspruchsmarke 000 581 595 zusätzlich für den gemäß § 43 Abs. 1 [X.]atz 1 [X.] maßgeblichen Zeitraum von fünf Jahren vor der [X.] der Eintragung des angegriffenen Zeichens (Juli 2005 bis Juli 2010) glaubhaft zu machen.

Nachdem die Widersprechende eine rechtserhaltende Benutzung ihrer [X.] nicht glaubhaft gemacht hat, war ihre Beschwerde bereits deshalb zurückzuweisen.

2. Zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht nach der Auffassung des [X.]enats allerdings auch keine Verwechslungsgefahr gemäß § 42 Abs. 2, § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125b Nr. 1 [X.].

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des [X.] als auch des [X.] unter Beachtung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Von maßgeblicher Bedeutung sind insoweit Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall zukommende [X.]chutzumfang in die Betrachtung einzubeziehen. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (vgl. [X.] GRUR 2006, 237 - PICA[X.][X.]O; [X.] 2007, 321 - [X.]). Nach diesen Grundsätzen besteht im vorliegenden Fall keine Verwechslungsgefahr.

a) Die Widersprechende hat ihre Widersprüche jeweils auf Dienstleistungen der [X.] gestützt. Obwohl in den Dienstleistungsverzeichnissen der [X.] keine Dienstleistungen in den Klassen 43 aufgelistet sind, ist die Markenstelle in beiden Beschlüssen zu Recht davon ausgegangen, dass auf [X.]eiten der [X.] die jeweils in der [X.] eingetragenen Dienstleistungen zu berücksichtigen sind. Nach der aktuellen Version der [X.] Klassifikation sind die früher der [X.] zugeordneten Dienstleistungen nunmehr nämlich der [X.] zuzuordnen.

Die Beschränkung der Widersprüche auf einen Teil der zugunsten der [X.] eingetragenen Dienstleistungen ist gemäß § 30 Abs. 2 Nr. 9 [X.] zulässig.

Entgegen der Auffassung der Widersprechenden sind die weiteren zugunsten der [X.] eingetragenen Waren und Dienstleistungen hier jedoch nicht zu berücksichtigen, da eine Erweiterung bzw. Rückgängigmachung einer früheren Einschränkung nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr möglich ist ([X.]tröbele/[X.], a.a.[X.], § 42 Rn. 48; [X.] 1998, 938 - DRAGON).

Bei der Prüfung der [X.] sind demnach auf [X.]eiten der [X.] – eine rechtserhaltende Benutzung unterstellt - nur die in der [X.] bereits eingetragenen Dienstleistungen zu berücksichtigen. Bei der Widerspruchsmarke 001 871 961 sind dies die Dienstleistungen

„[X.]; Restaurants; Cafés; Bars; mobile [X.]; Betrieb von Nachtclubs; Verpflegung von Gästen in Restaurants, Cafés, Bars, Nachtclubs, [X.]nackbars oder Betrieb von mobilen Verpflegungseinrichtungen mit einem Motorradthema; Erstellung von Informationen und Bereitstellung von Websites in Bezug auf die vorstehend genannten Leistungen“

und bei der Widerspruchsmarke 000 581 595 sind dies die Dienstleistungen

„Restaurants; Cafés; Bars; [X.]“.

Diese Dienstleistungen sind mit den zugunsten der angegriffenen Marke in der [X.] eingetragenen „Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen“ teilweise identisch und im Übrigen hochgradig ähnlich. Zwischen den angegriffenen „Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen“ und den Verpflegungsdienstleistungen der [X.] besteht eine hochgradige Ähnlichkeit (Richter/[X.]toppel, [X.], 15. Aufl., [X.]. 340).

Eine durchschnittliche Ähnlichkeit besteht auch zwischen der zugunsten der angegriffenen Marke in der [X.] eingetragenen Dienstleistung „Organisation von Konzerten“ und den Verpflegungsdienstleistungen der [X.], da sich diese ergänzen bzw. bei Konzerten üblicherweise auch Verpflegungsdienstleistungen angeboten werden.

Keine Ähnlichkeit besteht zwischen den Verpflegungsdienstleistungen der [X.] und den zugunsten der angegriffenen Marke in der [X.] eingetragenen „[X.]icherheitsdienstleistungen zum [X.]chutz von [X.]achwerten oder Personen im Zusammenhang mit Konzert- und sonstigen Veranstaltungen“. Insoweit scheitert eine Verwechslungsgefahr an der fehlenden [X.].

b) Die Kennzeichnungskraft der [X.] hält der [X.]enat in Bezug auf die Verpflegungsdienstleistungen wegen ihres beschreibenden Anklangs für deutlich geschwächt. Das Wort „[X.]“ ist eine Pluralform des in den [X.] [X.]prachgebrauch eingegangenen [X.] Begriffs „rocker“, das für eine Clique von männlichen Jugendlichen steht, die meist schwarze Lederkleidung tragen und schwere Motorräder fahren (vgl. [X.], [X.]). Im Zusammenhang mit den hier relevanten Verpflegungsdienstleistungen beschreibt „[X.]“ damit deren Zielgruppe. Dass es Bars, Kneipen und Cafés gibt, die sich speziell an [X.] richten, belegen die dem [X.] beigefügten Internetausdrucke.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird die Kennzeichnungsschwäche des [X.] bei der Widerspruchsmarke 001 871 961 auch nicht durch deren graphische Gestaltung kompensiert, da es sich bei der weißen [X.]chrift auf einem ovalen schwarzen Hintergrund und dem geschwungenen Anfangsbuchstaben „R“ um eine übliche Werbegraphik handelt, der im Hinblick auf den Gesamteindruck der älteren Marke nur eine untergeordnete Rolle zukommt.

c) Den danach erforderlichen durchschnittlichen Abstand in Bezug auf die Dienstleistungen der [X.] hält die jüngere Marke in schriftbildlicher Hinsicht zu der Widerspruchsmarke 001 871 961 aufgrund der unterschiedlichen graphischen Ausgestaltungen und zu der Widerspruchsmarke 000 581 595 aufgrund der graphischen Ausgestaltung der angegriffenen Marke und der Unterschiede im fünften und sechsten Buchstaben ein.

Dies gilt wegen der Unterschiede in den [X.] „-ses/-ers“ auch in klanglicher Hinsicht, obwohl die Vergleichsmarken in der [X.], der [X.], dem Wortanfang und dem [X.] übereinstimmen. Bei der angegriffenen Marke wird die zweite Wortsilbe „ses“ abgehackt gesprochen, während dem die Aussprache der [X.] eher weich klingt. Hinzu kommt, dass die unterschiedlichen [X.]ilben hier stärker beachtet werden, weil es sich bei der gemeinsamen ersten [X.]ilbe „Rock“ um eine beschreibende und verbrauchte Bedeutung handelt, die dem Verbraucher als Bezeichnung für einen bestimmten Musikstil, nämlich Rockmusik, geläufig ist.

3. Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeit besteht kein Anlass (§ 71 Abs. 1 [X.]), da es zwar riskant ist, nicht an der mündlichen Verhandlung teilzunehmen, wenn eine Nichtbenutzungseinrede möglich ist. Dies beinhaltet aber keinen Verfahrensfehler oder keine [X.]orgfaltspflichtverletzung, die eine Kostenauferlegung rechtfertigen würden. Das Unterlassen der Teilnahme kann unterschiedliche Gründe haben und muss nicht auf einer Verletzung von [X.]orgfaltspflichten beruhen.

4. Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen. Der [X.]enat hat nicht über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, sondern auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsprechung des [X.] und des [X.] über einen Einzelfall entschieden. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist auch nicht zur Rechtsfortbildung oder zur [X.]icherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich, weil das Gericht nicht von Entscheidungen anderer [X.]enate oder anderer nationaler Gerichte abgewichen ist, sondern eine Einzelfallentscheidung anhand von tatsächlichen Gegebenheiten getroffen hat.